C-339/22 - CJUE 25.2.2025 - compétence d'une juridiction nationale en matière de contrefaçon transfrontalière

La société BSH a engagé une action en contrefaçon du brevet EP1434512 contre Electrolux devant les juridictions suédoises, dans le but de faire cesser la contrefaçon non seulement en Suède mais aussi dans les autres Etats dans lequel le brevet a été validé, certains étant situés dans l'UE et d'autres non (Turquie). Electrolux faisait valoir que les parties nationales autres que suédoise du brevet étaient nulles et que les juridictions suédoises n'étaient pas compétentes pour statuer sur leur validité selon l'article 24, point 4 du Règlement Bruxelles I bis. La juridiction suédoise devait dès lors se déclarer incompétente pour statuer sur la contrefaçon dans les autres pays que la Suède.

C'est sur ce point de compétence des juridictions suédoises que la CJUE a été saisie.

Selon l'article 4(1) du Règlement Bruxelles I bis, les personnes domiciliées dans un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre, sous réserve d'autres dispositions, et notamment de celles de l'article 24(4), selon lesquelles la question de la validité d'un brevet relève de la seule compétence des juridictions de l'Etat dans lequel l'enregistrement du brevet a été demandé ou effectué, et ce que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception. 

Dès lors, si la défenderesse d'une action en contrefaçon conteste par voie d'exception la validité d'un brevet, la juridiction d'un autre Etat membre ne peut constater la nullité de ce brevet. La question se pose toutefois de savoir si la juridiction reste compétente pour statuer sur l'action en contrefaçon ou si elle doit se déclarer incompétente pour l'intégralité du litige. La Cour choisit la première option, relevant notamment que dans l'autre option l'exception deviendrait la règle, car la validité du brevet est la plupart du temps contestée dans les actions en contrefaçon. Cette option est conforme à l'objectif de sécurité juridique et de prévisibilité des règles de compétence du Règlement. L'article 24(4) ne vise que les litiges qui portent eux-mêmes sur la validité du brevet.

La Cour décide donc que la juridiction de l'Etat membre du domicile du défendeur est compétente pour connaître d'une action en contrefaçon d'un brevet délivré dans un autre Etat membre, même si la validité de ce brevet est contestée par voie d'exception. Il est ainsi possible de concentrer l'ensemble des demandes en contrefaçon et d'obtenir une réparation globale devant un seul for, en évitant le risque de décisions divergentes.

En revanche, la compétence pour statuer sur cette validité appartient exclusivement aux juridictions de cet autre Etat membre. Ceci peut conduire à une scission de la procédure en contrefaçon et du litige relatif à la validité mais, par exemple, la juridiction saisie de l'action en contrefaçon peut suspendre la procédure si elle estime qu'il existe une chance raisonnable pour que le brevet soit annulé par le juge compétent de l'autre Etat membre.

La question se posait également de la compétence vis-à-vis d'Etats tiers (hors UE), en l'espèce la Turquie. Dans ce cas la Cour juge que la juridiction du domicile du défendeur est compétente pour statuer sur la validité du brevet délivré dans un Etat tiers, sauf limitations imposées par d'autres conventions, internationales ou bilatérales. La décision n'aura toutefois qu'un effet inter partes, et ne sera pas de nature à affecter l'existence ou le contenu du brevet dans cet Etat tiers.

Arrêt de la CJUE du 25.2.2025, Affaire C-339/22, BSH c/ Electrolux

C-367/15 : dommages punitifs

La Cour Suprême polonaise avait posé à la CJUE une question préjudicielle portant sur la possibilité d'attribuer à un titulaire de droits (en l'espèce de droit d'auteur), en application de l'article 13 de la
directive 2004/48/CE, des dommages-intérêts "punitifs", alors même que le considérant 26 du préambule de ladite directive précise que son but n'est pas d'introduire de tels dommages punitifs.

La Cour Suprême polonaise doutait en particulier de la possible contradiction entre la directive et la loi polonaise qui permet d'ordonner le paiement du double ou du triple de la rémunération qui aurait été due pour une autorisation d'utilisation de l'oeuvre concernée.

La CJUE rappelle que la directive 2004/48 consacre un standard minimal concernant le respect des droits de PI et n'empêche pas les Etats membres de prévoir des mesures encore plus favorables aux titulaires de droits.

L'article 13 de la directive ne s'oppose donc pas à ce qu'une législation nationale prévoit des dommages-intérêts punitifs.
Cela n'est pas remis en cause pas le considérant 26 : le fait que la directive ne comporte pas d'obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs ne peut être interprété comme une interdiction d'introduire une telle mesure.

Le montant des dommages punitifs pourrait-il être déterminé à l'aide de ce dispositif ?

La CJUE note également que le simple versement d'une redevance hypothétique n'est pas à même de garantir une indemnisation de l'intégralité du préjudice subi car il n'assurerait ni le remboursement d'éventuels frais liés à la recherche et à l'identification de possibles actes de contrefaçon ni l'indemnisation d'un possible préjudice moral, ni le versement d'intérêts sur les montants dus.
En outre, une interprétation stricte selon laquelle il faudrait établir un lien de causalité entre le fait de contrefaçon et le montant du préjudice est en contradiction avec l'article 13(1)b), qui permet une indemnisation forfaitaire.


Arrêt C-367/15

C-567/14 : paiement de la redevance malgré l'annulation du brevet

Le brevet EP 173 177, délivré en 1992 puis révoqué en 1999, avait été donné en licence par le titulaire Hoechst à la société Genetench en 1992, le contrat de licence prévoyant un taux de redevance de 0,5% des ventes. Le contrat portait également sur les brevets américains correspondants.

En 2008, Hoechst a demandé à Genentech des informations sur ces ventes. Genentech a réagi en résiliant le contrat de licence. Hoechst a alors déposé une requête en arbitrage auprès de la CCI pour obtenir le paiement de la redevance, qui n'avait jamais été versée. L'arbitre unique, dans une sentence finale, a condamné Genentech à payer à Hoechst la somme de 108 322 850€ (le produit concerné est l'anti-cancéreux MabThera/Rituxan).
On note également que la CAFC a confirmé en 2012 que le Rituxan ne contrefaisait pas les brevets américains correspondants.

Genetech faisait valoir qu'aux termes du contrat de licence, les "produits sous licence" sont des produits qui, en l'absence de l'accord, contreferaient une ou plusieurs revendications non expirées. Le brevet étant révoqué, avec effet rétroactif, aucun de ses produits n'a jamais contrefait le brevet.
L'arbitre a quant à lui considéré que l'objet du contrat, interprété selon l'article 242 du code civil allemand, était d'éviter tout procès en contrefaçon, et que tant que le contrat était en vigueur les redevances étaient dues mêmes si le brevet était annulé.

Genetech a alors saisi la Cour d'Appel de Paris pour faire annuler la sentence arbitrale, au motif que cette dernière violerait l'ordre public international, le fait de lui imposer le paiement de redevances en l'absence de contrefaçon alors que tous les autres acteurs pouvaient librement exploiter la technologie constituant une distorsion de concurrence.

Dans un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour a saisi la CJUE sur la question de savoir si donner effet à un contrat de licence en cas d'annulation du brevet est contraire à l'article 101 TFUE.

La CJUE répond par la négative, en élargissant même le champ de la question.
Elle répond en effet que l'article 101 TFUE ne s'oppose pas au fait d'imposer au licencié le paiement d'une redevance pendant toute la période d'effectivité du contrat, en cas d'annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier le contrat de licence moyennant un préavis raisonnable.

Elle relève en effet que dans l'arrêt Ottung (C-320/87), elle a déjà jugé que les règles de la concurrence ne s'opposaient pas à ce qu'un contrat impose le paiement d'une redevance pour l'utilisation d'une technologie qui n'est plus couverte par le brevet (dans le cas d'espèce après l'expiration du brevet), à condition que le licencié puisse résilier librement le contrat. Aussi longtemps que le contrat demeure en vigueur et peut être librement résilié par le licencié, le paiement est dû, quand bien même le brevet ne peut plus être mis en oeuvre à l'encontre du licencié.

Arrêt C-567/14 du 7 juillet 2016 (Genentech Inc. contre Hoechst GmbH et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

C-170/13 : brevet essentiel et abus de position dominante

La CJUE a rendu jeudi dernier un arrêt important dans l'affaire opposant les géants chinois des télécoms Huawei et ZTE.

Huawei est titulaire du brevet EP2090050B1 qu'elle a notifié à l'ETSI comme étant un brevet essentiel à la norme LTE (proche de la 4G). En conséquence, Huawei s'est engagée à délivrer des licences à des conditions FRAND (équitables, raisonnables et non-discriminatoires).
Huawei a engagé une action en contrefaçon devant le Landgericht de Düsseldorf à l'encontre de ZTE, lequel exploitait le brevet de Huawei sans toutefois lui verser de redevance.

Le Landgericht a saisi en 2013 la CJUE d'une question préjudicielle afin de savoir dans quelles conditions une entreprise en position dominante peut en abuser en agissant en contrefaçon.

La CJUE rappelle que l’exercice du droit exclusif lié à un droit de propriété intellectuelle par le titulaire de celui-ci peut, dans des circonstances exceptionnelles, donner lieu à un comportement abusif au sens de l’article 102 TFUE. Elle note également qu’un engagement de délivrer des licences à des conditions FRAND crée des attentes légitimes auprès des tiers que le titulaire du brevet essentiel leur octroie effectivement des licences à de telles conditions, si bien qu'un refus du titulaire du brevet essentiel d’octroyer une licence à ces mêmes conditions peut constituer, en principe, un abus au sens de l’article 102 TFUE. Si l’engagement irrévocable de délivrer des licences à des conditions FRAND ne saurait vider de leur substance les droits garantis à ce titulaire, il justifie néanmoins que lui soit imposé le respect d’exigences spécifiques à l’occasion de l’introduction, contre des contrefacteurs allégués, d’actions en cessation ou en rappel de produits.

La CJUE répond donc de la manière suivante aux question préjudicielles :

S'agissant d'une action en interdiction des faits argués de contrefaçon ou en rappel des produits contrefaisants, la titulaire d'un brevet essentiel n'abuse pas de sa position dominante dès lors
1. qu'avant d'introduire l'action elle a proposé une offre de licence FRAND concrète et écrite précisant notamment la redevance et les modalités de calcul, et
2. que le contrefacteur allégué n'a pas donné suite à l'offre de manière diligente, conformément aux usages commerciaux et de bonne foi, ce qui implique en particulier l'absence de toutes manœuvres dilatoires.

Un contrefacteur allégué n'ayant pas accepté l'offre ne peut invoquer le caractère abusif d'une telle action que s'il soumet rapidement et par écrit une contre-proposition concrète répondant aux conditions FRAND.

La CJUE note également qu'il ne saurait être reproché au contrefacteur allégué soit de contester, parallèlement aux négociations relatives à l’octroi de licences, la validité de ces brevets et/ou leur caractère essentiel à la norme à laquelle ils participent et/ou leur exploitation effective, soit de se réserver la faculté de le faire à l’avenir.

S'agissant d'une action visant à obtenir des données comptables ou des dommages-intérêts, la CJUE ne voit pas d'abus de position dominante, car ces actions n'ont pas de conséquence directe sur le maintien des produits sur le marché.


Arrêt C-170/13 (Huawei c/ ZTE)

Rejet des deux recours de l'Espagne contre le brevet unitaire

La semaine dernière, la CJUE a rejeté les deux recours formés par l'Espagne contre les règlements mettant en place le système du brevet unitaire.

Dans l'affaire C-146/13, l'Espagne contestait la légalité de la procédure devant l'OEB au regard du droit de l'UE.
Elle mettait notamment en avant que cette procédure échappait à tout contrôle juridictionnel apte à garantir l'application correcte et uniforme du droit de l'UE et la protection des droits fondamentaux. Elle expliquait en particulier que les Chambres de recours et la Grande Chambre de recours de l’OEB sont des organes institués au sein de cet office, qui ne jouissent d’aucune indépendance à l’égard de ce dernier et que leurs décisions ne sont susceptibles d’aucun recours juridictionnel, l’Organisation européenne des brevets bénéficiant de l’immunité de juridiction et d’exécution.
La CJUE rejette cet argument en faisant valoir que le règlement n'a pas pour objet d'encadrer les conditions de délivrance, lesquelles sont régies non par le droit de l'UE mais uniquement par la CBE, et qu'il "n'intègre" pas la procédure de délivrance des brevets européens dans le droit de l'UE.  Le règlement se limite à fixer les conditions dans lesquelles un brevet européen préalablement délivré peut se voir conférer un effet unitaire et à définir cet effet unitaire.

L'Espagne critiquait également le fait que la compétence pour fixer le montant des annuités et la clé de répartition revienne à un comité restreint du CA de l'OEB. La CJUE n'y voit rien à redire car cette tâche revient nécessairement aux Etats membres participants et non à la Commision ou au Conseil de l'UE, l'UE n'étant pas partie contractant de la CBE.

Dans l'affaire C-147/13, l'Espagne s'attaquait au règlement relatif aux modalités en matière de traduction, arguant d'un caractère discriminatoire, le régime linguistique prévu portant préjudice aux personnes dont la langue n'est pas une langue officielle de l'OEB.
La CJUE écarte cet argument en soulignant que le règlement a un objectif légitime, celui de créer un régime simplifié et uniforme facilitant l'accès à la protection offerte, notamment pour les PME. Le régime linguistique établi par le règlement rend l'accès au brevet unitaire plus facile, moins coûteux et juridiquement plus sûr. Le règlement est proportionné car il préserve l'équilibre entre les intérêts des brevetés et ceux des tiers.

Arrêt C-146/13
Arrêt C-147/13
Communiqué de presse de la CJUE

Notons enfin sur ce sujet qu'à l'heure actuelle six Etats ont ratifié l'accord instituant la JUB : AT BE DK FR MT SE. Il en faudra treize, dont l'Allemagne et le Royaume Uni pour que l'accord entre en vigueur.
En Belgique, une action a été engagée par l'ESOMA (European Software Market Association) devant la Cour constitutionnelle, pour contester la constitutionnalité de l'accord (voir ici et ici).

C-616/10 : compétence pour ordonner des mesures transfrontalières

Dans la présente affaire, la CJUE a eu à interpréter plusieurs dispositions du règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale.

La société Solvay a assigné en contrefaçon du brevet EP858440 des filiales belge et néerlandaise du groupe Honeywell devant un tribunal néerlandais pour avoir commercialisé un même produit dans toute l'Europe. Une demande en interdiction provisoire transfrontalière a également été formulée à titre incident.

Le tribunal se pose d'abord la question de sa compétence vis-à-vis du défendeur belge.

L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

La CJUE juge dans le cas présent qu'il y a effectivement un risque d'aboutir à des situations inconciliables en jugeant séparément (en BE et NL) des affaires où deux sociétés d'états membres différents sont, pour les mêmes produits, accusées de contrefaçon de la même partie nationale d'un brevet européen (même situations de fait et de droit). Il appartient aux juridictions d'apprécier ce risque en fonction des circonstances de l'espèce.  

Le tribunal se pose également la question de sa compétence pour la demande en interdiction provisoire eu égard au fait que pour faire obstacle à la demande d'interdiction provisoire les sociétés Honeywell ont soulevé à titre de défense la nullité des parties nationales du brevet en cause, sans toutefois avoir demandé cette nullité.

L’article 31 du règlement prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond. 
En revanche, en application de l'article 22, point 4, seuls les tribunaux nationaux sont compétents pour annuler la partie nationale correspondante du brevet européen.

La CJUE note à cet égard que "le juge saisi à titre incident ne rend pas de décision définitive en ce qui concerne la validité du brevet invoqué, mais évalue comment le juge compétent, en vertu de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, statuerait à cet égard, et refusera de prendre la mesure provisoire sollicitée s’il estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que le brevet invoqué soit annulé par le juge compétent."

Le risque de contrariété des décisions mis en avant dans l'arrêt GAT pour justifier une interprétation large de l'Art 22 est ici inexistant puisque la décision provisoire prise par le juge à titre incident ne préjugera pas de la décision à prendre sur le fond par la juridiction compétente au titre de l'article 22(4).
   
La CJUE juge en conséquence que dans le cas d'espèce l'article 22(4) ne s'oppose pas à l'application de l'article 31. 
Le tribunal néerlandais sera donc compétent pour prononcer des mesures d'interdiction provisoire à l'échelle de toute l'Europe.



Arrêt C616/10
Lire les Conclusions de l'Avocat général

Novartis contre Actavis, suite et fin

Nous avions vu le mois dernier que la CJUE avait été saisie d'une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 4 et 5 du règlement sur les CCP.

Plus précisément, il s'agissait de savoir si une combinaison de principes actifs (en l'occurrence l'association valsartan - hydrochlorothiazide) était couverte par un CCP dont l'AMM de référence portait sur un des principes actifs (le valsartan). La question était controversée au niveau européen.

Par ordonnance du 9 février 2012, la CJUE a tranché : lorsqu’un «produit» consistant en un principe actif était protégé par un brevet de base et que le titulaire de celui-ci pouvait se fonder sur la protection conférée par ce brevet  pour s’opposer à la commercialisation d’un médicament contenant ce principe actif en combinaison avec un ou plusieurs autres principes actifs, un CCP délivré pour ce même «produit» peut, postérieurement à l’expiration du brevet de base, permettre à son titulaire de s’opposer à la commercialisation par un tiers d’un médicament contenant ledit produit pour une utilisation du «produit», en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration dudit certificat.

La solution est exactement inverse à celle à laquelle la Cour d'Appel de paris avait abouti en 2011. Cette dernière avait jugé que la combinaison de principes actifs n'était pas le même "produit" que le principe actif seul. 

Lire l'Ordonnance du 9 février 2012
Voir le commentaire sur le blog de Philippe Schmitt

C-446/09 : les marchandises en transit ne sont pas des contrefaçons

La CJUE a été saisie en 2009 de deux questions préjudicielles relatives à l'exercice de droits de PI sur des marchandises en transit (voir mon billet du 7 février 2011).

Dans l'affaire Philips (C-446/09), les douaniers du port d'Anvers avaient retenu un chargement de rasoirs en provenance de Hong Kong, en transit à Anvers, et dont la destinations finale était inconnue, rasoirs contrefaisant des modèles déposés par Philips.
Dans l'affaire Nokia (C-495/09), les douanes de l'aéroport de Heathrow avaient refusé de saisir un lot de téléphones contrefaisant la marque Nokia, en provenance également de Hong Kong et à destination de la Colombie.

 La CJUE a tranché ces deux affaires ensemble et a décidé ce qui suit :

Le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, tel que modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999, et le règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que:

–        des marchandises provenant d’un État tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» au sens desdits règlements en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif;

–        ces marchandises peuvent, en revanche, porter atteinte audit droit et donc être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé;

–        pour que l’autorité compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner l’existence d’une telle preuve et des autres éléments constitutifs d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle invoqué, l’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence de ladite atteinte, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises,

–        parmi ces indices peuvent figurer, notamment, le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est susceptible de se produire.

La CJUE confirme ainsi sa jurisprudence antérieure et ne retient pas la théorie de la "fiction de fabrication", selon laquelle une marchandise en transit dans un Etat de l'UE peut être considérée comme ayant été fabriquée dans cet Etat, théorie récemment appliquée par des juges belges et néerlandais.

Lire l'arrêt

C-125/10 : Un CCP peut avoir une durée négative

Dans la présente affaire, le DPMA avait refusé à la société Merck l'octroi d'un CCP relatif au phosphate de sitagliptine monohydraté, au motif que l'AMM avait été obtenue 4 ans, huit mois et 16 jours après le dépôt du brevet.
Ainsi, le calcul de la durée du CCP, en vertu du règlement 1768/92, aboutissait à une durée négative. Le calcul est en effet le suivant : max (date d'AMM - date de dépôt - 5 ans; 5 ans).


Merck était intéressé par un CCP de durée négative, car depuis le règlement 1901/2006, le CCP peut être prorogé de 6 mois en cas de réalisation d'un plan d'investigation pédiatrique.


La CJUE tranche en faveur de Merck :

L’article 13 du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, lu en combinaison avec l’article 36 du règlement n° 1901/2006,

doit être interprété en ce sens que

des médicaments peuvent faire l’objet de la délivrance d’un certificat complémentaire de protection lorsque la période qui s’est écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne est inférieure à cinq ans.

Dans ce cas, le délai de prorogation pédiatrique prévu par ce dernier règlement commence à courir à compter de la date déterminée en déduisant de la date d’échéance du brevet la différence entre cinq ans et la durée de la période écoulée entre le dépôt de la demande de brevet et l’obtention de la première autorisation de mise sur le marché.

Lire l'arrêt

C-34/10 : CJUE et brevetabilité des cellules souches

On se souvient qu'en 2009 la CJUE a été saisie d'une question préjudicielle par le BGH portant sur l'interprétation de l'Art 6.2.c) de la directive 98/44/CE. Cet article interdit de breveter "les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales".


La CJUE a décidé hier ce qui suit :

1)      L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens que:

–        constituent un «embryon humain» tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer;

–        il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d’un embryon humain au stade de blastocyste constitue un «embryon humain» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44. 

2)      L’exclusion de la brevetabilité portant sur l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 porte également sur l’utilisation à des fins de recherche scientifique, seule l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l’embryon humain et utile à celui-ci pouvant faire l’objet d’un brevet. 

3)      L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 exclut la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains.

Ce dernier point rappellera les motifs de la décision G2/06.

Lire l'arrêt

Lire l'article du blog IPKat 

C34-10 : les conclusions de l'Avocat général

Dans l'affaire C34-10, la CJUE est appelée à interpréter l'Art 6c) de la directive 98/44/CE qui interdit de breveter les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales, pour des raisons de contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

L'affaire concerne un brevet portant sur une méthode de fabrication de cellules neuronales à partir de cellules souches embryonnaires. Suite à une action en nullité engagée par Greenpeace, le Bundespatentgericht avait décidé que le brevet allait à l'encontre de l'ordre public et des bonnes mœurs dans la mesure où la mise en œuvre du procédé impliquait la destruction d'embryons humains, en l'occurrence des blastomères.


Le Bundesgerichtshof (BGH) a saisi la CJUE d'une demande de décision préjudicielle.


Dans ses conclusions rendues le 10 mars dernier, l'Avocat Général, propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le BGH :

L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété de la façon suivante:

–        La notion d’embryon humain s’applique dès le stade de la fécondation aux cellules totipotentes initiales et à l’ensemble du processus de développement et de constitution du corps humain qui en découle. Il en est ainsi, notamment, du blastocyste.

–        Les ovules non fécondés, auxquels a été implanté le noyau d’une cellule humaine mature ou qui ont été induits à se diviser et à se développer par parthénogenèse, relèvent également de la notion d’embryon humain dans la mesure où l’utilisation de ces techniques aboutirait à l’obtention de cellules totipotentes.

–        Prises individuellement, les cellules souches embryonnaires pluripotentes, parce qu’elles n’ont pas, à elles seules, la capacité de se développer en un être humain, ne relèvent pas de cette notion.

–        Une invention doit être exclue de la brevetabilité lorsque la mise en œuvre du procédé technique soumis au brevet requiert, au préalable, soit la destruction d’embryons humains, soit leur utilisation comme matériau de départ, même si la description de ce procédé ne contient aucune référence à l’utilisation d’embryons humains.

–        L’exception à l’interdiction de brevetabilité des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales concerne les seules inventions ayant un objectif thérapeutique ou de diagnostic qui s’appliquent à l’embryon humain et lui sont utiles.

Sur le quatrième point, l'Avocat général rejoint les conclusions de la Grande Chambre de recours dans sa décision G2/06.

Le projet d'accord visant à la création d'une Juridiction du brevet européen et communautaire n'est pas compatible avec le droit de l'Union européenne

Dans son avis 1/09 publié le 8 mars, la CJUE a déclaré que "Le projet d'accord visant à la création d'une Juridiction du brevet européen et communautaire n'est pas compatible avec le droit de l'Union européenne".

Parmi les problèmes recensés par la CJUE :

- la Juridiction du brevet européen et communautaire est chargée d'interpréter et d'appliquer non seulement l'accord international envisagé, mais également des dispositions du droit de l'Union.

- la création de cette juridiction priverait les juridictions nationales de la faculté voire, le cas échéant, de l'obligation de saisir la Cour de renvois préjudiciels dans le domaine des brevets

- une décision de la Juridiction du brevet européen et communautaire, qui violerait le droit de l'Union, ne pourrait pas faire l'objet d'une procédure en manquement ni entraîner une quelconque responsabilité patrimoniale d'un ou plusieurs États membres.

Lire le texte de l'Avis 1/09
Voir le Communiqué de presse de la CJUE

Marchandises en transit : l'Avocat général donne son avis sur les affaires Nokia et Philips

La CJUE a été saisie en 2009 de deux questions préjudicielles relatives à l'exercice de droits de PI sur des marchandises en transit. Le 3 février dernier, l'Avocat général Pedro Cruz Villalon a rendu ses conclusions.

Dans l'affaire Philips (C-446/09), les douaniers du port d'Anvers avaient retenu un chargement de rasoirs en provenance de Hong Kong, en transit à Anvers, et dont la destinations finale était inconnue, rasoirs contrefaisant des modèles déposés par Philips.

Philips entend se prévaloir devant le juge d'Anvers d'une "fiction de fabrication", théorie selon laquelle une marchandise en transit dans un Etat de l'UE peut être considérée comme ayant été fabriquée dans cet Etat. Cette fiction a été récemment appliquée par des juges belges et néerlandais.

L'Avocat général n'est pas de cet avis. L’objet spécifique des droits de propriété intellectuelle réside dans l’octroi, au titulaire d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle, du droit exclusif de l’utiliser et d’interdire aux tiers son «usage dans la vie des affaires». Le droit matériel fait ainsi dépendre la protection des droits de propriété intellectuelle de l’existence d’une commercialisation des produits ou services en cause. Après avoir rappelé que "la jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu’un transit n’implique pas, en lui-même, une commercialisation des marchandises concernées et ne porte donc pas atteinte à l’objet spécifique du droit de la marque" (Affaire Rioglass C-115/02 ou Montex C-281/05), l'Avocat général déclare que "pour pouvoir déclarer que des marchandises en transit portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il semble indispensable d’établir qu’elles vont être commercialisées dans le territoire pour lequel le droit est protégé".

Dans l'affaire Nokia (C-495/09), les douanes de l'aéroport de Heathrow avaient refusé de saisir un lot de téléphones contrefaisant la marque Nokia, en provenance également de Hong Kong et à destination de la Colombie.

Ici encore, l'Avocat général est d'avis que pour qu'il existe une "marchandise de contrefaçon" au sens du règlement douanier 1383/2003, il doit être prouvé que les produits en cause sont destinés au marché de l’Union européenne.
Néanmoins eu égard au fait que le règlement douanier permet une retenue en douane en cas de soupçons de contrefaçon, l'Avocat général propose à la Cour de décider que "les marchandises non communautaires revêtues d’une marque communautaire qui sont soumises à la surveillance douanière dans un État membre et qui sont en transit en provenance d’un État tiers et à destination d’un autre État tiers peuvent faire l’objet d’une intervention des autorités douanières dès lors qu'il existe des motifs suffisants pour soupçonner qu'il s’agit de marchandises de contrefaçon et, en particulier, qu'elles seront mises sur le marché dans l’Union européenne, soit conformément à un régime douanier soit au moyen d’un détournement illicite, même s’il n’existe pas de preuves à cet égard."

"Legal Privilege" et avocats en entreprise

Dans un arrêt du 14 septembre 2010, la CJUE a décidé que les avocats en entreprise ne bénéficiaient pas du principe de protection de la confidentialité des échanges ente avocats et clients, ce que les Anglo-saxons appellent "Legal Privilege".

Dans le cas d'espèce, la Commission européenne avait pratiqué une perquisition dans les locaux d'une société suspectée de se livrer à des activités anti-concurrentielles. Parmi les nombreux documents saisis figuraient des échanges par courrier électronique entre des responsables de l'entreprise et des avocats, inscrits à un barreau néerlandais, mais salariés de l'entreprise en question.

La CJUE réaffirme les conclusions de l'arrêt AM&S Europe / Commission de 1982 selon lequel le bénéfice de la protection de la confidentialité n'est acquis que si l'échange avec l'avocat est lié à l'exercice du droit de la défense du client et si l'échange émane d'un avocat indépendant, "non lié au client par un rapport d'emploi".

[...] la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi. Un avocat interne, en dépit de son inscription au barreau et de la soumission aux règles professionnelles qui s’ensuit, ne jouit pas à l’égard de son employeur du même degré d’indépendance qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client.

En France, le statut d'avocat en entreprise n'existe pas, mais a été proposé par la Commission Darrois.
Selon le texte du Rapport de ladite commission, un tel statut devait procurer le "legal privilege": "l’avantage le plus évident d’une telle réforme serait la possibilité, pour les entreprises et les juristes concernés, d’obtenir une protection de leurs avis semblable à celle dont bénéficient leurs homologues étrangers, notamment anglo-saxons. Disparaitrait alors l’une des causes de la réticence de certains groupes internationaux à localiser en France des activités juridiques."

Il existe en Europe un autre profession règlementée pouvant être exercée aussi bien en libéral qu'en entreprise. Il s'agit des mandataires agréés près l'OEB, dont la protection du secret professionnel est prévue par la R.153 CBE :

Lorsqu'un mandataire agréé est consulté en cette qualité nul ne peut être contraint, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre ce mandataire et son mandant ou toute autre personne et relevant de l'article 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, à moins que le mandant n'ait expressément renoncé à ce droit.

Cette protection est très limitée puisqu'elle n'est opposable qu'à l'OEB.

JO d'août-septembre et soja OGM

Au programme du JO d'août-septembre:

- Changement des taxes PCT : la taxe de dépôt passe à 950€, soit une augmentation de 8%

- Une fois n'est pas coutume, on peut trouver dans le JO une décision de la CJUE, dans l'affaire C-428/08.

Monsanto possède le brevet EP546090 portant sur une séquence d'ADN, une molécule d'ADN, une méthode d'obtention de plantes transgéniques résistant au Roundup, des cellules de plantes et des plantes résistant au Roundup. Les défendeurs à l'action en contrefaçon intentée sur la base de ce brevet avaient exporté, depuis l'Argentine vers le port d'Amsterdam, de la farine de soja transgénique contenant ledit ADN.

Saisie par une juridiction néerlandaise, la CJUE a décidé que l'Art 9 de la Directive 98/44/CE (La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.) faisait échec au breveté, dans la mesure où dans la farine de soja, qui est une matière morte, l'ADN n'exerce plus la fonction pour laquelle il est breveté, qui est de protéger la plante contre des herbicides spécifiques.

La CJUE a également jugé que ce même article faisait obstacle à ce qu'une juridiction nationale octroie une protection absolue au produit en tant que tel. Elle juge enfin que les ADPIC n'ont pas d'incidence sur l'interprétation de la Directive.


Cette décision avait déjà été commentée en son temps sur les blogs EPLAW et IPJur.
A ma connaissance, c'est la première fois que la CJUE se préoccupe de la question de la portée d'un brevet. On peut noter que la biotechnologie est le seul domaine où une revendication de produit se voit limitée, tout du moins dans l'UE...

Juridiction commune et brevet communautaire : l'avis des Avocats Généraux de la CJUE

Le blog EPLAW a publié il y a quelques jours la position des Avocats Généraux concernant la demande d'avis 1/09.

Le Conseil de l'UE a demandé à la CJUE de se prononcer sur la compatibilité entre les traités établissant la Communauté Européenne et le projet d'accord instituant la future Cour unifiée destinée à régler tous les litiges en matière de brevet européen et communautaire.

Au point 59, les Avocats généraux précisent que ce ne sont pas les compétences de cette future juridiction relatives au brevet européen qui posent problème : les compétences juridictionnelles relatives à ce brevet ont toujours été exercées par les juridictions nationales, et les Etats membres peuvent les confier à un organisme international créé d'un commun accord.

Concernant le futur brevet communautaire, les Avocats généraux estiment que le système juridictionnel de l'UE n'interdit pas d'attribuer à la future Cour la compétence exclusive pour connaître les litiges entre particuliers.

Les Avocats généraux tiquent en revanche sur d'autres points.

Le point le plus important est que les décisions de l'OEB (en matière de délivrance des brevets communautaires) ne pourront être revues que par les Chambres de recours.

Il n'existe pas de possibilité pour la CJUE d'assurer la correcte et uniforme application du droit de l'UE dans les contentieux se déroulant devant les Chambres de recours de l'OEB. Or l'UE ne saurait déléguer des pouvoirs à un organe international ni transformer dans son ordre juridique les actes émanant d'un tel organe sans s'assurer qu'il existe un contrôle juridictionnel effectif exercé par un tribunal indépendant qui soit tenu de respecter le droit de l'Union et habilité à saisir le cas échéant la CJUE d'un renvoi préjudiciel.

La situation du brevet communautaire serait donc très différente de celle existant pour les marques communautaires, où les décisions de l'OHMI peuvent être soumises à un recours judiciaire devant le Tribunal de l'UE.

Si la CJUE suit cette opinion, le rôle de l'OEB dans la délivrance des brevets communautaires semble compromis. Plusieurs options sont avancées : la future Cour unifiée pourrait voir ses compétences élargies au contentieux administratif contre les décisions de l'OEB, ou un tribunal administratif des brevets pourrait être créé. Les Avocats généraux notent à cet égard le projet de révision de la CBE prévoyant l'autonomie organisationnelle des Chambres de recours de l'OEB.

Concernant le régime linguistique, les Avocats Généraux notent que lorsqu'un défendeur est assigné devant la division centrale de la future Cour, la langue de procédure sera celle du brevet, langue qui le cas échéant peut être ni la langue du défendeur, ni celle d'un pays où le défendeur exerce des activités commerciales. Ce régime est considéré comme inacceptable au regard du respect du droit de la défense.

D'autres objections sont soulevées. Par exemple, le projet d'accord serait trop vague quant à l'obligation de la Cour de tenir compte de l'ensemble du droit de l'UE, y compris les droits fondamentaux et valeurs fondamentales sur lesquels l'UE est fondée. L'accord envisagé ne fait pas référence à la primauté du droit de l'UE. Le projet d'accord ne fait prévoit pas de remèdes suffisants pour le cas où la Cour violerait son obligation de saisir la CJUE à titre préjudiciel ou son obligation de respecter le droit de l'UE.

En conclusion, les Avocats Généraux proposent à la CJUE de répondre que l'accord envisagé est, en son état actuel, incompatible avec les traités.

Lire les articles sur ce sujet sur les blogs IPKat, PatLit, IPJur et DBF.

Cellules souches : après la Grande Chambre, à la CJCE de décider

On se souvient que dans la décision G2/06, la Grande Chambre de recours a décidé que tout produit ne pouvant être obtenu, au moment du dépôt de la demande, que par destruction d'embryons humains, n'était pas brevetable eu égard à l'Art 53a) et à la R. 28c) CBE.

C'est maintenant au tour de la CJCE de s'intéresser au sujet, suite à une question préjudicielle qui vient de lui être posée par le Bundesgerichtshof (BGH).

L'affaire concerne un brevet portant sur une méthode de fabrication de cellules neuronales à partir de cellules souches embryonnaires. Suite à une action en nullité engagée par Greenpeace, le Bundespatentgericht (BPG) avait décidé que le brevet allait à l'encontre de l'ordre public et des bonnes mœurs dans la mesure où la mise en œuvre du procédé impliquait la destruction d'embryons humains, en l'occurrence des blastomères. La base légale applicable est l'Art 6c) de la directive 98/44/CE qui interdit de breveter les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

La CJCE devra donner son interprétation de la directive 98/44/CE, et notamment répondre aux questions suivantes : qu'est-ce qu'un embryon humain (et ce terme englobe-t-il les blastomères ?), et que doit-on entendre par "utilisation industrielle ou commerciale d'embryons" ?

Pour plus d'information, lire le communiqué de presse du BGH (en allemand).
Voir aussi les articles des blogs PatLit et IPKat.

PS : vous trouverez sur le bandeau de droite un sondage sur la participation à l'EQF 2010.

Le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes n'est pas compétent en contrefaçon de brevets

Dans l'affaire T-295/05, une action en contrefaçon de brevet avait été engagée devant le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes de Luxembourg (TPI).

Le choix de ce tribunal était motivé par le fait que le défendeur à l'action était la BCE (Banque Centrale Européenne), accusée d'avoir contrefait un brevet européen relatif à des éléments de protection contre la contrefaçon de billets de banque.

Les arguments du demandeur pour justifier ce choix résidaient dans la combinaison entre les articles 235 et 288 CE, qui donnent compétence à la Cour de justice pour connaître des litiges relatifs à la réparation de dommages causés par les institutions européennes.

Si le TPI admet être compétent pour statuer sur le recours en indemnisation au vu des articles 235 et 288 CE, il se juge au contraire incompétent pour statuer sur la contrefaçon.

Pour le TPI l'action en contrefaçon est conceptuellement différente de l'action en indemnisation. L'action en contrefaçon suppose de statuer sur le caractère illicite des actes reprochés, ce qui ne relève pas de la compétence du TPI.

Dans les cas cités par le demandeur pour appuyer son interprétation, qui n'avaient pas de lien avec les brevets, le TPI ou la CJCE avaient pu statuer sur les réparations, mais seulement après que les instances nationales compétentes avaient pu constater le caractère illicite des actes.

Le TPI conclut par conséquent que la compétence pour constater l'existence d'une contrefaçon de brevet relève exclusivement des juridictions nationales.

N'ayant à sa disposition aucun élément pour étayer le caractère illicite des actes reprochés, le TPI ne peut que rejeter le recours en indemnité.

Actualisé 21/02/08 : les tribunaux allemand et néerlandais d'une part, anglais et français d'autre part ont rendu des décisions contradictoires concernant la validité du brevet. Si ces décisions sont maintenues en appel, il sera intéressant de voir comment le TPI pourra statuer sur la demande en indemnité.

CCP - interprétation du règlement 1768/92

Un tribunal néerlandais vient de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), questions pendantes sous le numéro C-482/07.

Il s'agit d'un cas de refus d'octroi d'un CCP par l'Office Néerlandais car un CCP avait déjà été obtenu pour le même médicament par un tiers.

1. Le règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments 1 (tel que modifié par la suite), et plus particulièrement l'article 3, paragraphe 1, sous c), s'oppose-t-il à ce qu'un certificat soit accordé au titulaire d'un brevet de base pour un produit pour lequel un ou plusieurs certificats avaient déjà été accordés à un ou plusieurs titulaires d'un ou plusieurs autres brevets de base au moment du dépôt de la demande de certificat?

2. Le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques 2 (tel que modifié par la suite), et plus particulièrement le 17e considérant et l'article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, conduit-il à une autre réponse à la première question?

3. Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que la demande déposée en dernier lieu soit, tout comme la demande ou les demandes antérieures, déposée dans le délai prévu par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1768/92 plutôt que dans le délai prévu par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1768/92?

4. Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que la durée de protection offerte par la délivrance du certificat en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1768/92 arrive à échéance au même moment ou à un moment ultérieur par rapport à la situation dans laquelle un ou plusieurs certificats ont déjà été accordés pour le même produit?

5. Pour répondre aux questions qui précèdent, est-il pertinent que le règlement (CEE) n°1768/92 ne précise pas dans quel délai les autorités compétentes au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement doivent examiner la demande de certificat et accorder en fin de compte celui-ci, ce qui a pour effet qu'une différence dans la rapidité du traitement de la demande par les autorités compétentes des États membres peut être à la source de divergences dans la possibilité de délivrer un certificat?

C-431/05 : interprétation des ADPIC par la CJCE

Dans l'affaire C-431/05, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a eu récemment l'occasion de se pencher sur le problème de l'interprétation de l'Art. 33 de l'accord "sur les aspects de droits de PI qui touchent au commerce", communément appelé "Accords ADPIC", entrés en vigueur en 1995.

Cet article stipule une durée minimale de validité pour les brevets, à savoir 20 ans.
Lors d'un litige au Portugal entre des sociétés pharmaceutiques s'est posée la question de la durée de vie du brevet discuté.

A la date de dépôt du brevet (1979), la durée de vie des brevets au Portugal était de 15 ans à compter de la délivrance. Dès 1996, soit 15 ans après la délivrance, le prétendu contrefacteur s'est mis à importer le médicament breveté.

Le breveté a au contraire fait valoir que l'accord ADPIC s'appliquait directement, rallongeant la durée à 20 ans, le brevet ayant donc expiré en 1999.

En droit portuguais, ces dispositions sont d'application directe, c'est-à-dire qu'elles peuvent être invoquées par un particulier dans le cadre d'un litige. la Cour suprême du Portugal s'est toutefois demandée si le doit communautaire ne pouvait pas s'y opposer.

La Cour suprême a donc posé les questions préjudicielles suivante à la CJCE : la CJCE est-elle compétente pour interpréter l'Art 33 ADPIC, et si oui, les juridictions nationales doivent-elles appliquer ledit article ?

La réponse de la CJCE est "qu'en l'état actuel de la règlementation communautaire dans le domaine des brevets, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que l'Art 33 ADPIC soit directement appliqué par une juridiction nationale dans les conditions prévues par le droit national".

Le principe sous-jacent à cette décision est que la Communauté n'ayant pas encore légiféré dans ce domaine, il relève de la compétence des Etats. C'est donc aux Etats qu'il revient de décider si l'Art 33 ADPIC a un effet direct ou pas.

Il reste à savoir si ces accords entrés en vigueur en 1995 peuvent s'appliquer à des brevets déposés avant cette date.