T2907/19: double protection par brevet (encore)

Merci au commentateur ou à la commentatrice qui m'a signalé cette décision en lien avec le précédent billet.

Dans la décision résumée dans le billet de vendredi dernier, la Chambre 3.3.04 a considéré que la demande revendiquait le même objet que le brevet parent car sa revendication 1 correspondait à une combinaison de revendications du brevet parent délivré. Le principe d'interdiction de la double protection par brevet s'appliquait.

Dans la présente affaire, la Chambre 3.4.03 adopte une position opposée. Elle note que le procédé de la revendication 1 de la demande comprend une étape supplémentaire par rapport à celui de la revendication 1 du brevet parent. Il ne s'agit donc pas du même objet, et l'interdiction de la double protection par brevet ne s'applique pas. Le fait que la revendication 1 de la demande corresponde à la revendication 2 du brevet parent n'y change rien.

Dans la décision G4/19, la Grande Chambre n'a pas défini ce qu'il faut entendre par "même objet" car cela ne faisait pas partie des questions de droit posées. Il serait maintenant utile que cette question soit clairement posée.

Décision T2907/19
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T1128/19: exemple de rejet pour double protection

La demande examinée était une demande divisionnaire. La revendication 1 de la requête principale correspondait à une combinaison des revendications 1, 4 et du mode de réalisation (aa) de la revendication 5 du brevet parent tel que délivré, avec en outre un limitation supplémentaire, le premier domaine de liaison étant défini comme étant un site d'interaction avec l'antigène.

La Chambre considère que la demande et le brevet parent revendiquent le même objet (G4/19): étant donné que le déposant/titulaire est le même, la demande est donc rejetée sur la base de l'interdiction de la double protection par brevet.

Il en est de même pour la requête subsidiaire 2, dans laquelle le libellé des revendications 2 et 3 du brevet patent a été ajouté et pour la requête subsidiaire 3, qui ajoute des modes de réalisation de la revendication 7 du brevet parent. Les objets de ces requêtes étaient des modes de réalisation explicites des revendications du brevet parent. 

La requête subsidiaire 4 précise que la molécule d'anticorps est pour son utilisation dans une évaluation préclinique de l'innocuité, de l'activité et du profil pharmacocinétique des domaines de liaison chez les primates et pour son utilisation comme médicament pour les humains. 

La Chambre considère que le libellé n'est pas clair. Il peut signifier que l'anticorps est utilisé dans les méthodes in vitro d'évaluation préclinique, le primate étant le patient final, ou dans des méthodes in vivo réalisées sur des primates.

Décision T1128/19
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T98/19: la double protection par brevet n'est pas un motif d'opposition

 

Les Opposantes avaient demandé à la Chambre de prendre en compte le fait que la portée du brevet opposé (tel que délivré) était identique à celle du brevet européen issu de la demande prioritaire.

La Chambre fait toutefois remarquer que la double protection par brevet n'est pas un motif d'opposition (T936/04). 

[NDLR: selon cette décision T936/04, c'est aux instances de l'OEB qu'il appartient de soulever cette objection, dans la procédure d'opposition ou de recours sur opposition, contre la modification des revendications proposée, mais elles ne devraient le faire que dans des situations claires.]

Dans le cas d'espèce, le brevet en cause n'a pas été modifié au cours de la procédure d'opposition.

La décision G4/19 se limite aux procédures d'examen, et le point 1 du dispositif mentionne le rejet d'une demande de brevet. Le fait qu'au point 32 la Grande Chambre ait indiqué que le chapitre "dispositions générales de procédure" s'applique aussi aux procédures d'opposition ne permet d'en déduire que les résultats de G4/19 sont applicables à ces procédures.

Aucune des décisions citées par les Opposantes ne portent sur une situation où le brevet n'a pas été modifié.

Décision T98/19
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G4/19: confirmation de l'interdiction de la double protection par brevet

Sur les questions de double protection par brevet, la Grande Chambre a répondu comme suit aux questions posées dans l'affaire G4/19 :

1. Une demande de brevet européen peut être rejetée en vertu des articles 97(2) et 125 CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen qui a été délivré au même demandeur et si elle ne fait pas partie de l'état de la technique selon l'article 54(2)(3) CBE.

2.1. La demande peut être rejetée sur cette base juridique, indépendamment du fait 

a)  qu'elle ait été déposée à la même date que, ou

b) qu'il s'agisse d'une demande parente ou d'une demande divisionnaire (article 76(1) CBE) de, ou

c) qu'elle revendique la même priorité (article 88 CBE) que 

 la demande de brevet européen ayant conduit au brevet européen déjà délivré.

En d'autres termes, la pratique actuelle de l'OEB est confirmée. La double protection par brevet est interdite dans tous les cas de figure possibles.

Pour la Grande Chambre, la question de la double protection implique des aspects procéduraux, de sorte que l'article 125 CBE est applicable. La Grande Chambre ne peut toutefois pas déduire des éléments de droit national que l'interdiction de la double protection serait un principe généralement admis dans les Etats contractants. L'obiter dictum des décisions G1/05 (13.4) et G1/06 n'est pas non plus une base satisfaisante. On note d'ailleurs que dans la présente décision la Grande Chambre ne mentionne à aucun moment le critère d'absence "d'intérêt légitime" pour le demandeur pour justifier l'interdiction de la double protection, critère mentionné dans G1/05 et G1/06, et qui avait pu faire penser que gagner un an de protection dans le cas c) constituait un intérêt légitime.

30 ans de jurisprudence n'ont pu répondre clairement à la question car l'article 125 CBE est très général, et donc sa portée est ambiguë.  La Grande Chambre se plonge donc dans les travaux préparatoires, dont il ressort que les (futurs) Etats contractants se sont majoritairement mis d'accord lors de la Conférence diplomatique sur le fait que l'interdiction de la double protection était un principe de procédure généralement admis et à ce titre tombant sous le coup du futur article 125 CBE. 

Le fait que cette interdiction s'applique dans tous les cas de figure a)-c) ressort aussi, pour la Grande Chambre, des travaux préparatoires.  

Au point 80, la Grande Chambre indique un critère supplémentaire pour que l'interdiction s'applique: l'existence d'Etats désignés en commun.

Pour ceux qui voudraient aussi faire de l'archéologie, les textes les plus pertinents sont les points 665 et suivants de R3, R2 - BR219e72 (page 17), R1 (pages 346-347).

Décision G4/19

T318/14 : saisine de la Grande Chambre sur la double protection

Comme annoncé en février dernier, la Grande Chambre a été saisie sur la question de la double protection par brevet.  Les motifs de la décision sont maintenant disponibles.

Pour rappel, les questions posées sont les suivantes:

1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée selon l'article 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen délivré au même déposant qui n'appartient pas à l'état de la technique selon l'article 54(2) et (3) CBE ?

2.1. Si la réponse à la première question est positive, quelles sont les conditions pour un tel rejet, et doit-on appliquer différentes conditions selon que la demande de brevet européen en examen a été déposéea) le même jour que la demande sur la base de laquelle un brevet a été délivré au même déposant, oub) en tant que demande divisionnaire de cette demande, ouc) en revendiquant la priorité de cette demande ?

2.2. En particulier, dans ce dernier cas, un déposant a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance de la demande de brevet européen (postérieure) compte tenu du fait que la date pertinente pour calculer la durée du brevet européen selon l'article 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité?

La division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'elle revendiquait le même objet qu'un brevet européen EP1 déjà délivré au même déposant, EP1 étant la demande prioritaire de la demande rejetée. La division d'examen se basait sur le fait que la Grande Chambre, dans un obiter dictum de G1/05 et G1/06, avait approuvé la pratique consistant à interdire la double protection par brevet. Même si cet avis avait été donné dans le contexte de demandes divisionnaires, le principe s'appliquait également aux cas de priorités internes.

La Chambre considère aussi que l'obiter dictum de G1/05 s'applique au cas des priorités internes. L'objectif d'une priorité interne n'est pas de permettre une double protection par brevet, mais, comme pour une priorité externe, de sauvegarder les intérêts du déposant cherchant une protection à l'international.

La Chambre se pose ensuite la question d'un intérêt légitime à étendre la durée de la protection, intérêt reconnu par la décision T1423/07, mais pas par la décision T2461/10 (qui avait toutefois jugé que l'interdiction ne se justifiait pas car la portée des revendications n'était pas identique).

La Chambre penche plutôt du côté de cette dernière décision, faisant noter que l'article 63(1) CBE pouvait faire obstacle à une extension à 21 ans de la durée de protection, et que le demandeur pouvait toujours choisir quelle demande garder, la double protection n'étant donc pas une conséquence inévitable de la priorité interne.

Compte tenu de l'existence de décisions divergentes, la Chambre décide de saisir la Grande Chambre afin d'assurer une application uniforme du droit.

La décision contient également, des points 16 à 78, un long développement très complet sur la question de la double protection. Elle note en particulier que considérer l'article 125 CBE comme une base juridique pour une interdiction est très discutable, et qu'il existe même des doutes raisonnables quant à l'intention du législateur à ce sujet, d'où le caractère très général des questions posées.

La saisine devrait logiquement avoir la référence G4/19.


Décision T318/14
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Double protection par brevet : la Grande Chambre saisie

Dans l'affaire T318/14, la Chambre 3.3.01 a saisi la Grande Chambre des questions suivantes:

1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée selon l'article 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen délivré au même déposant qui n'appartient pas à l'état de la technique selon l'article 54(2) et (3) CBE ?

2.1. Si la réponse à la première question est positive, quelles sont les conditions pour un tel rejet, et doit-on appliquer différentes conditions selon que la demande de brevet européen en examen a été déposée
a) le même jour que la demande sur la base de laquelle un brevet a été délivré au même déposant, ou
b) en tant que demande divisionnaire de cette demande, ou
c) en revendiquant la priorité de cette demande ?

2.2. En particulier, dans ce dernier cas, un déposant a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance de la demande de brevet européen (postérieure) compte tenu du fait que la date pertinente pour calculer la durée du brevet européen selon l'article 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité?

Dans la présente affaire, la division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'elle revendiquait le même objet qu'un brevet européen EP1 déjà délivré au même déposant. La demande en cause revendiquait la priorité de EP1.

Dans une notification, la Chambre avait noté une divergence d'opinion entre la décision T2461/10 et la décision T1423/07. Elle faisait en outre remarquer que la base juridique justifiant l'interdiction de la double protection par brevet n'était pas claire. Enfin, la Chambre notait que les décisions G1/05 et G1/06, qui ont validé l'approche de l'OEB en la matière, ont été prises dans le contexte de demandes divisionnaires et non de priorité interne.

T2563/11 : interdiction de la double protection

La demanderesse défendait pour la demande divisionnaire en cause les mêmes revendications indépendantes que celles du brevet parent, avec toutefois une description différente. La division d'examen avait rejeté la demande en application du principe d'interdiction de la double protection par brevet.

La Chambre confirme cette décision.
Elle rappelle tout d'abord la pratique visant à interdire la double protection par brevet, pratique confirmée par la Grande Chambre de recours dans des obiter dicta des décisions G1/05 et G1/06, pour défaut d'intérêt légitime. Les Travaux Préparatoires avaient également entériné ce principe (T2461/10).

Pour la demanderesse, un intérêt légitime existait du fait de la différence de description, pouvant entraîner une différence d'interprétation des revendications. La Chambre considère au contraire que ce qui est pertinent dans la pratique de l'OEB est l'objet revendiqué (ou l'invention revendiquée), et non la portée du brevet.

La demanderesse arguait que même si les revendications étaient identiques les objets revendiqués différaient car certains passages de la description explicitant certaines caractéristiques avaient été supprimées pour le brevet parent. La Chambre n'est toutefois pas convaincue.

La Chambre fait enfin remarquer que la demanderesse aurait pu contester les modifications importantes proposées dans la description par la division d'examen. La situation présente n'est pas comparable à celle d'un déposant qui accepte un texte restreint pour obtenir une délivrance rapide puis tente par la biais d'une divisionnaire d'obtenir une protection plus large.


Décision T2563/11 (en langue allemande)
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T1871/13 : double protection par brevet

La demande (une des 12 divisionnaires issues de EP1829222) avait été rejetée pour défaut de nouveauté.

En recours, la Chambre décide que la revendication 1 n'est pas claire.

Elle ajoute néanmoins, "par souci d'exhaustivité", que si l'objection était surmontée comme dans le cas de la demande parente, l'objet de la revendication 1 ainsi modifiée serait identique à celui de la revendication 2 du brevet parent. Une telle revendication enfreindrait alors l'interdiction de la double protection par brevet (G1/06, pt 13.4).

Pour mémoire, voici ce que la Grande Chambre avait écrit sur ce sujet:

La Grande Chambre admet que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré. C'est pourquoi elle n'a rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure. Cependant, on ne saurait se fonder sur ce principe pour empêcher le dépôt de demandes identiques, car cela irait à l'encontre du principe prépondérant selon lequel il convient d'établir si une demande satisfait aux exigences de la CBE en se basant sur la version finale qui a été présentée.

Décision T1871/13

T803/10 : double brevetabilité

La présente demande (divisionnaire) avait été rejetée pour double brevetabilité par rapport au brevet parent.

Ce dernier comprend une revendication 10 portant sur une composition pharmaceutique donnée, pour administration à un mammifère présentant un risque de croissance d'une tumeur du système nerveux central.

La revendication 1 de la demande divisionnaire portait sur une composition pharmaceutique en tant que telle.

Le brevet parent ayant été délivré avant le 13 décembre 2007, la Chambre déduit des dispositions transitoires (article 1.3 de la décision du CA du 28 juin 2001) que l'article 54(5) CBE1973 lui est applicable.
Par conséquent, l'indication "pour administration..." ne doit pas être lue comme l'indication d'une maladie à traiter dans le cas d'une revendication de produit pour deuxième application thérapeutique au sens de l'Art 54(5) CBE.
Cette caractéristique doit donc simplement être comprise comme "convenant à un administration...".

Le fait de supprimer cette indication d'utilisation conduit donc automatiquement à un élargissement de la portée, puisque la revendication 1 de la demande divisionnaire n'est plus limitée à des compositions convenant à cette utilisation particulière.

La portée de la divisionnaire étant différente, il n'y a donc aucune raison de la rejeter pour cause de double protection par brevet.
En outre, rien n'interdit à un demandeur de rechercher par une divisionnaire une portée plus large que celle qu'il a obtenu dans un brevet (G2/10, 4.5.5).


Décision T803/10

T1765/13 : encore de la double brevetabilité

La division d'examen avait rejeté la demande (divisionnaire) pour cause de double brevetabilité vis-à-vis du brevet parent qui revendiquait un matériau pour batterie et une batterie au lithium.

En recours, le déposant a proposé des revendications d'utilisation de la batterie en question.

La Chambre juge qu'une utilisation se rapporte à un autre objet que ceux revendiqués dans le brevet parent. Elle note également que les revendications d'utilisation se distinguent des revendications de procédé de fabrication tout juste accordées pour une autre demande divisionnaire.

La Chambre rappelle la jurisprudence fondant désormais le principe d'interdiction de la double brevetabilité, G1/05 et G1/06 (point 13.4): "La Grande Chambre admet que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré. C'est pourquoi elle n'a rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure."

Un produit, son utilisation, et son procédé de fabrication ne sont évidemment pas "un même objet" au sens de cette décision.

Cela est également cohérent avec les Directives C-IX 1.6.

Sur le fait que la division d'examen n'a pas fait droit au recours par le biais de la révision préjudicielle, alors que le déposant lui rappelait cette possibilité dans son mémoire de recours, la Chambre juge qu'il s'agit d'un vice de procédure. Elle ne juge toutefois pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours car la nécessité de former un recours est née du rejet pour double brevetabilité et non du traitement ultérieur incorrect par la division d'examen.


Décision T1765/13

T2461/10 : de l'interdiction de la double brevetabilité

La présente demande, issue d'une demande PCT revendiquant la priorité d'une demande EP avait été rejetée par la division d'examen car son objet se recoupait avec celui du brevet issu de la demande prioritaire.

La Chambre saisie du recours se penche sur la question de la double brevetabilité.

Elle note qu'aucune interdiction de la double brevetabilité ne ressort explicitement de la CBE, à l'exception de l'Art 139(3) qui donne toute liberté aux Etats contractants quant au cumul de protection entre un brevet européen et un brevet national prioritaire.

La décision T307/03 avait fondé une telle interdiction sur l'Art 60 CBE, solution critiquée (T1423/07), et qui n'a pas été suivie par la jurisprudence.
La Grande Chambre, dans les décisions G1/05 et G1/06, avait admis "que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré." De ce fait, elle ne trouvait "rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure."

La justification de l'interdiction de la double brevetabilité est donc l'absence d'un intérêt légitime pour le demandeur.
Cet avis est parfaitement compatible avec l'historique législatif de la CBE (voir par exemple dans les procès-verbaux de la Conférence diplomatique : "en ce qui concerne l'article 125, il est pris acte [...] du fait que la majorité du Comité principal est d'accord sur le point suivant : il découle des principes de procédure généralement admis dans les Etats contractants qu'il ne peut être délivré à une personne qu'un brevet européen pour la même invention pour laquelle des demandes ont été déposées à la même date.").

Dans la décision T1423/07 la Chambre avait examiné les législations nationales et conclu que l'interdiction de la double brevetabilité n'était explicitement prévu que par 3 états, si bien que l'on ne pouvait la considérer comme un principe généralement admis. La présente Chambre ne partage pas cet avis, et considère que ce principe est tellement admis que peu de législateurs ont jugé utiles de l'inscrire dans leur loi.

La présente Chambre juge donc parfaitement légitime de rejeter une demande pour double brevetabilité.

La Chambre décide toutefois dans le cas d'espèce que l'application du principe d'interdiction n'était pas correcte car l'objet de la demande n'est pas identique à celui du brevet et qu'il n'existe donc qu'un chevauchement partiel des protections.
Dans un tel cas, l'interdiction de la double brevetabilité ne peut être appliquée (voir dans le même sens: T1491/06, T1391/07, T2402/10 et T1780/12, seule décision contraire : T307/03).


Décision T2461/10

T1780/12: double brevetabilité

La présente demande (EP2) avait été rejetée pour cause de double brevetabilité car revendiquant,

pour la division d'examen, le même objet que le brevet parent EP1.

Tandis que EP1 revendique une seconde utilisation thérapeutique sous la forme d'une revendication de type suisse, EP2 revendique la même utilisation, mais sous la forme désormais admise d'une composition (Art 54(5) CBE).

La Chambre examine ce que disent les Directives sur la question de la double brevetabilité (C-IV 7.4 et C-VI 9.1.6 de la version de 2010) et en concluent qu'elles mentionnent un principe généralement admis d'interdiction de la double brevetabilité, mais limité au cas où les deux demandes revendiquent la même invention, donc le même objet (same subject-matter). Cette exigence est rappelée par des décisions récentes (T1391/07, T877/06, T2402/10).

L'objet d'une revendication est défini par sa catégorie et ses caractéristiques techniques. Les revendications de type suisse sont des revendications de procédé limitées à une certaine fin, tandis que les revendications rédigées en accord avec l'Art 54(5) CBE sont des revendications de produit limitées à une certaine fin. Les catégories sont donc différentes.
Les caractéristiques sont également différentes car les revendications de EP1 comprennent en outre la fabrication d'un médicament.

La Chambre considère qu'une revendication de procédé confère une protection moins étendue qu'une revendication de produit, si bien que l'étendue de la protection de EP2 est différente de celle de EP1 (voir également T795/06, T1635/09).
D'ailleurs, la décision T250/05 a établi que l'Art 123(3) CBE interdit de passer d'une revendication de type suisse à une revendication de produit, même rédigée selon l'Art 54(5) CBE.


Décision T1780/12