T2703/18: étendue du réexamen selon la règle 64(2) CBE

Selon la règle 64(2) CBE, la division d'examen peut ordonner le remboursement de taxes de recherche additionnelles acquittées du fait d'un défaut d'unité d'invention constaté par la division de la recherche, si elle considère que l'invitation à payer ces taxes additionnelles n'était pas "justifiée".

La Chambre se pose dans ce contexte la question de l'étendue de ce réexamen, car de nombreuses décisions ont considéré qu'il était limité quant à la prise en compte de certains faits et/ou arguments.

Pour la Chambre, ce réexamen doit être limité au faits présentés par la division de la recherche, donc en particulier aux documents cités lorsqu'il s'agit de décider que l'invitation était justifiée. En revanche, de nouveaux faits peuvent être pris en compte s'il s'agit de décider que l'invitation n'était pas justifiée, par exemple des faits montrant qu'un document ne faisait pas partie de l'état de la technique (comme dans T755/14). 

S'agissant des arguments, certaines décisions (T2526/17, T1414/18) ont considéré que le réexamen était limité aux arguments présentés par la division de la recherche pour justifier l'existence d'un défaut d'unité d'invention. La Chambre ne partage pas tout à fait cet avis. La division d'examen doit pouvoir compléter le raisonnement de la division de la recherche, mais elle ne doit pas le remplacer par un raisonnement complètement différent, même basé sur les mêmes documents d'art antérieur. En effet, le déposant se fie aux arguments présentés par la division de la recherche pour décider s'il acquitte ou non les taxes additionnelles demandées, et il ne serait pas équitable de refuser le remboursement en considérant que l'invitation était "justifiée" tout en se basant sur un raisonnement totalement différent. 

Pour la Chambre, cette interprétation de la règle 64 CBE est favorable aux déposants du fait de la nature purement administrative de cette règle.

Pour la même raison, la Chambre rappelle qu'il ne faut pas insister sur une objection de manque d'unité basée sur une approche étroite, littérale ou académique, en particulier lors de la recherche, lorsque le manque éventuel d'unité ne nécessite pas de recherche supplémentaire. Une objection de défaut d'unité d'invention a posteriori ne devrait être soulevée qu'avec précaution lorsqu'elle se base sur une objection de défaut d'activité inventive, car l'examen de ce critère est un point majeur de l'examen au fond et peut rester controversé jusqu'à la fin de la procédure. 

Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que l'objection de défaut d'activité inventive à l'origine de l'objection de défaut d'activité inventive était top complexe et sujette à controverser pour soutenir une objection de défaut d'unité d'invention dans le contexte de la règle 64 CBE. L'invitation à payer des taxes additionnelles n'était donc pas justifiée.

Décision T2703/18

T806/18: pas d'approche algorithmique quant au paiement de taxes de recherche additionnelles

Compte tenu du défaut de nouveauté de l'objet de la revendication 1 au vu de D1, un défaut d'unité d'invention a posteriori avait été soulevé, et une taxe de recherche additionnelle payée pour la 2ème invention (objet des revendications dépendantes 6 et 12).

La division d'examen, confirmant ce défaut d'unité d'invention, avait rejeté la requête en remboursement de la taxe additionnelle.

La Chambre ne conteste pas le défaut d'unité d'invention mais annule tout de même cette décision.

Elle rappelle que selon les Directives, F-V 2.2:

L'absence d'unité ne constitue pas un motif de révocation à un stade ultérieur de la procédure. Par conséquent, s'il faut assurément élever une objection dans les cas suffisamment clairs, et exiger une modification, on ne doit néanmoins ni soulever une telle objection ni insister sur la question dans une optique étroite appliquant les textes trop à la lettre. C'est en particulier le cas pendant la recherche, lorsque le manque éventuel d'unité ne nécessite pas une nouvelle recherche.

La division de la recherche ne devrait donc pas adopter une approche purement "algorithmique", mais devrait considérer si, compte tenu des circonstances et à la lumière de l'objet déjà recherché et de l'art antérieur déjà trouvé, il est raisonnable d'exiger une taxe additionnelle pour étendre la recherche aux autres revendications.

La Chambre est d'accord sur le fait que formellement on peut soutenir un défaut d'unité d'invention entre les revendications 2 et 6.

Mais la revendication 6 porte essentiellement sur le même objet que la revendication 3, dépendante de la 2. La division de la recherche ayant estimé que les caractéristiques additionnelles de la revendication 3 ne pouvaient apporter d'activité inventive car découlant de D1 ou en tout état de cause étant une disposition courante telle que prouvée par D3, cette conclusion valait aussi pour la revendication 6, et la Chambre ne voit pas pourquoi le paiement d'une taxe de recherche additionnelle était nécessaire.

Le fait que la division de la recherche ait lors de cette recherche additionnelle trouvé le document D4, potentiellement plus pertinent, n'est pas pertinent. Dans ce cas D4 aurait dû être cité contre la revendication 3. La recherche d'art antérieur n'est certes pas une science exacte, et on ne peut exclure qu'une recherche supplémentaire révèle un document plus pertinent, mais cela ne justifie pas le refus du remboursement de la taxe additionnelle.

Décision T806/18

Accès au dossier

T1414/18: 2 revendications indépendantes mais une seule invention

La revendication 1 de la demande portait sur un procédé de configuration d'une ressource de synchronisation dans une communication de dispositif à dispositif (D2D) pour un premier équipement utilisateur (UE).
La revendication 2 portait quant à elle sur un procédé de configuration d'une ressource de synchronisation dans la communication de dispositif à dispositif (D2D), mais pour un nœud de réseau.

Le déposant avait acquitté la taxe de recherche additionnelle requise par la division d'examen, puis contesté le défaut d'unité d'invention allégué.
Après plusieurs échanges, la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité d'invention.

La Chambre rappelle que selon l'article 82 CBE, la demande ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Ce n'est que si la demande porte sur plusieurs inventions que la notion de "concept inventif général" et "d'éléments techniques identiques ou correspondants" rentre en jeu.

C'est sur la base du problème technique à résoudre décrit dans la demande qu'il convient d'établir la conformité avec l'article 82 CBE (W11/89, T756/14).
Dans la présente affaire, la demande dans son ensemble ne se réfère qu'à une seule invention, qui a pour but de configurer la ressource de synchronisation de manière à ce que la réception/transmission des données pour la communication D2D et pour la communication normale n'interfèrent pas l'une avec l'autre.
La revendication 1 décrit l'invention du point de vue de l'UE tandis que la revendication 2 décrit l'invention du point de vue du nœud de réseau. La demande ne suggère aucune utilisation indépendante, dans un but différent, des processus au niveau de l'UE et au niveau du nœud de réseau.

Sur l'argument de la division d'examen selon lequel deux recherches étaient nécessaires, la Chambre rappelle qu'une recherche complète ne doit pas être restreinte aux revendications mais doit aussi prendre en compte la description et les dessins.

La division d'examen a en outre commis un vice substantiel de procédure en indiquant dans sa dernière notification que la prochaine étape procédurale serait une procédure orale durant laquelle la demande serait rejetée. Suite à cette affirmation sans équivoque, qui donnait l'impression que la demande serait dans tous les cas rejetée, indépendamment des arguments du demandeur, ce dernier a retiré sa requête en procédure orale et demandé une décision en l'état du dossier. Son droit d'être entendu a été violé.



Décision T1414/18
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T756/14 : la possibilité de former un recours indépendant doit être incluse dans le dispositif

Le demandeur avait acquitté 5 taxes de recherche supplémentaires puis demandé leur remboursement.
Dans une décision intermédiaire, la division d'examen avait partiellement accueilli cette demande, en ordonnant le remboursement de 4 taxes de recherche. La présente affaire concerne le recours formé contre cette décision intermédiaire.

Le recours a d'abord été envoyé à la Chambre de recours juridique, avec le numéro d'affaire J24/12, puis transmis à la Chambre 3.4.01, la Grande Chambre ayant entre-temps décidé (G/11) que ces questions relevaient de la compétence des Chambres techniques.

La Chambre annule la décision pour vice de procédure. Les motifs de la décision intermédiaire se basent en effet sur une comparaison avec D3 sur laquelle le demandeur n'a pas eu l'opportunité de se prononcer. La Chambre fait remarquer que depuis 2014 les Directives (C-III 3.3) prévoient explicitement qu'avant toute décision intermédiaire le demandeur doit être informé de l'avis préliminaire de la division d'examen dans une notification établie en vertu de l'article 94(3) CBE.

La Chambre renvoie donc l'affaire devant la division d'examen et ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Elle en profite pour faire remarquer que le dispositif de la future décision devra clairement indiquer dans quelle mesure la division d'examen fait droit ou non aux requêtes concrètes du demandeur, et si un recours indépendant est prévu.

Sur ce dernier point, la Chambre indique que l'admission d'un recours indépendant contre une décision intermédiaire (article 106(2) CBE) est une décision de la division d'examen, qui fonde la possibilité de former un recours, et qui doit donc être incluse dans le dispositif de la décision.

On notera que la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité et de clarté, et que la même Chambre a dans la décision T2482/12 confirmé le manque d'unité d'invention a posteriori tenant compte de D3.


Décision T756/14 (en langue allemande)
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T2076/15 : compétence de la Chambre pour ordonner le remboursement d'une taxe de recherche

La Demanderesse avait demandé en recours le remboursement de la taxe de recherche additionnelle acquittée au stade de la recherche en application de la règle 64(1) CBE.

La Chambre juge qu'elle n'est pas compétente pour ordonner ce remboursement, car les conditions de la règle 64(2) CBE ne sont pas remplies.

Selon cette règle, toute taxe additionnelle est remboursée si, au cours de l'examen de la demande de brevet européen, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'objection de défaut d'unité d'invention n'était pas justifiée.

La compétence pour ordonner le remboursement appartient donc clairement à la division d'examen.

Une Chambre ne peut se pencher sur la question que si le remboursement a été requis en première instance de sorte que la division d'examen a pris une décision sur cette requête. En l'espèce, la Demanderesse n'a fait qu'indiquer en réponse au rapport de recherche partiel qu'elle contestait l'objection. Ceci ne constitue toutefois pas une requête en remboursement, et n'a pas été soulevé au cours de l'examen. De fait, la division d'examen n'a pas pris de décision sur cette question dans sa décision de rejet de la demande.

L'article 111(1) CBE permet certes à la Chambre d'exercer les compétences de la division d'examen. Cette compétence est toutefois limitée en fonction de la décision attaquée. Un Requérant ne peut former un recours que dans la mesure où il est lésé par la décision de première instance. Une requête en remboursement non formulée en première instance ne peut faire partie de l'objet du recours et la Chambre ne peut pas prendre de décision sur cette requête.


Décision T2076/15 (en langue allemande)
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T34/12 : pas motivée

Lors de la phase internationale, l'OEB agissant en tant qu'ISA avait émis une objection de défaut d'unité d'invention a posteriori, du fait d'un défaut de nouveauté par rapport à D1. Aucune taxe additionnelle n'ayant été acquittée, le rapport de recherche avait été limité à la première invention (revendications 1-25, partiellement).

Lors de l'examen de la demande européenne, le déposant a soumis de nouvelle revendications afin de se distinguer de D1. S'en est suivi un échange avec la division d'examen, cette dernière estimant que les modifications étaient contraires à l'Art 123(2) CBE et que la demande portait toujours sur des objets non recherchés, le déposant répondant que la modification était bien supportée et que suite à cette modification les revendications étaient unitaires.

La demande a été rejetée pour "défaut de conformité à la R.164(2) CBE par violation répétée de la R.137(5) CBE", la demande contenant toujours des objets n'ayant pas fait l'objet d'une recherche.

Pour la Chambre, la décision attaquée aurait dû contenir une évaluation correcte de la question du défaut d'unité d'invention par rapport à D1, puisque c'est pour cette raison que la deuxième invention n'a pas fait l'objet d'une recherche. La décision est pourtant muette sur ce point. Le résumé des faits mentionne bien une objection faite à l'encontre des revendications initialement déposées mais reconnaît que des revendications modifiées ont ensuite été déposées.
Si l'objection de défaut d'unité avait été surmontée par les modifications réalisées, le déposant aurait eu le droit d'obtenir une recherche complète. Si nécessaire, une recherche additionnelle aurait dû être faite, qu'elle implique ou non un effort additionnel (J3/09).

Dans sa décision, la division d'examen a donc conclu que la demande contenait des objets non recherchés suite à un défaut d'unité d'invention, mais sans s'intéresser à la limitation de la revendication 1.

La décision n'est donc pas suffisamment motivée, ce vice de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.



Décision T34/12

T129/14 : unité a posteriori

La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité d'invention a posteriori. Plus précisément, elle avait considéré que la demande comportait deux groupes d'inventions, le groupe constitué des revendications 1, 5, 14-15 (considéré comme n'étant pas nouveau par rapport à un document D1) et le groupe constitué des revendications 2-4, 6-13 (dépendant de la revendication 1) et 16-20.

Selon la R.44(1) CBE, lorsque la demande comporte une pluralité d'inventions, il n'est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention prévue à l'article 82 que s'il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, c'est-à-dire les éléments déterminant une contribution à l'état de la technique.

Selon la jurisprudence établie, le défaut d'unité peut être a priori ou a posteriori (après avoir pris en compte l'état de la technique), mais dans les deux cas une analyse du problème technique sous-tendant chaque invention est nécessaire.
La division d'examen affirmait que l'objet des revendications 1, 5 et 14-15 n'était pas nouveau au regard de D1, et qu'en conséquence "le problème à résoudre était le même que celui connu de D1".

Selon la Chambre, la division d'examen aurait dû pour chaque groupe d'invention identifier les éléments technique particuliers et établir le problème technique respectif résolu par rapport au document D1 (c'est la Chambre qui souligne). Puisque le problème technique résolu par le premier groupe n'a pas été établi par rapport à D1 - et ne pouvait pas l'être étant donné que D1 était considéré comme destructeur de nouveauté - l'évaluation de l'unité d'invention par la division d'examen n'est pas correcte.

Concernant le revendications dépendantes 2 à 16 : une revendication dépendante contient toutes les caractéristiques de la revendication indépendante.
La Chambre distingue deux cas de figure:
- si la revendication 1 comprend un élément technique particulier déterminant une contribution à l'état de la technique: la revendication dépendante contiendrait ce même élément, et elles formeraient donc un seul concept inventif général.
- si la revendication 1 ne comprend pas d'élément technique particulier déterminant une contribution à l'état de la technique, par exemple parce que son objet n'est pas nouveau, alors elle ne formerait aucun concept inventif : dans ce cas également, il n'en résulterait pas plus d'un seul concept inventif général.
Ainsi, dans les deux cas, les revendications dépendantes 2 à 16 sont chacune nécessairement unitaires avec la revendication 1.

La Chambre ordonne donc le renvoi devant la division d'examen, ainsi que le remboursement de la taxe de recours pour vice substantiel de procédure, la division d'examen ayant non seulement dévié de la jurisprudence établie et de la pratique expliquée dans les Directives (F-V, 7 et 9) mais ayant aussi omis d'expliquer ce qui a pu motiver cette déviation, et ayant enfin totalement ignoré les arguments répétés par la Requérante.


Décision T129/14

T333/10 : application de la R.137(5) CBE

La section de la recherche avait émis un rapport de recherche partiel, indiquant que compte tenu du défaut de nouveauté des revendications 1 et 2, quatre inventions non unitaires avaient été trouvées.

La première invention était couverte par les revendications 1 à 4, 6-7 et 10 à 17, et portait sur un dispositif de téléphonie mobile avec deux "corps" (revendication 2) et une caméra par "corps" (revendication 4). L'opinion émise au stade de la recherche confirmait ce problème d'unité d'invention a posteriori.

Le déposant avait réagi en proposant une revendication combinant la revendication 1 d'origine avec une caractéristique issue de la description. La division d'examen avait alors refusé d'examiner le jeu de revendications sur le fondement de la R.137(4) CBE (aujourd'hui R.137(5) CBE) et donc rejeté la demande.

Pour mémoire cette règle prévoit que "les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général."

La Chambre confirme la décision de première instance.
Elle se pose la question de savoir si l'objet de la revendication 1 modifiée avait fait l'objet de la recherche dans le contexte d'une des 4 inventions identifiées, ou si son objet aurait dû être couvert par la recherche.

La Chambre considère que le premier objet recherché correspond à la combinaison des revendications 1, 2 et 4. La revendication 1 modifiée, qui ne comprend pas les caractéristiques des revendications 2 et 4 d'origine, n'est donc pas considérée comme ayant fait l'objet d'une recherche.

La section de la recherche doit dûment prendre en compte la description, mais dans le cas d'espèce, la caractéristique ajoutée n'est pas liée au problème technique présenté dans la description, et ne peut pas être identifiée comme une position de repli possible.

La Chambre décide par conséquent que l'objet de la revendication 1 modifiée n'a pas fait l'objet de la recherche et ne se combine pas avec les inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif.

Le déposant s'est référé à la décision T2334/11, qui indique au point 2.2.2 que l'on ne doit pas procéder à une analyse d'unité d'invention a posteriori en comparant la revendication 1 d'origine avec la même revendication combinée avec une caractéristique de la description. Si une telle pratique était suivie, le défaut de nouveauté de la revendication 1 interdirait en pratique d'ajouter des caractéristiques qui n'ont pas été recherchées.  La Chambre rétorque que dans cette affaire une caractéristique avait restreint la portée d'une revendication recherchée. Ce n'est pas le cas dans la présente affaire puisque par suite du défaut de nouveauté de la revendication 1 la première invention recherchée était une combinaison des revendications 1, 2 et 4.


Décision T333/10

G1/11 : compétence des Chambres techniques

La Grande Chambre avait été saisie en 2011 d'une question de compétence.
La question était de savoir quelle Chambre était compétente pour connaître d'un recours contre une décision par laquelle une division d'examen avait refusé le remboursement de taxes de recherche.

La Chambre juridique à qui l'affaire avait été attribuée car elle n'était pas relative à la délivrance ou au rejet d'un brevet (Art 21(3) CBE) avait émis des doutes sur sa compétence s'agissant d'une question d'unité d'invention.

La Grande Chambre confirme ces doutes en décidant que ces sont les Chambres techniques qui sont compétentes dans de tels cas.

Elle reconnaît que ce cas n'est couvert ni par l'Art 21(3)a) car il ne concerne pas directement le rejet ou la délivrance ni par l'Art 21(3)c) car l'intention du législateur était clairement de n'attribuer que des questions purement juridiques à la Chambre juridique.
La Grande Chambre considère qu'il y a donc un vide juridique en la matière, qu'elle comble par la présente décision:

Les Chambres de recours techniques sont compétentes pour traiter les recours contre les décisions de division d'examen ayant rejeté une requête visant au remboursement de taxes de recherche selon la R.64(2) CBE, qui ne sont pas liées à une décision de rejet ou de délivrance. 

Décision G1/11

T2459/12 : la R.137(5) CBE peut baser un rejet

Cette décision prend le contre-pied de la décision T1981/12 en décidant que la R.137(5) CBE peut s'appliquer lorsque la demande est limitée à une revendication figurant dans le jeu tel que déposé et peut fonder un rejet.

Aucune objection d'unité d'invention n'ayant été soulevée lors de la recherche internationale, les revendication 1 à 11 avaient fait l'objet de cette recherche.

Dans le rapport complémentaire de recherche européenne, un défaut d'unité d'invention a posteriori avait en revanche été soulevé, et seule la première invention a fait l'objet du rapport complémentaire (conformément à la R.164(1) CBE actuelle).

En réponse à une notification selon l'Art 94(3) réitérant cette objection, le déposant a limité la demande à la deuxième invention (revendication 6 telle que déposée), expliquant que cela n'était pas contraire à la R.164(2) CBE puisque cette invention avait fait l'objet de la recherche internationale.
Encore une fois, le déposant essayait de tirer parti du manque de clarté dans la rédaction de cette règle.

La demande a été rejetée à la fois sur le fondement de la R.137(5) et sur celui de la R.164(2).

Comme dans la décision T1981/12 récemment commentée ici-même en septembre, la Chambre parvient après une longue analyse à la conclusion qu'une interprétation correcte de la R.164(2) CBE est de considérer que lorsqu'un rapport complémentaire est établi, l'examen ne peut se poursuivre que sur les revendications ayant fait l'objet de cette recherche complémentaire.

En revanche, et contrairement à cette décision T1981/12, la Chambre est d'avis que la R.137(5) est également applicable et constituait une base suffisante pour rejeter la demande.

Selon cette règle, "les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général."

La Chambre suit ici l'interprétation donnée par la décision T708/00, qui dans le cas d'une demande EP directe distinguait deux cas d'application de cette règle (ou plutôt de la R.86(4) CBE1973):

a) la demande n'était pas unitaire au départ et le déposant, qui n'a pas répondu à l'invitation à payer des taxes additionnelles, veut faire examiner une revendication non-recherchée,
b) la demande était unitaire au départ, mais le déposant cherche à protéger un objet figurant dans la description et non-unitaire avec les revendications d'origine.

Dans le cas d'espèce, le cas a) ne peut s'appliquer car la R.164 actuelle ne prévoit pas la possibilité de payer des taxes additionnelles.
La Chambre décide que le cas d'espèce s'apparente au cas b), même si l'objet figurait dans les revendications d'origine.
Comme indiqué au point 8 de la décision T708/00, les revendications modifiées doivent être rejetées si, dans le cas où à la fois les revendications d'origine et les revendications modifiées avaient figuré dans la demande, une taxe additionnelle aurait dû être payée, ce qui est le cas en l'espèce.
Ainsi, lorsque le déposant, quelle que soit la raison, n'a pas été invité à payer de taxe additionnelle et cherche à protéger un objet non-recherché, une objection au titre de la R.137(5) CBE peut légitimement être soulevée.

La Chambre note que la R.164(2) se borne à donner une instruction à la division d'examen, qui doit "inviter le demandeur à limiter la demande". Elle ne définit donc pas une exigence que la demande doit remplir, si bien qu'il était incorrect de motiver le rejet par l'application de l'Art 97(2) CBE en combinaison avec la R.164(2).
Elle estime en revanche, encore une fois contrairement à la décision T1981/12, que la contrariété à la R.137(5) est un motif de rejet car cette règle fixe une exigence que les revendications modifiées doivent respecter, et qu'aucune autre conséquence juridique au non respect ne figure dans la Convention.

Décision T2459/12

Changement de la règle 164 CBE

Par décision du CA de l'OEB en date du 16 octobre, la règle 164 CBE sera modifiée à compter du 1er novembre 2014.

Cette règle concerne l'examen de l'unité d'une demande Euro-PCT et prévoit actuellement :
- si l'OEB n'a pas agi en tant qu'ISA ou SISA et constate un défaut d'unité d'invention, le rapport complémentaire de recherche européenne n'est établi que pour l'invention mentionnée en premier lieu,
- si l'OEB a agi comme ISA ou SISA et constate un défaut d'unité ou que la demande porte sur une invention qui n'a pas été recherchée, le demandeur doit limiter sa demande à une seule invention déjà recherchée.

Ainsi, une protection sur les autres inventions ne peut actuellement être obtenue que par le biais de demandes divisionnaires. Le déposant Euro-PCT n'est donc pas traité de la même manière que le déposant ayant choisi la voie EP directe, qui lui peut obtenir une recherche sur toutes les inventions (en payant les taxes ad hoc) et choisir l'invention sur laquelle portera l'examen.

La future règle répond à cette différence de traitement.

Dans le premier cas (R.164(1) CBE), l'OEB établira un rapport complémentaire partiel sur la première invention, et invitera le déposant à payer des taxes de recherche pour les autres inventions dans un délai de 2 mois. Le rapport complémentaire pourra donc porter sur plusieurs inventions.

Dans le second cas (R.164(2) CBE), si la demande devant servir de base à l'examen contient des inventions non recherchées par l'OEB, la division d'examen invitera le déposant à payer des taxes de recherche pour chacune d'entre elles dans un délai de 2 mois, enverra le résultat de la recherche avec la première notification selon la R.71(1) CBE (ou 71(3) CBE), dans laquelle elle invitera le déposant à limiter sa demande à une seule invention ayant fait l'objet d'une recherche (par l'OEB agissant en tant qu'ISA ou SISA, ou selon cette nouvelle procédure).

La poursuite de procédure sera exclue pour les délais de 2 mois.

Les règles 62bis (plusieurs revendications indépendantes de même catégorie) et 63 CBE (recherche incomplète) s'appliqueront à cette nouvelle procédure.
En revanche, la R.62 et la R.70(2) ne s'appliqueront pas: la nouvelle recherche ne sera pas sous la forme d'une recherche élargie accompagnée d'un avis, et ne fera pas courir un délai pour déclarer le maintien de la demande. 

La R.164(1) CBE s'appliquera à toutes les demandes pour lesquelles aucun rapport complémentaire n'a été établi avant le 1.11.2014.
La R.164(2) CBE s'appliquera à toutes les demandes n'ayant pas encore reçu de première notification d'examen au 1.11.2014.

T1981/12 : pas d'examen sur un objet seulement recherché par l'USPTO

La division de la recherche, ayant estimé que la demande entrant en phase européenne n'était pas unitaire, n'a effectué de recherche complémentaire que sur les revendications 1 à 4 et 7 à 12, en application de la R.164(1) CBE.
La revendication 1 ayant par la suite été limitée par combinaison avec la revendication 6 non-recherchée, la division d'examen a refusé de l'examiner sur le fondement de la R.137(5) CBE, et la demande a été rejetée.

La Chambre estime que la R.137(5) CBE ne constituait pas une base appropriée pour justifier le rejet de la demande. Selon cette règle, les revendications modifiées ne doivent pas porter sur un objet qui n'a pas fait l'objet de la recherche et qui n'est pas unitaire avec le jeu de revendications initial.
Les revendications modifiées faisaient partie du jeu initial et la règle 137(5) ne s'applique pas dans ce cas (T915/03).

Le cas d'espèce est plutôt régi par la R164(2) CBE: en cas de défaut d'unité ou si les revendications n'ont pas été recherchées, le déposant doit se limiter à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche.


L'argument du déposant est que l'objet de la revendication 6 a été pris en compte dans le rapport de recherche internationale établi par l'USPTO. En application de la R.164(2) CBE, la division d'examen n'aurait donc pas dû l'inviter à limiter les revendications à un objet nécessairement recherché par l'OEB.

La Chambre se lance alors dans une très longue interprétation de la R164(2) CBE, dont elle admet le manque de clarté.

Pour résumer, la Chambre considère que l'OEB ne peut mener un examen que sur des objets ayant fait l'objet d'une recherche par ses soins (dans le cas présent donc, ayant fait l'objet de la recherche complémentaire).

La Chambre estime donc que l'interprétation correcte de la R.164(2) CBE est la suivante:
a) si la demande n'est pas unitaire, le déposant doit se limiter à un seul objet ayant fait l'objet de la recherche internationale, ou, en cas de recherche complémentaire, à un seul objet ayant fait l'objet de cette dernière,
b) en l'absence de recherche complémentaire, si une protection est recherchée pour un objet non couvert par le rapport de recherche internationale, le déposant est invité à limiter ses revendications à une invention couverte par ce rapport,
c) si une recherche complémentaire est effectuée et qu'une protection est recherchée pour une invention non couverte par le rapport de recherche complémentaire, le déposant est invité à limiter ses revendications à une invention couverte par ce rapport.

L'interprétation du déposant, selon laquelle la division d'examen doit inviter à limiter les revendications à un objet soit couvert par la recherche complémentaire, soit couvert par la recherche internationale, n'est donc pas correcte.

La Chambre en déduit par conséquent que la requête ne peut être admise dans la procédure.

Rappelons enfin l'existence d'un projet visant à modifier la R.164.

Décision T1981/12

T1285/11 : unité d'invention a posteriori

La demande PCT telle que déposée contenait 28 revendications portant sur diverses formes cristallines d'un sel organique. L'OEB agissant en tant qu'ISA avait trouvé 8 inventions distinctes, et seule la première d'entre elles avait fait l'objet d'une recherche.

A l'entrée en phase européenne, la demanderesse s'est limitée à l'invention numéro 2.
La demande a été rejetée par la division d'examen sur le fondement des R.137(5) CBE et 164(2) CBE.

Concernant le premier motif de rejet, la Chambre rappelle que la R.137(5) interdit de modifier les revendications de sorte qu'elles portent sur des éléments non-recherchés et non unitaires avec les inventions initialement revendiquées. La règle a pour but d'interdire au demandeur de remplacer l'invention initialement revendiquée par une autre invention tirée de la description. Or, les revendications rejetées correspondaient aux revendications 2 à 4, 17 à 19 et 22 à 25 de la demande initiale.

Sur le rejet se fondant sur la R.164(2) CBE : elle n'est applicable que si les inventions non recherchées sont effectivement non unitaires avec celles ayant fait l'objet de la recherche. C'est à la division d'examen d'établir si l'unité d'invention est respectée ou pas, et elle n'est pas liée par l'opinion émise par l'OEB agissant en tant qu'ISA. Si la division d'examen conclut finalement à l'unité d'invention, une nouvelle recherche doit le cas échéant être engagée, qu'elle implique des efforts supplémentaires ou non.

Pour la Chambre, le document D1, à l'origine de l'objection de non unité a posteriori ne décrit pas à première vue un sel cristallin. La cristallinité du sel peut donc à première vue être considérée comme l’élément technique particulier (au sens de la R.44(1) CBE) liant les différentes inventions. La R.164(2) ne semble donc pas empêcher la poursuite de l'examen.

La Chambre ordonne donc le renvoi devant la division d'examen, ainsi que le remboursement de la taxe de recours au motif que la procédure d'examen a été entachée de vices graves :  en réponse aux arguments de la demanderesse, la division d'examen s'est contentée de renvoyer à la R.164(2), sans motivation, contrairement aux exigences de la R.71(2) CBE; sur la question de l'unité d'invention, la division d'examen a conclu que le fait de soulever une objection au titre de la R.164(2) montrait qu'après examen elle était implicitement d'accord avec les conclusions de l'ISA, mais le résultat de cet examen n'avait jamais été communiqué à la demanderesse de façon à lui permettre de comprendre les motifs et de les combattre. Enfin, le motif tiré de la R.137(5) n'a apparemment été communiqué à la demanderesse qu'à la conclusion de la procédure orale.

Décision T1285/11

J3/09 : pas de remboursement de taxes de revendication

La demande PCT comprenait 68 revendications.
L'OEB agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA) n'avait effectué qu'une recherche partielle, le déposant n'ayant pas acquitté de taxes de recherche additionnelle après objection de défaut d'unité d'invention.
Au moment de l'examen de la demande, la division d'examen, totalement d'accord avec l'objection, a donc requis du demandeur qu'il limite ses revendications à l'invention ayant fait l'objet de la recherche (R.164(2) CBE).

Ce qu'a fait le demandeur, mais en réclamant un remboursement des taxes de revendication, au motif que le paiement de taxes pour des revendicationsn ne pouvant pas faire l'objet de l'examen n'avait pas de base légale.

La Chambre ne partage pas l'avis du requérant : la base légale était, au moment de l'entrée en phase régionale, la R. 110(1) CBE1973.
D'une manière générale, des taxes, une fois qu'elles sont valablement payées, ne sont pas remboursées, sauf si des dispositions spécifiques le prévoient (pt 4.3).
Le déposant avait l'opportunité, pour éviter le paiement de taxes de revendication ou obtenir un remboursement, de profiter des dispositions des R.161 et 162 CBE.
En outre, il n'était pas "inévitable", au moment de l'entrée en phase régionale, que la division d'examen partage l'avis de l'OEB agissant en tant qu'ISA. Dans le cas contraire, une recherche additionnelle aurait été effectuée, et l'examen aurait porté sur toutes les revendications. Pour la Chambre, le fait que selon la procédure BEST le premier examinateur de la division d'examen est aussi celui a procédé à la recherche internationale n'est pas pertinent.

Décision J3/09
Voir le commentaire sur le blog K's Law.

T1039/04 - violation du droit d'être entendu

Dans l'affaire T1039/04, la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité d'invention. Suite au recours formé par la demanderesse, la division d'examen, agissant au titre de la révision préjudicielle de l'Art 109(1) CBE, a fait droit sur le fond au recours, à l'exception de la demande visant au remboursement de la taxe de recours pour vice de procédure.
En ligne avec la décision G3/03, c'est donc la Chambre qui aurait été compétente pour juger du fond qui traite cette unique question.

La revendication 1 avait trait à un procédé couvrant en une dernière étape deux alternatives : l'utilisation d'un acide hydroxy-carboxylique ou d'un acide phosphorique. La recherche avait mis à jour un document décrivant une bonne partie des étapes du procédé, à l'exception des deux acides et de quelques "détails" opératoires. Dans la première notification de la division d'examen, les détails opératoires étaient considérés comme courants et donc non susceptibles de former une contribution au regard de l'état de la technique. Les deux alternatives n'étaient donc pas considérées comme unitaires.

La demanderesse soutenait au contraire, preuve à l'appui, que les "détails" étaient cruciaux pour améliorer le rendement du procédé : leur contribution était donc importante, et par conséquent ces "détails" constituaient le lien technique requis entre les deux inventions.
Suite à cette réponse, la division d'examen a rejeté la demande au motif qu'il était peu probable que l'amélioration du rendement se produise dans toute la portée de la revendication : pour elle, les "détails" n'apportaient vraisemblablement pas d'amélioration de manière générale.

Pour décider du remboursement de la taxe de recours, la Chambre examine donc les points suivants : y a-t-il eu violation du principe du contradictoire et le remboursement est-il équitable?
Pour la Chambre, l'Art 113(1) CBE, dans le contexte de l'examen des demandes, a pour objet d'assurer qu'avant toute décision contraire, le déposant soit clairement informé des raisons basant le rejet. Le déposant doit savoir que la demande peut être rejetée, les raisons juridiques et factuelles du possible rejet, et doit avoir l'opportunité de commenter, de présenter des contre-arguments ou de modifier les revendications. Pour la Chambre, l'expression "motif" dans l'Art 113 ne doit pas être interprétée de manière étroite : elle vise le raisonnement, à la fois juridique et factuel, conduisant au rejet.
Dans le cas d'espèce, le fait qu'il ne soit pas crédible que l'amélioration avancée par la demanderesse se produise dans toute la portée de la revendication a été présenté pour la première fois dans la décision. Le déposant n'a donc pas eu la possibilité de commenter cet aspect.
En outre, une partie de l'argumentation de la décision était basée sur des faits supposés reconnus par la demanderesse dans sa réponse. Pour la Chambre, le fait d'utiliser l'argumentation d'une partie contre elle sans l'avoir informée à l'avance est également une violation de procédure.