Sponsors







Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

jeudi 31 décembre 2020

T2314/16: la personne du business ne sait pas comment un site web est construit

L'invention concernait la distribution de récompenses aux participants à un programme d'affiliation, modèle marketing dans lequel un influenceur reçoit une récompense pour faire de la publicité via un lien sur un blog ou un parrainage sur les réseaux sociaux. L'idée était d'attribuer (de manière non-visible par les visiteurs du site web) une partie plus ou moins grande d'une bannière publicitaire à chaque influenceur, en fonction de sa contribution à la publicité.


La division d'examen avait estimé que l'invention ne se distinguait de l'art antérieur connu (cartes de zones cliquables HTML) que par des caractéristiques non-techniques, à savoir le fait que l'image était une publicité et le fait que le serveur spécifiait l'influenceur devant recevoir la récompense en fonction des coordonnées de la zone cliquée.

La Chambre rappelle que selon l'approche COMVIK (T641/00), seules les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'invention sont à prendre en compte dans l'appréciation de l'activité inventive, les autres étant à intégrer dans la formulation du problème technique, en tant que spécifications à respecter. La notion de "personne du business" (ou "entrepreneur") peut aider à distinguer les considérations business des considérations techniques, cette personne ne pouvant formuler que des exigences business sans y intégrer d'aspects techniques (T1463/11).

La Chambre n'est pas convaincue que le problème technique mis en avant par la Requérante, une réduction de la charge de calcul, découle de la différence par rapport à l'état de la technique le plus proche et soit bien résolu sur toute la portée revendiquée. 

Le problème technique est plutôt la mise en oeuvre d'un calcul de récompense. Reste à déterminer les caractéristiques qui font partie des spécifications et celles qui font partie de la mise en oeuvre technique.

La Chambre considère ici que l'allocation d'influenceurs à des parties d'image n'est pas du ressort de la personne du business. Pour arriver à cette idée, il faut comprendre comment un site web est construit, et en particulier comment fonctionne une carte d'images. Cette caractéristique ne peut donc pas faire partie des exigences non techniques. C'est donc une caractéristique technique à prendre en compte dans l'appréciation de l'activité inventive. La Chambre juge en outre que même si les moyens de mise en oeuvre de cette fonction étaient disponibles en HTML, il n'y avait aucune incitation à le faire dans l'état de la technique.



mardi 29 décembre 2020

R10/18: on doit présumer qu'une Chambre a tenu compte des arguments d'une partie


Les lecteurs qui ont une bonne mémoire se souviennent de la décision T384/15 dans laquelle il avait été décidé que l'opposition formée par le cabinet S et les interventions des sociétés Bose étaient recevables, quand bien même des éléments pouvait suggérer un lien entre le cabinet S et les intervenants. Aucun contournement abusif de la loi au sens de G3/97 n'avait pu être démontré.

La Titulaire avait ultérieurement formé une requête en révision

La Titulaire reprochait à la Chambre d'avoir regroupé les deux requêtes visant d'une part l'irrecevabilité de l'opposition et d'autre part l'irrecevabilité des interventions, rendant la décision peu compréhensible. En particulier, la décision ne reflétait pas suffisamment le fait que la Chambre ait examiné et pleinement pris en compte ses arguments concernant la recevabilité de l'opposition, notamment le fait qu'en ayant choisi de déposer son opposition par un homme de paille, Bose empêchait de déterminer avec certitude si l'intervenant était réellement un tiers ou non.

La Grande Chambre réaffirme (après R8/15) qu'un aspect du droit d'être entendu tel que couvert par l'article 113(1) CBE exige qu'une Chambre examine les observations d'une partie, c'est-à-dire évalue les faits, les preuves et les arguments présentés quant à leur pertinence et leur bien-fondé. L'article 113(1) CBE est enfreint si la Chambre ne traite pas les observations qui, selon elle, sont pertinentes pour la décision, d'une manière permettant de montrer que les parties ont été entendues, c'est-à-dire que la Chambre a examiné ces observations sur le fond.

Par conséquent, les Chambres n'ont l'obligation de traiter que les observations qu'elles jugent pertinentes, indépendamment du fait que ces observations soient ou non essentielles au yeux d'une partie. En outre, il suffit qu'une partie soit en mesure de comprendre, sur une base objective, que la Chambre a examiné ces observations sur le fond. La décision R8/15 constitue la jurisprudence en vigueur, et la jurisprudence ancienne (par exemple R2/14), selon laquelle une partie doit être en mesure de comprendre, sur une base objective, les motifs de la décision, n'est plus applicable.

La question suivante se pose alors: comment savoir, lorsque certaines observations ne figurent pas dans la décision, si la Chambre les a prises en considération, mais ne les a pas jugées pertinentes, ou simplement ne les a pas prises en considération? 

Pour la Grande Chambre, on doit présumer qu'une Chambre a tenu compte des arguments d'une partie qu'elle n'a pas abordés dans les motifs de la décision, c'est-à-dire en a pris note, les a examinés et a évalués s'ils étaient pertinents et le cas échéant s'ils étaient corrects.

Une exception peut s'appliquer s'il existe des indications contraires, par exemple si une Chambre n'aborde pas dans les motifs de sa décision les observations d'une partie qui, sur une base objective, sont déterminantes pour l'issue de l'affaire, ou si elle rejette ces observations sans en apprécier préalablement le bien-fondé. Les observations objectivement déterminantes ne sont pas nécessairement celles que la partie considère comme essentielles, lesquelles peuvent ne pas être mentionnées dans la décision lorsqu'elles sont manifestement non-fondées (Ruiz Torija c. Espagne, CEDH).

Dans le cas d'espèce, la décision ne répond effectivement pas à certains arguments de la Titulaire, mais il ressort de la décision que ces arguments ont été pris en considération et que la Chambre ne les a pas considérés comme convaincants. Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu et la requête en révision est rejetée comme étant manifestement non-fondée.


vendredi 25 décembre 2020

Joyeux Noël !


 

mercredi 23 décembre 2020

T1818/16: de l'intérêt de déposer des requêtes subsidiaires en examen

Lors de la procédure orale devant la division d'examen, le demandeur avait remplacé deux fois sa requête principale par une requête plus limitée afin de répondre aux objections de défaut de nouveauté. Sa dernière requête principale n'avait pas été admise par la division d'examen en application de son pouvoir d'appréciation selon la règle 137(3) CBE.

Avec son mémoire de recours, le demandeur a soumis à nouveau ces différentes requêtes, ainsi que de nouvelles requêtes subsidiaires 3 à 8.

C'est ici l'article 12(4) RPCR 2007 qui s'applique encore, et non l'article 12(4) à (6) RPCR 2020, puisque le mémoire a été déposé avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. 

L'article 12(4) RPCR 2007 confère à la Chambre un pouvoir d'appréciation lui permettant de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance.

La requête principale et la requête subsidiaire 1 ne sont pas admises car elles ont été retirées en première instance, remplacées par d'autres requêtes.

La requête subsidiaire 2 n'est pas admise car le demandeur n'a pas indiqué dans son mémoire pourquoi il considérait comme incorrecte la décision de ne pas l'admettre sur le fondement de la règle 137(3) CBE.

La Chambre refuse en outre d'admettre les requêtes subsidiaires 3 à 8 pour les raisons suivantes:
- si le demandeur avait souhaité que la Chambre traitât ces requêtes, il aurait dû les déposer à temps (il en a eu l'opportunité), permettant à la division d'examen de prendre une décision motivée à leur égard,
- attendre de la Chambre qu'elle décide pour la première fois sur ces requêtes serait contraire à l'objectif premier des procédures de recours, qui est de procéder à une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée,
- les procédures de recours ont pour but de vérifier le bien-fondé d'une décision de première instance, pas de poursuivre l'examen.

On voit ici que la Chambre, bien que les articles 12(4) à (6) RPCR 2020 ne soient pas applicables, applique déjà un "premier niveau de convergence", d'une manière qui préfigure peut-être la manière dont il sera appliqué à l'avenir. 

En application du pouvoir d'appréciation selon l'article 12(4) RPCR 2007, les Chambres ont généralement pris en compte les circonstances particulières de chaque affaire: elles ont très souvent admis de nouvelles requêtes lorsqu'elles constituaient une réponse légitime aux motifs de la décision, et le refus d'admettre de nouvelles requêtes était généralement occasionné par le comportement du demandeur en première instance, qui en quelque sorte n'avait pas "joué le jeu" en se gardant de modifier ses revendications pour répondre aux objections ou encore en demandant une décision en l'état du dossier.

Dans le cas d'espèce le demandeur avait successivement modifié plusieurs fois ses revendications en phase écrite et lors de la procédure orale. Il ressort implicitement de cette décision qu'il aurait dû au contraire déposer une série de requêtes subsidiaires suffisamment tôt avant la procédure orale devant la division d'examen.

mardi 22 décembre 2020

Offre d'emploi

 


INGENIEUR BREVET F/H à GIERES

SURGIVISIO, c’est une équipe passionnée qui conçoit et propose des solutions d’imagerie interventionnelle 3D robotisée avec navigation intégrée pour le bloc opératoire. Dans un environnement de haute technologie où l’innovation est centrale dans la stratégie de développement de l’entreprise, nous recrutons en CDI un(e) : INGENIEUR BREVET F/H.

Nos valeurs prennent racine dans l’intégrité, l’engagement, la collaboration, l’excellence et l’innovation. La proximité de l’équipe managériale avec chacun des collaborateurs constitue le ciment essentiel des relations professionnelles tout en encourageant l’autonomie de chacun et la force d’un travail collaboratif. Surgivisio a de grandes ambitions dans un avenir proche, elle ouvre donc ses portes aux futurs collaborateurs passionnés par leur métier ayant le goût du défi. 

Poste et Missions

Vous assisterez le Responsable de la Propriété Intellectuelle de la société dans le développement et la gestion du portefeuille PI de la société en évoluant au coeur de l'équipe R&D.

Dans un contexte multidisciplinaire et ambitieux, vous serez amené(e) à travailler notamment sur les tâches suivantes :

▪ Identifier et formaliser les inventions potentiellement brevetables
▪ Effectuer des recherches d’art antérieur et d’étude de liberté d’exploitation
▪ Rédiger des demandes de brevet en collaboration étroite avec le conseil en propriété intellectuelle de la société et les inventeurs ;
▪ Mettre en place et animer les processus de veilles concurrentielle et technologique, en y incluant brevets, publications scientifiques, informations marché…
▪ Organiser des séances d'idéation sur des sujets clés
▪ Prendre part à la sensibilisation des employés de la société à la PI et ses enjeux 

Profil et Compétences

Vous êtes diplômé(e) Bac+5/+8 dans au moins un des domaines suivants : physique, informatique, mathématiques appliqués, traitement d'image, robotique, mécatronique.

Une expérience minimum de 2/3 ans en rédaction de brevets, en cabinet ou en industrie est indispensable pour ce poste.

Le CEIPI est un atout indéniable pour le poste mais pas indispensable.

Une excellente maîtrise de l'anglais est indispensable pour ce poste, notamment de l'anglais technique, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral (minimum B2, voire C1).

De même, la maitrise d'un outil professionnel de recherche brevet (de type Patsnap, Orbit Intelligence, Clarivate Analytics…) est un plus.

Vous avez un esprit curieux et rigoureux et avez un intérêt marqué pour l’innovation et la multidisciplinarité.

Vous présentez d’excellentes capacités à l’échange et à l’écoute, ainsi qu’une capacité à développer un argumentaire perspicace et astucieux.

Contact

careers@surgivisio.com

lundi 21 décembre 2020

T2049/16: sur la prise en compte d'un document admis en première instance


Nous avons vu sur ce blog quelques décisions (notamment T617/16 et T487/16) où les Chambres ont jugé qu'un document admis en première instance devait nécessairement être pris en considération en recours. Il n'existe pas de base juridique permettant de l'exclure, d'autant plus qu'il fait partie de la décision, laquelle fait partie du fondement du recours (article 12(1) RPCR 2020). Si une Chambre peut admettre en recours un moyen tardif écarté à tort par la division d'opposition, l'inverse n'est pas vrai.

La Chambre 3.2.05 arrive à la même conclusion dans la présente affaire mais donne des bases juridiques plus détaillées.

Le document D20, soumis 1 mois avant la procédure orale devant la division d'opposition, avait été admis car de prime abord pertinent. La Titulaire demandait à l'exclure car à ses yeux le dépôt tardif avait constitué un abus tactique, s'agissant d'un brevet de l'Opposante elle-même.

Si la Chambre considère également qu'il n'y a pas de base juridique explicite permettant d'exclure rétroactivement un document sur laquelle la décision de première instance se fonde, elle reconnaît que l'on peut argumenter que la décision d'admission du document fait partir de la décision attaquée, et pourrait alors être révisée (article 12(2) RPCR 2020).

La décision G7/93 ne paraît pas applicable car elle traite du cas différent d'une requête qui n'a pas été admise en première instance, qui plus est par une division d'examen.

L'article 114(1) CBE, qui s'applique aussi en opposition (G9/91, 16), avec pour but d'éviter le maintien de brevets invalides, permet à une division d'opposition de soulever d'elle-même un nouveau motif ou de prendre en considération un nouveau motif soulevé par l'opposant ou par un intervenant. Ceci justifie la recevabilité de documents tardifs qui sont pertinents à première vue.

Il est certes possible que l'évaluation de la pertinence soit incorrecte et que le document ne soit en fait pas pertinent, mais dans ce cas l'erreur de jugement ne peut porter préjudice à la Titulaire puisque le document, bien qu'admis, ne peut s'opposer au maintien du brevet.

Même s'il y a eu abus tactique, ce qui n'est pas prouvé, la division d'opposition n'aurait pu ignorer un document qu'elle avait jugé hautement pertinent. Il y a de meilleurs moyens de traiter une telle situation, comme un report de la procédure orale et une décision sur la répartition des frais. La Chambre note à cet égard que bien qu'ayant mis en avant la difficulté de communication avec sa client japonaise via un cabinet japonais, la mandataire de la Titulaire n'avait pas demandé de report de la procédure orale au motif qu'elle ne pouvait correctement discuter du document D20 avec sa cliente dans le mois qui précédait la procédure orale.

Le document D20 ne peut donc être ignoré en recours.


jeudi 17 décembre 2020

Adoption prochaine de l'article 15bis RPCR 2020 (procédures orales par visioconférence)

 

L'OEB a publié le texte de l'article 15bis RPCR 2020 que le Conseil des Chambres de recours devrait adopter (traduction personnelle):

(1) La Chambre peut décider de tenir une procédure orale conformément à l'article 116 CBE par visioconférence si elle le juge approprié, soit à la demande d'une partie, soit d'office.

(2) Lorsque la procédure orale doit se tenir dans les locaux de l'Office européen des brevets, une partie, un représentant ou une personne accompagnante peut, sur requête, être autorisé à participer par visioconférence.

(3) Le Président, dans le recours particulier et, avec l'accord de ce Président, tout autre membre de la Chambre de recours peut participer à la procédure orale par visioconférence.

Le principal changement par rapport au projet soumis à consultation publique (laquelle a reçu 162
réponses) réside donc dans la suppression de la possibilité pour la Chambre de décider, dans le cas d'une procédure orale qui se tiendrait dans les locaux de l'OEB, qu'une partie, un représentant ou une personne accompagnante assiste par visioconférence.

Voir le projet de décision du Conseil des Chambres de recours (10.12.2020)

Le pouvoir discrétionnaire de la Chambre s'appliquera en prenant en compte le recours en question (complexité, besoin d'interprétation), les arguments des parties, d'éventuelles restrictions de transport et la situation personnelle des personnes qui doivent participer.

Même si le nouvel article doit entrer en vigueur au 1.4.2021, l'OEB a communiqué son intention de l'appliquer dès le 1.1.2021, car ces nouvelles dispositions ne font que "clarifier une possibilité existante".

Les Chambres pourront donc imposer la tenue de procédures orales par visioconférence dès le 1er janvier prochain.


Edit: l'OEB sera fermé jusqu'au 10 janvier 2021 inclus




mercredi 16 décembre 2020

T265/20: fiction d'approbation selon la règle 71(5), contre T2081/16 et T1003/19

Le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE ne contenait pas les dessins.

Après s'être rendu compte de cette absence dans le fascicule B1, la Titulaire a déposé un recours contre la décision de délivrance.

La Chambre considère que le recours est recevable. Le fait que tous les dessins manquent est suffisant pour présumer que la Requérante est lésée par la décision de délivrance, quelle que soit la raison de leur absence et indépendamment de la manière d'interpréter la règle 71 CBE.

Dans la décision T2277/19, le recours avait été jugé irrecevable mais les faits étaient différents: les figures 8 à 18 avaient été rajoutées par erreur alors qu'elles avaient au préalable été supprimées par le demandeur, tandis que dans la présente affaire aucune figure n'est présente, même pas celles d'origine, et il n'y a pas eu d'accord explicite.

Le recours est donc recevable.

Il n'est en revanche pas fondé.

La fiction de la règle 71(5) CBE, selon laquelle le demandeur est réputé avoir donné son accord sur le texte dès lors qu'il acquitté les taxes prévues et fourni les traductions, s'applique par l'effet de la loi, indépendamment du fait que le demandeur approuve effectivement le texte ou du texte que la division d'examen souhaite réellement délivrer.

La Chambre est donc en désaccord avec les décisions T2081/16 et T1003/19, dans lesquelles il a été considéré que la fiction de la règle 71(5) CBE ne s'appliquait que si le texte envoyé selon la règle 71(3) CBE correspondait effectivement au texte envisagé par la division d'examen.

Pour la présente Chambre la CBE ne fournit aucune base juridique permettant de faire une distinction entre le texte envoyé avec la notification selon la règle 71(3) et le texte réellement envisagé par la division d'examen. En outre, ce n'est pas le contenu du texte qui déclenche la fiction d'approbation mais le paiement de la taxe et le dépôt des traductions. Il ne sert donc à rien de rechercher la "véritable intention" de la division d'examen: c'est au déposant que revient la responsabilité finale du texte, et non à la division d'examen.

Même si le déposant peut légitimement s'attendre à ce que la division d'examen ne supprime pas des parties du texte sans raison, il est de la responsabilité du demandeur de vérifier le texte, et d'exercer si besoin son droit de modifier le texte, prévu par la règle 71(6) CBE.


lundi 14 décembre 2020

T1604/16: réexamen de l'appréciation des preuves, contre T1418/17

Le brevet avait pour objet  une rampe pliable permettant à un passager en fauteuil roulant d'entrer dans un véhicule.


La division d'opposition avait jugé que l'ancienne Opposante (qui depuis a retiré son opposition) avait vendu une telle rampe à Mme M, qui avait été entendue comme témoin.

La Titulaire mettait en doute le fait que la rampe apparaissant sur la photographie de la voiture de Mme M, prise après le dépôt du brevet et après un accident suivi d'une réparation, soit bien celle fournie à l'origine.

Dans la décision T1418/17, il avait été jugé qu'une Chambre ne devrait revenir sur l'appréciation des preuves par la première instance et la remplacer par la sienne que si la première instance n'avait pas tenu compte de certaines considérations matérielles, ou avait inclus des considérations étrangères à l'affaire, ou encore avait commis des erreurs de raisonnement.

La présente Chambre n'est pas de cet avis, et considère qu'elle dispose, sans restrictions, d'une compétence générale pour réviser les décisions de première instance en leur intégralité, y compris les points de droit et de fait. Il existe une restriction en ce qui concerne les décisions où la première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire (G7/93), mais cela ne s'applique pas à l'évaluation de la preuve.

Après s'être assurée qu'il n'y a pas en l'espèce de problèmes de crédibilité du témoin et que les questions et réponses figurant dans le procès-verbal ne posent pas de questions nécessitant une clarification de la part du témoin, la Chambre estime être en mesure de réexaminer et si besoin annuler la décision de la division d'opposition.

Il ressort du procès-verbal d'audition de Mme M que la rampe avait été réparée après l'accident, et que si Mme M n'avait pas noté de différence, elle reconnaissait ne pas avoir de compétences techniques. Il est donc tout à fait possible qu'elle n'ait pas remarqué de modifications du mécanisme. La Chambre s'étonne en outre qu'il n'y ait au dossier que des photographies prises après la réparation, et non juste après l'accident, puisque les photographies ont servi à l'assurance. Ces doutes ne peuvent être levés puisque l'Opposant s'est retiré.

La Chambre annule donc la décision en ce qu'elle a considéré que la rampe de l'usage antérieure privait l'invention de nouveauté.


vendredi 11 décembre 2020

L'invention de la semaine


Cette demande coréenne a pour objet une navette spatiale permettant d'aller jusqu'à Uranus et Pluton.
Elle est surtout remarquable pour la beauté de ses 68 pages de dessins.










mercredi 9 décembre 2020

T709/16: cumul des articles 13(1) et (2) RPCR 2020

 Les articles 13(1) et (2) RPCR 2020 concernent ce qu'il est convenu d'appeler les deuxième et troisième "niveaux de convergence". L'article 13(1) RPCR 2020, deuxième niveau, concerne les modifications apportées après les premiers échanges écrits (mémoire(s) de recours et réponse(s) au(x) mémoire(s)), tandis que l'article 13(2), troisième niveau, porte sur les modifications apportées après la convocation à la procédure orale.

Tandis que l'article 13(2) ne s'applique que lorsque la citation à la procédure orale a été signifiée à compter du 1er janvier 2020, l'article 13(1) est applicable à tous les recours en instance (T634/16). Il s'applique donc y compris à des modifications apportées avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020.

Certaines Chambres ont jugé qu'au troisième niveau de convergence elles sont libres d'utiliser ou non le pouvoir d'appréciation du deuxième niveau (T989/15, T954/17), lequel repose sur l'état de la procédure, la pertinence des modifications pour résoudre les objections, l'économie de la procédure, et pour les modifications apportées au texte, si la partie a démontré que la modification surmonte de prime abord les objections soulevées sans en soulever de nouvelles.

La présente Chambre approuve cette approche.

Dans le cas d'espèce, la Chambre est d'avis, comme la Titulaire, que les commentaires de la Chambre dans son avis provisoire constituent des circonstances exceptionnelles, qui justifieraient selon l'article 13(2) l'admission de la nouvelle requête déposée en réponse.

Néanmoins, la Chambre choisit également d'exercer son pouvoir d'appréciation selon l'article 13(1), et plus particulièrement sur le critère de savoir si une modification surmonte de prime abord les questions soulevées, ici la question de l'activité inventive.

La Titulaire soutenait que la modification apportée avait pour but de clarifier le sens d'une caractéristique. Etant donné que l'analyse d'activité inventive a déjà été faite en donnant ce sens particulier, la Chambre estime que la modification n'est pas appropriée pour surmonter l'objection d'activité inventive.

La requête n'est donc pas admise dans la procédure.


lundi 7 décembre 2020

T2620/18: erreur quant au montant applicable pour la taxe de recours

La Requérante a acquitté à tort le montant de la taxe de recours applicable aux personnes physiques, PME, universités et organismes de recherche publics.

Dans le cadre d'une première ligne de défense, elle demandait à bénéficier des dispositions de l'article 8 RRT concernant les "parties minimes". Si la Chambre estime ne pas devoir dévier de la jurisprudence majoritaire, selon laquelle 10% est une partie minime, elle juge que la différence de 17% applicable ici ne peut être une partie minime, considérant, comme dans la décision T642/12, que la réduction spécifiquement prévue par le législateur pour certaines personnes ne peut être considérée comme "minime" ou symbolique (voir aussi T3023/18). 

La Chambre rejette en outre la requête en correction d'erreur du bordereau de taxes. La Chambre reconnaît que la case du formulaire 1038 a pu être cochée par erreur, les libellés relatifs aux 2 montants de taxe étant presque identiques, et le montant réduit étant le même que le montant auparavant applicable pour tous les Requérants. 

La requête est toutefois rejetée car selon la jurisprudence une requête en correction d'erreur doit être déposée "sans délai" (G1/12, 37). En l'espèce, la Requérante n'a présenté cette requête que dans son mémoire de recours alors qu'elle s'était aperçu de l'erreur bien plus tôt, et avait tenté de la corriger en déposant un nouvel ordre de paiement. Un tel dépôt ne peut toutefois être considéré, même implicitement, comme une requête en correction d'erreur de l'ordre de paiement initial. Le temps écoulé (6 semaines et un jour) entre la découverte de l'erreur et la requête en correction est trop long.

La Chambre rejette également les arguments tirés du principe de protection de la confiance légitime. L'acte de recours ayant été déposé la veille de l'expiration du délai, on ne saurait attendre de la Chambre qu'elle ait reconnu l'erreur dans le délai applicable. Même si elle avait averti la Requérante du problème peu après l'expiration du délai, cela n'aurait fait qu'avancer dans le temps la découverte de l'erreur et n'aurait pas écourté la période de 6 semaines.

La Requérante argumentait encore que selon la décision T152/82, l'OEB aurait dû de lui-même corriger l'ordre de débit erroné et prélever le montant correct. La Chambre n'est pas convaincue que ce principe puisse s'appliquer à un système de taxe de recours avec plusieurs montants applicables. On ne pouvait attendre de l'Office qu'il comprenne que la Requérante avait l'intention de payer le montant complet alors qu'il avait coché le montant réduit. 

La Requérante se sentait doublement discriminée, en tant qu'Opposante d'abord, ne pouvant bénéficier de la restitutio in integrum quant au délai de recours, et en tant que grande entreprise ensuite, menacée de perte de droit si elle paye le montant réduit alors qu'une PME ne subirait aucune perte de droit en acquittant le montant complet. La Chambre rejette cet argument, faisant remarquer que le principe d'égalité de traitement des parties ne s'applique que lorsque les situations procédurales sont comparables. 

Le recours est donc considéré comme non-formé.


jeudi 3 décembre 2020

EQE 2021: modalités de l'examen en ligne

On en sait désormais un peu plus sur l'organisation de l'EQE 2021.

L'examen se déroulera en ligne sur "LockDown Browser". Des tests seront organisés en janvier. Un seul écran sera autorisé. 



L'examen préliminaire et les épreuves C et D seront divisés en plusieurs parties séparées par des pauses de 20 à 45 minutes: 4 parties pour l'examen préliminaire, 2 pour l'épreuve C et 3 pour l'épreuve D (D1 étant divisée en 2). Chaque partie doit être terminée avant le début de la pause suivante.

Les candidats seront autorisés à imprimer certaines parties avant le début de l'épreuve ou de la partie correspondante: les documents de l'état de la technique (pour le pré-EQE, A, B et C), les dessins (A, B, C) ou le calendrier (D).


[EDIT 21.12.2020]

L'outil utilisé sera finalement le navigateur FLOWlock de WISEflow, qui peut être testé dès le 22.12



mercredi 2 décembre 2020

Renvoi - Article 11 RPCR 2020 - T113/18 et T607/17

Selon l'article 11 RPCR 2020, applicable à tous les recours en instance, la Chambre n'ordonne un renvoi en première instance que si des raisons particulières le justifient.

Nous avons vu que pour l'instant les Chambres continuent généralement à renvoyer devant les divisions d'opposition ou d'examen pour décider sur des motifs qui n'ont pas traités en première instance (T1966/16, T731/17) ou pour compléter une recherche (T943/16, T568/17). Certaines Chambres font remarquer que le principe de l'article 12(2) RPCR 2020, selon lequel l'objet premier d'une procédure de recours est de procéder à une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée, ne serait pas respecté si la Chambre devait conduire un examen complet des motifs non traités en première instance. Dans la décision T350/17, la Chambre estime que le concept de raisons particulières ne doit pas être interprété restrictivement, d'une manière qui restreindrait indûment le pouvoir discrétionnaire de renvoi en première instance, consacré par l'article 111(1) CBE.


Dans l'affaire T113/18, la division d'opposition avait décidé que l'objet de la requête principale n'était pas nouveau au vu de D1. 

La Chambre renverse cette décision, mais ne renvoie pas devant la division d'opposition pour traiter l'activité inventive. L'Opposante-intimée a été totalement inactive pendant toute la procédure de recours. Au vu de la nature judiciaire des procédures de recours inter partes, et dans l'intérêt d'une procédure équitable et efficace, il est nécessaire que toutes les parties soumettent l'ensemble de leurs moyens au début de la procédure de recours (article 12(3) RPCR 2020). Il n'est pas du ressort de la Chambre de vérifier si les objections soulevées en première instance pourraient s'opposer au maintien du brevet et de fournir un raisonnement élaboré et complet, se substituant ainsi à l'Opposant resté passif. 

En l'absence d'objections de la part de l'Opposant, la Chambre décide de ne pas renvoyer et rejette l'opposition.


Dans l'affaire T607/17, c'est une nouvelle interprétation de la revendication qui constitue une raison particulière justifiant le renvoi.

La division d'opposition avait maintenu le brevet sous forme modifiée selon la première requête subsidiaire. La Chambre, interprétant la revendication de manière beaucoup plus large que la division d'opposition, conclut au contraire à un défaut de nouveauté au vu de D1. 

La Chambre considère que les faits de la cause sont fondamentalement modifiés par cette nouvelle interprétation et décide de renvoyer devant la division d'opposition pour examiner la brevetabilité des nombreuses requêtes subsidiaires suivantes, selon cette nouvelle interprétation. Le grand nombre d'objections et de requêtes soulève beaucoup de questions, dont l'examen par la Chambre irait à l'encontre de l'objet premier d'un recours rappelé ci-dessus.






lundi 30 novembre 2020

T646/20: un papillon ne peut pas redevenir une chenille


Pour le brevet en question, déposé sous l'empire de la CBE 1973, le déposant n'avait acquitté que 5 taxes de désignation.

En réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE datée du 23.4.2019, le demandeur avait payé les taxes requises et fourni les traductions le 19.6.2019, suite à quoi la division d'examen avait émis la décision de délivrance le 4.7.2019.

Le 31.7.2019, jour de la publication au BEB de la délivrance, le breveté a requis une poursuite de procédure concernant la perte de droit liée à la non-désignation des autres Etats contractants, notification datée de 2008 mais jamais reçue. Le breveté a en outre formé un recours contre la décision de délivrance.

La Chambre juge que le recours n'est pas recevable car le breveté n'a pas été lésé par la décision de délivrance (article 107 CBE). 

Elle estime notamment que la décision G1/10 (points 10 à 12), qui porte sur le texte du brevet, s'applique aussi aux données bibliographiques envoyées avec la notification selon la règle 71(3) CBE, dont les Etats désignés. Si, avant de donner son accord, le demandeur ne vérifie pas d'éventuelles erreurs, la responsabilité des erreurs lui incombe. De même que le texte, les Etats désignés déterminent la portée du brevet (ici géographique) et ont un intérêt vital pour les tiers.

Le breveté argumentait que la décision de délivrance avait été prise prématurément, avant l'expiration du délai de 4 mois, le privant de sa possibilité de changer d'avis. La Chambre rejette cet argument, ne trouvant aucun support à une obligation d'attendre l'expiration du délai alors que le texte est prêt à être délivré suite à l'accord du demandeur. Le délai de 4 mois concerne le demandeur, pas la division d'examen.

Concernant la requête en poursuite de procédure, la Chambre note qu'elle a été déposée le jour de la
mention de la délivrance, donc à un moment où il n'existait plus de demande de brevet. Une demande réputée retirée peut revenir en instance suite à une poursuite de procédure, mais un brevet délivré ne peut pas redevenir une demande, de même qu'un papillon ne peut pas redevenir une chenille.

Ceci est d'autant plus vrai qu'en l'absence de délai (la perte de droit n'ayant pas été reçue), accorder une telle requête pendant une procédure d'opposition ou même ultérieurement poserait des problèmes à des tiers ayant débuté de bonne foi un exploitation dans un Etat initialement non-désigné. Une nouvelle délivrance vis-à-vis de certains Etats ouvrirait-elle une nouvelle période d'opposition? Selon la décision G1/10 (point 6), un brevet européen ne relève plus, à compter de sa délivrance, de la compétence de l'OEB et, à moins qu'une procédure d'opposition ou de limitation n'ait été engagée ultérieurement devant l'OEB, ce brevet européen donne naissance à un faisceau de brevets nationaux relevant chacun de la compétence exclusive d'un Etat contractant désigné. Autoriser une poursuite de procédure durant toute la vie du brevet irait à l'encontre de ce principe.

En outre, même en l'absence de notification de perte de droit, le délai de 2 mois pour requérir la poursuite de procédure aurait dû commencer à courir à la signification de la notification selon la règle 71(3) CBE, date à laquelle le déposant aurait dû prendre conscience de la non-désignation de certains Etats.

Enfin, la Chambre note en passant que l'envoi d'une notification signalant une perte de droit est un service volontaire de l'OEB et a des doutes sur le fait que la non-réception de cette notification puisse permettre au déposant de requérir une poursuite de procédure des années après l'envoi de la notification. S'agissant de la désignation d'Etats, c'est le choix conscient de désigner certains Etats qui a entraîné l'envoi de la notification de perte de droit.


vendredi 27 novembre 2020

Offre d'emploi



Company

Polyplus-transfection is a biotechnology company that develops, markets and sells innovative solutions for the delivery of nucleic acids in research, bio-production and therapeutics.

Polyplus-transfection supplies its proprietary range of reagents for the transfection of genes, oligonucleotides and siRNA through a worldwide distributor network since 2001. The headquarters are based in Strasbourg, France, with subsidiaries in USA and Asia.

To reinforce their team, they are currently looking for a talented and motivated Patent Engineer.


Role

As the Intellectual Property (IP) expert, you ensure IP generates maximum value by driving the definition & execution of the IP policies and strategies. Reporting to Polyplus-transfection the head of IP & Legal Affairs, you will have the following tasks :

  • Help to capture innovation from our R&D teams
  • Patentability search
  • Freedom-to-operate analysis
  • Communicate with external patent firms
  • Assist in the preparations of patent office responses,
  • Assist in the drafting of new patent applications
  • Manage oppositions : offensive and defensive


Profile

  • University Degree in Sciences (Master or PhD) with a specialization in chemistry, biochemistry or biology.
  • Diploma on Invention patent from the Center for International Intellectual Property studies (CEIPI, University of Strasbourg) and a minimum of 3-5 years experience in Intellectual Property
  • Strong abilities in scientific/technical drafting
  • Excellent analytical skills in order to understand complex problems
  • English & French : Fluent spoken and written (mandatory)
  • High organizational skills and good interpersonal skills
  • Ability to effectively and constructively interact with various functions at all levels of the organization
  • Sense of responsibility, enthusiasm, diplomacy and determination to learn are a must


Offer

  • A welfare, open-minded and flexible work environment in a very high level qualified team
  • Permanent contract, Full time job
  • Location : Illkirch-Graffenstaden


Please send your cover letter and CV at jobs@polyplus-transfection.com


mercredi 25 novembre 2020

T886/15: caractéristique arbitraire et généralisation intermédiaire

 

La Titulaire avait ajouté à la revendication la caractéristique selon laquelle une partie de l'élément de bobine 56 ne se superpose pas à la plaque de rayonnement 20 tandis qu'une autre partie le fait.


La caractéristique ne se trouvant pas dans le texte de la demande telle que déposée, la Titulaire argumentait que l'ensemble de la demande se référait constamment à deux types de plaques de rayonnement, des électrodes en forme de plaque et en forme de bande, et que l'homme du métier garderait cela en tête en regardant les dessins illustrant les 18 modes de réalisation. Du fait de la largeur réduite de la plaque en forme de bande, l'élément de bobine ne peut la chevaucher qu'en partie, comme illustré par exemple aux figures 6 et 23.

La Chambre n'est pas convaincue par cet argument.

La description n'indique pas que les dessins se réfèrent aussi bien aux électrodes en bande qu'aux électrodes en plaque. On ne peut donc déduire du grand nombre de modes de réalisation que les spécificités structurelles de chaque mode ne sont pas essentielles, justifiant leur omission.

La question est celle de savoir si l'on peut isoler la caractéristique du chevauchement partiel du reste des caractéristiques de la figure 23. Une généralisation intermédiaire n'est admissible que si les caractéristiques isolées ne sont liées ni structurellement ni fonctionnellement avec les autres.

L'électrode 20 doit être non-magnétique. Dans ces conditions, le fait qu'une partie du flux magnétique ne traverse pas la plaque de rayonnement (conséquence du chevauchement partiel) est privé de toute signification pratique.

En l'absence d'effet lié au chevauchement partiel il n'est pas possible de vérifier si les conditions permettant d'admettre une généralisation intermédiaire sont remplies. Il est en outre impossible pour l'homme du métier de discerner l'objectif que les caractéristiques sélectionnées sont censées atteindre dans le contexte de l'invention. Elle ne peuvent donc être considérées comme le résultat délibéré de considérations techniques visant à résoudre le problème technique en cause (T398/00). En l'absence de tout objectif technique justifiant les caractéristiques en question, leur sélection est purement arbitraire et leur introduction résulte uniquement de l'intention de définir une différence artificielle avec l'art antérieur.

La modification est donc contraire à l'article 123(2) CBE.


lundi 23 novembre 2020

Procédures orales par visioconférence et décision T492/18

Cette décision donne l'occasion d'évoquer un sujet d'actualité, celui des procédures orales inter partes par visioconférence.

Dans la présente affaire, la Requérante avait demandé à ce que la procédure orale ait lieu par visioconférence afin de permettre à des employés d'y participer. L'Intimée avait refusé la tenue d'une procédure orale par ce moyen. La procédure orale a donc eu lieu à Haar.

Le mandataire de la Requérante avait toutefois demandé à ce qu'un employé de cette dernière puisse participer à distance en utilisant l'outil Skype. La Chambre refuse, au motif qu'elle ne serait pas en mesure de contrôler qui participe à la procédure orale et d'établir que tous les participants peuvent être vus et entendus correctement par toutes les personnes qui assistent à la procédure orale. Ces conditions sont nécessaires pour que les procédures orales par visioconférence soient perçues comme équivalentes aux procédures orales normales. En outre, les équipements techniques pour tenir des procédures orales "mixtes" n'étaient pas disponibles au moment où la décision a été prise.


Sur ce sujet, quelques informations récentes:

  • à compter du 4 janvier 2021 et jusqu'au 15 septembre, les procédures orales devant les divisions d'opposition se tiendront par visioconférence, dans le cadre du projet pilote, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux pour qu'elles aient lieu en présence, auquel cas elles seront reportées après le 15 septembre. Voir à ce sujet la Décision du Président OEB du 10.11.2020 et le Communiqué de la même date. Ce dernier donne comme exemple de motifs sérieux une déficience visuelle avérée ou l'inspection d'objets dont les propriétés haptiques sont essentielles. Des objections générales sur la non-disponibilité d'équipements ne seront normalement pas considérées comme des motifs sérieux.

  • pour les Chambres de recours, un nouvel article 15bis doit être inséré dans le RPCR, et une consultation publique a été ouverte jusqu'au 27 novembre. Le nouvel article devrait entrer en vigueur le 1er avril. Le texte prévu est le suivant (traduction libre):

(1) La Chambre peut décider de tenir une procédure orale conformément à l'article 116 CBE par visioconférence si elle le juge approprié, soit à la demande d'une partie, soit d'office. 
(2) Lorsque la procédure orale doit se dérouler en présence, le Président peut autoriser une partie, un représentant ou une personne accompagnante à y assister par visioconférence. Dans des circonstances exceptionnelles, le Président peut décider qu'une partie, un représentant ou une personne accompagnante assiste à la procédure par visioconférence.
(3) Le Président peut permettre à tout membre de la Chambre, dans un recours particulier, de participer par vidéoconférence. 


jeudi 19 novembre 2020

T1764/14: ajout d'une nouvelle revendication indépendante et règle 80 CBE

Avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler que l'Institut Stanislas de Boufflers organise des séminaires en ligne les matinées des 23, 25 et 27 novembre. Pour plus d'information


Dans certaines requêtes, la Titulaire avait limité la portée de la revendication 1 et ajouté une nouvelle revendication indépendante.

La Chambre rappelle que le texte du brevet peut être modifié dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition (règle 80 CBE).

Ce n'est que dans des cas exceptionnels que le remplacement d'une seule revendication indépendante par une pluralité de revendications indépendantes peut être considéré comme une réponse à un motif d'opposition.

Un tel cas serait par exemple lorsque le brevet tel que délivré contient deux revendications dépendantes liées en parallèles à une seule revendication indépendante. Dans ce cas, le dépôt de deux revendications indépendantes incluant chacune l'une des deux combinaisons pourrait être admis. (ex: R1 = A, R2 = A+B, R3 = A+C, remplacé par R1=A+B, R2=A+C).

Cette exception ne s'applique pas à l'ajout d'une revendication indépendante portant sur un aspect de l'invention qui n'était pas inclus dans le jeu de revendication délivré.

La règle 80 CBE a pour but d'empêcher que l'opposition soit une opportunité de corriger les défauts d'un brevet, comme par exemple un nombre insuffisant de revendications pour définir tous les modes de réalisation économiquement intéressants ou constituer des positions de repli en cas de litiges futurs. 

Dans la présente affaire, la revendication indépendante ajoutée incorpore des caractéristiques issues de la description. Il ne s'agit donc pas d'une simple combinaison de revendications délivrées.

Ces requêtes ne sont donc pas admises dans la procédure.

mardi 17 novembre 2020

Offres d'emploi

 

Le Groupe Vidon recherche:

  • 2 ingénieurs brevets TIC, un expérimenté et un junior
  • 2 ingénieurs brevets sciences des matériaux, un expérimenté et un junior 

Postes basés dans l'un des bureaux du groupe, dont les bureaux principaux de Rennes et Nantes ou l'antenne de Paris.

lundi 16 novembre 2020

T950/16: effet d'une nouvelle citation sur l'applicabilité de l'article 13(2) RPCR 2020

L'article 13(2) RPCR 2020 s'applique lorsque la citation à procédure orale a été signifiée à compter du 1er janvier 2020.

Dans le cas d'espèce, une première citation, datée du 16.12.2019, a été signifiée avant l'entrée en vigueur du RPCR 2020. Cependant, une nouvelle citation a été émise le 7.2.2020 suite à une requête en report formulée par la Titulaire. L'Opposant avait cité 6 nouveaux documents en août 2020, environ 1 mois avant la procédure orale.

Faut-il dans ce cas appliquer l'article 13(3) RPCR 2007 ou l'article 13(2) RPCR 2020, plus restrictif?

La Chambre choisit la première solution, dans la mesure où le but des exceptions prévues pour les dispositions transitoires (article 25 RPCR 2020)  est de "protéger les attentes légitimes des parties au moment où elles avaient présenté ces éléments.". Les motifs conduisant à envoyer une nouvelle citation étant divers et pas nécessairement occasionnés par les parties, il serait injuste de faire dépendre l'applicabilité de la règle de la date de la nouvelle convocation.

Toutefois, même en application de l'article 13(3) RPCR 2007, la Chambre n'admet pas les documents déposés tardivement, et en particulier n'accepte pas les justifications données, selon lesquelles ces documents auraient été identifiés dans le cadre d'une opposition contre un autre brevet de la même famille, après un changement de mandataire. Les documents ne sont en outre pas considérés comme pertinents prima facie.


EDIT Précisions suite à un commentaire:

Les articles mentionnés concernent la recevabilité de moyens modifiés après la citation à la procédure orale (troisième niveau de convergence).

Selon l'article 13(3) RPCR 2007: Les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

Selon l'article 13(2) RPCR 2020:  Toute modification des moyens présentée par une partie [...] après la signification d'une citation à une procédure orale n'est, en principe, pas prise en compte, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que la partie concernée a justifiées avec des raisons convaincantes.


jeudi 12 novembre 2020

T517/17: l'annonce de la non-comparution entraîne le remboursement partiel


La règle 103(4) c) CBE prévoit un remboursement de 25% de la taxe de recours lorsqu'une partie retire sa requête en procédure orale dans le mois de la signification de la notification établie par la Chambre en vue de préparer la procédure orale.

Dans un obiter dictum à la décision T73/17, la Chambre 3.2.07 avait indiqué qu'il ressortait des Travaux Préparatoires que cette règle exigeait un retrait explicite de la requête en procédure orale et qu'une simple annonce de non-participation à la procédure orale ne suffisait pas. La partie en question avait toutefois bénéficié d'un remboursement à 25%, mais du fait qu'elle avait ultérieurement retiré son recours (règle 103(4)a) CBE).

Dans la présente affaire, la Requérante avait annoncé, dans le délai de 1 mois susvisé, qu'elle ne participerait pas à la procédure orale, conduisant à l'annulation de celle-ci.

La Chambre note que le but même de la nouvelle règle 103 CBE a été atteint puisque la Chambre a pu économiser des efforts et des ressources. En outre, selon la jurisprudence établie l'annonce de la non-comparution est interprétée comme un retrait de la requête en procédure orale. Cette interprétation doit valoir pour tous les effets prévus par la CBE et la jurisprudence, à savoir la question de savoir si la procédure orale doit avoir lieu et la question de savoir si des taxes doivent être remboursées.

La Chambre ordonne donc le remboursement partiel de la taxe de recours.

lundi 9 novembre 2020

T844/18: interprétation de "celui qui" de l'article 87(1) CBE et de l'article 4A(1) de la Convention de Paris

Les motifs de la décision tant attendue T844/18 sont arrivés.

Le brevet était un des brevets de base sur la technologie CRISPR-Cas9, qui a valu un prix Nobel à Emmanuelle Charpentier et Jennifer A. Doudna. Le brevet en cause émanait toutefois de l'équipe "adverse" du MIT.

Pour mémoire, les faits de la cause étaient les suivants: le brevet (comme 5 autres) revendiquait la priorité de 12 demandes provisoires américaines déposées chacune au nom de divers inventeurs.
La division d'opposition avait jugé que les priorités P1, P2, P5 et P11 n'étaient pas valables du fait que certains de leurs déposants (Maraffini, Bikard et Jiang, de la Rockfeller University) n'ont pas cédé leur droit de priorité aux déposants de la demande PCT (Broad, MIT et, pour les US, les inventeurs Zhang, Cong, Hsu et Ran). L'invention n'était alors pas nouvelle au regard de D3 et D4, publications intervenues avant la date pertinente dans les revues Science et Nature.

La question de la validité de la priorité était donc essentielle, et la Chambre arrive à la même conclusion que la division d'opposition, balayant tour à tour les nombreux arguments des Titulaires, répartis en trois branches.

Pour simplifier, la question était la suivante: si A et B ont déposé une première demande et si A seul dépose la demande ultérieure, la priorité peut-elle être valable en l'absence de cession du droit de priorité de B à A?  et la réponse est "Non".

1. l'OEB est compétent pour décider qui peut bénéficier du droit de priorité

Dans le cadre de l'examen de la validité du droit de priorité, l'OEB doit non seulement examiner la question du "quoi", du "où" et du "quand', mais aussi du "qui" ("celui qui a régulièrement déposé..."), ce qui ne revient pas à décider sur un droit de propriété, mais constitue un examen formel. La CBE contient un grand nombre d'exigences formelles qui peuvent conduire à la perte du brevet. Les Titulaires ont choisi des déposants d'une manière qui n'est pas conforme à la pratique établie de l'OEB et ce n'est pas à la Chambre de réparer des erreurs, omissions ou choix délibérés d'une partie.

2. "Celui qui" de l'Article 87(1) CBE = "tous les déposants", ou "les mêmes déposants"

La Chambre note que le texte authentique de la Convention de Paris, en langue française, par le choix de "celui" (traduit par "any person") au lieu de "quiconque", tend à confirmer l'approche traditionnelle de l'OEB. L'approche "all applicants" respecte l'objectif de la Convention de Paris, qui crée un système dans lequel les déposants sont traités comme s'ils avaient simultanément déposé dans plusieurs pays, tout en empêchant que chacun des déposants dispose indépendamment de son droit de priorité. La Chambre ne voit pas de raisons impérieuses pour changer la pratique de l'OEB, qui prévaut aussi dans beaucoup d'Etats contractants. 

3. Ce n'est pas la loi nationale qui décide qui est "celui qui", mais la Convention de Paris

La Convention de Paris (à la quelle les Etats-Unis sont partie, et qui donc fait partie de sa "loi suprême") se réfère à une personne qui a réalisé un acte: celui du dépôt d'une demande de brevet. Que ces personnes soient les inventeurs ou qu'elles tirent leur droit des inventeurs n'est pas une question à examiner. Les Travaux Préparatoires de 1880 (!) font apparaître que le terme "auteur" a été remplacé par "celui qui a régulièrement déposé" afin justement d'éviter tout débat de fond sur la question du droit à l'invention. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la loi américaine afin de déterminer qui avait le droit de déposer la première demande.


vendredi 6 novembre 2020

L'invention de la semaine

 Cette semaine une invention d'actualité puisque ce brevet de 1915 porte sur un jeu de société intitulé "Our Next President".



Brevet US1153802


Sur le même sujet, ce brevet de 1887 concerne un jeu de cartes appelé "The Game of the US Politics".




mercredi 4 novembre 2020

T74/17: pour être substantiel, le vice de procédure doit porter sur une partie de la décision susceptible de recours

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, cette dernière avait refusé d'admettre dans la procédure la requête principale considérée comme déposée tardivement (bien que déposée avant la date fixée selon la règle 116 CBE), pour non-respect prima facie des exigences des articles 123(2) et 84 CBE. La Titulaire avait alors renuméroté ses requêtes, sa requête subsidiaire 1 devenant sa nouvelle requête principale. Le brevet avait été maintenu sur la base de la requête subsidiaire 2.

En recours, la Titulaire demandait à titre de requête principale le renvoi devant la division d'opposition et le remboursement de la taxe de recours, argumentant que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure en refusant d'admettre la "première" requête principale dans la procédure.

La Chambre rappelle qu'un vice de procédure doit avoir eu une incidence sur la procédure pour être qualifié de substantiel. Autrement dit, il doit avoir joué un rôle déterminant dans le résultat auquel la décision a abouti. Il doit avoir eu une influence sur les parties de la décision qui peuvent faire l'objet d'un recours, celles qui ont "lésé" la partie en question.

De par son remplacement par une nouvelle requête principale, la première requête principale a été implicitement retirée. Ne faisant plus partie de la procédure, aucune décision n'avait à être prise à son égard, et même la question de sa recevabilité n'aurait pas dû figurer dans les motifs de la décision. La partie correspondante (points 1.1 à 1.5 de la décision) doit être considérée comme un obiter dictum.

Ce n'est que si la Titulaire avait maintenu sa première requête principale que la décision intermédiaire quant à sa recevabilité aurait pris juridiquement effet par le prononcé de la décision finale.

La Chambre n'est pas convaincue par l'argument de la Titulaire selon lequel elle aurait été prise par surprise par la décision, conduisant au retrait implicite. Il ne semble pas que la Titulaire ait été contrainte de retirer sa requête principale. Aucune contrainte, par exemple de temps, ne l'aurait sérieusement empêché de maintenir la requête principale et de poursuivre la procédure sur la base des autres requêtes en tant que requêtes subsidiaires.

Le vice de procédure allégué ne peut donc être considéré comme substantiel, et la requête principale est donc rejetée.


Décision T74/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

lundi 2 novembre 2020

T1121/17: il ne faut pas confondre 123(2) et 123(3)

La revendication 1 examinée en recours avait pour objet une composition pour l'hygiène bucco-dentaire comprenant une source de peroxyde en une teneur apte à générer de 0,01 à 5,5% de H2O2, comprenant un complexe cPVP-H2O2.

La composition comprenait en outre un agent promoteur d'adhésion consistant en une cPVP non complexée.

La division d'examen avait décidé que la limitation au complexe cPVP-H2O2 était contraire à l'article 123(2) CBE, la revendication 1 telle que déposée ne limitant pas la nature de la source de peroxyde.

Elle basait son raisonnement sur les Directives H-IV 3.4:

Une composition décrite dans une revendication comme comprenant un composant dans une quantité définie par un intervalle numérique de valeurs est soumise à une condition implicite selon laquelle la présence de ce composant dans une quantité non comprise dans l'intervalle est exclue. Une modification consistant à restreindre la définition de ce composant, par exemple en le circonscrivant à une classe générique ou à une liste de composés chimiques plus étroite, a pour effet de limiter la portée de la condition implicite. Cependant, une composition définie comme comprenant les composants indiqués dans la revendication n'exclut pas la présence d'autres composants [...]. De ce fait, dans une revendication portant sur une composition définie de manière si ouverte, la restriction de la définition d'un composant présent dans cette composition peut avoir pour effet d'élargir l'étendue de la protection revendiquée [...]

Autrement dit, la demande telle que déposée limitait la quantité totale de source de peroxyde, tandis que la demande modifiée ne limiterait que la quantité de complexe cPVP-H2O2 et n'exclurait pas la présence d'autres sources en une teneur non-limitée.

La Chambre ne partage pas l'avis de la division d'examen.

Elle note que ce passage des Directives concerne l'article 123(3) CBE, et non l'article 123(2) CBE.

Le test à appliquer dans ce dernier cas est de vérifier non pas si la portée de la revendication a été élargie, mais si l'objet modifié découle directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il résulte d'une simple combinaison des revendications 1 et 3.

La Chambre note en outre que la portée n'est pas élargie puisque la teneur indiquée porte toujours sur la source de peroxyde en général.

La Chambre juge également que le passage de "comprenant" à "consistant" s'agissant de l'agent promoteur d'adhésion est acceptable. La cPVP non complexée est le seul agent indiqué explicitement et utilisé dans les exemples.


vendredi 30 octobre 2020

Affaire PEMETREXED en France : l’interprétation de brevet qui valait 28 millions, par Matthieu Dhenne

Matthieu Dhenne me fait à nouveau le plaisir de publier sur le blog. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.


Rejoignant la majorité des tribunaux européens, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que le brevet d’Eli Lilly, qui porte sur l’administration combinée de pemetrexed disodique et de vitamine B12, a été contrefait par la commercialisation du pemetrexed diacide de Fresenius. Il a par ailleurs octroyé un montant record de dommages-intérêts de 28 000 000 € : c’est une première en Europe.

1. La « saga » pemetrexed est l’une des plus suivies et des plus retentissantes qu’ait connu le contentieux européen des brevets d’invention ces dernières années. Après plusieurs décisions, notamment dernièrement aux Pays-Bas (1) et en en Allemagne (2), c’est au tour du Juge français de se prononcer dans un jugement qui fera date. Dans sa décision du 11 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris (ci-après « TJ de Paris ») a rejoint la position retenue dans la majorité des pays européens, en jugeant que le brevet EP 1 313 508 (ci-après « EP 508 »), qui porte sur l’administration combinée de pemetrexed disodique et de vitamine B 12 pour le traitement du cancer du poumon (vendu sous la marque Alimta®), était contrefait par la commercialisation du pemetrexed diacide par Fresenius Kabi. Le Tribunal a en outre octroyé 28 000 000 € de dommages et intérêts à la demanderesse, un record en Europe, où c’est à notre connaissance la première fois qu’une telle somme est accordée à l’issue d’un contentieux de brevet d’invention.

2. Le brevet EP 508 invoqué en l’espèce porte sur l’administration combinée du médicament pemetrexed disodique avec de la vitamine B 12, et éventuellement avec de l’acide folique, pour traiter deux types de cancer du poumon. Sa revendication 1 est rédigée comme suit :

« 1. Utilisation du pemetrexed disodique dans la fabrication d’un médicament pour une utilisation dans une thérapie en combinaison destinée à inhiber la croissance tumorale chez des mammifères auxquels ledit médicament doit être administré en combinaison avec la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique de celle-ci, ledit dérivé pharmaceutique de la vitamine B12 étant l’hydroxocobalamine, la cyano-10-chlorocobalamine, le perchlorate d’aquocobalamine, le perchlorate d’aquo-10-chlorocobalamine, l’azidocobalamine, la chlorocobalamine ou la cobalamine. »

Le pemetrexed disodique constitue un agent anti-cancéreux toxique ayant des effets secondaires importants. Conformément au brevet, la combinaison avec la vitamine B 12 diminue cette toxicité, ladite vitamine réduisant le niveau d’acide méthylmalonique sans altérer l’efficacité du pemetrexed.

Fresenius a obtenu en 2016 une autorisation de mise sur le marché pour un générique d’Alimta®, le Pemetrexed Fresenius Kabi®, et depuis elle commercialise ce générique sur le territoire français. Le résumé des caractéristiques produit prévoit un régime de prémédication obligatoire selon lequel le médicament doit être combiné avec de la vitamine B 12, comme l’indique également le brevet EP 508. Toutefois, le médicament de Fresenius inclut un pemetrexed diacide et non un disodique (les cations sodium sont remplacés par des cations hydrogène).

3. Ainsi, le TJ de Paris a été conduit à se prononcer sur la portée du brevet, sur sa contrefaçon, sur sa validité ainsi que sur les dommages et intérêts.

Une fois n’est pas coutume le Tribunal a rejeté les arguments de nullité du brevet avancés par la défenderesse (extension de l’objet au-delà du contenu de la demande, insuffisance de la description, et défaut d’activité inventive) en dernier lieu, c’est-à-dire après avoir interprété le brevet et considéré qu’il était contrefait.

S’agissant de la portée du brevet, le Tribunal s’est fondé sur l’article 69 CBE (les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins) et son protocole d’interprétation. Il relève ainsi qu’en l’espèce la description fait référence à la classe générale des médicaments antifoliques, à laquelle appartient le pemetrexed disodique, ce qui semble résulter du fait que la demande telle que déposée revendiquait un antifolate, avant que sa portée ne soit limitée au pemetrexed disodium. Le Tribunal en conclut que la contribution technique de l’invention réside dans l’utilisation combinée d’un médicament antifolique, et en particulier de l’antifolique pemetrexed disodium avec la vitamine B12, la forme disodique du principe actif étant quant à elle sans importance. Ainsi, « l’homme du métier sait que la partie active du principe actif du pemetrexed est l’anion (qui est à la fois à l’origine des effets thérapeutiques et des effets secondaires indésirables), lequel combiné à la vitamine B12 (et éventuellement à un acide folique), et comprendra , sans s’arrêter à la formulation littérale des revendications, que l’invention réside dans l’administration combinée du principe actif, quelle que soit sa forme, avec les autres substances revendiquées au brevet ». Notons que pour arriver à cette conclusion le Tribunal se réfère également au dossier d’examen, qui constitue donc une source d’interprétation supplémentaire (outre la description et les dessins).

S’agissant de la contrefaçon du brevet, le Tribunal déduit de sa lecture de la portée du titre que le médicament commercialisé par Fresenius contrefait directement EP 508, car tous les moyens essentiels de l’invention y sont reproduits, peu important que la modification de forme, de matière ou de disposition, par l’emploi d’un sel distinct. En effet, le médicament générique de Fresenius est composé du même ingrédient actif, le pemetrexed, et son administration doit être combinée, comme le prévoit le brevet EP 508, avec de la vitamine B12 et de l’acide folique. Le remplacement de la forme disodique du pemetrexed par sa forme diacide est sans incidence, dès lors que c’est un antifolate combiné à la vitamine B 12.

4. Cette interprétation de la portée du brevet attire particulièrement l’attention.

Rappelons que selon protocole d’interprétation de la CBE, auquel son article 69 se réfère, l’interprétation des revendications doit éviter les écueils que constituent une interprétation trop littérale et une interprétation trop extensive du brevet .

Il faut bien comprendre que tandis que l’objet de l’invention se limite au contenu du brevet, la notion d’étendue de la protection laisse, au contraire, une place à l’interprétation prétorienne du brevet. On a ainsi identifié trois zones de protection : l’objet direct de l’invention (domaine strict et rejet des équivalents) ; l’objet de l’invention (domaine médian avec équivalents évidents) ; l’idée inventive (domaine étendu avec équivalents non évidents) (4). Ces trois zones résultent soit d’une interprétation directe du brevet (objet direct de l’invention et objet de l’invention) soit d’une interprétation dérivée du brevet (idée inventive) (5). Les deux interprétations antagonistes évoquées par le protocole correspondent respectivement à l’objet direct de l’invention (qui se limite strictement au contenu du brevet) et à l’idée inventive (qui étend la protection largement jusqu’à l’idée inventive). Autrement dit, une lecture strictement structurelle des revendications est opposée à une lecture strictement fonctionnelle. Sachant que dans le second cas c’est l’idée inventive – idée de laquelle découle la structure de l’invention – qui délimite le périmètre de la protection.

Ainsi, quand dans l’affaire rapportée le Tribunal estime que les deux formes de pemetrexed résultent d’une idée identique (utiliser un antifolique), il semble clairement opter pour une interprétation basée sur l’idée inventive. Cette position n’est pas nouvelle dans le secteur pharmaceutique dans la jurisprudence française. En effet, dans une affaire rosuvastatine le Tribunal avait déjà récemment décidé de se référer au contenu de la description pour exclure un sel donné du champ de la revendication et en déduire qu’il n’y avait pas de contrefaçon (6). Le brevet invoqué visait alors un composé actif rosuvastatine sous la forme d’un acide ou d’un sel non toxique pharmaceutiquement acceptable de celui-ci et le Tribunal avait jugé que la défenderesse ne commettait pas d’acte de contrefaçon parce que le sel de zinc utilisé par la défenderesse ne pouvait pas constituer un « sel non toxique pharmaceutiquement acceptable » tel que revendiqué, à la lumière de la description (qui ne visait que les sels dans lesquels le cation est un ion de métal alcalin, un ion de métal alcalino-terreux ou un ion ammonium).

Cette position n’est pas sans susciter des difficultés. Dans l’affaire pemetrexed cela a profité au breveté, mais la solution inverse peut aussi prévaloir, comme dans l’affaire rosuvastatine en 2018. En tout cas, si le raisonnement du Tribunal peut, comme en l’espèce, se révéler juste d’un point de vue technique, d’un point de vue juridique, on ne peut omettre que les règles du droit des brevets sont malmenées et que la sécurité juridique qu’elles visent à instaurer l’est donc avec elles. La portée large de la revendication permet même au Juge de se passer de la doctrine des équivalents et de retenir une contrefaçon directe. Cela dit, à y regarder de plus près, il n’en demeure pas moins que l’interprétation de la portée relève de ladite doctrine, dès lors qu’il s’agit de se fonder sur la fonction des moyens et non sur leurs structures. D’ailleurs, le juge anglais a estimé, à propos du même médicament, qu’en droit français il y avait effectivement une contrefaçon par équivalent et non une contrefaçon directe (7). Quoiqu’il en soit, l’interprétation retenue dans le jugement rapporté, comme dans l’affaire rosuvastatine, paraît d’autant plus libérale que le Juge n’est pas contraint par la qualification de l’équivalence, qui exige que deux moyens ne soient équivalents que s’ils produisent les mêmes effets, qu’ils sont employés de la même manière et qu’ils produisent une solution identique (8). Cette position a de quoi surprendre : en France, depuis la loi du 2 janvier 1968, les revendications fixent l’objet de la protection et la description n’est pas censée être un réservoir dans lequel le breveté – ou le demandeur à la nullité – peut puiser pour délimiter la protection (9). Or, il ne fait guère de doute que le raisonnement adopté en l’espèce invite à puiser dans la description, de telle sorte qu’il pourrait à l’avenir soulever de sérieuses difficultés, notamment lors des études de liberté d’exploitation.

5. Last but not least, le Tribunal a accordé 28.000.000 € de dommages-intérêts, montant qui est à notre connaissance une première en Europe. 

Selon la pratique actuelle du Tribunal de Paris, dans ce type d'affaires, les défendeurs sont tenus de présenter leurs livres au demandeur, afin que le montant définitif des dommages et intérêts puisse être calculé. En attendant cette enquête sur les dommages et intérêts, le Tribunal a ordonné aux défendeurs de verser une avance sur les dommages subis par chaque demandeur, qui s’est en l’espèce consistait dans une avance sur les redevances de 8 000 000 €.

Le distributeur français du médicament Alimta®, la société Lilly France, a en outre obtenu une avance de dommages et intérêts de 20.000.000 €, pour concurrence déloyale.

Enfin, concernant l'article 700, le jugement impose aux défendeurs de payer 350 000 € aux demandeurs.

6. Tout compte fait, le jugement rendu dans l’affaire pemetrexed, avec la technicité de l’analyse du Tribunal et la somme de dommages et intérêts accordée, confirme la tendance actuelle tendant à faire de Paris une place incontournable du contentieux des brevets – notamment dans le secteur pharmaceutique (10) – en Europe. Un message fort au moment même où commence les discussions sur le futur emplacement de la section « pharma » de la division centrale de la JUB, qui devait initialement se situer à Londres. « France is back » ?


3.  Voir D. Stauder, Die Entstehungsgeschichte von Artikel 69(1) EPÜ und Artikel 8(3) Straßburger Übereinkommen über den Schutzbereich des Patents, GRUR Int. 1990, p. 793. - J. Pagenberg et W. Cornish, Interpretations of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC, Carl Heymanns Verlag, Heymanns Intellectual Property, 2006.
4.  B. Geissler, Rapport Allemagne (République fédérale), in Les brevets d’invention : rédaction et interprétation, sous la direction de J. Boucourechliev et J.-M. Mousseron, PUF, Le droit des affaires, 1973, p. 21, voire spécialement nos 36 et s.
5.  D. Merz, La revendication en droit européen des brevets, Juris Druck, 1982, no 2.1.6, p. 60.
  TGI Paris, 2 février 2018, Shionogi Seiyaku Kabushiki Kaisha, AstraZeneca & AstraZeneca UK Ltd v. Biogaran, RG No. 16/13292. 
7.  Actavis UK Limited and others v.  Eli  Lilly  and  Company  ([2017]  UKSC  48).
8.  J.-P. Stenger, La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain, Cujas, Hermès, 1985, no 185 et s., p. 164 et s. ; G. Vander Haegen, Les inventions mécaniques et le principe des équivalents, C. Desoer, 1918, p. 78. Vander Haegen a été le premier auteur francophone à consacrer une étude à cette théorie d’origine germanique.
9.  Voir par exemple avance TGI Paris, 9 janvier 2008, Banque Centrale c/ DSSI, RG No. 06/05848 et CA Paris, 17 Mars 2010, RG No. 2006/5848.
10. En ce sens nous pouvons également citer l’exemple de l’affaire Novartis contre Teva. Voir TGI Paris, 7 juin 2018, RG No. 16/15196.


mercredi 28 octobre 2020

T244/19: article 123(2) et dépendance de revendications

La requête principale portait sur un élément de revêtement pour véhicule comprenant une âme poreuse en matière thermoplastique renforcée par des fibres, avec au moins une couche de recouvrement de chaque côté (M3), au moins une couche de recouvrement consistant en un non-tissé de couverture (M5) rigidifié par des fibres de verre (M6, M6a).

La combinaison revendiquée se base sur les revendications 1, 6 (M5), 9 (M6) et 10 (M6a) telles que déposées.

La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que la revendication 6 d'origine n'était dépendante que de la revendication indépendante 2 (portant sur une âme en mousse) et non de la 1 (âme en matière thermoplastique renforcée par des fibres). Les revendications 9 et 10 dépendaient également de cette revendication 6 et donc, indirectement de la revendication 2.

S'agissant des caractéristiques M6 et M6a, la Chambre note que des non-tissés en fibre de verre sont aussi décrits dans la description en combinaison avec des âmes en thermoplastique renforcé par des fibres, et pas seulement avec des âmes en mousse. L'homme du métier en déduit directement et sans ambiguïté que l'utilisation d'un non-tissé comme couche de recouvrement s'applique aux deux modes de réalisation de l'âme poreuse. La Chambre n'accepte en revanche pas l'argument de la Titulaire selon lequel le renvoi à la seule revendication 2 serait une erreur évidente devant être corrigée en une dépendance aux revendications "1 ou 2".

S'agissant de la caractéristique M5, la Chambre estime que le remplacement de "Faservlies" en "Abdeckvlies" n'enfreint pas l'article 123(2) CBE car ces termes sont synonymes. Une couche de recouvrement en non-tissé de fibres correspond dans sa fonction à un non-tissé de couverture, et un non-tissé contient toujours des fibres.

Pour l'Opposante, le "consistant en" de la revendication 1 d'origine impliquait la présence d'une seule couche de recouvrement de chaque côté. La Chambre note au contraire que le libellé d'origine indiquait la présence d'au moins une couche de chaque côté (M3), donc possiblement 2 ou 3, le "consistant" portant sur la nature d'une de ces couches, pas sur le nombre. Du reste l'interprétation de l'Opposante est contraire à certains modes de réalisation présentés comme exemples.


Décision T244/19 (en langue allemande)
Accès au dossier

lundi 26 octobre 2020

T241/18: irrecevabilité de nouveaux documents et de nouvelles objections

L'Opposante avait soumis avec son mémoire de recours de nouveaux documents D9 et D10.

La Chambre note que les arguments développés par l'Opposante à l'appui de leur recevabilité montrent que ces documents n'ont pas été cités pour démontrer que la décision de la division d'opposition n'était pas correcte, mais pour former de nouvelles objections de défaut de nouveauté et d'activité inventive. En outre, il ressort des dires de l'Opposante que ces documents lui étaient connus au moment de former l'opposition mais qu'elle avait choisi de se baser sur d'autres documents.

Il est donc évident que le dépôt de D9 et D10 a été occasionné par le fait que l'Opposante n'a pas réussi à convaincre la division d'opposition sur la base des documents cités, et a tenté d'améliorer sa position devant la Chambre avec des objections plus solides.

D9 et D10 ne sont donc pas admis en recours sur la base de l'article 12(4) RPCR 2007.


Après avoir reçu l'avis provisoire de la Chambre, l'Opposante a soulevé une objection de défaut d'activité inventive fondée sur la combinaison de D3 et D4. Cette attaque était contenue dans le mémoire d'opposition et a été traitée dans la décision de la division d'opposition. Elle n'a toutefois pas été reprise dans le mémoire de recours.

Il s'agit donc d'une modification tardive des moyens, qui ne doit pas être admise dans la procédure sur le fondement de l'article 13(2) RPCR 2020.


vendredi 23 octobre 2020

L'invention de la semaine

Une invention fort utile en ces temps de pandémie où les téléconsultations médicales deviennent de plus en plus fréquentes. 

Cette coque de téléphone intègre un abaisse-langue permettant de prendre des photographies de l'intérieur de votre bouche, à envoyer à votre médecin traitant.




US10548575

mercredi 21 octobre 2020

T1610/15: interprétation de la règle 103(4)c) CBE

Selon la règle 103(4)c) CBE (entrée en vigueur le 1er avril 2020), la taxe de recours est remboursée à 25% lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans le délai d'un mois à compter de la signification de la notification en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu.

Dans la présente affaire, la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020, dans laquelle la Chambre indiquait en avis provisoire qu'elle envisageait de renvoyer devant la première instance, est datée du 15.4.2020. 

La Requérante a retiré sa requête en procédure orale le 29.4.2020 et l'Intimée 2 a fait de même le 25.6.2020. L'Intimée 1 n'avait pas requis de procédure orale.

Pour la Chambre, la règle 103(4) c) CBE n'exige pas que toutes les requêtes en procédure orale soient retirées dans le délai d'un mois. Il suffit qu'une seule le soit pour que la première condition de délai soit remplie. Le retrait "tardif" par l'Intimée 2 ne doit pas porter préjudice à la Requérante.

La deuxième condition est également remplie. Les retraits ont été faits à condition que la Chambre renvoie l'affaire en première instance, ce qu'elle avait l'intention de faire. La décision peut alors être prise par écrit.

La Chambre décide donc du remboursement, en faveur de la Requérante uniquement.


lundi 19 octobre 2020

COVID-19 : La licence d'office comme levier économique ? par Matthieu Dhenne

 J'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Matthieu Dhenne sur le blog. Matthieu est Avocat, Docteur en droit, Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.


1. La crise COVID-19 a vu une résurgence de la licence d’office, mais elle demeure toutefois globalement peu utilisée. Peut-être cette position pourrait-elle évoluer à la lumière de cette pandémie, à la suite de laquelle la licence d’office pourrait être envisagée comme un levier économique face à la chute de la croissance économique?

2. Principes de licence d'office. – La licence d'office dans l'intérêt de la santé publique est censée être l'exception à invoquer pour une urgence extrême d'une crise sanitaire comme COVID-19. Cependant, l'accord ADPIC la soumet à un grand nombre de conditions : l'autorisation est examinée au cas par cas (article 31(a)) ; la négociation préalable avec le titulaire du droit (sauf en cas d'urgence) (art. 31 (b)) ; durée et portée de la licence limitées à l'objet pour lequel elle a été autorisée (article 31 (c)) ; la licence doit être non exclusive, incessible (article 31 (d) et (e)), et destinée principalement à l'approvisionnement du marché intérieur du membre qui l'a autorisée (article 31 (f)) ; l'autorisation peut être résiliée si et lorsque les circonstances qui l'ont motivée cessent d'exister et ne se reproduiront probablement pas (article 31 g)) ; une rémunération adéquate (article 31 h)) est soumise à un contrôle judiciaire ou à un autre contrôle indépendant (article 31 i)).
     Par dérogation à l'article 31, point f), les médicaments peuvent être produits sous licence d'office par des fabricants basés dans un pays tiers et être importés dans un pays importateur plus pauvre qui n'est pas en mesure d'assurer l'accès aux médicaments à des prix abordables et de les fabriquer lui-même (article 31 bis).

3. Limites des licences d'office. – Ce système n'a été utilisé qu'en de rares occasions et presque uniquement par les pays en développement (1). Et la crise COVID 19 a conduit principalement au même constat (2). Même l'exception de l'article 31 bis, bien qu'elle ait été le résultat d'âpres négociations à l'OMC, n'a été appliquée qu'une seule fois et sa mise en œuvre a été vivement critiquée pour sa complexité (3) et sa lenteur (4). Face à COVID-19, certains ont rapidement constaté que la licence d'office était inefficace et ont conclu, selon la logique dualiste, que l'expropriation était la seule solution en cas de besoin (5). Cette réaction a semblé naturelle, car, en fait, le système semble n'avoir pratiquement jamais été utilisé en Europe - sauf en Allemagne (6) - et jamais aux États-Unis (7) où toutes les demandes ont été rejetées .
     Au-delà d'une illustration de l'adage exceptio est strictissimae interpretationis, on voit dans cette inefficacité le résultat d'un mécanisme peu clair et trop strictement délimité. Par exemple, l'intérêt public, qui est central, n'est pas défini. En outre, une seule exception a été prévue à l'article 31 bis et les pays à revenu élevé ont opté pour la non-application de cette disposition, même dans les cas d'extrême urgence(8). Or, ce sont ces mêmes pays qui n'ont plus de capacités de fabrication de principes actifs sur leur territoire, car elles ont été externalisées, principalement vers la Chine ou l'Inde. En conséquence, pour un pays à revenu élevé, une licence d'office devra également être accordée pour le même médicament dans le pays exportateur, qui doit déjà avoir été fourni. En outre, une telle dérogation tend à cloisonner les marchés, permettant une totale liberté de prix et autorise donc des prix différents selon les régions. Le risque réside finalement dans la fixation de prix qui ne sont pas liés aux coûts de fabrication ou de développement, mais à la valeur perçue d'un médicament dans le traitement de la COVID-19. Ce type de situation s'est déjà produit dans le cas de la molécule de sofosbuvir pour le traitement de l'hépatite C (9). À partir de 2016, un nombre croissant d'Américains atteints d'hépatite C se sont rendus en Inde pour acheter du sofosbuvir, en raison de son coût élevé aux États-Unis (10).
     Enfin, même si les brevets sont contournés, des autorisations réglementaires sont toujours nécessaires pour commercialiser un médicament. Cela signifie, tout d'abord, que certaines règles réglementaires peuvent empêcher l'exploitation de la licence. Dans l'Union européenne, par exemple, si la licence est accordée trop tôt, on entrera dans la période dite de protection des données (8 + 2 + 1 ans) pendant laquelle le licencié ne pourra pas obtenir d'autorisation de mise sur le marché (11) et si le produit couvert par le brevet bénéficie d'une désignation orpheline, son propriétaire bénéficiera d'une exclusivité commerciale de 10 ans (12), plus 2 ans dans le cas d'un plan d'investigation pédiatrique (13). Deuxièmement, la commercialisation nécessite des essais cliniques très longs et coûteux pour prouver qu'un médicament est aussi efficace que sûr, et toutes les données fournies aux agences sont confidentielles. Cela représente également une contrainte importante, du moins pour les médicaments les plus récents.

4. Idées fausses sur la licence d'office. – La relative inefficacité de la licence d'office contre COVID-19 a suscité peu de réactions (14). Cela résulte de l'impopularité et de la diabolisation d'une telle licence, elles-mêmes héritées du modèle utilitaire classique. L'approche dualiste de ce dernier a donné naissance à certains mythes (15), comme celui de faire de la licence d'office une expropriation. Bien qu'il ne s'agisse que d'une limitation des prérogatives du titulaire du droit. En effet, le breveté reste libre d'utiliser son invention (usus), de percevoir des redevances (fructus), mais est dépossédé d'un attribut de sa propriété, puisqu'il est contraint de conclure un contrat non souhaité (perte de l'abusus). Un autre a priori non fondé est que l'octroi de licences d'office entraverait l'innovation en privant les investissements de leur récompense. En fait, le mécanisme vise à compenser soit l'incapacité à fournir un marché, soit l'incapacité à le fournir à un prix raisonnable (16), dans les cas où le breveté n'aurait pas reçu de redevance. En outre, nous évitons les coûts de nombreuses négociations bilatérales avec des partenaires potentiels, puisque cette tâche sera laissée à l'État qui demande la licence. Une étude économique récente suggère également que les licences obligatoires ont augmenté les demandes de brevets nationaux dans le secteur chimique d'au moins 20 % (17). Enfin, elle pourrait servir de levier aux pays pour encourager les fabricants brevetés à délocaliser des usines sur leur territoire ou à baisser les prix, notamment pour donner accès aux soins de santé en temps de pandémie et pour relancer leur économie pendant et après ladite pandémie.

5. Mesures de rééquilibrage. – Cependant, les députés européens (18) et français (19) ont proposé d'adopter des licences d'office respectivement pour l'Union européenne et la France. Pour cela, il est néanmoins nécessaire de rééquilibrer le système afin qu'il devienne réellement utilisable. Il faut tout d'abord étendre le statut de pays importateur, selon l'article 31 bis de l'ADPIC, aux pays à haut revenu (20). On pourrait également préciser que la licence couvre les demandes de brevet, les certificats complémentaires de protection et tous les éléments raisonnablement nécessaires à la commercialisation de l'invention. En ce sens, l'Afrique du Sud a récemment proposé une approche plus globale de l'utilisation des flexibilités de l'ADPIC pour diverses formes de PI et diverses technologies nécessaires pour prévenir et guérir COVID-19 (21). De même, une clarification des règles semble cruciale. La notion d'intérêt public pourrait notamment être caractérisée, par exemple, en prévoyant, comme dans la section 41(2) de la loi anglaise de 1949, que les médicaments doivent être mis à la disposition du public "au prix le plus bas compatible avec les avantages que les brevetés doivent équitablement tirer des brevets".
     Enfin, des mesures doivent également être prises en ce qui concerne les règles réglementaires. Par exemple, deux mesures devraient être envisagées en Europe : introduire une exception à la protection des données relatives à l'autorisation de mise sur le marché et à l'exclusivité commerciale dans le cas d'une licence d'office ; permettre une autorisation temporaire si les thérapies, bien qu'existantes, sont mises à disposition en quantité ou en qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés.

15. Ainsi, la licence d'office semble pouvoir servir de levier économique pour les Etats, plus particulièrement en les aidant à inciter les producteurs brevetés à délocaliser les fabrications sur leurs territoires et à baisser les prix. Ainsi, les développements au lendemain de la pandémie semblent susceptibles de renforcer les rôles géopolitiques et économiques du droit des brevets dans le monde post-COVID-19. Espérons que ce nouvel espoir n'est pas vain. Mais, pour citer Spinoza, "il ne peut y avoir d'espoir sans peur, et pas de peur sans espoir".


3.  B. Anderson, Better access to medicines: why countries are getting “tripped” up and not ratifying article 31– bis, Case Western Reserve Journal of Law, Technology & the Internet, 2010, p. 173.
6.  Ph. Maume, Compulsory licensing in Germany, in Reto Hilty & Kung-Chung Liu (eds), Compulsory licensing: practical experiences and ways forward, Springer, 2015, pp. 95-120.
8.  Annex to the TRIPS Agreement, Art. 1(b), footnote 3.
9.  A. Pollack, High cost of Sovaldi hepatitis C drug prompts a call to void its patents, The New-York Times, 19 May 2015.
11.  Regulation (EC) No. 726/2004, 31 March 2004, OJEC No. L 136, p. 1, art. 14(11).
12.  Regulation (EC) No. 141/2000, 16 December 1999, OJEC No. L 018, p. 1, art. 8(1).
13.   Regulation (EC) No. 1901/2006, 27 December 2006, OJEC No. L 378/1, p. 1, art. 37.
14.  V. néanmoins E. Berthet, M. Dhenne & L. Vial, Covid-19: how to implement the ex officio license, Les Éditions de Boufflers, 2020.
16.  V. par ex. Article 35 U.S.C. § 203 et Article L. 613-16 CPI.
17.  P. Moser & A. Voena, Compulsory licensing – Evidence from the Trading with the Enemy Act, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 15598 (2009).
19. Proposition de loi n° 2814 du 7 avril 2020 déposé par le groupe la France  of La France insoumise.
21.  WTO, Intellectual property and the public interest: beyond access to medicines and medical technologies towards a more holistic approach to TRIPS flexibilities (Communication of South Africa), 17 July 2020, IP/C/W/666.

Related Posts with Thumbnails
 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2020