T1302/24: Markush et combinaisons de revendications dépendantes

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision qui intéressera plus particulièrement les chimistes organiciens.

La division d'examen avait rejeté la requête principale au motif que les revendications 4 à 7 et 9 à 11 ne respectaient pas les exigences de l'article 123(2) CBE. 

Les revendications en question portaient sur le composé de formule I ci-dessous, dans laquelle, par rapport à la demande telle que déposée, au moins l'un des résidus R7, R8, R10 et R11 était choisi parmi 10 composés spécifiques (listés en revendication 27 telle que déposée), et les autres résidus étaient limités à certains composés (par exemple, pour la revendication 4, R1, R4, R6 = H et R2 = alkyle en C1-C7).

La division d'examen considérait, pour la revendication 4, qu'il fallait choisir une combinaison spécifique des revendications 4, 5, 9 et 12 de la demande telle que déposée, parmi beaucoup d'autres choix possibles. Pour elle, une telle combinaison ne découlait pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La Chambre n'est pas d'accord avec ce raisonnement.

Selon la jurisprudence, la suppression de résidus dans une formule générique ne doit pas conduire à la sélection d'une combinaison spécifique mais non divulguée dans la demande telle que déposée. La Chambre considère que dans le cas d'espèce, même si les combinaisons ne sont pas divulguées expressis verbis, elles découlent de manière directe et non ambiguë de la demande considérée dans son ensemble.

Pour la revendication 4, le choix des résidus R1, R2, R4 et R6 correspond à celui des revendications 4, 5, 9 et 12 de la demande telle que déposée. 

La Chambre considère en outre que la personne du métier lisant ces différentes limitations dans le contexte de la demande en dériverait de manière directe et non ambiguë la combinaison de ces choix avec le choix des 10 résidus listés en revendication 27. qui se réfère aux revendications 2 à 19 et 21 à 25. Par exemple, la dépendance indirecte via les revendications 12, 9, 5 et 4 est une indication vers la combinaison correspondant à la revendication 4 de la requête principale.

La personne du métier se tournerait ensuite vers les 38 composés décrits aux exemples 1 à 23, qui confirment que ces différentes combinaisons représentent des modes de réalisation particuliers de la demande telle que déposée. Par exemple, dans les 38 composés, R1 = R4 = R6 = H et R2 = CH3.

Décision T1302/24

Offre d'emploi

INGENIEUR BREVETS - Chimie CDI - H/F

Société: IFP Energies nouvelles

Site: Solaize (69)

Direction: Juridique

Contexte

Acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement, IFP Energies nouvelles recrute un Ingénieur Brevets spécialisé en chimie pour protéger et valoriser des innovations liées à la transition énergétique (captage CO2, biocarburants, hydrogène, recyclage…). Rejoignez une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes pour conduire la stratégie PI en France et à l’international.

L’activité permet de bénéficier de jours de télétravail.

Missions principales et activités

Au sein du Département de la Propriété Industrielle de IFPEN, vous aurez pour mission de protéger les innovations d’IFPEN :

• étude de la brevetabilité des inventions, rédactions de brevets ;
• conduite des procédures d’obtention des brevets et la défense des brevets en France et à l’étranger;
• gestion d’un portefeuille brevets autour de domaines techniques, en concertation avec les différents acteurs de la Recherche IFPEN ;

Vous serez également en charge de veiller à la liberté d’exploitation des produits et procédés développés par IFPEN :

• identification des brevets de la concurrence ;
• analyse de la validité et de la portée des droits de nos concurrents ;
• participation à la mise en œuvre de stratégies d’attaque ou de défense vis-à-vis de concurrents ;

Déplacement à prévoir 

Déplacement ponctuel sur l’autre site (Rueil-Malmaison-92)

Diplôme niveau d’étude

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en chimie, 
Titulaire du CEIPI (option brevet) ou équivalent 
EQE encours d’acquisition ou validé.

Expériences professionnelles souhaitées

Vous justifiez d’une expérience réussie minimum de 6 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de conseil en propriété industrielle. 

Compétences techniques 

La maîtrise de la rédaction des brevets et des procédures de délivrance est exigée, ainsi que les connaissances juridiques PI correspondantes (via CEIPI). Une expérience des études de liberté d’exploitation serait appréciée.

Vous avez des connaissances techniques de niveau ingénieur chimie et/ou génie chimique. Une connaissance du domaine du raffinage, de la pétrochimie, ou des procédés de recyclage, des biocarburants, du captage de CO2, des technologies liées au stockage d’hydrogène serait un plus.

La langue de travail est le français, et vous maîtrisez l’anglais à l’écrit. 

Aptitudes

Fiable et réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se), vous avez un esprit de synthèse, un sens du service, une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon esprit d’équipe

Contact :  sylvain.koncina@ifpen.fr

T2043/23: utilisation limitée de la description à des fins explicatives et confirmatives

Selon la caractéristique 1.8, le circuit électrique de la cigarette électronique était configuré pour déterminer un état indésirable "lorsqu’un rapport entre la résistance électrique initiale mesurée du dispositif de chauffage et une variation de la résistance électrique par rapport à cette résistance initiale mesurée est supérieur à une valeur seuil maximale".

La division d'opposition, se basant sur le paragraphe [0017] de la description, avait considéré que cette caractéristique couvrait la comparaison directe entre la résistance finale et une valeur calculée à partir de la résistance initiale et de la valeur seuil stockée en mémoire. 

La Titulaire argumentait au contraire qu'il était nécessaire de calculer (R1-R0)/R0 et de comparer la valeur calculée à un seuil.

La Chambre est d'accord avec la division d'opposition car la caractéristique 1.8 ne définit pas des opérations mathématiques spécifiques à mettre en œuvre mais une condition de détermination d'un état indésirable. La revendication couvre toute méthode mathématique pour le faire.

Une consultation de la description, requise par G1/24, confirme qu'une voie envisagée pour la détection est la comparaison directe décrite aux paragraphes [0017] et [0128], l'autre voie étant une comparaison basée sur un rapport ([0126]).

La Chambre précise que cette situation se distingue de celle de T439/22, dans laquelle la description avait été prise en compte pour élargir la portée de la revendication au-delà du sens de ce qui ressortait du libellé de la revendication lue isolément. 

En l'espèce, en revanche, la description a joué un rôle explicatif et confirmatif en aidant la personne du métier à reconnaître un mode de réalisation déjà couvert par le libellé de la revendication, sans modifier la portée de celle-ci. Plus précisément, elle explique que la caractéristique 1.8 couvre non seulement la comparaison fondée sur un rapport, qui ressort aisément du libellé de la revendication, mais également la comparaison directe, beaucoup moins évidente. Il est raisonnable de supposer que, sans consulter la description, parvenir à cette dernière conclusion n'aurait, à tout le moins, pas été aisé.

Cette utilisation limitée de la description à des fins explicatives et confirmatives est conforme aux principes énoncés dans la décision G 1/24 (voir T 2027/23)

Décision T2043/23

Offre d'emploi

 Ingénieur(e) Brevets (contentieux) en cabinet d'avocats

Taylor Wessing à Paris est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant multi-expertises, fondé en 2003, composé de plus de 150 professionnels, dont 26 avocats associés, qui s’appuient sur son réseau international présent dans 14 pays. Entrepreneurs dans l’âme, nous avons la conviction que le collectif est notre force. Nous valorisons une approche du droit portée par un relationnel unique au service de la réussite de nos clients. Cette approche s’appuie sur des valeurs fortes : le sens du service, la proximité, la générosité et la créativité, toujours dans le respect de l’autre et d’un équilibre pour chacun.

Dans le cadre du développement de ses activités, le cabinet Taylor Wessing recherche un(e) Ingénieur(e) Brevets, idéalement spécialisé(e) en sciences du vivant (biotechnologie, produits pharmaceutiques) pour rejoindre son équipe Brevets, composée de six avocat(e)s au sein du bureau de Paris et dont la pratique est entièrement consacrée au contentieux en matière de brevets.

Vous aurez pour mission principale d’intervenir dans le cadre de pré-contentieux et contentieux en matière de brevets, tant devant les juridictions françaises que devant la Juridiction Unifiée du Brevet (« JUB »), ainsi que dans le cadre de la coordination internationale de stratégies contentieuses, en particulier pour des clients laboratoires pharmaceutiques.

Profil recherché 

Nous sommes ouverts à des candidat(s) talentueux(ses) et passionné(e)s ayant des parcours et des profils variés, combinant une formation scientifique et une formation ou une expérience en brevets, sans être strictement limités à la description qui suit.

Idéalement, vous alliez :

• une formation d'études supérieures (doctorat, master ou diplôme d’ingénieur) dans un domaine scientifique relevant des sciences du vivant (notamment, chimie, biologie et/ou pharmacie) 
• à une formation en droit des brevets (CEIPI - ou équivalent étranger - et/ou EQE et/ou expérience professionnelle).

Vous disposez idéalement d'une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans un environnement lié à la propriété industrielle : cabinet de conseils en brevets, cabinet d'avocats en brevets ou dans l'industrie, notamment au sein du département brevets d’un laboratoire pharmaceutique ou d'une biotech.

La qualification de conseil en propriété industrielle ou mandataire européen est optionnelle.

Une excellente maîtrise de l’anglais - principale langue de travail au quotidien dans les affaires gérées par l'équipe - est indispensable. La maîtrise du français serait appréciée, mais n'est pas requise.

Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), pédagogue et vous faites preuve d'un excellent esprit d'équipe.

L’équipe Brevets de Taylor Wessing

La pratique Brevets de Taylor Wessing à Paris est dirigée par Jules Fabre, qui a rejoint Taylor Wessing en mai 2025. L’équipe est en forte expansion et est particulièrement réputée pour son expertise en contentieux des brevets et certificats complémentaires de protection, en France et devant la JUB, et pour la coordination de stratégies contentieuses et des litiges au niveau pan-européen et international. L’équipe est plus particulièrement active pour des clients dans le domaine des sciences de la vie et des médicaments et conseille également ses clients sur les questions annexes liées à la règlementation sur les médicaments.

La pratique Brevets de Taylor Wessing est reconnue comme l’une des meilleures en Europe et bénéficie d’une forte reconnaissance sur le marché. En 2026, JUVE Patent a classé l'équipe parmi les 7 meilleurs cabinets en France et, pour le contentieux JUB, parmi les 9 meilleurs cabinets en Europe.

Pour postuler : MN.Guilleminot@taylorwessing.com

T967/23: pas un nouveau motif, mais une modification des moyens

Dans son mémoire de recours, l'Opposante avait argumenté que l'invention n'était pas nouvelle par rapport à D1, et dans le cas contraire, n'aurait pas impliqué d'activité inventive en partant de ce même document, ou en partant de D6.

La Titulaire argumentait que l'objection de défaut d'activité inventive en partant de D1 n'avait pas été soulevée en première instance et demandait à ce qu'elle ne soit pas admise dans la procédure selon l'article 12(4) RPCR.

L'Opposante s'appuyait sur la décision T131/01, selon laquelle une objection de défaut d'activité inventive basée sur un document utilisé à l'origine pour critiquer la nouveauté ne constituait pas un nouveau motif d'opposition.

La Chambre fait remarquer que la question de savoir si un nouveau motif d'opposition a été soulevé, et donc de savoir si l'accord du breveté est nécessaire, se distingue de la question de savoir s'il y a eu modification des moyens d'une partie. La recevabilité des modifications est un question distincte et est soumise à la discrétion de la Chambre selon les articles 114(2) CBE et 12 et 13 RPCR.

En outre, dans l'affaire T131/01 l'attaque d'activité inventive avait déjà été soulevée en première instance, mais la division d'opposition avait mal exercé son pouvoir d'appréciation en ne l'admettant pas dans la procédure. Dans le cas présent, l'objection n'a été soulevée qu'en recours et constitue donc une modification des moyens au sens des articles 12(2) et (4) RPCR (lesquels n'étaient pas en vigueur à l'époque de T131/01).

En l'espèce, l'Opposante connaissait l'avis de la division d'opposition sur le fait que D1 n'antériorisait pas la revendication 1, de sorte qu'une attaque d'activité inventive basée sur D1 aurait dû être soulevée au plus tard lors de la procédure orale. 

L'objection de défaut d'activité inventive n'est donc pas admise selon les article 12(4) et (6) RPCR.

Décision T967/23

T536/25: vices de procédure en série

Dans le recours T1753/21, la Chambre de recours avait annulé la décision de la division d'examen pour motivation insuffisante. 

La division d'examen avait rejeté la demande à l'issue d'une procédure orale au motif que les requêtes en instance ne respectaient pas l'article 123(2) CBE. Le défaut de motivation tenait au fait que la division d'examen n'avait pas identifié les caractéristiques inextricablement liées aux caractéristiques des modes de réalisation de la demande, dont l'omission conduisait selon elle à une généralisation intermédiaire inadmissible.

Trois mois plus tard, la division d'examen avait directement rejeté la demande, complétant son argumentation et identifiant lesdites caractéristiques. La division d'examen estimait que la demanderesse avait eu l'opportunité de commenter les objections déjà soulevées en 2016, de sorte qu'une notification selon l'article 94(3) CBE n'était pas nécessaire avant rejet.

La Chambre fait remarquer que dans sa précédente décision, elle avait déjà considéré que l'information manquante ne pouvait être tirée du procès-verbal de la procédure orale ou d'une notification antérieure au premier rejet. Ce n'est donc que dans la deuxième décision que la demanderesse a pris connaissance des caractéristiques supposément manquantes, et elle n'a pu prendre position sur les motifs du rejet (article 113(1) CBE). 

La division d'examen a donc commis un deuxième vice substantiel de procédure, cette fois-ci pour violation du droit d'être entendu.

Décision T536/25

T101/22: seuls les faits, et non les arguments, sont susceptibles de preuve

La Chambre propose le résumé suivant:

Il ne saurait raisonnablement être exigé de produire une preuve à l'appui d'une analyse selon laquelle certaines modifications de l'état de la technique auraient été évidentes. Une telle analyse ne constitue pas un fait susceptible de preuve, mais un argument. Une partie qui conteste les connaissances générales ne peut exiger une preuve que pour les faits qui sont présentés comme faisant partie de ces connaissances générales.

La demanderesse argumentait que la décision de rejet n'était pas suffisamment motivée, étant basée sur des affirmations techniques erronées et sur des preuves insuffisantes concernant les connaissances générales.

Sur le premier point, la Chambre rétorque que des affirmations techniques erronées et non justifiées pourraient constituer une erreur de jugement sur le fond, mais pas un vice de procédure.

Sur le manque de preuve concernant les connaissances générales, la Chambre rappelle que seuls les faits, et non les arguments, sont susceptibles de preuve.

En l'espèce, la division d'examen n'a pas fait valoir que des barillets présentant les caractéristiques distinctives existaient avant la date de dépôt, mais qu'il aurait été évident de modifier le barillet de D1 de manière à parvenir à l'objet de la revendication 1. Plus particulièrement, elle a considéré que l'épaisseur revendiquée ne présentait qu'un compromis entre un couvercle plus mince et une planéité légèrement détériorée, et que l'épaisseur graduelle était un compromis prévisible entre une amélioration de la répartition des contraintes et la complexité de fabrication. Il ne s'agit pas ici de faits susceptibles d'être prouvés, mais d'appréciations qui constituent des arguments et non des éléments susceptibles de preuve.

Décision T101/22

T101/22: pas de comparaison "toutes choses égales par ailleurs"

La Chambre donne le résumé suivant à cette décision:

Un effet technique ne peut être pris en compte dans l'appréciation de l'activité inventive que s'il est obtenu sur essentiellement toute la portée revendiquée. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'effet n'est obtenu qu'en comparant l'objet revendiqué à un élément de l'état de la technique sur la base de l'hypothèse supplémentaire selon laquelle d'autres caractéristiques ou paramètres non définis dans la revendication sont identiques (sophisme du "toutes choses égales par ailleurs").

L'invention avait pour objet un barillet pour mouvement d'horlogerie et la demanderesse argumentait que la caractéristique distinctive (une certaine variation de l'épaisseur de la paroi 31 et/ou 41) avait pour effet d'obtenir une réserve de marche améliorée. Cette caractéristique permettait d'augmenter la réserve de marche par rapport à un barillet identique au barillet revendiqué, à l'exception des caractéristiques distinctives (toutes choses égales par ailleurs). 

La Chambre n'est pas convaincue, et rappelle qu'un effet technique ne peut être pris en compte que s'il est obtenu sur essentiellement toute la portée revendiquée. 

Or en l'espèce, la revendication 1 porte sur le barillet en tant que tel, sans limitation du volume dans lequel le barillet est destiné à être logé et sans limitation quant à la présence ou aux propriétés d'un ressort moteur qui définissent la réserve de marche. 

L'argument de la demanderesse, selon lequel la réserve de marche pourrait être augmentée par rapport à un barillet de l'état de la technique identique au barillet revendiqué, à l'exception des caractéristiques distinctives, revient ainsi à faire abstraction de l'exigence selon laquelle la revendication doit contenir les caractéristiques auxquelles l'effet technique est causalement lié.

L'effet technique invoqué n'est pas produit par le barillet en tant que tel, mais repose sur d'autres éléments non revendiqués.

Un autre aspect intéressant de la décision sera discuté dans quelques jours.

Décision T101/22

T1168/24: pas d'exception au principe d'interdiction de la reformatio in peius en cas de vice de procédure

Dans une première décision, la division d'opposition avait maintenu le brevet selon une requête subsidiaire 1. Toutes les parties avaient formé recours, mais la titulaire avait ensuite retiré son recours. La Chambre avait annulé la décision pour vice substantiel de procédure et renvoyé l'affaire devant la division d'opposition.

Dans une deuxième décision, la division d'opposition n'avait pas admis les requête principale et subsidiaires 1 à 12 pour cause d'interdiction de la reformatio in peius (leur portée étant plus large que celle du brevet maintenu dans la première décision), et maintenu le brevet selon la requête subsidiaire 13.

En recours, la titulaire argumentait que le principe d'interdiction de la reformatio in peius ne devrait pas s'appliquer, n'ayant pas de fondement dans la CBE. La Chambre rejette l'argument, faisant remarquer que G9/92 a reconnu ce principe comme un principe généralement admis dans les Etats contractants. Les critiques générales soulevées par la titulaire ont déjà été prises en compte par G9/92, et la Chambre ne voit pas de raison de dévier de la jurisprudence établie.

La titulaire argumentait également que le principe ne devait pas d'appliquer dans le cadre d'un renvoi devant la division d'opposition après annulation pour vice substantiel de procédure.

La Chambre ne partage pas cet avis et suit la décision T974/21.

Les décisions citées par la titulaire concernaient des cas différents. T727/19 avait reconnu un soupçon de partialité et dans T2086/13 toutes les parties étaient requérantes dans le premier recours. Les exceptions au principe d'interdiction de la reformatio in peius doivent être interprétées de manière restrictive. 

Dans la décision G1/99, la titulaire doit d'abord proposer des modifications qui restreignent la portée, et ce n'est qu'en cas d'impossibilité que le principe d'interdiction de la reformatio in peius peut ne pas être appliqué. 

Décision T1168/24

T424/23: la personne du métier doit avoir une raison de prendre en compte le document secondaire

La Chambre propose le résumé suivant pour cette décision : Dans le cadre de l'approche problème-solution, le document à combiner avec l'état de la technique le plus proche n'a pas besoin d'indiquer explicitement qu'il résout le problème technique objectif pour qu'il soit pris en considération par la personne du métier. Il suffit que la personne du métier soit en mesure de reconnaître qu'il le fait, une fois que le document a été identifié.  Il faut néanmoins que la personne du métier ait une raison de prendre ce document en considération.

En l'espèce, l'état de la technique le plus proche D6 décrivait les caractéristiques 1.1 à 1.6.2 tandis que D4 enseignait la caractéristique 1.7. Le problème technique objectif était d'augmenter les déplacements et l’amplitude de rotation en lacet de la plateforme mobile du système décrit dans D6.

La division d'opposition avait suivi l'Opposante en décidant que la personne du métier aurait trouvé la solution dans un passage de D4.

Pour la Chambre au contraire, la personne du métier comprendrait que D6 et D4 décrivent différents mécanismes de mouvement, portant sur différents contextes et applications. D6 porte sur un simulateur de véhicule, visant à reproduire des sensations réalistes d'inertie, l'accent étant mis sur les accélérations, alors que D4 décrit une plateforme mobile pour applications industrielles où les paramètres importants sont le positionnement et la vitesse de déplacement. La personne du métier n'aurait pas pris D4 en considération.

La Chambre est d'accord avec l'Opposante sur le fait que le document secondaire n'a pas besoin d'indiquer explicitement qu'il résout le problème technique objectif. Mais il doit y avoir une raison de prendre ce document en considération, avant même d'être en mesure de voir qu'il résout le problème. La personne du métier ne trouve pas le document secondaire par hasard. 

Dans le cas d'espèce, la personne du métier n'avait aucune raison de reconnaître que les caractéristiques améliorant la vitesse et la précision de mouvement d'une plateforme mobile selon D4 résolvent aussi le problème d'augmentation de l'amplitude de rotation en lacet du simulateur de D6. Seule une analyse a posteriori permettrait à la personne du métier de parvenir à une telle conclusion.

Décision T424/23