T2381/19: pas de vice de procédure associé à la révision préjudicielle

Suite à une première décision de rejet fondée sur l'article 123(2) CBE, la division d'examen avait fait droit, par le biais de la révision préjudicielle, au premier recours formé par la Demanderesse. La division d'examen estimait que les nouveaux faits et preuves mises en avant devaient la conduire à réviser sa décision. Elle avait immédiatement convoqué à une procédure orale, maintenant une des objections au titre de l'article 123(2) CBE et soulevant des objections de défaut de clarté, de nouveauté et d'activité inventive.

Lors de son deuxième recours, la Demanderesse demandait le remboursement d'au moins une des deux taxes de recours. 

La Chambre ne voit pas de vice substantiel de procédure pouvant justifier un tel remboursement. Il n'est certes pas souhaitable de payer plusieurs taxes de recours pour un examen qui conduit à un rejet pour des motifs identiques ou similaires, mais ces paiements multiples peuvent se produire sans vice de procédure. 

Les Directives (E-XII 7.4.1, novembre 2018) ne recommandent certes pas de prendre une deuxième décision contenant des objections supplémentaires pour une requête inchangée, mais cela est possible. Les Directives prévoient aussi le cas d'une division d'examen accordant une révision préjudicielle mais soulevant de nouvelles objections, reprenant alors l'examen.

Le fait de rejeter sur un seul motif (pour le premier rejet) n'est peut-être pas optimal d'un point de vue procédural, mais ne constitue certainement pas un vice de procédure. Il peut dans certains cas être justifié de ne pas examiner la brevetabilité tant qu'une base pour des caractéristiques potentiellement distinctives n'est pas clairement établie. 

En outre, même si la division d'examen n'avait pas fait droit au premier recours mais que la Chambre y avait fait droit, cette dernière aurait de toute façon renvoyé l'affaire en première instance, obligeant la Demanderesse à payer une deuxième taxe. 

Une division d'examen qui estime qu'un recours a des chances de succès mais que le brevet ne peut être délivré car toutes les exigences de la CBE n'ont pas encore été examinées en détail, n'a pas d'autre choix que d'annuler sa décision. Dans un tel cas, la division d'examen peut tout à fait réexaminer tous les points qui ont fait l'objet de sa décision: aucun principe d'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique dans un tel cas.

Décision T2381/19
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T682/22: révision préjudicielle, les Directives toujours en désaccord avec la jurisprudence

La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté par rapport à D5.Avec son mémoire de recours, la Demanderesse avait soumis un jeu de revendications modifié basé en partie sur une combinaison des revendications 1, 4 et 5. Alors que les caractéristiques de la revendication 5 avaient été considérées comme n'étant pas enseignées par D5 dans la décision, la division d'examen n'a toutefois pas accordé la révision préjudicielle.

La Chambre rappelle que la révision préjudicielle doit être accordée lorsque le recours est fondé, c'est-à-dire lorsque les modifications apportées surmontent manifestement les objections sur lesquelles la décision est fondée. Dans ce cas, la révision préjudicielle doit être accordée même si les modifications soulèvent de nouvelles objections, car le but de la révision préjudicielle est d'écourter la procédure de recours, au bénéficie de l'efficacité et de l'économie de la procédure. (T1060/13)

Or, quelques passages des Directives sont en contadiction avec ce principe. 

Selon la partie E-XII 7.4.2, la division d'examen ne doit pas accorder la révision préjudicielle lorsque les modifications apportées sont manifestement contraires à l'article 123(2) CBE. 

Ce même passage des Directives indique en outre que la division d'examen doit tenir compte des objections soulevées dans de précédentes notifications et simplement évoquées dans la décision, alors que selon la jurisprudence établie, la révision préjudicielle doit aussi être accordée lorsque les modifications soulèvent des objections qui avaient déjà été soulevées auparavant mais qui ne font pas partie des motifs de rejet. Le fait de devoir "répéter" la procédure de première instance découle ici du fait que la division d'examen a choisi de rejeter la demande sur un motif spécifique, et non sur d'autres, et que ces motifs spécifiques ont été écartés par les modifications.

Dans le cas d'espèce, l'ajout de la caractéristique de la revendication 5 surmonte manifestement l'objection de défaut de nouveauté par rapport à D5, seul motif de rejet, et la division d'examen aurait donc dû accorder la révision préjudicielle. Il ne s'agit toutefois pas d'un vice substantiel de procédure.

Décision T682/22
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T955/20: mauvais usage de la révision préjudicielle

La division d'examen avait rejeté la demande une première fois, pour défaut d'activité inventive au vu d'un document D1. Elle avait ensuite, par révision préjudicielle, fait droit au recours formé contre cette décision, avant de rejeter une deuxième fois la demande, à nouveau pour défaut d'activité inventive par rapport à D1. Plus précisément, la division d'examen a amélioré sa première décision, en traitant plus en détail la caractéristique "dictionnaire probabiliste". 

La Chambre rappelle que le but de la révision préjudicielle est d'abréger la procédure de recours dans des cas simples où la division d'examen peut immédiatement reconnaître que la Chambre, au vu du mémoire de recours, annulerait la décision. L'objectif de la révision préjudicielle n'est pas de permettre à une division d'examen, qui serait toujours d'accord avec les motifs de sa décision, d'améliorer la motivation de cette dernière. En agissant ainsi, elle a commis un vice de procédure. Le vice est même substantiel, eu égard au retard considérable et inutile qu'il a entraîné, le deuxième rejet étant intervenu trois ans après le premier.

La Demanderesse avait requis un remboursement de la (première) taxe de recours, mais seulement durant la procédure de première instance ayant conduit au présent (second) recours. Dans un tel cas, la Chambre de recours n'est pas compétente, puisqu'aucun recours n'existe à ce stade (T21/02, T1703/12). On peut déduire de la règle 103(1)a) CBE que la division d'examen doit examiner d'office la question du remboursement de la taxe de recours, même en l'absence de requête à cet effet. Si la division d'examen fait droit au recours, ce dernier est clos, y compris quant à la question du remboursement de la taxe, et la division d'examen n'est plus compétente pour traiter une requête en remboursement ultérieure. En l'absence de requête formée au moment du recours, la partie n'est pas lésée par le non-remboursement. La Chambre n'est donc pas compétente pour décider sur le remboursement demandé après la décision de révision préjudicielle.

La Chambre ordonne en revanche le remboursement de la deuxième taxe de recours car le recours est fondé et le remboursement équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

Décision T955/20
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T657/17 : erreur d'aiguillage

Le déposant avait formé un recours contre la décision de rejet de sa demande par la division d'examen, sans requérir le remboursement de la taxe de recours. La division d'examen avait ensuite fait droit au recours par le biais de la révision préjudicielle et informé que la requête en remboursement ne pouvait être accordée, et était donc transmise aux Chambres de recours.

La Chambre rappelle que selon la décision G3/03, en cas de révision préjudicielle le recours n'est pas déféré aux Chambres de recours à moins d'un contentieux sur le remboursement de la taxe de recours. Le département de première instance doit examiner si les conditions justifiant le remboursement sont remplies, que ce remboursement soit demandé ou non. S'il n'est pas demandé et paraît non justifié, la décision accordant la révision préjudicielle ne fait pas mention de cette question.

Dans la présente affaire, il apparaît au dossier interne (formulaire 2701) que la division d'examen a rectifié sa décision le 14 mars 2017, le déposant en ayant été informé par décision datée du 21 mars 2017.
Un deuxième formulaire 2701 est au dossier, dans lequel la division d'examen semble avoir voulu rétracter sa décision. On ne sait pas quand et qui a demandé cette rétractation, puisque la modification a été faite en raturant le premier formulaire 2701.

La Chambre juge toutefois qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si ou quand la division d'examen aurait pu rétracter sa décision du 14 mars 2017 et si le second formulaire est juridiquement valable. Le déposant a été notifié le 31 mars 2017 de la décision de révision et n'a pas été préalablement informé d'une rétractation. A partir du 31 mars 2017 au plus tard la décision ne pouvait plus être modifiée. La division d'examen a fait droit au recours et il n'y a donc pas de recours en instance devant la Chambre.

Le remboursement de la taxe de recours n'ayant pas été demandé, la question n'aurait pas dû être déférée devant la Chambre.

Aucun recours n'étant en instance, la Chambre ne peut que renvoyer l'affaire qui lui a été déférée par erreur.


Décision T657/17
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T1060/13 : révision préjudicielle, contradiction entre les directives et la jurisprudence

La demande avait été rejetée pour extension indue (Art 123(2) CBE). Dans un obiter dictum, la division d'examen avait en outre indiqué que la demande ne respectait pas les exigences de clarté et de suffisance de description.

La division d'examen ayant décidé de ne pas faire droit au recours par le biais de la révision préjudicielle, le recours a été transféré à la Chambre 3.5.05 .

La Chambre note que les modifications apportées résolvent manifestement le problème d'Art 123(2) CBE. Elle considère donc que la division d'examen aurait dû faire droit au recours, comme le prévoit l'Art 109(1) CBE.

Comme la Chambre 3.2.02 récemment dans la décision T726/10, la présente Chambre rappelle que les objections soulevées à titre d'obiter dictum ne peuvent être prises en compte car elles ne font pas partie des motifs de rejet (contra : T1034/11).

La Chambre décide donc un renvoi immédiat en première instance, l'erreur faite par la division d'examen, si elle ne constitue pas en soi un vice substantiel de procédure, ayant eu des conséquences négatives en termes d'efficacité procédurale.

La Chambre fait également remarquer qu'il existe à ce sujet une contradiction entre les Directives et la jurisprudence.

Les Directives E-X 7.4.2 prévoient en effet "qu' il importe, dans un souci de rationalisation de la procédure et dans l'intérêt du demandeur qui ne devra pas acquitter une deuxième taxe de recours, de prendre en considération non seulement les motifs mentionnés dans la décision, mais également toutes les objections élevées précédemment à l'encontre de la brevetabilité et sur lesquelles le demandeur a eu l'occasion de se prononcer (par ex. les objections mentionnées dans une opinion incidente de la décision, ou celles mentionnées lors de notifications antérieures, de consultations personnelles ou de procédures orales)."

Le même chapitre des Directives indique en outre que "Si les modifications apportées aux revendications indépendantes ne répondent manifestement pas aux exigences de l'article 123(2), il conviendra de ne pas accorder la révision préjudicielle et la division devra envoyer le dossier aux chambres de recours."

Au contraire, la jurisprudence prévoit que la révision préjudicielle doit être accordée si les revendications modifiées répondent aux objections soulevées dans les motifs de la décision, même si d'autres objections soulevées par ailleurs subsistent (T139/87, pt 4, T47/90, pt 6, T219/93, pt 4, T919/95, pt 2.1) ou si les nouvelles modifications soulèvent de nouvelles objections.

Décision T1060/13