Nous avons relaté quelques décisions dans lesquelles des Chambres n'ont pas admis dans la procédure des requêtes déposées en première instance mais non discutées dans la décision attaquée, ces requêtes étant considérées comme des "modifications" car elles n'avaient pas été "valablement" déposées en première instance (voir par exemple T246/22).
Dans le cas d'espèce, la division d'opposition avait rejeté l'opposition, mais la Chambre a décidé que l'invention de la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. Les requêtes subsidiaires 1 à 12 étaient identiques à celles déposées devant la division d'opposition, avant la date limite fixée selon la règle 116(1) CBE.
La Titulaire argumentait que ces requêtes faisaient automatiquement partie de la procédure, car elles étaient mentionnées dans la partie "faits et requêtes" de la décision. La Chambre n'est pas de cet avis, et fait notamment remarquer que dans ce cas, la première phrase de l'article 12(4) RPCR serait sans effet.
En application de cet article, la Chambre doit examiner d'abord si la partie a bien "démontré" que les requêtes ont été valablement soumises et maintenues en première instance, et ensuite si ces requêtes peuvent effectivement être considérées comme telles.
Sur la première partie, le législateur n'a pas voulu imposer aux Chambres l'obligation d'étudier d'office la procédure de première instance, d'identifier les requêtes, de comprendre la raison de leur dépôt. Cette tâche incombe à la partie concernée. Cette démonstration doit figurer dans le mémoire ou la réponse, puisque ces derniers doivent contenir l'ensemble des moyens des parties.
En l'espèce, la Titulaire n'a pas satisfait à cette exigence, ni par écrit, ni lors de la procédure orale.
Par écrit, la Titulaire a simplement donné la base des modifications et indiqué brièvement que les caractéristiques ajoutées ne se trouvaient pas dans les documents cités. Ceci n'est toutefois pertinent que sur la question de savoir si les requêtes ont été motivées en recours, pas celle de savoir si elles ont été valablement soumises en première instance. Même en procédure orale, la Titulaire n'a pas indiqué à quelles fins les requêtes ont été déposées, et notamment comment les modifications pouvaient résoudre les problèmes soulevés. Le fait que les requêtes aient été déposées avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE n'est pas pertinent: de telles requêtes peuvent néanmoins être considérées comme tardives.
Les raisons pour lesquelles les requêtes ont été déposées en première instance ne ressortent pas non plus du courrier les accompagnant, puisque la Titulaire se contentait d'affirmer que les caractéristiques ajoutées mettaient davantage en évidence les différences par rapport à l'état de la technique.
Les requêtes subsidiaires 1 à 12 constituent donc des modifications au sens de l'article 12(4) RPCR, et leur admission dans la procédure relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre.
La Chambre admet dans la procédure la requête subsidiaire 6, car elle semble à première vue respecter les exigences des articles 56, 83, 84 et 123(2) CBE, et respecte donc les critères quant à la complexité des modifications, et leur aptitude à répondre aux objections et l'économie de la procédure.
Compte tenu du fait que la Chambre a adopté une interprétation fondamentalement différente de la revendication 1, l'affaire est renvoyée en première instance.