T1096/23: examen de la clarté en cas de changement de catégorie

Lors de l'opposition, les caractéristiques des revendications dépendantes de procédé 3 et 6 ont été ajoutées à la revendication 11 portant sur l'appareil.

L'Opposante argumentait que G3/14 ne s'appliquait pas lors d'un changement de catégorie, de sorte que la clarté de la revendication modifiée pouvait être examinée. En outre, l'expression "les sous-plages de poids prédéfinies" n'avait pas d'antécédant et n'était donc pas claire, et il n'y avait aucune divulgation d'un appareil configuré pour mettre en œuvre ces étapes de procédé.

La Chambre fait remarquer que la question de l'antécédant se posait déjà dans le jeu de revendications délivré et ne s'est pas posée en raison de la modification. 

S'il est vrai que l'incorporation de revendications dépendantes complètes dans la revendication indépendante correspondante ne peut être examinée quant à la clarté, cela ne s'applique pas dans le cas d'espèce à la mise en œuvre de la méthode des revendications dépendantes dans l'appareil de la revendication 11.

Toutefois, si une revendication dépendante complète est incorporée dans une revendication indépendantes d'une autre catégorie, seules les modifications liées au changement de catégorie peuvent être examinées quant à la clarté. 

Dans le cas d'une étape de procédé implicitement mise en œuvre par un programme d'ordinateur, il n'y a pas de différence en termes de clarté selon que cette étape fait partie d'une méthode ou est mise en œuvre par des moyens de calcul d'une revendication d'appareil, de sorte qu'aucune ambiguïté ne peut être créée. 

Décision T1096/23

T1775/23: l’acte d’interprétation ne conduit pas à une compréhension claire de l'objet pour lequel la protection est recherchée

La division d'examen, adoptant une interprétation large de la caractéristique 1.1 ("intercepter une requête HTTP provenant d’un dispositif utilisateur qui pointe vers le service"), avait décidé que la méthode revendiquée n'était pas nouvelle par rapport à D3.

La Demanderesse demandait à ce que l'affaire soit renvoyée en première instance car selon elle l'interprétation choisie par la division d'examen n'était plus correcte compte tenu de G1/24.

La Chambre ne voit pas dans cette question d'interprétation au vu de G1/24 une "raison particulière" au sens de l'article 11 RPCR, qui justifierait un renvoi. Elle se penche donc au contraire sur l'interprétation à donner à la caractéristique incriminée... pour au final rejeter la demande pour défaut de clarté.

La caractéristique est ambiguë et peut, comme l'a indiqué la division d'examen, être interprétée comme définissant une requête qui identifie un service souhaité, donc une requête de déploiement. Cette interprétation large est en outre cohérente avec les autres caractéristiques de la revendication. 

Le seul terme qui pourrait soulever une interrogation par rapport à cette interprétation est le terme "intercepter". Mais ni la revendication ni la description n'en donne une définition claire. 

La description elle-même peut effectivement être considérée comme soutenant, de manière générale, l’interprétation de la requérante. Mais même la description demeure ambiguë.

Même si la description était claire quant au sens voulu des termes, la Chambre relève que l’écart relativement important entre l’interprétation simple du libellé de la revendication (pris isolément) et le sens apparent voulu constituerait déjà un problème de clarté.

C’est le déposant qui choisit le libellé de la revendication, et il est raisonnable de penser que le déposant vise une portée large de protection. Ainsi, si le libellé de la revendication permet différentes interprétations plus larges, la question se pose de savoir si l'objet couvert par ces interprétations plus larges est protégé ou non – ce qui constitue un problème de clarté.

G 1/24 indique (motifs, point 18) que la description et les dessins sont toujours pris en compte lors de l’interprétation des revendications. Mais cela ne signifie pas que, dans tous les cas, les définitions ou significations des termes qui peuvent être implicites dans la description doivent nécessairement être adoptées. En outre, comme indiqué également dans G 1/24, la réponse correcte à une objection de manque de clarté consiste, en phase d’examen, en une modification visant à supprimer toute ambiguïté quant à la protection voulue.

Etant donné que l’acte d’interprétation ne conduit pas à une compréhension claire de l'objet pour lequel la protection est recherchée, la revendication manque de clarté.

Décision T1775/23

T866/24: la clarté des revendications dépendantes est de moins en moins examinée

L’Opposante soutenait que les caractéristiques peu claires à la base des modifications apportées à la revendication 1, fondées sur la description du brevet, s’appuyaient sur des formulations correspondantes peu claires provenant de la revendication dépendante 6 telle que délivrée. A ses yeux, soulever une objection au titre de l’article 84 CBE contre des caractéristiques peu claires issues de revendications dépendantes délivrées devrait dans de telles circonstances être admissible.

La Chambre partage les préoccupations de l’opposant. Selon sa propre perception, il existe une tendance récente à ce que les revendications dépendantes soient de moins en moins examinées au regard de la clarté lors de la procédure d’examen, bien que leur examen complet au titre de l’article 84 CBE n’ait pas été jugé « irréaliste » dans la décision G 3/14 (pt 32). Un tel examen complet est même expressément encouragé par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/24 (pt 20) 

La justification d’une telle indulgence peut résider dans l’hypothèse que la protection conférée par un brevet délivré est définie uniquement par les revendications indépendantes. Mais lorsque des revendications dépendantes sont ensuite ajoutées à une revendication indépendante au cours de la procédure d’opposition, les opposants se trouvent finalement confrontés à des caractéristiques de revendication peu claires qui, comme dans le cas présent, sont réputées avoir été examinées quant à la clarté, bien que de facto elles ne l’aient pas été. Néanmoins, elles ne peuvent être contestées au titre de l’article 84 CBE en raison des conclusions de la décision G 3/14.

La Chambre juge ce résultat insatisfaisant, car une revendication indépendante comportant des caractéristiques peu claires laisse beaucoup de place à l’imagination des lecteurs et lectrices. De plus, les caractéristiques peu claires tendent à échapper à une comparaison sensée avec l’état de la technique pertinent. En outre, puisque les opposants ne peuvent anticiper avec certitude quelle interprétation des revendications sera adoptée par la Chambre ou par un tribunal dans le cadre d’une procédure en contrefaçon, ils peuvent se sentir obligés de présenter différentes lignes d’argumentation pour toutes les interprétations potentielles. Interdire catégoriquement aux opposants, dans de tels cas, de soulever des objections de clarté au titre de l’article 84 CBE entraîne des complexités indues dans la discussion sur la nouveauté et l’activité inventive, au détriment non seulement des opposants, mais aussi des divisions d’opposition et des chambres de recours.

Décision T866/24

T2387/22: utilisation pour améliorer un objectif connu

La Chambre ayant considéré que la suspension de pigments revendiquée était évidente, la Titulaire avait proposé une revendication portant sur l'utilisation des pigments dans une formulation d'encre flexographique pour obtenir les effets suivants: moins de défauts d'impression, un pouvoir couvrant plus élevé et des couleurs plus intenses, tout en permettant l'utilisation d'un anilox à plus faible volume.

L'Opposante argumentait que les caractéristiques fonctionnelles étaient définies en termes relatifs et concernaient des concepts peu définis, ce à quoi la Titulaire rétorquait que la jurisprudence acceptait ce type de revendications, faisant notamment référence à la "réduction de la friction" de G2/88.

La Chambre estime que la revendication n'est pas claire.

Elle fait tout d'abord remarquer que les revendications d'utilisation doivent être aussi claires que les autres. Dans G2/88 et G6/88, l'utilisation porte sur un effet technique qui est objectivement distinct de celui connu de l'art antérieur (réduction de la friction / anti-corrosion, régulation de la croissance des plantes / antifongique). Dans de tels cas, l'effet peut légitimement être défini en des termes larges. Si l'invention est basée sur la découverte d'un nouvel effet technique il est en effet généralement accepté de définir l'effet en termes larges, à condition que l'effet soit suffisamment distinct pour délimiter clairement la portée par rapport à l'art antérieur.

Le cas d'espèce est différent en ce que D10 concerne un but analogue: dans D10 les pigments sont aussi utilisés dans une encre flexographique. La seule différence est que la revendication spécifie que son utilisation améliore différents aspects de la qualité d'impression alors que D10 rapporte en son exemple comparatif 8 que l'encre est comparativement inférieure à d'autres alternatives. En outre, dans l'exemple 2 de D2, cité dans D10, l'additif procure le même effet que celui décrit dans le brevet, à savoir empêcher l'agglomération du pigment.

L'utilisation revendiquée ne cherche pas à définir un effet technique distinct mais plutôt des améliorations relatives. Dans un tel cas, l'article 84 CBE ne peut être respecté que si l'amélioration est définie d'une manière qui procure une portée claire et objectivement vérifiable. Il serait autrement impossible de vérifier si une utilisation tombe ou pas dans la portée, par exemple celle de l'exemple comparatif 8 de D10.

Dans le cas d'espèce aucun critère objectif n'est disponible pour déterminer le nombre de défauts d'impression, le degré de couvrance, l'intensité de la couleur ou le volume de l'anilox peuvent être considérés comme suffisamment faibles ou élevés pour que d'autres utilisations entrent ou sortent du champ d'application de la revendication.

Lorsqu'une invention revendiquée est définie par l'utilisation d'une entité connue pour obtenir un effet ou un objectif technique connu, et que la contribution technique alléguée réside dans une amélioration ou un renforcement relatif de cet effet ou de cet objectif, l'exigence de clarté prévue à l'article 84 CBE impose généralement que la caractéristique définissant cette amélioration ou ce renforcement relatif soit exprimée en termes objectivement vérifiables, garantissant ainsi la sécurité juridique quant à l'étendue de la protection. 

Décision T2387/22

T602/24: les caractéristiques essentielles sont celles que la demanderesse considère comme essentielles pour sa protection

La requête principale avait été rejetée par la division d'examen sur le fondement de l'article 84 CBE car elle ne contenait pas toutes les caractéristiques essentielles pour atteindre la Tg de plus de 60°C revendiquée. La division d'examen faisait à ce titre remarquer qu'une composition exemplifiée dans D16 possédait toutes les caractéristiques structurelles revendiquées mais ne possédait pas une Tg supérieure à 60°C.

Contrairement à toute une ligne de jurisprudence selon laquelle l'article 84 CBE exigerait que toutes les caractéristiques essentielles pour résoudre le problème technique sous-jacent à la demande figurent dans la revendication principale, la présente Chambre considère que l'article 84 CBE et la règle 43 CBE ne portent que sur la forme des revendications. 

La référence aux "caractéristiques essentielles" dans la règle 43(3) CBE n'est donc qu'une question de forme. 

L'objet des revendications étant de définir l'objet de la protection demandée, les "caractéristiques essentielles" sont celles que la demanderesse considère comme essentielles pour sa protection, et non celles que la division d'examen considère comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de fond. 

En outre il ressort des travaux préparatoires (aussi bien de la CBE 1973 que de la CBE 2000) qu'une portée "trop large" ne constitue pas une base pour une objection au titre de l'article 84 CBE en ce qui concerne les considérations de fond.

La Chambre considère que l'objection relevait plutôt de l'article 83 CBE, mais juge que les exigences de cet article sont respectées. 

Décision T602/24 (en langue allemande)

T1867/22: caractéristique de type "produit-par-procédé"

Les Opposantes critiquaient la clarté de la revendication 10 car il s'agissait d'une revendication de type produit-par-procédé. Selon elles, une telle formulation ne pouvait être utilisée dans le cas d'espèce car une pièce obtenue à partir d'une tôle ayant subi une étape de laminage à froid aurait pu être définie par des propriétés comme la microstructure, la texture ou encore l'anisotropie des propriétés, les propriétés de telles pièces, comme la rugosité et l'épaisseur de la couche, pouvant aussi être directement spécifiées.

La Chambre rappelle l'exigence de clarté pour les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention implique que la personne du métier doive être en mesure de déterminer quelles caractéristiques techniques identifiables et non ambiguës sont conférées par le procédé au produit qu'il définit, comme par exemple des caractéristiques structurelles ou relatives à des paramètres.

Dans le cas présent, la Chambre est d'avis que de telles caractéristiques sont clairement identifiables par la personne du métier, qui est parfaitement capable de comprendre les effets des étapes du procédé mentionné dans la revendication sur le produit obtenu. À cet effet, la Chambre note que la nature du revêtement métallique à base de zinc et les limites du paramètre d'ondulation sur la surface extérieure dudit revêtement métallique sont clairement spécifiées dans la revendication en question, et que les intimées n'ont jamais expliqué pour quelles raisons des caractéristiques techniques, en l'occurrence celles-ci, conférées par le procédé au produit qu'il définit ne seraient pas identifiables. 

La Chambre souligne également que la décision T150/82, sur laquelle les Opposantes s'appuyaient, n'était pas applicable au cas d'espèce car dans cette affaire la revendication ne définissait le produit que par son procédé d'obtention.

En outre, dans cette décision antérieure, la Chambre avait estimé que la définition d'un produit au moyen de son procédé d'obtention n'était possible que dans les cas où le produit ne peut pas être défini de manière satisfaisante par référence à sa composition, sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé. Il faut donc déterminer au cas par cas si les caractéristiques de produit disponibles permettent de formuler une revendication adéquate sans avoir recours au procédé. Même si dans le cas d'espèce la Titulaire a identifié certaines caractéristiques de texture ou de microstructure, cela ne prouve pas que le produit pourrait être défini de manière satisfaisante avec ces caractéristiques seules.

Les objections de défaut de clarté sont donc rejetées.

Décision T1867/22

T1826/21: absence de caractéristiques essentielles

L'Opposante prétendait que selon la jurisprudence une revendication indépendante devait contenir toutes les caractéristiques essentielles pour que l'invention puisse être mise en œuvre. Selon elle, l'absence de caractéristiques essentielles dans la revendication 1 conférait une protection plus large que celle justifiée par la divulgation du brevet, conduisant en conséquence à une violation des exigences de l'article 83 CBE.

La Chambre ne partage pas cet avis. Il n'est généralement pas suffisant d'établir un manque de clarté pour conclure à une insuffisance de description. Il faut plutôt démontrer que le brevet dans son ensemble (donc pas uniquement les revendications) ne permet pas à la personne du métier, laquelle peut utiliser la description et les connaissances générales, de mettre en œuvre l'invention.

La Chambre ne partage pas non plus l'avis selon lequel l'absence de certaines caractéristiques essentielles étendrait la protection de manière à aller à l'encontre du "principe général selon lequel la protection obtenue par brevet doit être proportionnée à l'enseignement divulgué". Les caractéristiques qui ne sont pas explicitement définies dans la revendication 1 mais qui, comme le comprend la personne du métier, doivent inévitablement être présentes, sont des caractéristiques implicites de la revendication 1 qui limitent son objet. En outre, les caractéristiques qui sont divulguées comme essentielles ou expliquées plus en détail dans la description seront prises en compte lors de la détermination de l'étendue de la protection au titre de l'article 69(1) CBE et du Protocole sur l'interprétation de l'article 69 CBE. 

Décision T1826/21

T438/22: les "clauses" ne sont pas interdites, mais doivent être cohérentes avec les revendications

Le débat sur la nécessité d'adapter la description se poursuit. On se souvient que la Grande Chambre sera peut-être prochainement saisie sur cette question.

Dans la présente affaire, la division d'examen avait rejeté la demande car la Demanderesse n'avait pas accepté la suppression dans la description de 63 "clauses" semblables à des revendications. Selon les Directives F-IV 4.4, ce type de formulation n'est pas admis car il peut entraîner un manque de clarté.

La Chambre estime que ces exemple 1 à 63 ne peuvent être pris par erreur pour des revendications, étant donné qu'ils font partie de la description. La règle 42(1)(e) CBE n'impose aucune forme particulière aux exemples, et donc n'interdit pas la forme de clauses. Leur simple forme n'impose donc pas leur suppression. La Chambre ne voit pas l'intérêt de saisir la Grande Chambre sur cet aspect: une saisine qui n'aurait pour but que de corriger les Directives serait irrecevable et pourrait être perçue comme une tentative d'empiéter sur les pouvoirs conférés au Président par l'article 10(2)(a) CBE.

Ces exemples ou "clauses" doivent  être traitées comme les autres parties de la description, et donc supporter les revendications. Et sur ce point, la Chambre est d'accord avec la jurisprudence établie, selon laquelle l'exigence de support de l'article 84 CBE requiert que la totalité de la description soit mise en cohérence avec les revendications considérées comme valable. Si la description contient des éléments qui font manifestement obstacle à une compréhension commune (pour les offices, les tribunaux et le public) de l'objet revendiqué, il est légitime d'exiger leur suppression, en vertu des articles 84 et 94(3) CBE et des règles 42, 48 et 71(1) CBE. En particulier, la règle 48(1)(c) CBE, selon laquelle la demande de brevet ne doit pas contenir d'éléments manifestement étrangers au sujet,  supporte, au moins implicitement, cette suppression.

La suppression de parties entières étant parfois susceptible d'affecter la suffisance d'exposé, il est possible de ne procéder qu'à une "suppression" juridique, par l'ajout d'une déclaration appropriée.

La manière d'adapter la description dépend du cas d'espèce. Les exemples ou modes de réalisation qui ne sont plus cohérents avec les revendications doivent être clairement identifiables, par exemple en indiquant qu'ils sont en dehors de la portée du brevet. Il est clair que les références à "l'invention" doivent être supprimées.

Décision T438/22

T1362/20: équitable d'admettre de nouvelles objections

Dans son mémoire de recours, l'Opposante avait soulevé une objection de défaut de clarté à l'encontre de la caractéristique 1.13b.

La Titulaire demandait à ce que cette nouvelle objection ne soit pas admise en recours. Elle faisait  remarquer que cette caractéristique figurait déjà dans les requêtes subsidiaires 1a, 1b et 2a déposées en procédure d'opposition. L'Opposante aurait donc dû formuler cette objection en première instance. Au contraire, elle a même déclaré en procédure orale ne pas avoir d'objection au titre de l'article 84 CBE à l'encontre de la requête subsidiaire 2a.

La Chambre fait remarquer que ces requête subsidiaires n'ont été déposées que l'après-midi de la procédure orale devant la division d'opposition et contenaient des caractéristiques provenant de la description. L'Opposante aurait certes pu identifier le problème de clarté dans les 30 minutes qui lui ont été accordées pour étudier ces requêtes, mais compte tenu de ce faible temps, on ne pouvait exiger qu'elle le fasse. On ne peut donc considérer que l'Opposante aurait dû soulever cette objection, au sens de l'article 12(6) RPCR 2020.

Etant donné que les modifications ont été extraites de la description et ont été admises à un moment très tardif, il est ici équitable d'admettre de nouvelles objections en recours.

Décision T1362/20 (en langue allemande)

T56/21: vers une saisine de la Grande Chambre concernant l'adaptation de la description ?

Merci à la lectrice qui m'a signalé cette affaire.

Dans l'affaire T56/21, la Chambre 3.3.04 envisage de poser la question suivante à la Grande Chambre de recours: 

Existe-t-il un manque de clarté ou de support au sens de l'article 84 CBE si une partie de la divulgation de l'invention dans la description et/ou les dessins d'une demande de brevet (par exemple un mode de réalisation de l'invention, un exemple ou une clause de type revendication) n'est pas comprise dans l'objet pour lequel la protection est recherchée ("incohérence de portée entre la description et/ou les dessins et les revendications") et une demande peut-elle en conséquence être rejetée sur la base de l'article 84 CBE si la demanderesse ne supprime pas l'incohérence de portée entre la description et/ou les dessins et les revendications en modifiant la description ("adaptation de la description")?

La question serait donc limitée aux procédures ex parte.

La Chambre note que la jurisprudence récente est divisée sur le sujet, comme les lectrices et lecteurs de ce blog ont pu le remarquer. Des Chambres ont rendu des décisions divergentes sur la question de savoir si l'article 84 CBE exige une adaptation de la description en cas d'incohérences avec les revendications. On notera que la Chambre 3.3.04 est celle qui a récemment relancé le débat avec sa décision T1989/18.

Pour la Chambre, l'article 84 CBE pose des exigences quant aux revendications, pas à la description. Les travaux préparatoires n'offrent que peu d'information quant aux intentions des législateurs. La jurisprudence a longtemps considéré que l'adaptation de la description était nécessaire, en particulier pour faciliter l'interprétation par les tribunaux selon l'art 69 CBE. Dès le départ, les Directives ont exigé que les incohérences soient supprimées. Ceci est toutefois difficile à concilier avec la jurisprudence selon laquelle les revendications doivent être claires en elles-mêmes et avec la jurisprudence sur l'article 69 CBE, lequel ne s'applique à l'OEB que pour l'examen de l'article 123(3) CBE.

En l'espèce la demande avait été rejetée car la demanderesse insistait pour conserver dans la description des clauses de type revendication décrites comme des "modes de réalisation spécifiques" mais qui n'étaient plus conformes à l'invention considérée comme brevetable. Selon les Directives F-IV 4.4, ce type de clause doit être supprimé.

Notification du 21 juillet 2023
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T1739/19: une fausse suppression d'alternative

Le procédé de la revendication 1 modifiée comprenait un séchage partiel, alors que le brevet tel que délivré revendiquait un séchage au moins partiel. 

La Titulaire contestait le fait que la Chambre puisse examiner la clarté de cette caractéristique. Selon elle, le "séchage au moins partiel" devrait se comprendre comme un séchage partiel ou un séchage total, c'est-à-dire l'énoncé de deux alternatives, dont l'une aurait été supprimée en cours d'opposition. Or, selon la décision T1112/12, la modification d'une revendication résultant de la simple suppression de certains modes de réalisation ne peut donner lieu à une objection au titre de l'article 84 CBE, en application de la décision G3/14.

La Chambre ne partage pas cet avis. L'expression "séchage au moins partiel" n'est pas strictement équivalente à l'expression "séchage partiel ou séchage total" car elle véhicule simplement l'idée d'un séchage quelconque, de degré indifférent, pourvu qu'il soit non-nul. La question de savoir à partir de quand le séchage est total ne se pose pas et peut rester sans réponse, sans que cela crée de difficultés. Il en est autrement dans l'énoncé "séchage partiel ou séchage total", qui introduit une frontière, une différenciation entre deux alternatives nommées. Le raisonnement de T1112/12 ne peut donc s'appliquer ici.

En excluant l'un des deux sous-états, la Titulaire soulève la question de savoir à quel point le séchage n'est plus partiel mais total, question qui ne se posait pas dans le cas du brevet délivré. G3/14 n'interdit donc pas d'examiner si la modification aboutit à une violation de l'article 84 CBE.

Décision T1739/19
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T1099/21: le manque de clarté d'une caractéristique n'excuse pas son remplacement

Le brevet avait pour objet une composition de peinture (notamment pour bateau) comprenant des biocides, en particulier de l'isothiazolone libre. Pendant l'examen, la demanderesse avait modifié la teneur maximale en biocide libre, en remplaçant une définition fonctionnelle (quantité telle que la Tg du polymère n'est pas réduite de plus de 20°C) par une teneur fixe (15%).

Le fait de ne pas réduire la Tg de plus de 20°C était une caractéristique essentielle pour résoudre le problème technique, en particulier ne pas compromettre l'intégrité de la peinture. Le fait d'avoir supprimé cette caractéristique essentielle était donc contraire à l'article 123(2) CBE.

La Titulaire argumentait qu'elle n'avait pas supprimé cette caractéristique, mais qu'elle l'avait simplement remplacé par une valeur numérique, divulguée dans la demande telle que déposée. La Chambre n'est toutefois pas convaincue, étant donné que la demande n'enseigne pas que cette limite de 15% est identique à la caractéristique supprimée. La question de savoir si la Tg est réduite de plus de 20°C ou pas va dépendre du polymère, et il est fort possible que la revendication couvre des cas dans lesquels une teneur de 15% conduit à réduire la Tg de plus de 20°C.

La Titulaire argumentait également que la caractéristique fonctionnelle ne pouvait être interprétée par la personne du métier comme définissant une limite. Le remplacement effectué permettait de répondre aux objections soulevées au titre des articles 83 et 84 CBE et était donc admissible.

Mais la Chambre rétorque que toute manque de clarté pouvant résulter d'une ambiguïté dans une demande telle que déposée se fait au détriment du titulaire du brevet, qui est en fin de compte responsable de la rédaction de la demande et de ses revendications. Le fait qu'une caractéristique de la demande ne soit pas claire ne peut donc pas justifier ou excuser la suppression complète de cette caractéristique ou son remplacement par une autre caractéristique si cela entraîne une extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Ce qui a incité un titulaire de brevet à apporter une modification particulière aux revendications ne peut avoir aucune influence sur le résultat de l'évaluation du motif d'opposition au titre de l'article 100(c) CBE.

Décision T1099/21
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T1296/19: redondant donc pas concis

Dans le composé de formule (I) mentionné dans la revendication, le groupe R1 pouvait être choisi dans une liste comprenant notamment les groupes isopentyle et isoamyle.

Ces termes désignent toutefois le même substituant (3-méthylbutyle). Pour la Chambre, l'exigence de concision de l'article 84 CBE n'est donc pas respecté. Le fait que la définition soit claire n'implique pas qu'elle soit concise.

Suite à diverses limitations, la formule (I) était également définie par la présence de chaînes (IIa), (IIb), (IIIa) ou (IIIb) comprenant des groupes (CHR6)x, x étant un entier supérieur à 0 et R6 étant un alkyle en C1-C4, la revendication précisant enfin que dans la formule (IIa) et/ou (IIb), x = 1 et R6 est un groupe méthyle et/ou que dans la formule (IIIa) et/ou (IIIb) x = 1 et R6 est un groupe éthyle.

La Chambre juge que la revendication n'est pas claire. Par exemple, il n'est pas clair, pour la chaîne (IIa), si x doit valoir 1 ou peut être supérieur, ou encore si R6 doit être un méthyle ou n'importe quel alkyle en C1-C4.

La Demanderesse argumentait que les définitions étaient redondantes, et non contradictoires, mais pour la Chambre il y a contradiction car elles n'ont pas la même signification. Du reste, si elles étaient redondantes, l'exigence de concision ne serait pas remplie.

Décision T1296/19
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T2758/17: clarté d'une caractéristique du brevet délivré

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante, dans laquelle la clarté d'une caractéristique de la revendication 1 du brevet délivré a pu être discutée.

Selon la décision G3/14, une revendication modifiée en cours d'opposition ne peut être examinée au titre de la clarté que si les modifications créent un nouveau problème de clarté, qui n'existait pas dans le brevet tel que délivré.

Compte tenu de cette décision, il est donc rare qu'une caractéristique déjà présente dans le jeu de revendications du brevet délivré puisse être objectée comme étant peu claire. La présente décision montre que ce n'est toutefois pas toujours le cas.

La revendication 1 du brevet portait sur un dispositif hydraulique, en particulier pour l'actionnement d'un embrayage, comprenant un cylindre de travail hydraulique (10) disposé à proximité de l'embrayage [...].

La revendication modifiée couvrait quant à elle un embrayage et un dispositif hydraulique pour l'actionnement de l'embrayage, comprenant un cylindre de travail hydraulique disposé à proximité de l'embrayage.

La Chambre admet dans la procédure l'objection de défaut de clarté déposée pour la première fois avec le mémoire de recours (article 12(4) RPCR 2007), prenant en compte le fait que la requête n'avait été déposée que lors de la procédure orale devant la division d'opposition.

Sur la possibilité d'examiner la clarté de l'expression "à proximité", la Chambre note que dans le brevet délivré, l'actionnement d'un embrayage (non-revendiqué) situé à proximité était optionnel, tandis que la revendication modifiée porte sur une combinaison d'un embrayage et d'un dispositif hydraulique, définie en particulier par le fait que le cylindre soit à proximité de l'embrayage. 

Cette proximité figurait certes dans la revendication du brevet délivré, mais ne jouait aucun rôle quant à la définition de l'objet revendiqué, compte tenu de la formulation facultative (en particulier...) et du fait que l'embrayage (non-défini) n'était pas une caractéristique structurelle (même pas facultative) de l'objet revendiqué. Le dispositif hydraulique de la revendication 1 délivrée n'était pas affecté par la disposition du cylindre par rapport à un autre objet non-défini et non revendiqué. 

La revendication modifiée ne figurait pas dans les revendications délivrées, comme combinaison de caractéristiques obligatoires ou facultatives. Elle peut donc être examinée quant à sa conformité aux exigences de l'article 84 CBE.

Sur le fond, la Chambre considère que l'expression "à proximité' n'est pas claire car elle semble reposer exclusivement sur une appréciation subjective.

Décision T2758/17 (en langue allemande)
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T3097/19: le but de l'article 84 CBE impose une cohérence entre la description et les revendications

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision, dans laquelle la Chambre 3.5.06 apporte une contribution intéressante au débat actuel sur l'adaptation de la description.

La description proposée était à plusieurs égards incohérente avec le jeu de revendications modifié: elle définissait l'invention en n'incluant pas toutes les caractéristiques revendiquées et définissait comme mode de réalisation de l'invention des dispositifs ne contenant pas toutes les caractéristiques revendiquées. En outre, elle indiquait que des modifications obtenues par toutes combinaisons (non spécifiées) restaient dans la portée de la revendication.

Même si elle n'a pas d'objections quant au libellé des revendications, la Chambre considère que du fait des incohérences entre la description et les revendications, l'étendue de la protection ne peut être déterminée précisément, de sorte que l'article 84 CBE n'est pas respecté.

S'il n'existe pas dans la CBE d'obligation explicite "d'adapter" la description, la demande ou le brevet devrait toujours être modifié dans son ensemble de sorte que la description de l'invention reste en cohérence avec les revendications.

La décision motive cette obligation en se basant sur le but de l'article 84 CBE. Selon cet article, les revendications "définissent l'objet de la protection demandée", ce qui pour la Chambre confère des exigences supplémentaires à la demande dans son ensemble. 

L'objet de la protection est en effet crucial pour déterminer l'étendue de la protection conférée selon l'article 69 CBE. En tant que titre juridique, il est essentiel que l'étendue de la protection puisse être déterminée précisément et les exigences de clarté et de concision de l'article 84 CBE servent ce but (G2/88, 2.5). Les exigences de clarté et de concision de l'article 84 CBE ont pour but de permettre de déterminer précisément l'étendue de la protection, mais elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour atteindre ce but.

L'interprétation des revendications doit se faire par une personne du métier, la description pouvant parfois définir un terme particulier. L'article 69 CBE exprime le fait qu'un brevet ou une demande doit être interprétée dans son ensemble. La fonction des revendications n'est atteinte que si l'étendue de la protection peut être déterminée précisément, et la description doit être prise en compte pour en décider.

Si une revendication porte sur un objet qui est différent de celui décrit comme étant l'invention, la demande se contredit elle-même et l'on peut se demander pour quel objet la protection est vraiment recherchée. Pour déterminer précisément l'étendue de la protection, la définition donnée par les revendications doit donc être cohérente avec la définition de l'invention donnée par les revendications.

La cohérence est aussi nécessaire pour des raisons de sécurité juridique.

La Chambre se déclare donc en désaccord avec la décision T1989/18, ainsi qu'avec la décision T2194/19, car, vis-à-vis de cette dernière, elle considère que les "modes de réalisation de l'invention" doivent tomber dans la portée revendiquée.

La décision n'est pas contradictoire avec la jurisprudence selon laquelle les revendications doivent être claires en elles-mêmes, car l'exigence de clarté de l'article 84 CBE se distingue du but de cet article, lequel est de pouvoir déterminer précisément l'étendue de la protection.

Décision T3097/19
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Adaptation de la description, le débat se poursuit

La question de l'adaptation de la description est décidément "à la mode" depuis la décision T1989/18, les demanderesses et titulaires essayant de se prévaloir de cette dernière pour éviter d'avoir à adapter la description aux revendications modifiées.

Avec plus ou moins de succès selon les Chambres: les Chambres 3.2.06, 3.5.02 et 3.2.01 ont dans les décisions T1024/18, T2293/18 et T121/20 réaffirmé l'approche classique consistant à considérer que l'exigence de support de l'article 84 CBE oblige à supprimer les contradictions entre les revendications modifiées et la description, et ont refusé de suivre l'approche suivie par la Chambre 3.3.04 dans l'affaire T1989/18.

Deux nouvelles décisions viennent apporter leur pierre au débat.

Dans l'affaire T1444/20, la division d'examen avait rejeté la demande car la demanderesse avait refusé de supprimer les pages 20 à 28 de la description contenant des "clauses" numérotées à la façon de revendications. La Chambre 3.3.01 considère que cette partie ayant pour titre "modes de réalisation particuliers de l'invention" ne peut affecter la clarté des revendications. Elle note que les Directives F-IV 4.4 (version de novembre 2019) ne sont pas cohérentes car elles exigent la suppression de ces "clauses" tout en indiquant simplement qu'elles "peuvent" entraîner un manque de clarté.

La Chambre considère également que rien n'oblige à supprimer des "redondances". En l'absence d'objection de défaut d'unité, la règle 42(1) c) CBE n'impose pas de supprimer les passages de la description qui décrivent des modes de réalisation qui ne sont pas revendiqués. Les clauses des pages 20 à 28 ne gênent pas la compréhension du problème technique et de sa solution, exposés en pages 2-8. Enfin, la règle 48(1) c) CBE, qui porte sur les "éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus" ne peut non plus justifier le rejet (T1989/18, 9-10).

Dans l'affaire T2766/17, c'est au tour de la Chambre 3.2.02 de se déclarer en plein accord avec la jurisprudence bien établie jusqu'ici. Elle est d'accord avec la décision T1989/18 sur le fait que les revendications doivent être claires en elles-mêmes, mais pour elle cela n'implique pas que la clarté des revendications ne puisse pas être affectée par la présence d'éléments dans la description qui contredisent le libellé des revendications. Dans certains cas, la rédactrice ou le rédacteur de la demande de brevet peut donner un sens spécifique à un terme, de sorte que la description devient son "propre dictionnaire". Des éléments qui contredisent le libellé des revendications peuvent donc jeter un doute sur le sens envisagé. Dans un tel cas, une objection au titre de l'article 84 CBE doit être soulevée.

Décision T1444/20
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Décision T2766/17

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T1989/18: l'article 84 CBE n'oblige pas à adapter la description

La revendication 17 telle qu'accordée par la division d'examen portait sur un vecteur d'expression. Dans le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE, la division d'examen avait à plusieurs reprises remplacé "dans un mode de réalisation de l'invention" par "dans un mode de réalisation de la divulgation" lorsque ces modes de réalisation étaient plus larges que la revendication 17 accordée. En réponse, le demandeur avait insisté pour conserver le mot "invention".

La division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement de l'article 84 CBE. 

Notons que selon les Directives F-IV 4.3 en vigueur depuis mars 2021, des parties de la description non couvertes par les revendications modifiées doivent être supprimés ou être signalées comme n'étant plus couvertes car elles engendrent un doute quant à l'étendue de la protection au point que les revendications deviennent obscures ou qu'elles ne sont pas fondées sur la description (article 84 CBE).

La Chambre annule la décision, jugeant que l'article 84 CBE ne peut constituer une base juridique adéquate dans le cas d'espèce.

L'article 84 CBE exige que les revendications soient claires en elles-mêmes, et pas en tenant compte de la description. L'exigence de support de l'article 84 signifie simplement que l'objet d'une revendication doit être issu de la description; en d'autres termes on ne peut pas revendiquer ce qui n'est pas décrit. Mais la description d'une part ne peut être utilisée pour résoudre un problème de clarté d'une revendication, et d'autre part ne peut créer un problème de clarté si la revendication est claire en elle-même.

Si les revendications sont claires par elles-mêmes et supportées par la description, leur clarté n'est pas affectée par le fait que la description contienne aussi des objets non revendiqués.

De même, la règle 42(1)c) CBE et la règle 48(1)c) ne constituent pas un fondement juridique pour exiger l'adaptation de la description à peine de rejet. La règle 48 concerne le contenu des demandes  de brevet devant être publiées (et non le contenu des brevets), et porte sur des objets "manifestement étrangers au sujet ou superflus", avec pour conséquence juridique le fait que l'OEB peut les omettre de la publication, et non le rejet de la demande.

Dans le cas d'espèce, la revendication 17 est claire en elle-même et supportée par d'autres passages de la description, de sorte que l'article 84 CBE est respecté.

On notera en outre que la Chambre avait suggéré au demandeur de supprimer la phrase "l'invention est définie par les revendications", estimant dans une opinion provisoire que l'introduction de cette phrase créait une ambiguïté avec les autres modifications de la description.

Décision T1989/18
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T935/14: l'interprétation d'une revendication n'est pas un exercice purement linguistique

Le demandeur argumentait que la revendication avait une large portée dans ses définitions, incluant des recoupements ou des redondances, mais qu'il n'y avait pas de problèmes de clarté. Les termes de la revendication permettaient de vérifier si une méthode donnée était couverte ou non par la revendication.

La Chambre rétorque que l'interprétation d'une revendication n'est pas un exercice purement linguistique. C'est la personne du métier qui interprète la revendication en étant animée de la volonté de comprendre de manière à parvenir à une interprétation de la revendication qui ait un sens du point de vue technique. Si une telle interprétation n'est pas possible, alors la revendication n'est pas claire.

Une revendication doit être techniquement cohérente: si deux caractéristiques sont chacune claires mais pas cohérentes l'une avec l'autre d'un point de vue technique, alors leur combinaison n'est pas claire.

Des caractéristiques définies largement peuvent être claires, à condition que les limites de la protection puissent être clairement déduites par la personne du métier. Ceci fait la distinction entre "large mais clair" et "large mais vague".

Dans le cas d'espèce, les 3 types de compte revendiqués ne sont pas clairement distingués, et il n'est pas clair si le recoupement entre les 3 est voulu ou non. Si c'était le cas, le l'objectif technique consistant à spécifier deux comptes indistincts (hébergé et méta) serait techniquement discutable et, sans doute, rendrait les revendications 1 et 2 peu concises. Si ce n'était pas le cas, la question se poserait de savoir quelles autres caractéristiques pourraient être impliquées - notamment par les termes "hébergé" ou "méta" - pour que les comptes comptes puissent être effectivement différenciés.

La revendication n'est donc pas claire.

Décision T935/14
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T1170/16: clarté de "useful for"

 Durant l'opposition, la revendication 1 du brevet a été modifiée en incluant notamment la caractéristique "la structure en sandwich est une structure absorbant les liquides, utile pour les articles absorbants".

L'expression "utile pour" implique que la structure doive conférer un bénéfice quelconque à l'article absorbent. Ce bénéfice n'est toutefois pas défini dans la revendication et laisse la lectrice ou le lecteur dans l'ignorance quant à la manière dont la structure peut être "utile". 

La Chambre n'est pas d'accord avec l'argument de la Titulaire selon lequel "utile pour" équivaut à "adapté pour", cette dernière expression indiquant simplement une aptitude à un usage particulier et non un jugement sur un bénéfice.

Elle ne partage pas non plus l'avis selon lequel "utile pour" n'est pas plus précis que le terme "pour", qui est pourtant communément admis. Ici encore, "pour" implique simplement une aptitude à un objectif donné et est généralement considéré comme clair car il a pour but d'exclure des produits qui ne sont pas adaptés à cet objectif, tandis que "utile pour" signifie en outre qu'il existe un effet supplémentaire allant au delà d'une simple aptitude.

Une structure absorbante va évidemment absorber les liquides, mais "utile pour" ajoute quelque chose d'autre, autrement il serait superflu.

La revendication n'est donc pas claire, faute pour la personne du métier de comprendre clairement quelle est la nature de la limitation ajoutée.

Décision T1170/16
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T1963/17: impossible de remplacer la description

La demande telle que déposée comprenait manifestement une description qui ne correspondait pas aux revendications.

Le déposant avait déposé une nouvelle description indiquant l'art antérieur, reprenant l'objet des revendications ainsi qu'une référence à la figure 1.

La Chambre fait remarquer que la description telle que déposée ne respectait pas la règle 42(1) c) CBE puisqu'elle ne mentionnait pas le problème technique à résoudre et sa solution.

La question qui se pose est celle de savoir si le déposant est en droit de substituer une nouvelle description à celle originellement déposée.

A cet égard, le déposant soumettait une opinion de Rudolf Teschemacher (ancien président de Chambre de recours et ancien membre de la Grande Chambre), se basant sur le fait que si une revendication divulgue un objet qui n'est pas mentionné dans la description, il est possible de modifier la description afin d'y inclure cet objet.

Le déposant se prévalait de la règle 139 CBE et de la règle 56 CBE.

S'agissant de la règle 139 CBE, la Chambre rappelle les décisions G2/95 et J16/13 sur le remplacement des pièces déposées ou de la description. Etant donné les possibilités infinies de correction, la manière dont la description doit être rédigée ne peut être immédiatement apparente pour la personne du métier. Dans le cas d'espèce, il n'est même pas évident pour la personne du métier quelle invention est celle que le déposant avait l'intention de poursuivre.

La règle 56 CBE n'est pas non plus applicable car une nouvelle description complète ne correspond pas à une "partie manquante". Selon J27/10, la règle 56 CBE ne permet pas de modifier, remplacer ou supprimer des parties de la description déjà déposées.

La Chambre rejette donc la requête visant à remplacer la description.


La Chambre décide en outre que les revendications ne sont pas claires du fait de l'utilisation de l'expression "effective to substantially simultaneously oxidize carbon monoxide and hydrocarbons and reduce nitrogen oxides"


Décision T1963/17
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