T2615/22: pas de remise en cause en opposition d'une décision de la section de dépôt sur la restauration du droit de priorité

Dan la présente affaire, la section de dépôt avait fait droit à la requête en restauration du droit de priorité pour la demande parente. 

A l'issue de la procédure de recours dans le cadre de l'opposition contre le brevet parent, la Chambre avait décidé (T1482/21) (1) que la section de dépôt était compétente pour rendre une telle décision, et (2) que cette décision devenait immédiatement définitive, de sorte que la division d'opposition ou la Chambre de recours ayant à décider sur les questions de priorité dans des procédures subséquentes ne pouvaient la remettre en question.

Dans le cadre de la procédure d'opposition contre le brevet issu d'une division de cette demande parente, la même Chambre, dans une composition différente, confirme cette jurisprudence.

La section de dépôt était compétente en application de la règle 10 CBE, et l'examen au dépôt de l'article 90(1) CBE inclut l'examen formel pour l'attribution d'une date de dépôt, étant entendu que selon l'article 89 CBE la date de priorité compte comme date de dépôt dans certaines circonstances et que la déclaration de priorité doit de préférence être faite au moment du dépôt.

La Chambre ne partage pas l'opinion de l'Opposante selon laquelle il n'existerait pas de base légale quant au fait qu'une décision accordant une restauration des droits deviendrait finale et définitive. Si la section de dépôt fait droit à la requête, la demanderesse ne peut former un recours (article 107 CBE); cette décision, contre laquelle aucune partie ne peut former de recours devient donc immédiatement définitive. 

La procédure d'opposition n'est pas conçue pour être le prolongement de la procédure d'examen, de sorte qu'une division d'opposition n'a pas le pouvoir de réviser et d'annuler une décision procédurale prise en examen. L'opposition doit être fondée sur un nombre limité de motifs. Une division d'opposition peut révoquer un brevet ou rejeter une opposition, mais ne peut annuler une décision prise par la division d'examen ou par la section de dépôt. La décision de restauration du droit de priorité ne concerne pas l'examen d'exigences de fond de la CBE qui pourrait former un motif d'opposition. Elle ne concerne qu'une question procédurale qui a été décidée dans une procédure ex parte. Le fait que cette question procédurale puisse avoir un impact sur l'existence du brevet n'est pas pertinent. Il en est de même pour une décision de restauration concernant un délai de paiement de taxes, qui ne peut être révisée en opposition. Le fait de pouvoir réviser à tout moment une décision de la section de dépôt créerait une insécurité juridique considérable.

Décision T2615/22

T883/23: la divulgation directe et non ambigüe de G2/98 n'est qu'une condition nécessaire

La revendication 1 de la requête principale portait sur l'irinotécan liposomal pour une utilisation dans un procédé de traitement du cancer du pancréas, par administration toutes les deux semaines de certaines doses précises de 4 substances, dont 60mg/m² d'irinotécan liposomal et 60mg/m² d'oxaliplatine . 

Le brevet démontre que la double sélection de 60mg/m² d'irinotécan liposomal et de 60mg/m² d'oxaliplatine permet d'obtenir une tolérance au traitement, contrairement à des doses plus élevées.

P1 décrivait en revendications 5 et 8 des doses de 60 ou 80mg/m² pour l'irinotécan liposomal et 60mg/m², 75mg/m² ou 85mg/m² pour l'oxaliplatine. Mais il faut procéder à une double sélection pour aboutir à la combinaison revendiquée.

P1 contenait en outre, dans le cadre d'une étude d’escalade/désescalade de dose, une proposition conditionnelle pour l'utilisation de ces doses, en tant qu'élément d'une étude à réaliser, mais les résultats de l'étude ne sont pas donnés. 

Pour la Chambre, cette proposition conditionnelle ne peut être considérée comme un pointeur vers cette combinaison comme étant la seule à être tolérable.

L'enseignement selon lequel la combinaison revendiquée est la seule à pouvoir être tolérée, à l'inverse des doses plus élevées, ne figure pas dans P1. a tolérance clinique de la combinaison revendiquée n'était révélée que dans la demande ultérieure et la Chambre considère cette tolérance comme une caractéristique fonctionnelle essentielle dans le cadre de l'article 54(5) CBE.

La Chambre fait en outre remarquer que la condition de divulgation directe et non ambiguë de G2/98 est une condition essentielle mais pas suffisante. Par exemple, la jurisprudence exige en outre une suffisance de description de l'invention dans le document de priorité.

Décision T883/23

T1522/20: la requête a été maintenue

La requête subsidiaire (RS) 4 était identique à la RS5 déposée en première instance mais non discutée dans la décision de la division d'opposition car cette dernière a faire droit à une requête de rang supérieur.

Dans un tel cas (carry-over request) il convient donc d'examiner si cette requête avait été valablement déposée et maintenue en première instance. A ce titre, l'Opposante argumentait que la Titulaire n'avait pas expressément déclaré le maintien de cette requête à la fin de la procédure orale. 

S'il est vrai que dans la décision T246/22 il est fait référence à une telle déclaration explicite, cela n'est pas une condition essentielle. En l'espèce, le maintien des requêtes a été confirmé au début de la procédure orale, et en l'absence de retrait subséquent, la Chambre considère qu'elle a été maintenue.

Cette décision fait aussi application des décisions G1/22 et G2/22. L'Opposante contestait la validité de la priorité au motif que la cession du droit de priorité attaché à la demande prioritaire P1 (demande provisoire américaine déposée au nom des inventeurs) n'avait pas été prouvée. La Chambre rappelle que la partie contestant le droit à la priorité doit soumettre des éléments factuels sérieux et pas seulement soulever des doutes spéculatifs. 

La priorité n'est toutefois pas valable car la demande intercalaire E3 (publiée après le dépôt de P1) a été déposée par le même déposant que le brevet en cause et décrit l'objet revendiqué. La demande P1 n'est donc pas la première demande au sens de l'article 87(1) CBE, et E3 appartient donc à l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE.

Décision T1522/20

T2360/19: G1/22 change la donne pour le CRISPR

Les lecteurs et lectrices se souviennent probablement de la décision T844/18, dans laquelle la Chambre avait révoqué un des brevets de base sur la technologie CRISPR-Cas9. La révocation était une conséquence du fait que certaines des 12 priorités revendiquées avaient été considérées comme non-valables car certains déposants des demandes prioritaires (en particulier M. Marrafinni de la Rockefeller University) n'étaient pas les mêmes que les déposants de la demande PCT.

La présente affaire concerne une opposition formée contre le brevet "divisionnaire" de ce brevet. 

Mais entre-temps la décision G1/22, qui pose une présomption selon laquelle celui qui revendique une priorité a le droit de le faire, a totalement inversé la donne.

La Chambre indique qu'une telle présomption implique un renversement de la charge de la preuve: c'est aux opposants de prouver que le déposant ne peut valablement revendiquer la priorité, et des doutes, même sérieux, ne peuvent suffire. 

La Chambre note que cette approche de présomption forte a été approuvée par le Bundesgerichtshof (affaires X ZR 83/21 et X ZR 74/21) et par le tribunal fédéral suisse des brevets.

Les Opposantes se prévalaient d'un litige opposant les titulaires et la Rockefeller University, mais ce litige portait sur la question de la qualité d'inventeur de M. Marraffini, et non sur la question du droit de priorité. Aucune preuve solide n'a donc été apportée.

Du reste, ce litige a été transigé en 2018 en faveur des titulaires, et il n'est pas crédible que Maraffini et la Rockefeller aient agi de manière à invalider les priorités des brevets dont ils cherchaient à devenir respectivement inventeur et déposant.

Décision T2360/19

JUB - division centrale - 16.7.2024 - interprétation des revendications et activité inventive

La division centrale (section de Munich) a été saisie par les sociétés Sanofi d'une action en révocation du brevet EP3666797 appartenant à la société Amgen.

Elle en profite pour énoncer un certain nombre de principes résumés comme suit :

Sur l'interprétation des revendications:

• Lors de l'interprétation d'une revendication de brevet, la personne du métier n'applique pas une compréhension philologique, mais détermine la signification technique des termes utilisés à l'aide de la description et des dessins. De la fonction des différentes caractéristiques dans le contexte de la revendication de brevet dans son ensemble, il faut déduire la fonction technique que ces caractéristiques ont effectivement individuellement et dans leur ensemble. La description du brevet peut représenter le lexique propre au brevet.

Les juges ajoutent : même si les termes utilisés dans le brevet s'écartent de l'usage général, il se peut donc qu'en fin de compte la signification des termes résultant du fascicule du brevet fasse autorité.

Concernant la définition de la personne du métier, les juges considèrent qu'il s'agit d'une équipe incluant une personne diplômée en biologie ou biochimie ayant plusieurs années d'expérience post-doctorat en technologie des anticorps et une personne ayant également plusieurs année d'expérience dans la recherche préclinique sur le traitement des maladies cardiovasculaires.

Sur la priorité:

• Une invention revendiquée doit être considérée comme la « même invention » au sens de l'article 87 CBE (droit de priorité) si la personne du métier peut dériver l'objet de la revendication directement et sans ambiguïté, en utilisant les connaissances générales courantes, de la demande antérieure dans son ensemble.

Ici rien de surprenant, c'est l'étalon-or de la Grande Chambre de recours de l'OEB.

Sur l'activité inventive:

• L'évaluation de l'activité inventive commence à partir d'un point de départ réaliste dans l'état de la technique. Il peut y avoir plusieurs points de départ réalistes. Il n'est pas nécessaire d'identifier le point de départ « le plus prometteur ».

Un point de départ est réaliste si son enseignement aurait présenté un intérêt pour une personne du métier qui, à la date de priorité du brevet en cause, cherchait à développer un produit ou une méthode similaire à celui ou celle divulgué(e) dans l'état de la technique et qui présente donc un problème sous-jacent similaire à celui de l'invention revendiquée.

• En général, une solution revendiquée est évidente si la personne du métier serait motivée pour (ou incitée à) envisager la solution revendiquée et la mettrait en œuvre en tant qu'étape suivante dans le développement de l'art antérieur. Il peut être pertinent de savoir si la personne du métier se serait attendu à des difficultés particulières pour franchir la ou les étapes suivantes. L'absence d'espérance raisonnable de succès (ou, plus généralement, la non-évidence) ne découle pas du simple fait que d'autres moyens de résoudre le problème sous-jacent sont également suggérés dans l'état de la technique et/ou ont (auraient) été utilisés par d'autres personnes. 

• Pour apprécier l'activité inventive, il ne s'agit pas de savoir si la personne du métier arriverait inévitablement au même résultat (relevant ou non de la portée de la revendication). Au contraire, il est suffisant (mais aussi nécessaire) pour nier l'activité inventive que la personne du métier parvienne sans contribution inventive à un résultat couvert par une revendication.

• Un effet technique ou un avantage obtenu par l'objet revendiqué par rapport à l'état de la technique peut être une indication de l'activité inventive. Une caractéristique sélectionnée de manière arbitraire parmi plusieurs possibilités ne peut généralement pas contribuer à l'activité inventive.

Les juges insistent sur le fait que l'appréciation de l'activité inventive doive être objective.

En l'espèce, le brevet est révoqué pour défaut d'activité inventive.

Décision de la Division centrale (section de Munich) du 16 juillet 2024

G1/22 et G2/22: le droit à la priorité est présumé valable

Dans la décision G1/22 - G2/22, la Grande Chambre répond comme suit aux questions posées:

I. L'Office européen des brevets est compétent pour évaluer si une partie a le droit de revendiquer une priorité en vertu de l'article 87(1) CBE.

Il existe une présomption réfutable, en vertu de la loi autonome de la CBE, que le demandeur qui revendique la priorité conformément à l'article 88(1) CBE et au règlement d'exécution correspondant a le droit de revendiquer la priorité.

II. La présomption réfutable s'applique également dans les situations où la demande de brevet européen dérive d'une demande PCT et/ou lorsque le déposant de la demande prioritaire n'est pas identique au demandeur ultérieur.

Dans une situation où une demande PCT est déposée conjointement par les parties A et B, (i) désignant la partie A pour un ou plusieurs États désignés et la partie B pour un ou plusieurs autres États désignés, et (ii) revendiquant la priorité d'une demande de brevet antérieure désignant la partie A comme demandeur, le dépôt conjoint implique un accord entre les parties A et B permettant à la partie B de se prévaloir de la priorité, à moins qu'il n'y ait des indications factuelles substantielles contraires.

Sur la question de la compétence, la Grande Chambre estime que l'article 60(3) CBE ne doit pas s'appliquer à la question de la priorité, ni directement ni par analogie. Le droit de priorité est régi exclusivement par les articles 87 à 89 CBE, et non par les lois nationales, au contraire du droit au brevet. L'OEB est compétent pour examiner si les conditions de l'article 87 CBE sont remplies, non seulement le "où", le "quoi" et le "quand", mais aussi le "qui", ce qui est essentiel dans la détermination de l'état de la technique.

En vertu de ce droit autonome, le droit de revendiquer une priorité est présumé exister dès lors que les conditions formelles pour revendiquer la priorité sont remplies. La Grande Chambre considère en effet qu'il n'y a aucune raison d'imposer des exigences plus strictes que celles existant dans les Etats contractants (voir par exemple l'affaire BGH, X ZR 49/12 – Fahrzeugscheibe, où la Cour Suprême Fédérale allemande a considéré un transfert implicite du droit de priorité entre deux sociétés d'un même groupe): l'OEB devrait donc accepter des transferts informels ou tacites et il n'y a pas lieu d'exiger un contrat signé avant le dépôt de la demande ultérieure, comme le fait la jurisprudence actuelle.

La présomption de validité du droit de priorité vient notamment du fait que (i) les parties concernées ont normalement intérêt à ce qu'une demande puisse bénéficier du droit de priorité, (ii) aucune condition de forme n'est prévue pour le transfert d'un droit de priorité, et enfin (iii) le déposant de la demande prioritaire doit apporter son soutien au demandeur qui revendique la priorité (par exemple en lui fournissant des documents non encore publics).

La présomption est réfutable, la charge de la preuve reposant sur la partie qui conteste la validité de la priorité, mais cette partie devra soumettre des éléments factuels sérieux. 

Dans le cas d'espèce, le co-dépôt de la demande PCT par A et B implique que A est d'accord pour que B bénéficie de son droit de priorité, à défaut de preuve contraire (pouvant apparaître ultérieurement dans le cadre d'un contentieux entre A et B).

C'est donc un changement majeur sur la question des transferts du droit de priorité. Jusqu'à présent,  lorsque le déposant n'était pas celui qui avait déposé la demande de priorité, l'OEB exigeait un contrat de cession du droit de priorité signé avant le dépôt de la demande ultérieure. Dorénavant, l'opposant devra jeter un doute sérieux, basé sur des faits concrets, pour mettre en doute le droit du déposant à bénéficier de la priorité.

Décision G1/22 - G2/22

T1946/21: la cession doit être effective avant le dépôt, pas avant la date de dépôt

La question décisive était de savoir si le droit de priorité émanant du modèle d'utilité chinois D29 avait valablement été cédé au déposant du brevet européen. 

En l'espèce, le contrat de cession du droit de priorité avait été signé le jour même du dépôt.

La Chambre considère qu'il suffit que la cession du droit de priorité soit effective avant le dépôt de la demande, mais pas nécessairement avant la date de dépôt (c'est-à-dire la veille) - contrairement à ce qui est indiqué dans les Directives A-III 6.1. 

Il paraît absurde que l'ayant-droit ne puisse bénéficier de son droit le jour même et doive attendre le lendemain. Dans une telle hypothèse, si la priorité était cédée à midi, personne ne pourrait en bénéficier avant minuit (et potentiellement après l'expiration du délai de 12 mois).

Le fait que la plus petite unité de temps dans la CBE soit de 1 jour pour le calcul des délais ne permet pas de conclure que ce doit être le cas pour la détermination de l'ayant-cause.

En revanche, il revient au titulaire de démontrer que la cession était bien effective avant le dépôt, donc de prouver à quelle heure il a été effectif. C'est le cas en l'espèce puisque le contrat a été authentifié et notarié à 11h05 avant un dépôt PCT à 14h45. 

Décision T1946/21
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G1/22 - G2/22: notification avant procédure orale

La Grande Chambre a envoyé la semaine dernière une notification selon les articles 13 et 14(2) de son règlement de procédure dans les affaires G1/22 et G2/22 en prévision de la procédure orale qui se tiendra le 26 mai 2023.

Pour mémoire, ces affaires concernent la question de la validité de la priorité dans le cas d'une demande PCT déposée par A (pour les US) et B (pour les autres Etats) alors que la priorité avait été déposée par A seulement. Dans les cas d'espèce, l'entité A correspond aux inventeurs et inventrices.

Sur la première partie de la question, à savoir la compétence même de l'OEB pour décider si une partie peut être considérée comme un ayant cause au sens de l'article 87(1)b) CBE, la notification pose un certain nombre de questions à discuter lors de la procédure orale: la jurisprudence a-t-elle toujours été en faveur de la compétence de l'OEB quant à l'évaluation du droit à la priorité, est-ce que l'article 60(3) CBE a un impact ou non sur l'interprétation de l'article 87 CBE, est-ce que le droit à la priorité doit être examiné d'office en procédure d'examen, est-ce que l'évaluation du droit à la priorité peut être fait sur la base de la CBE sans invoquer les lois nationales, l'OEB serait-il aussi compétent pour évaluer le droit à déposer la demande prioritaire.

Sur la deuxième question, la Grande Chambre tend à partager l'avis presque unanime selon lequel le droit de priorité serait valable. 

Elle émet toutefois des réserves quant à "l'approche des codéposants PCT", en particulier sur le fait que le principe d'unicité de la demande impliquerait forcément qu'un droit de priorité doit être également valable dans tous les Etats PCT désignés.

En revanche, le fait que tous les déposants d'une demande PCT puissent bénéficier d'un droit de priorité acquis par un d'eux peut aussi résulter d'un accord formel ou informel entre les déposants. Le fait qu'une demande PCT soit déposée avec le consentement de tous les déposants peut servir de preuve à cet accord.

T1303/18: c'est à la titulaire de prouver qu'il s'agit de la même invention

La revendication 1 du brevet portait sur une forme particulière d'un composé chimique (rotigotine), caractérisée par la présence de 4 pics donnés sur son diagramme de diffraction aux rayons X ou sur son spectre Raman, par une température initiale déterminée par DSC ou par son point de fusion.

La Titulaire prétendait que le document de priorité D49 divulguait le même composé et que la priorité était donc valable.

La Chambre n'est pas convaincue. Dans D49 la forme est définie par un jeu de14 pics du diagramme DRX, avec une marge d'erreur de +/- 0,1°, et la revendication de D49 autorise la présence d'un seul de ces pics, tandis que la revendication du brevet en cite 4 obligatoires, avec une marge d'erreur de +/- 0,2°.

Pour aboutir aux 4 pics revendiqués à partir de D49, une double sélection est nécessaire: choisir de définir par 4 pics et choisir chacun de ces pics. L'élargissement de la marge d'erreur permet en outre un décalage des pics. Il en est de même pour le spectre Raman.

La personne du métier n'aurait donc pas déduit de D49 le composé revendiqué de manière directe et non ambigüe.

Par DSC, D49 indique une température initiale de 97,30°C, qui n'est pas une base suffisante pour la valeur de 97+/-2°C revendiquée. Enfin, le point de fusion n'est pas donné par D49.

Compte tenu des différences de définition, on ne peut en conclure que les composés sont identiques.

La charge de la preuve de l'identité des composés repose sur la Titulaire. De manière générale, il revient au déposant de s'assurer, quand une priorité est revendiquée, que c'est la même invention qui est définie dans la demande ultérieure.

Enfin, même si la personne du métier avait été en position d'analyser un échantillon du composé décrit dans D49 elle aurait obtenu un diagramme de diffraction complet, lequel n'est pas une base adéquate pour la définition revendiquée.

Décision T1303/18
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T88/21: disclaimer basé sur une demande antérieure du même déposant

Afin de restaurer la nouveauté, la Demanderesse avait ajouté un disclaimer excluant cinq exemples d'une demande antérieure D1. 

D1, qui bénéficiait d'une date de priorité (D1a) antérieure à la date de priorité (P) de la demande en cause, avait été publiée entre cette date de priorité et la date de dépôt.

La Demanderesse soutenait que D1 étant un état de la technique selon l'article 54(3) CBE, un disclaimer est admissible selon G1/03.

Mais D1 est une demande du même déposant que la demande en cause, et cela change totalement la donne. 

En effet, pour l'objet des exemples en question, P ne peut en aucun cas être une première demande, et la demande en cause ne peut donc valablement revendiquer une priorité partielle. Pour l'objet de ces exemples, la demande en cause ne peut donc bénéficier que de sa date de dépôt, postérieure à la publication de D1.

D1 est donc opposable au titre de l'article 54(2) CBE pour l'objet de ces exemples, et pas au titre de l'article 54(3) CBE. N'étant pas non plus une divulgation fortuite, les critères de G1/03 ne sont pas respectés, et le disclaimer n'est pas admissible.

La Chambre en tire le résumé suivant:

Compte tenu des principes de priorités multiples et de priorité partielle : un disclaimer non-divulgué fondé sur une divulgation dans une demande antérieure du même demandeur n'est pas autorisé.

Cette approche, suivie par la décision T1222/11, a été critiquée par la décision T1872/14. La présente Chambre est toutefois en désaccord avec cette dernière décision car la question de la priorité, et donc du statut 54(2) ou 54(3) de l'art antérieur, doit être déterminée avant l'introduction du disclaimer, et non après: selon G1/03, un disclaimer est admissible s'il restaure la nouveauté par rapport à un art antérieur 54(3). La Chambre note en outre que cette décision est antérieure à la décision G1/15 et n'a pas été suivie. La question pertinente est ici de savoir si la revendication sans le disclaimer couvrait des objets bénéficiant de dates d'effet différentes. L'insertion du disclaimer a pour effet de limiter la revendication à des objets ayant une date d'effet plus ancienne, changeant le statut de l'art antérieur de 54(2) à 54(3). On retrouve aussi cette approche dans les décisions T282/12 (application du concept de priorité partielle à la notion de première demande) et T311/18.

La Demanderesse critiquait le fait qu'elle était désavantagée car pour un tiers le disclaimer aurait été admissible. La Chambre fait toutefois remarquer que la Demanderesse connaissait l'existence de D1 et qu'il lui incombait de gérer son portefeuille de brevets en ligne avec les dispositions de la CBE. En outre, un déposant et un tiers ne peuvent toujours être traités de la même manière. Par exemple, la protection conférée par G1/15 contre les priorités toxiques ne bénéficie pas aux tiers.

Décision T88/21
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J14/21: interprétation de la règle 49ter.2(b)(i) PCT

Le déposant, personne physique, avait obtenu du Bureau International agissant en tant qu'Office récepteur la restauration de son droit de priorité, en démontrant que la perte de droit n'était pas intentionnelle.

L'OEB avait informé le demandeur que les actes nécessaires pour l'entrée en phase européenne devaient être réalisés dans le délai de 31 mois (en l'espèce jusqu'au 18.12.2020). L'OEB signalait également qu'une nouvelle requête en restauration du droit de priorité selon la règle 49ter.2  PCT devait être déposée dans un délai de 1 mois après l'expiration du délai de 31 mois. 

Les actes nécessaires n'ont finalement été réalisés que le 6.4.2021, après réception d'une perte de droit. La Division d'examen a fait droit à la requête en poursuite de procédure le 23.4.2021 mais a rejeté la requête en restauration du droit de priorité.

La Chambre se penche sur la recevabilité de cette requête en restauration du droit de priorité. En application de la règle 49ter.2(b)(i) PCT, le délai expirait en effet le 18.1.2021.

La Chambre fait remarquer que rien dans la loi n'indique que le non-respect du délai d'entrée en phase européenne et la correction ultérieure pourraient avoir un impact sur le délai de présentation de la requête en restauration du droit de priorité.

Elle considère néanmoins la requête comme recevable, en se basant sur l'annexe IV du document PCT/A/34/6 émanant de l'Assemblée du l'Union du PCT et expliquant, en lien avec la nouvelle règle 49ter PCT, que lorsqu'un Office désigné rétablit les droits d'une déposante qui n'avait pas respecté le délai de l'article 22 PCT, un tel rétablissement a pour effet de proroger tous les délais calculés à partir de l'expiration de ce délai, y compris celui de la règle 49ter.2(b)(i) PCT. Ce mécanisme est d'ailleurs prévu par les Directives E-IX 2.3.5.3.

La Chambre considère qu'en ce qui concerne le règlement du PCT, l'Assemblée de l'Union du PCT, doit être considérée comme le législateur. En même temps que les nouvelles règles, une annexe interprétative (l'annexe IV) a été adoptée, qui exprime par conséquent les intentions du législateur. Cela peut donc être pris en compte pour interpréter la règle ("interprétation authentique").

La Chambre fait toutefois remarquer qu'une interprétation qui nécessite une telle connaissance approfondie du processus législatif des modifications du règlement PCT ne sera pas nécessairement suivie, en particulier si cette interprétation se fait au détriment d'une partie se fiant sur le libellé d'une nouvelle règle.

La requête en restauration est en revanche rejetée au fond. L'agent US du déposant n'avait en effet pas preuve de la vigilance requise en partant en vacances sans accès à Internet, l'empêchant de recevoir les instructions du déposant, et sans prévenir un collègue de l'imminence de l'expiration du délai de priorité.

Décision J14/21
Accès au dossier

T1513/17 et T2719/19: la Grande Chambre à nouveau saisie sur la priorité

La Chambre 3.3.04 a saisi la Grande Chambre sur la question du droit à revendiquer la priorité.

Dans le cas d'espèce, la priorité US a été déposée par les inventeurs (A), puis une demande PCT a été déposée avec A comme déposants pour les US et la société B comme déposant pour les autres pays, revendiquant la priorité de la demande US. 

La division d'opposition avait estimé que la priorité n'était pas valable, faute de cession du droit de priorité de A vers B concernant EP. En conséquence, le brevet avait été révoqué au vu de documents publiés avant la date de dépôt.

En recours, la Titulaire entend se prévaloir de "l'approche des codemandeurs", suivie par l'OEB (Dir. A-III 6.1) dans le cas de demandes déposées par des codemandeurs (il suffit dans ce cas qu'au moins un des codemandeurs ait déposé la demande prioritaire). Cette approche devrait à ses yeux être valable pour les demandes PCT. La Titulaire s'appuie notamment sur le fait que la demande PCT doit avoir les mêmes effets qu'une demande EP et que dans le cas d'une demande EP des demandeurs différents selon les Etats sont considérés comme codemandeurs (Article 11(3) PCT, Articles 118 et 153(2) CBE).

La Chambre n'est pas convaincue par ces arguments et mentionne comme alternative l'approche suivie par le Tribunal de La Haye dans sa décision du 30.7.2019. Selon cette approche, la loi applicable est celle du lieu où l'on cherche une protection (lex loci protectionis), donc la CBE, laquelle ne prescrit aucune formalité particulière quant à la cession du droit de priorité. Dans ce cas, le dépôt même du PCT pourrait être la preuve que le droit de priorité a été implicitement cédé pour les autres pays, puisque A a consenti à ce que B soit demandeur pour ces pays.

Les faits se distinguent de ceux de la décision CRISPR T844/18, car dans cette affaire certains déposants des demandes prioritaires n'étaient pas déposants de la demande ultérieure.

Les questions posées sont les suivantes:

I. La CBE confère-t-elle une compétence à l'OEB pour déterminer si une partie prétend valablement être un ayant cause au sens de l'article 87(1)b) CBE ?

Sur cette question de compétence, la Chambre fait remarquer qu'elle a fait souvent débat, et que ce débat devrait être tranché. 

II. En cas de réponse affirmative à la question I

Une partie B peut-elle valablement se fonder sur le droit de priorité revendiqué dans une demande PCT dans le but de revendiquer des droits de priorité selon l'article 87(1) CBE dans le cas où

1) une demande PCT désigne la partie A comme demandeur pour les Etats-Unis seulement et la partie B comme demandeur pour d'autres Etats désignés, y compris la protection par brevet européen régional et

2) la demande PCT revendique la priorité d'une demande de brevet antérieure qui désigne la partie A comme demandeur et

3) la priorité revendiquée dans la demande PCT est conforme à l'article 4 de la Convention de Paris ?

Décision T1513/17

Accès au dossier

T407/15: pas de preuve de la cession du droit de priorité

La demande, déposée par l'Université d'Ontario, revendiquait la priorité de deux 2 demandes provisoires US déposées au nom des inventeurs.

La Chambre rappelle que dans un tel cas la priorité n'est valable que si le droit de priorité a été cédé par les déposants de la première demande au déposant de la demande ultérieure avant la date de dépôt de cette dernière.

Indépendamment de la question de la forme sous laquelle cette cession a été réalisée (contrat écrit, effet de la loi, comportement des parties...), une preuve doit être déposée, le niveau de preuve applicable étant celui de la balance des probabilités. 

Aucune preuve n'a ici été déposée. Le fait que les demandes provisoires contiennent une section intitulée "Assignee information" indiquant l'Université d'Ontario comme cessionnaire ne démontre pas que le droit de priorité qui découle de ces demandes a aussi été cédé. Le dépôt d'une demande donne naissance à deux droits différents et indépendants, à savoir le droit découlant de la demande en question et le droit de priorité. Seule la cession de la demande prioritaire a été prouvée.

La priorité n'est donc pas valable, et le document intercalaire D9, cité par la Chambre, est opposable.

Décision T407/15

Accès au dossier

T844/18: interprétation de "celui qui" de l'article 87(1) CBE et de l'article 4A(1) de la Convention de Paris

Les motifs de la décision tant attendue T844/18 sont arrivés.

Le brevet était un des brevets de base sur la technologie CRISPR-Cas9, qui a valu un prix Nobel à Emmanuelle Charpentier et Jennifer A. Doudna. Le brevet en cause émanait toutefois de l'équipe "adverse" du MIT.

Pour mémoire, les faits de la cause étaient les suivants: le brevet (comme 5 autres) revendiquait la priorité de 12 demandes provisoires américaines déposées chacune au nom de divers inventeurs.
La division d'opposition avait jugé que les priorités P1, P2, P5 et P11 n'étaient pas valables du fait que certains de leurs déposants (Maraffini, Bikard et Jiang, de la Rockfeller University) n'ont pas cédé leur droit de priorité aux déposants de la demande PCT (Broad, MIT et, pour les US, les inventeurs Zhang, Cong, Hsu et Ran). L'invention n'était alors pas nouvelle au regard de D3 et D4, publications intervenues avant la date pertinente dans les revues Science et Nature.

La question de la validité de la priorité était donc essentielle, et la Chambre arrive à la même conclusion que la division d'opposition, balayant tour à tour les nombreux arguments des Titulaires, répartis en trois branches.

Pour simplifier, la question était la suivante: si A et B ont déposé une première demande et si A seul dépose la demande ultérieure, la priorité peut-elle être valable en l'absence de cession du droit de priorité de B à A?  et la réponse est "Non".

1. l'OEB est compétent pour décider qui peut bénéficier du droit de priorité

Dans le cadre de l'examen de la validité du droit de priorité, l'OEB doit non seulement examiner la question du "quoi", du "où" et du "quand', mais aussi du "qui" ("celui qui a régulièrement déposé..."), ce qui ne revient pas à décider sur un droit de propriété, mais constitue un examen formel. La CBE contient un grand nombre d'exigences formelles qui peuvent conduire à la perte du brevet. Les Titulaires ont choisi des déposants d'une manière qui n'est pas conforme à la pratique établie de l'OEB et ce n'est pas à la Chambre de réparer des erreurs, omissions ou choix délibérés d'une partie.

2. "Celui qui" de l'Article 87(1) CBE = "tous les déposants", ou "les mêmes déposants"

La Chambre note que le texte authentique de la Convention de Paris, en langue française, par le choix de "celui" (traduit par "any person") au lieu de "quiconque", tend à confirmer l'approche traditionnelle de l'OEB. L'approche "all applicants" respecte l'objectif de la Convention de Paris, qui crée un système dans lequel les déposants sont traités comme s'ils avaient simultanément déposé dans plusieurs pays, tout en empêchant que chacun des déposants dispose indépendamment de son droit de priorité. La Chambre ne voit pas de raisons impérieuses pour changer la pratique de l'OEB, qui prévaut aussi dans beaucoup d'Etats contractants. 

3. Ce n'est pas la loi nationale qui décide qui est "celui qui", mais la Convention de Paris

La Convention de Paris (à la quelle les Etats-Unis sont partie, et qui donc fait partie de sa "loi suprême") se réfère à une personne qui a réalisé un acte: celui du dépôt d'une demande de brevet. Que ces personnes soient les inventrices ou les inventeurs ou qu'elles tirent leur droit des inventrices ou des inventeurs n'est pas une question à examiner. Les Travaux Préparatoires de 1880 (!) font apparaître que le terme "auteur" a été remplacé par "celui qui a régulièrement déposé" afin justement d'éviter tout débat de fond sur la question du droit à l'invention. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la loi américaine afin de déterminer qui avait le droit de déposer la première demande.

Décision T844/18
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Affaire T844/18 : CRISPRations sur la priorité

Une fois n'est pas coutume, le sujet du jour n'est pas une décision, mais une affaire non encore résolue; elle le sera normalement en janvier de l'année prochaine à l'issue d'une procédure orale prévue pour 5 jours, la première-demi journée devant être consacrée à clarifier les requêtes des brevetés et des 7 opposants restants (sur les 9 d'origine).

Le brevet en cause est un des brevets de base sur l'outil de modification du génome appelé CRISPR-Cas 9. Découverte en 2012, cette technologie est devenue un sujet d'affrontement majeur entre d'une part l'Université de Berkeley et d'autre part le Broad Institute (émanation de Harvard et du MIT).

L'affaire en question tourne exclusivement autour d'une question de droit de priorité.

Les 12 demandes prioritaires sont des demandes provisoires américaines déposées chacune au nom de divers inventeurs.
La division d'opposition avait jugé que les priorités P1, P2, P5 et P11 n'étaient pas valables du fait que certains de leurs déposants (Maraffini, Bikard et Jiang, de la Rockfeller University) n'ont pas cédé leur droit de priorité aux déposants de la demande PCT (Broad, MIT et, pour les US, les inventeurs Zhang, Cong, Hsu et Ran).
L'invention n'était alors pas nouvelle au regard de D3 et D4, publications intervenues avant la date pertinente dans les revues Science et Nature.
La même question se pose dans 5 autres procédures d'opposition.

Dans les 40 pages de sa décision, la division d'opposition a successivement rejeté les 3 lignes d'argumentation des brevetés selon lesquelles: premièrement l'OEB n'aurait pas compétence pour décider qui dispose du droit de priorité et comment ce droit peut être cédé, deuxièmement dans le cas de déposants multiples pour la première demande, le sens de "celui" (any person) dans l'article 87 CBE devrait être compris comme "l'un ou l'autre, sans distinction", et troisièmement le sens de "celui qui a régulièrement déposé" devrait être interprété selon la loi nationale, ici la loi américaine.

Sur ce dernier point les brevetés font valoir que les demandes provisoires décrivent plusieurs inventions et que celle émanant des 3 inventeurs de la Rockfeller University n'a pas été reprise dans la demande PCT (mais dans une autre demande), de sorte qu'au regard du droit américain, les inventeurs en question n'étaient pas déposants pour les inventions faisant l'objet de la priorité discutée et ne disposaient pas du droit de priorité revendiqué dans le présent brevet. Un communiqué de presse de 2018 relatant l'issue d'un arbitrage entre Broad et la Rockfeller University a été publié à cet égard.

Compte tenu de l'importance majeure du dossier, les parties ont déposé un très grand nombre d'opinions juridiques émanant d'éminents experts, professeurs, anciens juges etc... y compris l'ancien directeur de l'USPTO Davis Kappos (document référencé D282), Lord Hoffmann, Prof. Dr. Straus et Lord Neuberger.


La Chambre a récemment émis un avis provisoire destiné à cadrer les débats. Pour elle l'affaire se résume de la manière suivante:

A et B ont déposé une première demande. A est le seul déposant de la demande ultérieure (la demande revendiquant la priorité de la première demande). La priorité est-elle valable en l'absence de cession du droit de priorité de B à A?

La jurisprudence actuelle (et celle de certains tribunaux nationaux) est en faveur du "non". Tous les déposants de la première demande doivent être déposants de la demande ultérieure.

La Chambre explique ensuite que selon elle le sens de "celui" (ou "any person") est ambigu, de sorte que les multiples arguments linguistiques ne paraissent pas pertinents. La question de savoir si c'est la loi nationale ou la CBE qui s'applique au transfert du droit de priorité ne paraît pas non plus pertinente pour l'affaire.
Si la condition selon laquelle c'est la même personne qui peut déposer la demande ultérieure et bénéficier du droit de priorité n'existait pas, un tiers pourrait "voler" le droit au brevet d'une autre personne. Cette condition existe pour éviter une situation dans laquelle A dépose une première demande et un tiers B dépose la demande ultérieure. Selon les opposants, cette condition sert aussi à éviter dans le cas de co-demandeurs, qu'un de ces derniers puisse priver l'autre de son droit au brevet.
La Chambre estime que les références au droit national en ce qui concerne les questions de propriété ne paraissent pas pertinentes.
La Chambre liste également les arguments en faveur ou non du maintien de la pratique actuelle:

• en faveur du maintien: la pratique est de longue date, elle protège les co-demandeurs, la situation des brevetés aurait pu être évitée s'ils avaient été prévoyants, il existe un risque de demandes ultérieures multiples; d'autres conséquences négatives peuvent exister
• en faveur du changement: le co-déposant non mentionné dans la demande ultérieure serait en meilleure position, en pouvant réclamer ses droits, alors que selon la pratique actuelle la perte de la priorité peut entraîner la perte du brevet, l'approche est plus en ligne avec les objectifs de la Convention de Paris qui sont de faciliter les dépôts à l'étranger. 

Il est possible que la Grande Chambre soit saisie.


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T1537/13 : transfert du droit de priorité

La demande prioritaire US avait été déposée au nom des inventeurs tandis que la demande européenne avait été déposée au nom de leur employeur, la société Intel.

La Chambre avait signalé au demandeur que faute de prouver qu'Intel était l'ayant cause des inventeurs le droit de priorité devait être considéré comme perdu.

Le demandeur n'ayant pu apporter une telle preuve, la Chambre juge par conséquent qu'aucun droit de priorité ne peut être reconnu pour la demande.

En conséquence, les documents D5 et D6, présentés par les inventeurs eux-mêmes lors d'une réunion du Motion Picture Expert Group (MPEG) en 2008 à Genève, font partie de l'état de la technique.

La Chambre juge également que l'invention n'implique pas d'activité inventive en regard de D5 combiné avec D6 et les connaissances générales de l'homme du métier.


Décision T1537/13
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J11/18 : le public n'est pas un ingénieur brevets

La demanderesse cherchait en 2017 à corriger la déclaration de priorité, afin de revendiquer la priorité de la demande US P1 de juin 2010, et non celle de la demande de priorité US P2 revendiquée (de septembre 2010), revendiquée par erreur.

La Chambre est d'accord avec le fait que l'intention véritable de la demanderesse était bien de revendiquer la priorité de P1 et non celle de P2, car P2 est une divisionnaire de P1. En outre, la demande PCT a été déposée 12 mois après le dépôt de P1 et l'entrée en phase européenne a été faite 31 mois après le dépôt de P1.

Les intérêts des tiers doivent toutefois être pris en compte, de sorte que la jurisprudence exige, lorsque la demande publiée contient une information erronée, des circonstances exceptionnelles pour faire droit à une telle requête en correction.

Pour la demanderesse, les tiers auraient noté l'existence d'une erreur, du fait que la demande PCT a été déposée seulement 8 mois après le dépôt de P2. La Chambre ne partage pas cet avis, faisant remarquer que le fait que la période de 1 an n'ait pas été totalement exploitée ne pouvait être considérée comme une contradiction ni même comme une incitation à consulter le document de priorité.

La demanderesse argumentait également que les tiers intéressés auraient consulté le document de priorité et se seraient aperçu de l'erreur en voyant que P2 était une demande divisionnaire.
La Chambre juge ici que le public ou les tiers ne sont pas des ingénieurs brevets. le but premier de la publication est de divulguer une information technique, de sorte que la demande publiée serait consultée par un homme du métier. Ce dernier, sauf contradiction évidente, se fie aux informations contenues dans la demande publiée.
Le fait qu'un ingénieur brevet consultant le document de priorité aurait détecté l'erreur n'est donc pas pertinent.



Décision J11/18
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T1662/14 : notion de première demande pour un art antérieur

Le brevet en cause ne revendiquait pas de priorité. Son contenu était toutefois identique à une demande antérieure US (D11), déposée par le prédécesseur en droit du breveté.

Une demande Euro-PCT (D2) revendiquait quant à elle la priorité d'une demande US (D3), déposée également par ce prédécesseur en droit. Les contenus de D2 et D3 étaient identiques, mais D3 était une continuation-in-part de D11.

Le point crucial était de décider si D2, ou au moins une partie de son objet, était opposable au titre de l'article 54(3) CBE. Etant déposé après le brevet en cause, D2 n'était opposable que dans la mesure où il pouvait valablement bénéficier de la priorité de D3.

Le breveté argumentait que c'est D11 qui est la première demande au sens de l'article 87(1) CBE, de sorte que D2 ne bénéficiait pas de la priorité de D3.
La Chambre est d'accord sur le fait que D11 enseignait déjà un système pour l'administration par voie intraveineuse de propofol et le contrôle de la quantité administrée, si bien que pour cet objet général D2 ne pouvait valablement revendiquer la priorité de D3.

D2 contient toutefois des éléments plus spécifiques non divulgués par D11, en particulier l'analyseur d'air expiré spécifique des figures 3A et 3B.
D11 n'est donc pas la première demande pour un système d'administration de propofol comprenant un tel analyseur. Pour un tel système D2 revendique valablement la priorité de D3, si bien que ce système appartient à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE. Il est en outre destructeur de nouveauté.


Décision T1662/14
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T969/14 : transfert partiel de priorité

Les faits de la présente affaire sont les suivants:
- Chiesi a déposé une demande D16, cédée ultérieurement à Ventura
- Ventura a déposé le brevet en cause, revendiquant la priorité de D16
- Chiesi a déposé la demande EP D14, revendiquant également la priorité de D16

La question de la validité de la priorité, et donc de la validité du transfert de priorité, se pose.

Il apparaît des documents fournis que Chiesi et Ventura se sont "partagés" le droit de priorité.
Selon le contrat D22, Chiesi cède à Ventura les droits attachés à D16, mais il est prévu que Chiesi revendique la priorité de D16 pour les compositions "Programme 2", de sorte que Ventura devra recéder le droit de priorité à Chiesi (contrat D23) pour ces compositions, et Ventura doit déposer une autre demande basée sur D16 mais excluant les compositions "Programme 2".

La Chambre en déduit qu'à la date de dépôt du brevet en cause, Ventura bénéficiait du droit de revendiquer la priorité de D16, sauf pour les compositions "Programme 2", en l'occurrence les formulations comprenant du stéarate de magnésium en combinaison avec certains agents spécifiques.
Ces dernières font l'objet de D14.

La Chambre schématise la question de la manière suivante: si B est le domaine pour lequel le droit de priorité appartenait à Chiesi (compositions "Programme 2"), le domaine A revendiqué par le brevet en cause couvre des objets (partie en noir) pour lesquels le droit de priorité n'est pas valable car il n'appartenait pas à Ventura. Le domaine A n'exclut en effet pas les compositions Programme 2.

La priorité du brevet n'est donc pas valable pour les compositions de stéarate de magnésium avec certains agents spécifiques. Pour ces compositions, la revendication ne bénéficie que de la date du brevet.

Or D14 décrit de telles compositions, et bénéficie pour elles de la priorité de D16. D14 est donc destructeur de nouveauté (article 54(3) CBE).

Avec le mémoire de recours, la Titulaire avait fourni une requête subsidiaire disclaimant les compositions de D14. La Chambre ne l'admet pas dans la procédure selon l'article 12(4) RPCR, jugeant qu'elle aurait due être fournie en première instance. Elle note en particulier que la division d'opposition avait dans son avis provisoire considéré que D14 était destructeur de nouveauté.


Décision T969/14
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J10/17 : restauration du droit de priorité par l'office élu

La demande PCT, déposée auprès de l'USPTO le 7.11.2013, revendiquait une priorité du 9.10.2012.
L'USPTO a accordé la restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 PCT, mais l'OEB n'en a été informé que tardivement.

Le 4.6.2015, quelques semaines après l'entrée en phase européenne, la section de dépôt a envoyé une notification indiquant  au déposant qu'une requête en restauration selon la règle 49ter.2 PCT était nécessaire s'il souhaitait bénéficier de son droit de priorité vis-à-vis de l'OEB. La notification indiquait en outre qu'aucune restauration selon la règle 26bis.3 PCT n'avait été requise durant la phase internationale. Le délai de 1 mois pour requérir la restauration expirait selon la section de dépôt le 9.6.2015 (en réalité le 11.6.2015).

Le 10.6.2015, le déposant informait l'OEB que le droit de priorité avait été restauré par l'USPTO pendant la phase internationale. Aucune requête selon la règle 49ter.2 PCT n'a été soumise.

La section de dépôt a émis une notification de perte de droit relatif à la priorité, puis confirmé cette perte de droit dans une décision.

La Chambre juridique rappelle d'abord que dans le cas d'espèce la restauration effectuée par l'USPTO n'a pas d'effet vis-à-vis de l'OEB. L'USPTO a en effet admis la restauration car l'inobservation du délai n'était pas intentionnelle. Selon la règle 49ter.1 b) PCT, cette restauration ne produit ses effets que dans les Etats dont la législation nationale prévoit la restauration du droit de priorité en fonction de ce critère ou d'un critère plus favorable au déposant. Or, selon le communiqué de l'OEB du 7.11.2007 le critère applicable à l'OEB est celui de la diligence requise.

Une requête en restauration selon la règle 49ter.2 PCT était donc nécessaire.

Le déposant entendait se voir appliquer le principe de la bonne foi au motif qu'il avait été induit en erreur par le fait que la notification émise par la section de dépôt indiquait qu'aucune requête en restauration n'avait été demandée pendant la phase internationale. Selon le mandataire, les instructions générales de ce client voulaient que l'absence de requête en restauration pendant la phase internationale signifiait l'absence d'intérêt pour la priorité et donc une instruction implicite de ne pas requérir la restauration en phase européenne. La Chambre n'accepte pas cet argument car le déposant n'a fourni aucune preuve quant à l'existence de ces instructions. La Chambre ne voit donc pas de lien de causalité entre l'information erronée donnée par la section de dépôt et le fait de ne pas avoir déposé de requête en restauration.


Décision J10/17
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