J1/24: divisionnaire déposée pendant un recours contre une décision de délivrance, contre J28/03

Dans la présente affaire, la Chambre de recours juridique annule une décision de la section de dépôt selon laquelle une demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle.

La décision de délivrance avait été émise pour la demande parente en février 2021. En avril de la même année, la déposante avait formé recours contre cette décision, demandant une modification de la page 2 de la description pour supprimer la référence à la figure 24 comme étant un mode de réalisation hors de la portée des revendications. Elle avait retiré son recours un an plus tard (en avril 2022), mais avait entre-temps déposé une demande divisionnaire.

La section de dépôt, citant la décision J28/03, avait décidé que la demande divisionnaire ne pouvait être traitée comme telle. Dans cette précédente décision, la Chambre juridique avait considéré que le statut d'une demande divisionnaire déposée alors qu'un recours formé contre la décision de délivrer le brevet sur la base de la demande initiale est en instance dépendait de l'issue de ce recours. 

La Chambre juridique considère ici que la demande parente était encore en instance au moment du dépôt de la demande divisionnaire. Contrairement à l'affaire J28/03, dans laquelle le recours avait été formé alors que la décision de délivrance avait été publiée au BEB, la formation du recours avait ici conduit à annuler la publication de la délivrance, laquelle n'a été finalement publiée qu'en juin 2022, après le retrait du recours.

La Chambre n'est en outre pas convaincue par la motivation de J28/03 et plus particulièrement la distinction faite entre les recours contre les décisions de rejet et les recours contre les décisions de délivrance, car l'effet suspensif du recours vaut pour tous les recours. 

Dans la pratique actuelle, les recours formés contre une décision de délivrance sont considérés comme valablement formés, de sorte que la mention de la publication de la délivrance est annulée, une nouvelle date étant ultérieurement fixée en fonction de l'issue du recours. 

Il est donc possible de déposer une demande divisionnaire même après la décision de délivrance, en formant un recours contre cette décision.

Décision J1/24

T1316/20: invocation en opposition de l'absence de demande parente en instance

Le brevet était issu d'une demande divisionnaire, déposée la veille de l'expiration du délai de 31 mois pour le passage en phase européenne de sa demande PCT parente.

Les formalités d'entrée en phase européenne de la demande PCT avaient bien été effectuées le jour-même, mais étant donné qu'aucune requête en traitement anticipé n'avait été déposée, il existait une interdiction de traiter cette demande avant l'expiration du délai de 31 mois. La demande parente n'était donc pas une demande européenne pendante au moment du dépôt de la demande divisionnaire (J18/09).

La division d'opposition avait considéré dans sa décision que la pratique en vigueur à l'époque, avant la publication de J18/09, était d'accepter des demandes divisionnaires même avant l'expiration du délai de 31 mois, et que le demandeur était donc protégé par le principe de protection de la confiance légitime. En outre, l'objection ne correspondait à aucun motif d'opposition. La délivrance avait purgé le vice.

La Chambre fait remarquer que la décision J18/09 a été critiquée par une partie de la doctrine, qu'elle ne voit pas de base juridique au fait que la délivrance du brevet puisse "guérir" ce problème, et que J18/09 mentionnait que les Directives de l'époque prévoyaient déjà qu'une telle demande parente n'était pas en instance. La Chambre ne voit pas non plus en quoi il serait possible d'envisager une protection de la confiance légitime dans le cas d'une condition matérielle telle que l'existence d'une demande en instance.

La Chambre considère toutefois que cette irrégularité ne peut être contestée en opposition. L'article 100 CBE liste les seuls motifs d'opposition possibles. Un certain nombre d'irrégularités, y compris de fond, ne sont plus contestables en opposition, aussi bien le défaut de clarté que le défaut de paiement de taxes. 

L'Opposante argumentait que son objection était soulevée au titre de l'article 100c) CBE. S'il n'y a pas eu de demande parente, le brevet va forcément au-delà du contenu de la demande parente. La Chambre considère toutefois que cette disposition porte sur le contenu technique de la demande parente et non sur son caractère en instance. 

L'absence de demande parente en instance au moment du dépôt du brevet ne peut donc être invoquée dans la procédure d'opposition.

Décision T1316/20 (en langue allemande)
Accès au dossier

J7/21: une succession universelle n'est pas un transfert au sens de la règle 22 CBE

La section de dépôt avait refusé de traiter la demande comme demande divisionnaire car les co-déposantes n'étaient pas les mêmes que celles de la demande antérieure.

Pour la section de dépôt, le fait qu'une des déposantes (Sorbonne Université) ait succédé aux droits d'une déposante de la demande antérieure (UPMC) suite à une fusion n'y changeait rien, car le transfert n'avait pas été inscrit pour la demande antérieure, cette inscription n'étant en outre plus possible suite au retrait de cette dernière. En application de la règle 36(1) CBE, seule une déposante inscrite au registre peut déposer une demande divisionnaire.

Le fait que Sorbonne Université ait succédé aux droits de l'UPMC (par suite du décret 2017-596 créant Sorbonne Université par fusion des universités Paris VI et VI) a été démontré.

Les Chambres ont décidé à plusieurs reprises qu'en cas de succession universelle, le successeur en droit devenait automatiquement partie à la procédure. Une telle succession n'est donc pas un "transfert" au sens de la règle 22(3) CBE, lequel n'a d'effet à l'égard de l'OEB qu'à compter de l'inscription du transfert au registre (T15/01, T6/05, T2357/12).

La présente Chambre aboutit également à la conclusion que la règle 22(3) CBE ne s'applique pas en cas de succession universelle. 

Le terme "transfert" doit se comprendre comme le fait qu'une demande devienne propriété d'une autre personne. La seule disposition de la CBE indiquant les conditions dans lesquelles un transfert peut avoir lieu est l'article 72 CBE, lequel prévoit un contrat de cession fait par écrit et signé par toutes les parties. Ces exigences ne peuvent toutefois être remplies dans le cas d'une succession universelle qui suit le décès d'une personne physique.

Il ressort de la règle 143(1)(w) CBE que tous les types de transferts de droits n'ont pas à être inscrits au registre: seuls le sont ceux prévus par le règlement (en l'occurrence par les règles 22 et 24 CBE). La règle 143 CBE ne peut donc être comprise que si le terme "transfert" de la règle 22 CBE ne couvre pas tous les moyens d'acquérir la propriété d'une demande de brevet.

Le but de la règle 22 CBE est d'éviter toute ambiguïté sur la personne détenant la demande de brevet durant la procédure devant l'OEB. C'est particulièrement important dans le cas d'une cession de la demande, où seul un droit spécifique est transféré et où le propriétaire précédent existe toujours. En revanche, dans le cas d'une succession universelle tout le patrimoine est transféré et le propriétaire précédent n'a plus d'existence. Il n'y a donc plus de confusion possible.

Le terme "transfert" de la règle 22 CBE ne couvre donc pas les successions universelles. 

Dans un tel cas, l'effet du changement de propriétaire est immédiat et nul n'est besoin de le repousser à une date ultérieure.

Sorbonne Université était donc automatiquement co-déposante de la demande antérieure à compter du 1er janvier 2018, de sorte que la demande divisionnaire pouvait valablement être déposée à son nom. 

Décision J7/21
Accès au dossier (demande antérieure)

J12/18: pas d'Etats supplémentaires pour une divisionnaire

Dans une série de décisions (J12/18, J13/18, J14/18, J3/20), la Chambre de recours juridique a décidé qu'en vertu de l'article 76(2) CBE, seuls les États contractants désignés dans la demande parente au moment du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être désignés dans cette demande divisionnaire.

Dans ces affaires, le déposant avait retiré des désignations d'Etats (selon les cas GB ou FR/IT/SE) dans les demandes parentes, puis déposé des demandes divisionnaires, en demandant à ce que ces Etats soient désignés. Ces requêtes avaient été rejetées selon les cas par la section de dépôt ou par la division d'examen.

Pour le déposant, le libellé de l'article 76(2) CBE (Tous les Etats contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire) n'exclut pas de désigner un Etat, même si sa désignation a été préalablement retirée pour la demande parente. Il crée une fiction juridique mais n'interdit pas au déposant de désigner explicitement des Etats supplémentaires.

Pour la Chambre, cette interprétation n'est pas correcte. De par sa nature, une demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt de la demande parente mais ne peut être plus large que cette dernière, en ce qui concerne son objet (article 76(1) CBE) ou sa portée géographique (article 76(2) CBE). L'article 79 CBE doit être pris en compte. Une désignation peut être retirée pour une demande, mais ne peut être réintroduite, sauf correction d'erreur, et ce principe doit s'appliquer à une demande divisionnaire qui dérive de cette demande. Les travaux préparatoires confirment cette interprétation. L'article 76(2) a été modifié pour tenir compte de la modification de l'article 79 CBE quant aux désignations d'Etats, mais pas dans le but de permettre une extension géographique par le biais d'une divisionnaire. On ne peut faire "revivre" une désignation dans une divisionnaire.

En outre, la Chambre n'admet pas les nouvelles soumissions déposées dans le mémoire de recours concernant une correction d'erreur ainsi que celles faites lors de la procédure orale en lien avec le principe de protection de la confiance légitime. Concernant l'erreur alléguée dans le retrait des désignations, la Chambre note qu'à aucun moment le déposant n'a fait valoir de telles erreurs devant la première instance.



Décision J12/18
Accès au dossier

J8/19: correction du montant de la taxe

Le déposant a déposé une demande divisionnaire le 25 avril 2018 à 13h37. A 14h00 le même jour était publiée au Bulletin européen la mention de la délivrance du brevet parent.

Le présent recours a été formé contre la décision prise par la section de dépôt de ne pas traiter la demande comme une demande divisionnaire.
L'acte de recours était accompagné du formulaire 1038E sur lequel le déposant avait coché la case pour la taxe de recours "normale" (grande entité) mais indiqué un montant de 1860€ au lieu de 2255€.

1. Statut du recours

La première question était donc de savoir si le recours devait être considéré comme formé ou pas (G1/18).
Le déposant avait déposé une requête en correction d'erreur (règle 139 CBE) afin de corriger le montant indiqué sur le formulaire 1038E.

La Chambre fait remarquer que dans sa décision G1/12, la Grande Chambre a affirmé le caractère général de l'application de la règle 139 CBE.

Pour qu'une erreur puisse être corrigée (G1/12, pt 37), plusieurs exigences doivent être remplies.
Il faut d'abord que la correction reflète l'intention d'origine du requérant, ce qui est le cas en l'espèce: l'intention de payer le montant complet de la taxe, et non le montant réduit ou un montant antérieurement applicable, ressort clairement du fait que la case correspondante a été cochée.
L'erreur peut constituer en une déclaration incorrecte ou une omission: il s'agit ici d'une déclaration incorrecte.
La requête en correction doit enfin être présentée sans délai: c'est le cas puisque le déposant a présenté sa requête seulement 5 jours après la signification de la notification de la Chambre.

La jurisprudence prend en outre en compte la sécurité juridique des tiers. Notamment, s'agissant d'une affaire ex parte, il n'existe pas d'intimé qui pourrait s'être fié au paiement initialement insuffisant et dont les intérêts seraient lésés par une correction.

Compte tenu du caractère rétroactif de la correction, il faut considérer que le montant correct avait été indiqué ab initio. Selon la réglementation relative aux comptes courants (RCC), la date de paiement est la date de réception de l'ordre de débit, à condition que le compte courant soit suffisamment approvisionné (ce qui était le cas). La date de paiement était donc le 17 juin 2019, avant l'expiration du délai applicable pour former le recours.

Le recours a donc valablement été formé.



2. Dépôt de la demande divisionnaire

La deuxième question était de savoir si la demande divisionnaire avait été déposée à temps.
Le déposant prétendait qu'au moment de déposer la demande divisionnaire (à 13h37), la demande parente étaient encore en instance au sens de G1/09.
La Chambre rejette cet argument, faisant noter que selon l'article 97(3) CBE, la décision de délivrance prend effet à la date à laquelle est mentionnée au BEB. C'est donc la date, et non l'événement de la mention qui importe, le législateur ayant ainsi déterminé un point dans le temps qui soit incontestable et prévisible. L'existence de la demande parente se termine donc à la fin du jour précédant la mention de la délivrance.



Décision J8/19
Accès au dossier (brevet parent)

J13/14 : divisionnaire déposée dans une autre langue que celle de la demande parente

Pour cette décision, la Chambre juridique propose le résumé suivant:

1.   Aux fins de l'article 76(1), première phrase, et de la règle 36(2) première phrase CBE, une demande divisionnaire d'une demande parente qui avait été déposée dans une langue officielle de l'OEB doit aussi être déposée dans la langue officielle de l'OEB de la demande parente. Dans ce cas une correction de l'irrégularité n'est ni requise par la règle 36(2) CBE deuxième phrase ni n'est même admissible compte tenu des termes de cette disposition et de la décision G4/08. Il n'est pas non plus possible pour le déposant de remédier à cette irrégularité par le biais d'une correction selon la règle 139, première phrase ou au moyen d'une modification selon l'article 123(2) CBE.

2.  En accord avec la jurisprudence établie, une demande divisionnaire qui a été déposée dans une langue non admissible ne peut être traitée comme une demande divisionnaire valide en application par analogie de l'article 90(2) CBE.


Dans le cas d'espèce, le demandeur avait déposé la demande parente (PCT) en langue allemande en 2001 mais déposé une traduction anglaise lors de l'entrée en phase européenne. L'OEB avait utilisé l'allemand comme langue de procédure.
En 2010, le demandeur a déposé une demande divisionnaire en langue anglaise.

La Chambre juridique note que la règle 36(2) CBE est parfaitement claire. La divisionnaire doit être déposée dans la langue de procédure de la demande parente, la seule exception étant l'utilisation de la langue non officielle dans laquelle la demande parente avait pu être déposée; dans ce cas, et dans ce cas seulement, une traduction dans la langue officielle de la demande parente peut être déposée.

L'irrégularité n'est pas une irrégularité selon la règle 57 CBE, qui pourrait être corrigée après invitation selon la règle 58 CBE.
La règle 139 et l'article 123 CBE ne sont pas non plus applicables. L'interprétation donnée par la décision G4/08 s'applique ici mutatis mutandis.

Décision J13/14

G1/15 : priorité partielle et divisionnaires empoisonnées

Dans l'affaire G1/15, la Grande Chambre a répondu de la manière suivante aux questions posées dans la décision T557/13 (traduction personnelle) :

Le droit à une priorité partielle ne peut être refusé en vertu de la CBE pour une revendication englobant un objet alternatif au moyen d'une ou plusieurs expressions génériques ou d'une autre manière (revendication générique de type "OU") pourvu que ledit objet alternatif ait été divulgué pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, sans ambiguïté et de manière suffisante dans le document de priorité. Aucune autre condition ou limitation de fond ne s'applique à cet égard.

Les motifs de la décision ne sont pas encore disponibles sur le registre.

Je rappelle que dans l'affaire T557/13 la demande citée comme art antérieur (D1) était la propre demande parente du brevet opposé. L'exemple 1 de D1 bénéficiait de la priorité tandis que la revendication du brevet n'en bénéficiait pas du fait d'un élargissement à l'extension.
Si l'on admet la possibilité d'invoquer une priorité partielle, alors l'objet de la revendication 1 peut être considéré comme la réunion de l'exemple 1 (objet A) et du complémentaire dudit exemple 1 (objet B), la revendication couvrant "A OU B". L'objet A bénéficie de la priorité et D1 n'est pas opposable vis-à-vis de cet objet. L'objet B ne bénéficie pas de la priorité, mais est nouveau par rapport à l'exemple 1 de D1.

J22/13 : en instance

Dans sa décision G1/09, la Grande Chambre a expliqué que le terme "en instance" se rapporte à un statut dans lequel des droits dérivant de la demande en vertu de la CBE sont encore en existence. Ces droits comprennent la protection provisoire de l'Art 67, lequel indique que "les effets de la demande sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée". Ainsi, une demande est en instance lorsqu'elle est rejetée mais que le rejet n'est pas encore final.

Dans la décision J23/13, la demande parente avait été rejetée, un recours formé, et la divisionnaire avait été déposée dans le délai de dépôt du mémoire de recours, lequel n'avait jamais été déposé. La Chambre juridique avait jugé que la demande parente était encore en instance au moment du dépôt de la divisionnaire.

Dans la présente affaire (J22/13), la divisionnaire avait été déposée le 29.8.2012, après l'expiration du délai pour le dépôt du mémoire de recours (3.6.2012).
La Chambre juridique juge ici que la demande parente n'était alors plus en instance. Même si le recours n'a été jugé irrecevable qu'ultérieurement (en octobre 2012), la décision de rejet est passée en force de chose jugée le 4.6.2012.

Pour résumer: lorsqu'une demande est rejetée, il est encore possible de la diviser jusqu'à l'expiration du délai de recours, ou, si un recours est formé, jusqu'à l'expiration du délai de dépôt du mémoire de recours. 


Décision J22/13

T557/13 : priorité partielle et "divisionnaires empoisonnées", saisine de la Grande Chambre

Sur la question controversée de l'opposabilité d'une demande parente à une demande divisionnaire (ou inversement), la Grande Chambre est saisie des questions suivantes:

1. Lorsque la revendication d'une demande ou d'un brevet européen englobe des objets alternatifs en raison d'une ou plusieurs expressions génériques ou autrement (revendication "OU" générique), le bénéfice d'une priorité partielle peut-il être refusé selon la CBE pour cette revendication respectivement à un des objets alternatifs divulgué pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, et de manière non ambiguë dans le document de priorité ?
2. Dans l'affirmative, doit-on considérer la condition "pourvu qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" du point 6.7 de G2/98 comme un test juridique pour décider du droit à bénéficier de la priorité partielle d'une revendication "OU" générique" ?
3. Si la réponse à la question 2 est oui, comment les critères "nombre limité" et "objets alternatifs clairement définis" doivent-ils être interprétés et appliqués?
4. Si la réponse à la question 2 est non, comment faut-il juger si une revendication "OU" générique peut bénéficier d'une priorité partielle ?
5. Si une réponse affirmative est donnée à la question 1, un objet divulgué dans une demande parente ou une demande divisionnaire d'une demande européenne peut-il être cité comme état de la technique selon l'Art 54(3) CBE contre un objet divulgué dans le document de priorité et englobé en tant qu'alternative dans une revendication "OU" générique de ladite demande européenne ou du brevet européen délivré sur sa base ?

Une revendication "OU" générique est définie au point 8.2.2 comme étant une revendication dont l'objet est défini par une ou plusieurs expressions génériques, telle qu'une formule chimique, une plage continue de valeurs numériques, ou une définition fonctionnelle, ou autrement. Une telle revendication englobe, sans les citer, des objets alternatifs ayant toutes les caractéristiques de la revendication.

Rappelons que le problème des divisionnaires empoisonnées se pose lorsque la revendication d'une demande (parente ou divisionnaire) perd la priorité, et pourrait alors se voir opposer, sous l'Art 54(3) CBE, des objets décrits dans une autre demande européenne (parente ou divisionnaire) de la même famille et qui avaient déjà été divulgués dans la demande prioritaire. Le problème ne se pose pas si la revendication peut bénéficier de la priorité quant à cet objet (priorité partielle).

Dans le cas d'espèce, le document D1 cité au titre de la nouveauté est la propre demande parente du brevet opposé, pour lequel la revendication a été élargie par rapport à ce qui avait été divulgué dans la demande prioritaire.

Décision T557/13

Le blog prend une semaine de vacances. Rendez-vous le 24 août !

J23/13 : divisionnaire déposée pendant un recours jugé ultérieurement irrecevable

La demande parente avait été rejetée par décision datée du 4.6.2010.
Recours a été formé le 10.8.2010, mais comme aucun mémoire de recours n'a été fourni dans le délai (qui expirait le 14.10.2010), le recours a été rejeté comme irrecevable par décision du 20.5.2011.

La présente demande divisionnaire a été déposée le 22.9.2010.
Le 11.7.2013, la section de dépôt a pris une décision selon laquelle la demande ne pouvait être traitée comme demande divisionnaire, au motif que la demande parente n'était plus en instance.

Pour la section de dépôt, la Grande Chambre dans sa décision G1/09 (pt 4.3.2), a confirmé l'approche suivie par J28/03 (pt 11), selon laquelle, indépendamment de l'aspect suspensif du recours, une demande n'est en instance, après qu'un acte de recours a été déposé, que si le recours est recevable, et donc si la demande fait l'objet d'un examen sur le fond.

Rappelons au passage que J28/03 traitait le cas d'une demande divisionnaire déposée lors d'un recours déposé contre la décision de délivrance du brevet parent, et que G1/09 s'intéresse au cas d'une divisionnaire déposée après le rejet de la demande parente, et alors qu'aucun recours n'a été formé.

La Chambre juridique n'est pas de cet avis.

Elle rappelle que G1/09 a posé une définition de "demande en instance" : cela se rapporte à un statut dans lequel des droits dérivant de la demande en vertu de la CBE (par exemple la protection provisoire) sont encore en existence.
En appliquant cette définition, il s'ensuit qu'au moment de son dépôt (le 22.9.2010), la demande parente était encore en instance : le recours, valablement formé en temps et en heure, a eu un effet suspensif, et la divisionnaire a été déposée pendant le délai de 4 mois pour déposer le mémoire de recours. Le recours n'a été rejeté pour irrecevabilité qu'en 2011.
Au moment du dépôt, le demandeur pouvait encore exercer ses droits et l'objet de la demande parente pouvait encore faire l'objet d'un examen sur le fond. Le fait que le recours ait ensuit été rejeté n'est pas pertinent.

La CBE prévoit une procédure en deux étapes: dépôt d'un acte de recours dans les 2 mois puis d'un mémoire de recours dans les 4 mois. Si l'acte n'est pas déposé, la décision de rejet devient définitive à l'expiration du délai de 2 mois et la demande n'est alors plus pendante (G1/09). Si un recours est formé mais que le mémoire de recours n'est pas déposé, la décision ne devient finale qu'à l'expiration du délai de 4 mois. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai qu'il n'existe plus de remèdes juridiques ordinaires et que la demande n'est plus en instance.


Décision J23/13

T558/13 : élargissement

Par rapport à celle de sa demande parente, la revendication 1 de la demande divisionnaire omettait

une caractéristique A (présence d'une pluralité de sources de puissance indépendantes).

La Chambre trouve que le concept présenté dans la demande antérieure exigeait cette caractéristique A, si bien que l'objet revendiqué ne se déduit pas de la demande parente.

La Demanderesse objectait que du fait de l'ajout d'autres caractéristiques B, cette caractéristique A n'était pas indispensable pour obtenir l'effet recherché de réduction du bruit. La Chambre fait remarquer qu'un tel raisonnement ne prend pas suffisamment en compte l'information apportée par la demande antérieure qui s'intéresse en premier lieu à procurer des sources indépendantes.

L'homme du métier, en voulant améliorer l'invention, peut réaliser que l'effet voulu pouvait réaliser que la caractéristique B était suffisante pour obtenir l'effet voulu. Toutefois, ce qui est exigé est une divulgation directe et non ambigüe. On en peut donc pas spéculer sur les caractéristiques qui pourraient être omises après réflexion s'il n'existe pas de divulgation implicite ou explicite de l'objet élargi. La divulgation d'un effet technique indépendant qui serait obtenu par certaines caractéristiques ne suffit pas comme preuve d'une divulgation directe en non ambigüe d'un objet défini par ces seules caractéristiques.

La Demanderesse voulait rapprocher cette affaire des décisions T500/11 et T273/10 concernant le cas de généralisations intermédiaires. La Chambre rétorque que ces dernières concernent l'inclusion de caractéristiques et non la suppression. Dans le cas d'espèce, la généralisation n'est pas intermédiaire car il n'a jamais existé de revendication encore plus générale. En outre, dans ces affaires, il n'a jamais été question comme ici de supprimer une caractéristique présentée comme essentielle.


Décision T558/13

JO de février

Le JO de février contient un grand nombre d'informations intéressantes.

Dans un communiqué daté du 10 février, le Vice-Président en charge de la DG3 clarifie la pratique en matière d'utilisation d'ordinateurs portables ou de tablettes lors des procédures orales devant les Chambres de recours. Leur utilisation est permise pour autant qu'elle "ne crée pas de nuisance ou de perturbation". Dans le cas contraire, le Président de la Chambre interdira leur utilisation.  L'utilisation d'appareils d'enregistrement requiert la permission de la Chambre.

Dans un Communiqué du 8 janvier 2014, l'OEB donne quelques précisions quant aux futures règles 36 et 38 entrant en vigueur le 1er avril prochain. Il rappelle qu'à compter de cette date, toute demande pendante pourra être divisée même si les délais aujourd'hui applicables ont déjà expiré.
Des taxes additionnelles seront prévues pour les demandes de 2ème génération (divisionnaire d'une divisionnaire) et au-delà : 210€ pour la 2ème génération, 420€ pour la 3ème génération, 630€ pour la 4ème génération, 840€ à partir de la 5ème génération. Cette taxe additionnelle fera partie de la taxe de dépôt.

L'OEB clarifie également, dans un Communiqué du 10 janvier 2014, quelques points relatifs au futur régime de réduction des taxes de dépôt et d'examen pour les "petits" demandeurs domiciliés dans des Etats ayant une langue officielle autre que l'anglais, l'allemand ou le français ou nationaux d'un tel Etat. La catégorie des micro entreprises et PME est constituée des entreprises occupant moins de 250 personnes, dont le CA annuel ne dépasse pas 50M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43M€ et dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement à plus de 25% par un autre société qui n'est pas elle-même une PME. Le Communiqué définit également ce qu'il faut entendre par "organisation sans but lucratif", "université' et "organisme de recherche public". Ce dernier est une entité de droit public dont le but premier est d'exercer des activités de recherche ou de développement et d'en diffuser les résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie, le profits devant intégralement être réinvestis dans ces activités.
Si la déclaration est incorrecte ou si aucune déclaration n'est produite, la taxe sera réputée non acquittée et la demande sera réputée retirée.

Enfin, dans un Communiqué du 11 février, l'OEB explicite les changements intervenus dans la réglementation applicable aux comptes courants (RCC), entrant en vigueur au 1er avril 2014 (et qui sera publiée au JO de mars). L'OEB rendra obligatoire l'utilisation du formulaire 1010 (bordereau de règlement). Dans le cas contraire, la date de paiement sera réputée être la date initiale de transmission de l'ordre de prélèvement, mais l'ordre devra à nouveau à soumis à l'aide du formulaire standard.
Les ordres de prélèvement en ligne pourront définir une date d'exécution différée.
La taxe d'administration prévue en cas d'approvisionnement insuffisant du compte courant est supprimée. La date de paiement sera la date de réapprovisionnement du compte et il ne sera plus possible d'attribuer une date antérieure.

Consulter le JO de février

La règle 36 change encore

La règle 36(1), concernant le dépôt des demandes divisionnaires, va encore être modifiée.

En 2010, des délais de 2 ans avaient été instaurés, le but visé étant d'empêcher les déposants d'abuser des demandes divisionnaires et d'accroître la sécurité juridique des tiers.

Trois ans après, le bilan de ces changements est plutôt négatif. Le nombre total de demandes divisionnaires a en effet augmenté, en particulier dans les premières années d'application, les déposants ayant davantage tendance à déposer des demandes divisionnaires de précaution. La surveillance pratique des délais de 2 ans est en outre particulièrement complexe à mettre en œuvre, à la fois pour les déposants et les tiers.

A compter du 1er avril 2014, la règle 36(1) reviendra à sa version antérieure, les divisionnaires pouvant être déposées tant que la demande parente est en vigueur.
La nouvelle règle s'appliquera aux demandes divisionnaires déposées à compter de cette date d'entrée en vigueur.   

Pour dissuader le dépôt de demandes divisionnaires de nème génération (n étant d'au moins 2), la règle 38(4) prévoira une taxe additionnelle de dépôt augmentant avec n.

J9/12 : pas de divisionnaire pendant la suspension

Quelques jours après la décision de délivrance, un tiers avait requis la suspension de la procédure.

Le déposant avait ensuite déposé une demande divisionnaire, peut de temps avant la publication de la mention de la délivrance, le tout avant que l'OEB ne l'informe officiellement de la suspension de la procédure et ne corrige la mention de la délivrance.

La section de dépôt a refusé de traiter la demande divisionnaire, décision contre laquelle le déposant a formé le présent recours.

Pour la Chambre, il est de jurisprudence constante que le droit de déposer une demande divisionnaire découle du droit acquis en vertu de la demande parente si bien que les droits dérivables pour la demande divisionnaire sont limités aux droits existant pour la demande parente à la date de dépôt de la divisionnaire. Le droit de déposer une demande divisionnaire est un droit procédural qui dérive du statut du déposant en tant que déposant de la demande parente. Ainsi, il a déjà été décidé que la R.13 CBE1973 interdisait implicitement le dépôt d'une demande divisionnaire lorsque la procédure de délivrance de la demande parente était suspendue (J20/05).

A la Requérante qui prétendait que les droits du tiers seraient préservés si la suspension de la procédure s'appliquait automatiquement à la divisionnaire, la Chambre rétorque que le tiers n'est pas partie à la procédure et que la CBE ne permet pas une extension automatique de la suspension à toute demande divisionnaire, alors que l'action en revendication ne la vise pas.

Le fait que le déposant n'ait été informé de la suspension qu'après le dépôt de la divisionnaire et la publication de la mention de la délivrance n'a pas d'impact. La suspension de la procédure peut être requise jusqu'à la veille de la publication de la mention de la délivrance (J7/96, J36/97) et la suspension prend effet immédiatement lorsque preuve est fournie à l'OEB qu'une action en revendication a été engagée (J28/94, J10/02). La publication de la mention de la délivrance n'ôte pas à la Division juridique le pouvoir d'émettre une notification informant de la suspension, voire, si cela est requis, une décision ordonnant la suspension.

NB: on peut remarquer que les Directives sont toujours en désaccord avec la jurisprudence : tandis que cette dernière juge que la suspension est automatique, les Directives continuent à écrire que la suspension doit être ordonnée dans une décision.


Décision J9/12

T196/10 : divisionnaire déposée auprès de l'INPI

Le brevet sous opposition était issu d'une divisionnaire déposée auprès de l'INPI, qui l'avait transmise à l'OEB.

Dans sa décision, la division d'opposition avait considéré que la demande ne pouvait être considérée comme une demande divisionnaire, si bien qu'elle ne bénéficiait que de sa date de réception par l'OEB. Le brevet avait été révoqué pour défaut de nouveauté au regard d'un document D14 publié bien après le dépôt de la demande parente.

Selon l'Art 75(3) CBE1973, les demandes divisionnaires devaient être déposées auprès de l'OEB. Les États contractants ne peuvent ni permettre ni exiger que les demandes divisionnaires soient déposées auprès de leurs administrations nationales.
Cependant, si l'Office national transmet une telle demande en application des principes de bonne coopération entre les autorités administratives, la demande aura la date à laquelle elle est parvenue à l'OEB (A-IV 1.3.1).

C'est lors de la conférence intergouvernementale de 1971, et dans un pur souci de clarté, que le législateur a interdit le dépôt de demandes divisionnaires auprès des Offices nationaux.

En l'espèce, la section de dépôt, qui a la compétence exclusive pour l'attribution de la date de dépôt, a attribué comme date la date de la demande parente, et l'a bien considéré comme une demande divisionnaire.

La Chambre annule donc la décision de révocation du brevet en cause, D14 n'appartenant pas à l'état de la technique. Elle ordonne en outre le remboursement de la taxe de recours, au motif que la division d'opposition n'a pas correctement motivé sa décision, se contentant de réciter certaines dispositions juridiques sans tenir compte des circonstances et de l'ensemble des faits objectifs de l'espèce.

La Chambre rappelle en outre qu'une demande déposée comme demande divisionnaire peut soit être traitée comme demande divisionnaire, soit ne pas être traitée comme telle. Dans ce dernier cas, la procédure de délivrance ne peut avoir lieu. L'attribution ultérieure de la date de réception de la demande divisionnaire comme date de dépôt n'est pas prévue par le législateur (G1/05, pt 11.1). Même si la section de dépôt lors de l'examen quant aux formes, voire la division d'examen lors de l'examen quant au fond avait traité à tort la demande en cause comme demande divisionnaire et que la délivrance du brevet en fut suivi, la division d'opposition n'a compétence à réexaminer le bien-fondé de la délivrance du brevet européen que dans le cadre très strict des motifs d'opposition limitativement fixés à l'article 100 CBE 1973.




Décision T196/10

Le formulaire 2001A ne fait plus courir le délai de 2 ans

Vous vous souvenez peut-être de cette décision J9/10 commentée ici-même l'été dernier.
La Chambre de recours juridique avait estimé qu'une notification sous la forme d'un formulaire 2001A  ne pouvait être considérée comme ayant l'effet juridique d'une notification selon l'Art 94(3) CBE.

Qu'est-ce qu'un formulaire 2001A?
Il s'agit de notifications présentées comme des notifications selon l'Art 94(3) CBE mais envoyées de manière automatique entre 2005 et 2012 par l'agent des formalités, dans lesquelles l'OEB invitait simplement le demandeur à répondre dans un délai de 4 mois aux objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche.
Pour un exemple, voir ici.

S'il s'agissait dans cette décision d'un problème de remboursement de la taxe d'examen, la question se posait de son impact sur le délai de la R.36.

Afin d'éviter toute insécurité juridique, l'OEB a publié un communiqué précisant qu'elle ne considérera plus ces notifications comme marquant le point de départ du délai de la R36(1)a) CBE (délai de 2 ans pour le dépôt des demandes divisionnaires).
Attention, les informations figurant sur le REB peuvent ne plus être correctes.

Vérifiez donc bien sur quel formulaire la première notification selon l'Art 94(3) CBE a été envoyée. Certains délais de 2 ans seront à recalculer.

T1496/11 : une divisionnaire peut antérioriser sa demande parente

Je me demandais l'an dernier si une demande parente pouvait antérioriser une de ses demandes divisionnaires. La question s'était posée à plusieurs reprises dans le passé, et plusieurs théories contradictoires s'affrontaient (celle de Malcolm Lawrence, celle du Pr. Vollrath), mais les Chambres n'avaient pas encore tranché.

A ma connaissance cette décision est la première à avoir répondu positivement à cette question.

L'objet de la revendication 1 du brevet en cause ne bénéficiait pas de la priorité, mais seulement de sa date de dépôt du 08.10.97.
Le document G25, qui est la propre demande divisionnaire du brevet attaqué, décrivait quant à lui un mode de réalisation identique à celui décrit dans la demande prioritaire, et bénéficiant donc de la date de priorité du 10.10.96.

La Chambre juge alors, comme une évidence, et donc sans approfondir la question, que G25 appartient à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE vis-à-vis de son propre brevet parent, et antériorise l'objet de la revendication 1.

Ainsi, le fait pour la Titulaire d'avoir déposé une divisionnaire a été fatal pour cette revendication 1.

La "fille" peut donc tuer sa "mère", et réciproquement. Idem pour des sœurs entre elles, lorsque plusieurs divisionnaires ont été déposées.

Décision T1496/11
Cette décision a déjà été discutée il y a peu par le blog k-s law.

J4/11 : divisionnaire d'une demande réputée retirée

Dans sa décision G1/09, la Grande Chambre de recours avait décidé qu'une demande rejetée était en instance jusqu'à l'expiration du délai de recours (si aucun recours n'est formé). La Grande Chambre avait interprété le terme "en instance" comme signifiant que des droits substantiels dérivant de la demande en vertu de la CBE, comme la protection provisoire, étaient encore en existence. Or, selon l'Art 97(4) CBE, la protection provisoire est réputée nulle et non avenue lorsque la demande de brevet est retirée, réputée retirée, ou rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée (en anglais : "finally refused").

Dans le cas d'espèce, la demande grand-parente était réputé retirée au moment où la demande parente a été déposée. Une requête en restitutio in integrum déposée antérieurement avait été ultérieurement rejetée.

Pour la Chambre, le droit à la protection provisoire cesse automatiquement quand la demande est réputée retirée. Autrement, il n'y aurait pas lieu de donner à un déposant la possibilité d'être restauré dans ses droits.

Le choix du terme "finally" associé au cas du rejet est volontaire, et lié à l'effet suspensif du recours. Quand une demande est réputée retirée, il n'est pas logique de parler d'une fiction "finale" de retrait. La perte de droit se produit à l'expiration du délai non respecté et est finale en elle-même.
Le dépôt d'une requête en restitutio n'a pas d'effet suspensif analogue à celui de l'Art 106 CBE. L'effet d'une restauration est de replacer le déposant dans la position où il se serait trouvé s'il avait accompli l'acte. L'acte accompli tardivement est alors réputé avoir été accompli à temps, si bien que la demande est réputée ne pas avoir été retirée.
Si au contraire la requête en restitutio est rejetée, la demande reste réputée retirée.

La demanderesse faisait également valoir que des droits dérivaient toujours de la demande grand-parente après sa fiction de retrait, si bien qu'elle était encore en instance : le droit au brevet tiré de l'Art 60 CBE, et le droit de former une requête en restitutio. Concernant l'Art 60 CBE, il est clair que ce droit cesse automatiquement quand la demande est réputée retirée, puisqu'à ce moment là, le demandeur n'a plus le droit de voir sa demande examinée et d'obtenir un brevet. Le droit de former une requête en restitutio n'est quant à lui pas un droit substantiel, mais un droit procédural.

La Chambre conclut qu'au moment où la demande parente a été déposée, la demande grand-parente était réputée retirée. La demande divisionnaire se fondant sur la demande parente ne peut donc être traitée.

Décision J4/11

T600/08 : la délivrance guérit les déficiences

Le brevet en cause était issu d'une divisionnaire d'une demande déposée en 1989 (!)

Au moment du dépôt de la divisionnaire (en 1999), le déposant initialement indiqué ne correspondait pas au demandeur inscrit pour la demande parente. Pour éviter que la demande ne soit pas traitée en tant que demande divisionnaire, une correction d'erreur sur le nom du déposant a été requise, correction acceptée par la section de dépôt en 2000.

Au stade du recours sur opposition, l'Opposante 3 soulève l'argument suivant : la correction d'erreur n'aurait pas dû être acceptée, si bien que le brevet ne peut bénéficier de la date de dépôt de la demande parente, mais seulement de la date de dépôt effective de la divisionnaire, de sorte que la demande parente s'oppose au titre de la nouveauté au brevet attaqué.

La Chambre rejette ces arguments. Elle rappelle d'une part qu'une demande divisionnaire ne peut bénéficier d'une autre date de dépôt que celle de sa demande parente (G1/05, pt 11.1). Soit une demande divisionnaire ne peut pas bénéficier de la date de sa demande parente et auquel cas elle n'est pas traitée, et il n'existe alors aucune procédure de délivrance, soit elle bénéficie de cette date.
En outre, la CBE ne permet pas de vérifier au stade de l'opposition le bien-fondé d'une correction d'erreur accordée par la section de dépôt. L'Art 100 CBE donne une liste exhaustive des motifs d'opposition, et d'autres motifs ne peuvent être invoqués. D'une manière générale, la délivrance d'un brevet guérit toutes les erreurs formelles et les déficiences qui ont pu entacher la procédure d'examen.


Décision T600/08 (en langue allemande)
Lire une traduction anglaise sur le site K's Law

J19/10 et J26/10 : trop tard

Dans les présentes affaires, la requérante a déposé une demande divisionnaire EP1 le 2 avril 2008, jour de la publication de la délivrance de la demande parente EP0. Un mois plus tard, elle a déposé une deuxième divisionnaire EP2, division de EP1.

Dans une décision unique (ce que la Chambre critique au point 2.3 de la J19/10), la section de dépôt a décidé que EP1 et EP2 ne pouvaient pas être traitées comme des demandes divisionnaires.

La requérante est consciente que seule une demande en instance peut être divisée, et que le jour même de la publication de la délivrance, il n'y a plus de demande pendante, mais un brevet.
Elle fait toutefois valoir qu'en raison d'une grève des postes à Munich le 1er avril, le délai pour déposer la divisionnaire aurait dû être prorogé en application de la R.134(2) CBE.

Sans surprise, la Chambre rejette cet argument, rappelant que la R.36(2) ne définit pas un délai, et que seuls les délais sont concernés par la R.134(2). Le fait que la version anglaise de la R.134(2) parle maintenant de "period" et non plus de "time limit" ne modifie pas cet état de fait.
De même, l'Art 121 ne s'applique qu'aux délais et ne peut sauver la situation.

EP1 ne pouvant être traitée comme une demande divisionnaire, il ne s'agissait pas d'une demande en instance pouvant être divisée. EP2 ne peut donc pas non plus être traitée comme une demande divisionnaire.

Décision J19/10
Décision J26/10
Lire le commentaire sur le blog d'Oliver