T2074/22: le disclaimer "non-thérapeutique" ne permet pas de guérir le brevet

La revendication 11 du brevet avait pour objet l'utilisation non-thérapeutique d'un agent donné pour l'amélioration ou la prophylaxie d'une faiblesse choisie parmi une diminution de la vitesse de marche, une diminution de la quantité d'activité physique et une perte de motivation, chez une personne âgée.

L'ajout du terme non-thérapeutique avait été effectué en tant que disclaimer non-supporté en application de G1/03.

La Chambre rappelle que ce type de disclaimer ne permet de répondre à une objection au titre de l'article 53c) CBE que si les applications thérapeutiques d'une part et non-thérapeutiques d'autre part sont clairement séparables. Or la revendication vise la prophylaxie et l'amélioration d'une faiblesse chez une personne âgée, et un traitement prophylactique, qui vise à préserver la santé en prévenant les effets néfastes qui surviendraient autrement, équivaut à une méthode thérapeutique. Même si les symptômes de faiblesse ne sont pas considérés comme une maladie en soi, la prévention de ces symptômes vise nécessairement à maintenir au moins la santé des patients. 

Contrairement à la décision T2275/18, qui avait admis une méthode non-thérapeutique d'application d'une composition fournissant une protection solaire, la méthode revendiquée est ici expressément destinée à un sujet présentant ou susceptible de développer un état pathologique.

La méthode revendiquée est donc exclue de la brevetabilité selon l'article 53c) CBE.

La Chambre note en outre que l'impossibilité de distinguer clairement une utilisation non-thérapeutique d'une utilisation thérapeutique pose un problème de clarté. Ce problème de clarté pose à son tour un problème d'article 123(2) CBE car une condition d'admissibilité d'un disclaimer selon G1/03 est que le disclaimer soit clair. En outre ce disclaimer contredit l'enseignement de la demande telle que déposée selon lequel la méthode vise à maintenir la santé.

Décision T2074/22

T88/21: disclaimer basé sur une demande antérieure du même déposant

Afin de restaurer la nouveauté, la Demanderesse avait ajouté un disclaimer excluant cinq exemples d'une demande antérieure D1. 

D1, qui bénéficiait d'une date de priorité (D1a) antérieure à la date de priorité (P) de la demande en cause, avait été publiée entre cette date de priorité et la date de dépôt.

La Demanderesse soutenait que D1 étant un état de la technique selon l'article 54(3) CBE, un disclaimer est admissible selon G1/03.

Mais D1 est une demande du même déposant que la demande en cause, et cela change totalement la donne. 

En effet, pour l'objet des exemples en question, P ne peut en aucun cas être une première demande, et la demande en cause ne peut donc valablement revendiquer une priorité partielle. Pour l'objet de ces exemples, la demande en cause ne peut donc bénéficier que de sa date de dépôt, postérieure à la publication de D1.

D1 est donc opposable au titre de l'article 54(2) CBE pour l'objet de ces exemples, et pas au titre de l'article 54(3) CBE. N'étant pas non plus une divulgation fortuite, les critères de G1/03 ne sont pas respectés, et le disclaimer n'est pas admissible.

La Chambre en tire le résumé suivant:

Compte tenu des principes de priorités multiples et de priorité partielle : un disclaimer non-divulgué fondé sur une divulgation dans une demande antérieure du même demandeur n'est pas autorisé.

Cette approche, suivie par la décision T1222/11, a été critiquée par la décision T1872/14. La présente Chambre est toutefois en désaccord avec cette dernière décision car la question de la priorité, et donc du statut 54(2) ou 54(3) de l'art antérieur, doit être déterminée avant l'introduction du disclaimer, et non après: selon G1/03, un disclaimer est admissible s'il restaure la nouveauté par rapport à un art antérieur 54(3). La Chambre note en outre que cette décision est antérieure à la décision G1/15 et n'a pas été suivie. La question pertinente est ici de savoir si la revendication sans le disclaimer couvrait des objets bénéficiant de dates d'effet différentes. L'insertion du disclaimer a pour effet de limiter la revendication à des objets ayant une date d'effet plus ancienne, changeant le statut de l'art antérieur de 54(2) à 54(3). On retrouve aussi cette approche dans les décisions T282/12 (application du concept de priorité partielle à la notion de première demande) et T311/18.

La Demanderesse critiquait le fait qu'elle était désavantagée car pour un tiers le disclaimer aurait été admissible. La Chambre fait toutefois remarquer que la Demanderesse connaissait l'existence de D1 et qu'il lui incombait de gérer son portefeuille de brevets en ligne avec les dispositions de la CBE. En outre, un déposant et un tiers ne peuvent toujours être traités de la même manière. Par exemple, la protection conférée par G1/15 contre les priorités toxiques ne bénéficie pas aux tiers.

Décision T88/21
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T2327/18: suppression d'un disclaimer initial

Quand on parle de disclaimer, on pense souvent à la conformité à l'article 123(2) CBE de disclaimers ajoutés pendant l'examen. Ici c'est la situation inverse qui se produit: le disclaimer était présent dans la demande telle que déposée et a été ultérieurement supprimé.

Dans la demande (divisionnaire) telle que déposée, le demandeur avait ajouté dans la description un résumé de la demande WO'438, citée comme art antérieur selon l'article 54(3) CBE à l'encontre de la demande parente, ajoutant en outre que l'installation de la WO'438 n'était pas revendiquée. La revendication 1 contenait un long disclaimer excluant ce type d'installation.

Lors de l'examen, la demandeur avait ajouté des caractéristiques permettant en elles-mêmes de se distinguer de la WO'438, et avait finalement supprimé le disclaimer ainsi que la phrase de la description excluant les installations de cette demande antérieure et obtenu ainsi la délivrance du brevet.

Pour la Chambre, cette modification était contraire à l'article 123(2) CBE.

Elle fait remarquer que, contrairement à ce que prétend la Titulaire, il y a chevauchement entre l'objet revendiqué et le disclaimer, de sorte que certains bains galvaniques aujourd'hui couverts par le brevet étaient exclus par la demande telle que déposée.

Or, comme indiqué au point 4.5.5 de G2/10, "un mode de réalisation qui serait présenté dans la demande telle que déposée non pas comme faisant partie de l'invention, mais par exemple comme appartenant à  l'état de la technique, ou en tant qu'exemple comparatif, ne pourrait en aucun cas être revendiqué."

La Chambre propose le résumé suivant:

La suppression d'un disclaimer explicitement divulgué dans une demande telle que déposée initialement comme "ne faisant pas partie" de l'invention n'est pas admissible si la suppression a pour conséquence que la "non-partie" est tout de même partiellement revendiquée. Le fait que la demande soit une demande divisionnaire et que le disclaimer soit motivé par des raisons de droit des brevets n'est pas pertinent.

Décision T2327/18 (en langue allemande)
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T2277/18: G1/99 s'applique aussi dans le cas de disclaimers non-divulgués

La Titulaire n'avait pas formé de recours contre la décision de la division d'opposition de maintenir le brevet selon la requête subsidiaire 2, laquelle contenait un disclaimer ajouté dans le but de rétablir la nouveauté par rapport à un document opposé au titre de l'article 54(3) CBE.

En recours, la Chambre a décidé que ce disclaimer ne respectait pas les exigences posées par la décision G1/03, dans la mesure où il retranchait plus que nécessaire.

Pour la Chambre, la décision G1/99, qui pose une exception au principe d'interdiction de la reformatio in peius, s'applique aussi à ce cas de figure. Pour remédier au problème, la Titulaire est autorisée à présenter :

i) en premier lieu des requêtes introduisant des caractéristiques supportées par la demande et qui limitent la portée du brevet tel que maintenu, 
ii) si cela est impossible, des requêtes introduisant des caractéristiques supportées par la demande et qui étendent la portée du brevet maintenu, 
iii) si cela est aussi impossible, une requête supprimant la modification irrecevable.

La Chambre note qu'une requête se limitant à un exemple particulier permettrait de supprimer le disclaimer tout en limitant la portée du brevet tel que maintenu. La Titulaire ne souhaite toutefois pas déposer une requête aussi limitée.

Une requête conforme au point i) ci-dessus étant possible, des requêtes selon les points ii) et iii) sont contraires au principe d'interdiction de la reformatio in peius et ne sont pas conformes à l'exception posée par G1/99.

Les multiples options de reformulation du disclaimer proposées par la Titulaire, ne sont pas acceptables: toute limitation de l'étendue du disclaimer conduit à étendre la portée du brevet tel que maintenu.

Vers la fin de la procédure orale, la Titulaire a proposé une requête revenant au brevet tel que délivré. Les mêmes considérations que celles exposées précédemment s'appliquent, mais la Chambre fait remarquer que la Titulaire, en choisissant de ne pas contester la décision ayant jugé que l'objet du brevet tel que délivré n'était pas nouveau, ne peut proposer une telle requête.

Décision T2277/18 (en langue allemande)
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T1984/15: sélection arbitraire et disclaimer non-admissible

Le solvant de l'encre pour emballage alimentaire revendiquée comprenait des mono- et diglycérides d'acides gras en C6-C12 estérifiés par des acides alimentaires comme l’acide acétique, l’acide lactique, l’acide citrique ou l’acide tartrique.

D10 enseignait l'utilisation d'esters d'acides gras notamment basés sur la glycérine, et donnait une liste de 15 acides gras comprenant l'acide acétique, l'acide caprique et l'acide caprylique.

En partant de D10, un double choix était nécessaire pour aboutir à l'invention, à savoir le choix d'un acide gras en C6-C12 (l'acide caprique ou l'acide caprylique), et le choix d'un acide alimentaire (l'acide acétique).

A défaut d'effet technique lié à ce double choix, le problème technique objectif se résumait à choisir une encre alternative. 

La division d'opposition avait décidé que la sélection revendiquée impliquait une activité inventive car elle ne voyait pas dans D10 d'incitation à procéder à ce choix d'acides gras particuliers.

La Chambre renverse cette décision: une sélection arbitraire ne peut impliquer d'activité inventive. Une sélection simple ou multiple relève d'une démarche de routine pour une personne du métier cherchant une alternative.

La requête subsidiaire 2 excluait les triglycérides comprenant des résidus d'acides monocarboxyliques saturés du type C(O)-alkyl saturé.

La Titulaire soutenait que le disclaimer non-divulgué avait pour but d'exclure les encres de D3, état de la technique selon l'article 54(3) CBE. Elle expliquait qu'en outre D10 ne divulguait que des triglycérides d'acides gras saturés, maintenant exclus. 

La Chambre rappelle que selon la décision G1/03 (2.6.2), un disclaimer qui serait admissible sur la base d'une demande interférente ne saurait rendre l'invention nouvelle ou inventive par rapport à l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) CBE. Les arguments mêmes de la Titulaire montrent donc que le disclaimer n'est pas admissible selon l'article 123(2) CBE (T788/05). La Chambre ajoute qu'étant donné qu'un disclaimer ne peut rendre l'objet revendiqué inventif au regard d'un document 54(2), le disclaimer doit être ignoré et l'encre n'est pas non plus inventive au regard de D10.

En revanche, la limitation à  l’acide lactique, l’acide citrique et l’acide tartrique, non listés par D10, est considérée comme une alternative non-évidente. Les 15 acides de D10 sont tous des acides carboxyliques non-fonctionnalisés, de sorte que la personne du métier n'aurait eu aucune raison de penser que les acides fonctionnalisés revendiqués pourraient convenir.

Décision T1984/15 (en langue allemande)
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T1916/19: méthode non-thérapeutique pour procurer un effet antimicrobien

La demande portait sur une méthode non-thérapeutique pour procurer un effet antimicrobien à la peau comprenant l'application d'un polymère particulier en combinaison avec certaines huiles essentielles.

La division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement de l'article 53c) CBE, argumentant qu'une activité antimicrobienne était inhérente au traitement thérapeutique prophylactique de nombreuses maladies, et que les effets thérapeutiques et non-thérapeutiques de la méthode étaient inextricablement liés (T290/86 "élimination de la plaque dentaire").

La Chambre rappelle que la décision T290/86 a été suivie, notamment par les décisions T1635/09 et T767/12, lorsque les effets thérapeutiques et non-thérapeutiques ne pouvaient être distingués.
Dans d'autres affaires, les deux effets pouvaient être distingués: T144/83 (réduction du poids / traitement de l'obésité), T36/83 (traitement de l'acné / suppression du comédon), T385/09 (refroidissement des vaches).

La division d'examen relevait que la description indiquait que beaucoup de micro-organismes à la surface de la peau étaient inoffensifs, mais que certains étaient pathogènes. Elle en avait déduit que la désinfection de la peau enlèverait toujours ces bactéries pathogènes et procurerait donc un effet prophylactique.

La Chambre ne partage pas cet avis. Si, dans certains cas, la composition peut avoir un effet thérapeutique, par exemple en cas d'infection, dans d'autres cas, l'effet est clairement et uniquement non-thérapeutique, par exemple lorsqu'ils s'agit de retirer des bactéries responsables de mauvaises odeurs pour un déodorant. Retirer des bactéries d'une peau saine n'est pas nécessairement prophylactique. Même en présence de bactéries potentiellement pathogènes sur sa peau, un individu ne va pas forcément développer une pathologie. La Chambre en conclut que certaines réalisations de l'invention sont clairement de nature non-thérapeutique.

La Chambre juge en outre que le disclaimer est admissible car il respecte les exigences de la décision G1/03.


Décision T1916/19
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T1218/14 : grenadine et art antérieur non fortuit

Le brevet avait pour objet un procédé de préparation d'une boisson, d'une base de boisson, d'un concentré de boisson ou d'un additif pour boisson présentant une teneur réduite en gluten, comprenant la mise en contact avec des enzymes.

Le document D1 s'intéresse à la séparation de la farine de blé en une fraction riche en gluten et une autre fraction riche en amidon et mettant en oeuvre également une enzyme. Dans l'exemple 2, la fraction riche en amidon est liquéfiée puis saccharifiée et transformée en sirop. La Chambre considère que le produit obtenu, riche en glucose, est un additif pour boisson, une base de boisson ou un concentré de boisson au sens du brevet, de sorte que la requête principale est dépourvue de nouveauté.

La requête subsidiaire 1 contenait un disclaimer excluant la méthode de D1. La question était donc de savoir si D1 était un art antérieur fortuit.
Selon G1/16 et G1/03,  une antériorité est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention. G1/03 exige également que l'antériorité fortuite doive être totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive.
Si le cœur de D1 est bien la séparation du gluten et de l'amidon dans une farine de blé, et appartient donc à un domaine technique différent, D1 mentionne aussi les utilisations de la fraction riche en amidon, en particulier pour la production de sirop de glucose, donc d'un additif pour boisson. On ne peut donc pas dire que D1 est si étranger à l'invention que l'homme du métier ne l'aurait jamais pris en considération dans la réalisation de l'invention.

La requête subsidiaire 4 limitait le procédé à la préparation de boissons. Le brevet définissait une boisson comme un aliment pouvant être ingéré sous forme liquide. La Chambre trouve qu'une interprétation littérale de cette définition est trop large et ajoute que l'homme du métier, incluant également des particuliers non-professionnels, devrait également considérer qu'une boisson doit pouvoir être consommée directement.
Ainsi, un sirop pur n'est pas ce qu'un particulier envisagerait raisonnablement de consommer directement, quand bien même dans la série télévisée "The Office", Michael Scott décrit sa boisson comme étant "de la grenadine".

La Chambre en déduit que le sirop de glucose de D1 n'est pas une boisson. De l'eau sucrée obtenu à partir de ce sirop serait en revanche une boisson.

La Chambre juge également que cette requête implique une activité inventive au vu de D2 combiné avec D1.

La Chambre en profite pour expliquer en quoi ceci n'est pas en contradiction avec le fait que D1 ne serait pas un art antérieur fortuit. La présence d'une activité inventive compte tenu de D1 pourrait en effet laisser penser que D1 n'est pas pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive et donc que D1 serait finalement fortuit.

Il n'en est rien.

Le fait que selon G1/03 l'antériorité fortuite doive être être totalement dénuée de pertinence pour l'appréciation de l'activité inventive n'est pas un critère additionnel ou alternatif mais une conséquence du fait qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention. 

On ne peut toutefois en déduire qu'un art antérieur ne respectant pas ce dernier critère doit nécessairement amener à conclure au défaut d'activité inventive.

Décision T1218/14
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T660/14 : application de G1/16

Dans sa décision G1/16, la Grande Chambre a décidé que l'introduction d'un disclaimer non divulgué  ne doit pas procurer de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, elle ne doit pas être ni devenir pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de description.

Le brevet examiné dans la présente affaire avait pour objet un dispositif de commande de bicyclette.

La requête subsidiaire contenait deux modifications présentées comme des disclaimers non divulgués :
- l'élément d'actionnement (41) du frein et l'élément de commande (40) de changement de vitesse sont agencés pour pouvoir pivoter par rapport à des axes non-confondus décalés le long du chemin d'actionnement du freinage
- l'élément d'actionnement (41) et l'élément de commande (40) ne peuvent pas être pivotés ensemble par rapport à l'un de ces axes décalés.

La Chambre note que selon le brevet, l'agencement des éléments d'actionnement et de commande pour pouvoir pivoter par rapport à des axes parallèles et/ou décalés procure un avantage ergonomique pour le cycliste. La capacité de pivotement est donc de nature technique.
La précision selon laquelle les éléments ne peuvent pas être pivotés ensemble introduit en outre une différence technique par rapport à la demande telle que déposée.

En excluant à la fois les axes décalés confondus et le pivotement ensemble autour de ces axes, les considérations ergonomiques ont été modifiées, aboutissant à un changement de l'enseignement technique originel qui est de nature qualitative, au sens où la position de la Titulaire concernant l'activité inventive est modifiée.

Les disclaimers ne sont donc pas admissibles.


Décision T660/14
Accès au dossier

G1/16 : G1/03 n'est pas morte

Dans la décision T437/14, la Chambre 3.3.09 avait saisi la Grande Chambre afin de savoir si la décision G2/10 était également applicable au cas des disclaimers non divulgués, et dans l'affirmative s'il fallait écarter la décision G1/03 (en ce qu'elle a défini des exceptions au point 2.1), ou si les conditions de G1/03 devaient s'appliquer en plus de celle de G2/10.

On rappelle que par "disclaimer non divulgué" on entend un disclaimer tel que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer n'a été divulgué dans la demande telle que déposée.

Pour la Grande Chambre, il existe une différence fondamentale entre disclaimers divulgués et non divulgués, qui nécessite pour chacun un test différent:

- pour les disclaimers non divulgués: le disclaimer satisfait-il les critères de G1/03?
- pour les disclaimers divulgués: test "gold standard" de G2/10

S'agissant des disclaimers non divulgués, la Grande Chambre en profite au point 46 des motifs pour apporter une clarification sur la manière dont les critères de G1/03 doivent être appliqués, en prenant bien soin de préciser que cette clarification ne s'écarte pas de G1/03.

Selon G1/03, un disclaimer non divulgué peut être considéré comme acceptable selon l'article 123(2) s'il respecte l'un des trois critères du point 2.1 du dispositif de G1/03.

Toutefois, toujours selon G1/03, un disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention; un disclaimer qui n'exclut un objet que pour des raisons juridiques n'a pas d'incidence sur l'enseignement technique de la demande. La Grande Chambre souligne ici que la question sous-jacente est celle de savoir si le disclaimer change qualitativement l'enseignement technique d'origine, au sens où la position du déposant est améliorée en ce qui concerne les autres exigences de brevetabilité. Si c'est le cas, alors l'enseignement technique d'origine a été modifié de manière inacceptable. La Grande Chambre fait remarquer que l'interdiction d'un changement qualitatif s'applique de manière absolue, c'est-à-dire vis-à-vis de l'ensemble de l'art antérieur et non seulement de celui qui a fondé le disclaimer.

La Grande Chambre répond donc de la manière suivante aux questions posées:

Pour déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué respecte l'article 123(2) CBE, le disclaimer doit respecter l'un des critères du point 2.1 du dispositif de la décision G1/03.

L'introduction d'un tel disclaimer ne doit pas procurer de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, elle ne doit pas être ni devenir pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de description. Le disclaimer ne doit pas retirer plus que nécessaire soit pour restaurer la nouveauté soit pour retrancher des objets exclus de la brevetabilité pour des raisons non-techniques.


Décision G1/16
Lire l'avis de la Grande Chambre avant la procédure orale
Lire un compte-rendu de la procédure orale (site de l'epi, partie réservée aux membres de l'epi)

T75/14 : retranche plus que nécessaire

La revendication 1 précisait que dans le briquet à gaz à sécurité enfant, le moyen de roue à pouce (16) ne possède pas d'association dans laquelle le moyen de roue à pouce (16) est mobile par rapport au moyen de roue à étincelle (15).

Cette caractéristique était un disclaimer ajouté durant l'examen afin de restaurer la nouveauté au regard de D3, état de la technique selon l'article 54(3) CBE.

La caractéristique n'étant pas divulguée dans la demande, les critères de G1/03 s'appliquent.

La Chambre vérifie en particulier si le disclaimer ne retranche pas plus que nécessaire.

Les briquets de D3 sont tels qu'ils présentent deux associations, dont l'une dans laquelle l'élément manipulable est mobile par rapport à l'allumeur et l'autre dans laquelle l'élément manipulable déplace l'allumeur.

Le disclaimer ne retranche toutefois pas que les briquets comprenant deux associations entre l'élément manipulable et l'allumeur. Ainsi, tout briquet dans lequel l'élément manipulable est mobile par rapport à l'allumeur est exclu, qu'il ait un mécanisme ayant deux associations ou non. Des dispositifs comprenant une ou trois associations et qui ne sont pas enseignés par D3 sont exclus.

La Chambre se demande s'il convient de surseoir à statuer en attendant la décision G1/16.

Les questions soumises à la Grande Chambre visent à déterminer si le critère énoncé dans la décision G 2/10 ("norme de référence") s'applique aussi aux revendications contenant des disclaimers non divulgués et, dans l'affirmative, comment il convient de concilier l'application de ce critère avec les exigences prévues dans la décision G 1/03 pour l'introduction de disclaimers non divulgués.

La Chambre juge toutefois qu'étant donné que le disclaimer ne respecte pas les exigences fondamentales de G1/03 car il retranche plus que nécessaire, il n'y a pas lieu d'attendre la décision G1/16.


Décision T75/14
Accès au dossier

T2502/13 : pas un disclaimer

Afin de se distinguer du document A8, la requête subsidiaire précisait que le troisième pli du matériau intercalaire comprenait un plastifiant.

A8, appartenant à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE, décrivait des intercalaires de préférence dépourvus de plastifiant.

La présence de plastifiant n'étant pas divulguée dans la demande telle que déposée, une objection au titre de l'article 123(2) CBE s'imposait, objection contre laquelle la Titulaire argumentait que la caractéristique ajoutée devait en fait se lire comme un disclaimer destiné à restaurer la nouveauté au regard du document A8.

La Chambre n'accepte pas cet argument. La caractéristique ajoutée est une caractéristique positive, qui n'est donc pas rédigée comme un disclaimer afin d'exclure un mode de réalisation spécifique de A8. La décision G1/03 n'est donc pas applicable.

Merci au fidèle lecteur qui m'a signalé cette décision.


Décision T2502/13
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T2030/13 : entre parenthèses

La revendication 1 du brevet contenait le disclaimer ci-dessous, destiné à restaurer la nouveauté en excluant l'exemple 6 du document D1 appartenant à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE.

le disclaimer

La Chambre est d'avis que la titulaire n'a pas exclu l'exemple 6 de manière littérale car dans l'exemple 6 il est clair que les produits utilisés sont ceux des marques commerciales citées, tandis que dans le disclaimer les produits sont identifiés par une définition chimique et une définition commerciale entre parenthèses. Il n'est donc pas clair si ce qui doit être exclu est une composition contenant le produit chimique, par exemple tout coco-glucoside convenable, ou seulement les compositions contenant le produit dans sa forme commerciale spécifique, à savoir le Plantacare 818up de Cognis.

Du reste, même si l'on adoptait la deuxième possibilité, le disclaimer n'aurait pas de signification technique claire car il n'est pas certain que le produit commercialisé sous cette marque restera exactement identique jusqu'à l'expiration du brevet (T447/10).

L'argument de la requérante selon lequel, dans le présent cas, elle n'avait pas d'autre choix que d'exclure la composition destructrice de nouveauté de D1 sous la forme d'un tableau reprenant les ingrédients et les teneurs de chacun des ingrédients n'est pas convaincant. La difficulté de la titulaire du brevet à formuler un disclaimer acceptable ne saurait justifier aucune exception à l'application des exigences de l'article 84 CBE (T2130/11)

Décision T2030/13
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Disclaimers : la Grande Chambre à nouveau saisie

La Chambre 3.3.09 a saisi la Grande Chambre des questions suivantes :

1. Le test défini dans la décision G2/10 quant à la recevabilité au titre de l'Art 123(2) CBE de disclaimers divulgués, c'est-à-dire la question de savoir si l'homme du métier aurait, en utilisant ses connaissances générales, considéré l'objet restant dans la revendication après exclusion du disclaimer comme divulgué dans la demande telle que déposée explicitement ou implicitement, mais de manière directe et non-ambiguë, est-il également applicable aux revendications contenant des disclaimers non-divulgués ?

2. Si oui, G1/03 est-elle écartée en ce qui concerne les exceptions portant sur les disclaimers non divulgués définis au point 2.1 de sa réponse ?

3. Si la réponse à la deuxième question est négative, c'est-à-dire si les exceptions portant sur les disclaimers non divulgués définis au point 2.1 de la réponse de G1/03 s'appliquent en plus du test de G2/10, ce test peut-il être modifié au vu desdites exceptions ?

Le point 2.1 du dispositif de G1/03 pose en effet qu'un disclaimer non divulgué - ou excluant un objet non divulgué - dans la demande telle que déposée ("disclaimer non divulgué") peut être admis dans certains cas exceptionnels, en particulier afin de rétablir la nouveauté par rapport à un document 54(3) ou par rapport un document 54(2) fortuit.

Dans la décision G2/10, la Grande Chambre a établi un test à appliquer dans le cas de "disclaimers divulgués", c'est-à-dire de disclaimers excluant un objet divulgué de manière positive dans la demande. C'est le fameux "gold standard", qui consiste à vérifier si l'objet restant se déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

Bien que la question posée soit limitée au cas des "disclaimers divulgués", plusieurs passages de G2/10 (par exemple point 4.3) laissent penser que le test s'applique dans tous les cas, y compris aux "disclaimers non divulgués".

La présente Chambre considère qu'il ne ressort pas clairement de G2/10 si G1/03 doit être considérée comme écartée, le "gold standard" devant être le seul critère à prendre en compte, ou si les "exceptions" de G1/03 sont encore d'actualité.

La question est d'importance pratique, car avec le "gold standard", un disclaimer excluant un objet non divulgué serait contraire à l'article 123(2) CBE presque par définition. Par exemple, si l'on croque dans une pomme, ce qui reste de la pomme n'est plus la pomme d'origine. Bien que ce soit toujours une pomme, elle ne peut être considérée comme "divulguée" directement et sans ambiguïté dans la pomme d'origine.

Les décisions postérieures à G2/10 ont tantôt continué à appliquer G1/03 (T74/11), tantôt interprété G2/10 comme une instruction pour appliquer le gold standard, parfois modifié, en plus des principes de G1/03 (T748/09, T2464/10, T1176/09, T1872/14, T2018/08, T1870/08).


Décision T437/14

T1872/14 : un disclaimer acceptable

Il est rare qu'un disclaimer réussisse le parcours du combattant que lui impose la jurisprudence, mais cela arrive, et en voici un exemple.

Dans sa revendication 1, reproduite ci-après, la titulaire a disclaimé l'exemple E de D1 (une demande appartenant à la même société que le brevet en cause) en le recopiant in extenso.

La Chambre vérifie d'abord si les critères de la décision G1/03 sont respectés et est convaincue que le disclaimer n'est ni trop large ni trop étroit, et n'enlève donc que ce qui est nécessaire pour restaurer la nouveauté au regard du contenu pertinent de D1.

Elle se pose ensuite la question de savoir si la priorité n'est pas perdue du fait de l'introduction du disclaimer, auquel cas le document D1 ferait partie de l'état de la technique selon l'article 54(2) CBE. Elle juge que ce n'est pas le cas, car l'exclusion d'un mode de réalisation particulier et isolé ne modifie pas l'enseignement technique présenté à l'homme du métier, au sens où le disclaimer ne résulte pas en l'individualisation d'un nouveau sous-groupe de composés (G2/10, 4.5.4).
En outre, puisque le disclaimer délimite l'objet revendiqué de manière appropriée par rapport à D1, c'est bien la demande de priorité du brevet qui est la première demande, et non D1. L'approche suivie ici se distingue de celle suivie dans la décision T1222/11, où la Chambre n'avait pas pris en compte l'existence du disclaimer pour décider si la demande de priorité pouvait être considérée comme la première demande.

Enfin, la Chambre vérifie si le critère de la décision G2/10 est respecté: est-ce que l'introduction du disclaimer présente à l'homme du métier une information technique qu'il ne déduirait pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée?  Elle répond par la négative, pour les mêmes raisons que celles qui l'on conduit à juger que la priorité était valable.


Décision T1872/14
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T2130/11 : un disclaimer ni clair ni concis

La revendication proposée contenait un disclaimer d'environ 2 pages (voir figure ci-contre), listant toutes les caractéristiques de 5 exemples du document D3.

La Chambre rappelle que selon G1/03 (pt 3), les exigences de concision et de clarté de l'Art 84 CBE s'appliquent également aux revendications contenant des disclaimers.

Les références nombreuses à D3 et à d'autres documents cités dans les exemples rendent impossible à l'homme du métier la détermination de ce qui est couvert ou non par la revendication sans efforts indus. L'Art 84 n'est donc pas respecté.

En outre, les références aux méthodes de production des ingrédients de la composition ne sont pas claires en l'absence d'information sur ce que les caractéristiques de procédé impliquent pour le produit. Si dans certaines circonstances des revendications de type produit-par-procédé peuvent être admises, il s'agit d'une exception. Dans le cas présent, la définition de plusieurs composants par leurs procédés de fabrication sans information sur les effets de ces procédés sur le produit rend difficile voire impossible la détermination de ce qui est couvert ou non.

La rédaction du disclaimer n'est en soi ni claire ni concise compte tenu des références à plusieurs documents de brevet et à plusieurs méthodes de production. Une caractéristique positive rédigée ainsi ne serait également ni claire ni concise et il n'y a pas de raison de traiter différemment les disclaimers.

La Titulaire arguait du fait que cette conclusion est injuste vu que G1/03 défend d'exclure plus que ce qui est nécessaire pour restaurer la nouveauté. La Chambre rétorque que la difficulté de rédiger un disclaimer ne peut justifier une exception à l'application de l'Art 84 CBE. Cela étant, la Chambre est d'avis que la condition posée par la Grande Chambre doit être appliquée en tenant compte de son objectif, à savoir que la nécessité d'introduire un disclaimer ne doit pas être l'occasion de remanier arbitrairement ses revendications (G1/03, pt3). Aux yeux de la Chambre, un disclaimer retranchant plus que ce qui est strictement nécessaire pourrait ne pas être en contradiction avec l'esprit de G1/03 si cela était nécessaire pour satisfaire l'Art 84 CBE et ne conduisait pas à un remaniement arbitraire des revendications.


Décision T2130/11

T1441/13 : objet restant après disclaimer

Dans cette affaire, la Chambre utilise pour rejeter un disclaimer des arguments habituellement employés pour discuter de l'insuffisance de description.

La méthode revendiquée en requête principale impliquait la culture de cellules souches embryonnaires humaines. Etant donné qu'à la date de dépôt de la demande, la méthode connue pour obtenir des cellules souches embryonnaires humaines incluait des étapes préliminaires impliquant la destruction d'embryons humains, la Chambre décide que la revendication doit être rejetée sur le fondement des Art 53a) et R.28c) CBE (voir G2/06).

La Demanderesse propose en réponse une première requête subsidiaire contenant un disclaimer ainsi libellé : "les cellules n'étant pas obtenues au moyen d'un procédé dans lequel des embryons humains sont détruits".

La Chambre rappelle que la recevabilité des disclaimers est gouvernée par les décisions G1/03 et G2/10, et que cette dernière exige que l'objet restant après introduction du disclaimer découle directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée.
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que la méthode revendiquée, incluant la culture de cellules obtenues seulement et exclusivement par des méthodes non-destructives n'était pas disponible à la date de priorité de la demande, et ne pouvait donc découler directement et sans ambiguïté de ladite demande.
La Chambre note en particulier qu'à la date de priorité, les lignées de cellules disponibles dérivaient toutes d'un procédé dans lequel des embryons avaient initialement été détruits (voir T2221/10). Ce n'est que 7 ans après la priorité que l'homme du métier aurait pu mettre en oeuvre l'invention restant après introduction du disclaimer.

Le même sort est réservé à la requête subsidiaire 2, laquelle contenait le disclaimer suivant : "dans laquelle la méthode n'implique pas l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielle ou commerciales".
La Chambre juge que la revendication n'est pas claire puisqu'elle se contredit elle-même. Le fait qu'une protection industrielle soit recherchée pour une méthode indique déjà que l'embryon est utilisé à des fins industrielles ou commerciales.


Décision T1441/13

T1821/10 : un disclaimer ne peut restaurer l'activité inventive

La demande avait pour objet une famille de composés chimiques.

L'objet de la requête principale ayant été jugé dépourvu d'activité inventive au regard de D1, la Demanderesse a proposé un jeu subsidiaire contenant un disclaimer, en l'occurrence le fait qu'un radical cycloalkyle soit différent d'un adamantyle.

Pour la Chambre, le disclaimer n'a pas de fondement dans la demande telle que déposée. En outre, le disclaimer excluant l'exemple 5 de la demande, mode de réalisation préféré, l'homme du métier n'aurait pas déduit de manière implicite que ce mode de réalisation devrait être exclu.

Le disclaimer est basé sur D1. Mais la nouveauté au vu de D1 n'étant pas contestée, le seul but de l'introduction du disclaimer est de rendre le composé revendiqué inventif.

Or, selon G1/03: "Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE."

Le disclaimer n'est donc pas acceptable.

Décision T1821/10

T1487/09 : obscur disclaimer

La revendication 29 avait pour objet une méthode conférant des forces perturbatrices sur une surface cible.

Bien que la revendication ne mentionne pas explicitement la nature de la surface cible, il apparaît de la demande dans son ensemble que la surface inclut des tissus appartenant au corps humain, notamment des organes vitaux tels que le cœur, le foie, les reins ou la cerveau (paragraphe 5 de la demande). Ces modes de réalisation sont donc associés à des étapes invasives impliquant une intervention physique substantielle sur le corps humain requérant une expertise médicale et entraînant un risque substantiel pour la santé.
La Chambre considère donc que la méthode couvre des méthodes chirurgicales en infraction à l'Art 53 c) CBE (G1/07). A cet égard, il importe peu que la revendication n'inclut aucune caractéristique se rapportant à une méthode chirurgicale : les revendications ne sont pas seules à prendre en considération, mais aussi la description et les figures.

La demanderesse a alors ajouté à la revendication 29 un disclaimer ainsi rédigé:  "à l'exclusion des utilisations couvrant une étape invasive impliquant une intervention physique nécessitant une expertise médicale et entraînant un risque pour la santé", reprenant mot pour mot les motifs de G1/07.

La Chambre n'accepte pas ce disclaimer. Elle reconnaît que G1/03 permet d'introduire un disclaimer afin d'exclure des objets non brevetables au titre de l'Art 53 c) CBE, mais réaffirme que les autres conditions de la CBE sont à prendre en compte, et en particulier que le disclaimer doit être clair.

Le fait d'avoir repris la formulation de G1/07 n'implique pas que le disclaimer soit clair. L'homme du métier doit déterminer de manière claire quelles sont les utilisations exclues et cette évaluation contiendrait plusieurs aspects subjectifs introduisant une grande incertitude.

La Chambre précise que, de la même manière, un disclaimer indiquant "à l'exception de ce qui était divulgué par EPn°XXXX" ne serait pas clair.


Décision T1487/09

T1222/11 : pas une "première demande"

La requête principale avait pour objet une composition cosmétique définie par un certain nombres de caractéristiques positives, et disclaimant 6 compositions particulières d'un art antérieur D4b du même déposant.


La division d'opposition avait admis le disclaimer au motif qu'il était destiné à restaurer la nouveauté par rapport à D4b, opposable au titre de l'Art 54(3) CBE.

La Chambre ne partage pas cet avis.
La question de savoir si D4b appartient à l'état de la technique selon l'Art 54(2) CBE ou 54(3) est cruciale (G1/03). D4b ayant été publié entre la date de priorité et la date de dépôt du brevet en cause, cela revient à poser le problème de la validité de la priorité.

Pour la Chambre, la priorité ne peut être valable que si la demande prioritaire est bien la première demande au sens de l'Art 87(1) CBE.
Une interprétation stricte et étroite du concept de "même invention" de l'Art 87(1) CBE, qui le rend équivalent au concept de "même objet" de l'Art 87(4) CBE, est parfaitement cohérente avec les dispositions pertinentes de la Convention de Paris et de la CBE (G2/98, pts 2 à 6.8).

Selon la Chambre, l'objet de la requête principale ne peut bénéficier de la priorité puisque la combinaison de caractéristiques positives de la requête principale couvre les 6 exemples de D4b : elle ne peut donc être distinguée de la demande antérieure D4b et ne peut être considérée comme portant sur une invention différente. L'objet défini par les caractéristiques positives de la requête principale ne peut bénéficier de la priorité dans la mesure où il a trait à un objet déjà divulgué par D4b.


D4b appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(2) CBE et ne pouvant être qualifié de divulgation fortuite au sens de G1/03, le disclaimer n'est pas admissible.

Indépendamment du problème de disclaimers, cette décision semble poser comme principe que toute demande antériorisée par une demande antérieure du même déposant ne peut bénéficier du droit de priorité.


Décision T1222/11

T748/09 : La mort des disclaimers ?

La Titulaire avait ajouté dans la revendication 2 de la requête principale un disclaimer destiné à restaurer la nouveauté au regard d'un document D1 appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE. L'objet exclu par le disclaimer ne figurait pas dans la demande telle que déposée.

On aurait donc pu penser que la Chambre allait se pencher sur les critères élaborés par la Grande Chambre dans les affaires G1/03 et G2/03.

Que nenni. La Chambre préfère se référer à la décision G2/10.

Dans G2/10, la Grande Chambre a considéré que G1/03 n'avait pas donné une liste exhaustive des conditions dans lesquelles un "disclaimer non divulgué" enfreint ou non l'Art 123(2) CBE. La Grande Chambre avait d'ailleurs écrit "un disclaimer peut être admis...". La Grande Chambre a également ajouté que G1/03 n'avait pas l'intention de modifier la définition générale des exigences de l'Art 123(2) CBE telle qu'établie dans l'avis G3/89 et la décision G11/91. Dans tous les cas, le test est qu'après modification, l'homme du métier ne doit pas être confronté à un nouvel enseignement technique. L'homme du métier doit, le cas échéant en utilisant ses connaissances générales, considérer l'objet restant comme divulgué dans la demande telle que déposée, implicitement ou explicitement, mais directement et de manière non ambiguë.

En introduisant des restrictions de composition basées sur D1 plutôt que sur l'enseignement de la demande telle que déposée, l'homme du métier est confronté à un nouvel objet qu'il ne peut déduire de manière claire et non ambiguë de la demande d'origine. Par exemple, la limite (haute) à 50% de niobium créée par le disclaimer ne figure nulle part dans la demande, seulement dans D1.
La revendication 2 n'est donc pas conforme à l'Art 123(2) CBE.

Cette décision, qui confirme la T1870/08, prise par une autre Chambre, signe-t-elle l'arrêt de mort des disclaimers (non divulgués) ? Qu'en pensez-vous ?

Décision T748/09