T561/23: ajout d'alternatives en revendication 1

Dans la requête subsidiaire XIb', la Titulaire avait incorporé dans la revendication 1 deux alternatives, correspondant respectivement aux caractéristiques des revendications 7 et 12 du brevet délivré.

La division d'opposition avait estimé qu'un tel jeu de revendications ne respectait pas la règle 80 CBE, car les deux alternatives n'avaient rien de commun, l'une concernant l'électronique de commande et l'autre le nombre de connexion. Le remplacement d'une revendication indépendante par plusieurs n'était admis qu'exceptionnellement, et n'était en général pas considéré comme justifiée par un motif d'opposition.

La Chambre ne partage pas ce point de vue. Il est en principe admis de remplacer une revendication indépendante par plusieurs, dès lors que celles-ci correspondent à des objets déjà définis dans des revendications indépendantes délivrées (T181/02). La décision T1138/02 ne doit pas être suivie.

La règle 80 CBE exige uniquement que la modification soit dictée par un motif d'opposition, pas que les alternatives partagent un concept technique général commun. L'absence d'unité d'invention ne constitue pas un motif d'opposition, et la possibilité de déposer une demande divisionnaire n'est plus possible en opposition.

Décision T561/23 (en langue allemande)

T2108/22: alternatives et règle 80

La revendication 1 de la requête examinée contenait deux alternatives, une alternative A correspondant à la quatrième alternative de la revendication 6 telle que délivrée avec la revendication 3, et une alternative B basée sur la combinaison de la revendication 8 et d'un passage de la description.

La division d'opposition n'avait pas admis cette requête dans la procédure pour contrariété à la règle 80 CBE. La Chambre examine donc si elle peut admettre cette requête en recours en application de l'article 12(6) RPCR. 

Une revendication indépendantes comprenant deux alternatives équivaut à deux revendications indépendantes. Selon la jurisprudence, des modifications respectent la règle 80 CBE si elles sont "pertinentes et nécessaires", ou encore "appropriées et nécessaires", si elles servent à éviter la révocation du brevet, ou encore si elles peuvent être considérées comme une tentative sérieuse de réponse à un motif d'opposition.

Il ne fait pas de doute que chaque alternative est conforme à la règle 80 CBE, puisque chacune entend limiter la portée de la revendication et répondre à une objection de défaut de nouveauté.  En revanche, le fait de présenter deux alternatives est une modification supplémentaire, qui ne satisfait aucune des exigences de la jurisprudence. 

L'ajout d'une seule des alternatives était déjà une réponse suffisante à l'objection de nouveauté. L'ajout de l'alternative B n'est ni pertinent ni nécessaire. Il n'est pas motivé par un motif d'opposition mais par le souhait d'obtenir la protection la plus large possible. L'ajout d'une deuxième alternative conduit à complexifier la procédure, ce qui va à l'encontre des intérêts de l'opposante. Or les intérêts des deux parties doivent être mis en balance. 

La Chambre, tenant compte, d'une part, du fait que l'ajout d'une ou plusieurs revendications indépendantes n'est pas expressément autorisé par la règle 80 CBE, mais que la multiplication de revendications intrinsèquement indépendantes constitue une modification qui n'est ni pertinente ni nécessaire, contrairement à la règle 80 CBE, et, d'autre part, mettant en balance les intérêts contradictoires des parties, conclut que la revendication 1 avec deux alternatives est contraire à la règle 80 CBE.

Il existe effectivement des décisions ayant admis l'ajout de plusieurs revendications indépendantes (voir par exemple ici), mais il ressort de ces décisions que la conformité à la règle 80 CBE est à examiner au cas par cas.

La Chambre ne voit donc pas d'erreur dans l'exercice d'appréciation de la division d'opposition, et n'admet donc pas la requête dans la procédure de recours.

Décision T2108/22 (en langue allemande)

NDLR: la requête en question ayant été déposée avant la date limite selon la règle 116(2) CBE, elle n'était pas tardive, et il est surprenant qu'elle n'ait pas été admise dans la procédure sur le fondement de la règle 80 CBE. La règle 80 CBE est en effet une disposition de fond (T256/19). Une requête tardive peut ne pas être admise dans la procédure du fait qu'elle serait prima facie contraire à la règle 80 CBE, mais une requête soumise en temps utile devrait être admise dans la procédure, la décision sur la règle 80 CBE étant alors une décision sur le fond et non une décision discrétionnaire quant à la recevabilité de la requête.

T123/22: l'ajout de revendications indépendantes n'est pas nécessairement contraire à la règle 80 CBE

En réponse à une objection de défaut de nouveauté, la Titulaire avait remplacé la revendication 1 par 3 revendications indépendantes.

L'Opposante prétendait que cette modification était contraire à la règle 80 CBE. Certaines décisions ont admis ce type de modifications, mais à titre d'exception, lorsque les revendications indépendantes correspondaient des à des combinaisons de revendications du brevet délivré (T181/02, T453/19, T2063/15). Dans le cas d'espèce en revanche, les revendications incriminées contenaient à la fois des caractéristiques provenant d'anciennes revendications dépendantes et des caractéristiques provenant de la description.

La Chambre n'est pas d'accord avec cet argument.

Elle note tout d'abord que les décisions citées tirent leur raisonnement de la décision T295/87, qui a toutefois été rendue à une époque où la règle 57bis (devenue règle 80) n'existait pas encore. En outre, la règle 80 CBE n'indique pas sous quelle forme une revendication peut être modifiée pour la respecter, et en particulier ne fait pas de distinction entre des caractéristiques venant de la description ou venant de revendications dépendantes. Le seul critère déterminant est de savoir si la modification peut être considérée comme une tentative sérieuse de remédier à un motif d'opposition.

S'agissant du remplacement d'une revendication indépendante par plusieurs, la Chambre est d'accord avec la décision T431/22: une telle modification ne contrevient pas à la règle 80 CBE dès lors que que l'objet des nouvelles revendications est restreint ou modifié. Il est tout à fait légitime pour un titulaire de tenter de protéger des parties d'une revendication indépendante pour surmonter un motif d'opposition, le cas échéant au moyen de deux ou plusieurs revendications indépendantes.

De telles modifications peuvent apporter une complexité pouvant jouer un rôle dans les décisions discrétionnaires d'admission de revendications tardives, mais de telles décisions sont à distinguer de l'application de la règle 80 CBE.

En l'espèce, les revendications ont été limitées par rapport à la revendication indépendante telle que délivrée, ces limitations servant manifestement à surmonter le défait de nouveauté. La requête satisfait donc la règle 80 CBE.

Décision T123/22 (en langue allemande)

T431/22: règle 80 CBE et remplacement d'une revendication indépendante par plusieurs

La requête principale contenait 4 revendications indépendantes. Les revendications 2, 3 et 4 se distinguaient de la revendication 1 en ce qu'une caractéristique notée E2 était remplacée respectivement par les caractéristiques notées E3, E4 et E5+E6.

L'Opposante argumentait que le remplacement d'une revendication indépendante par quatre revendications était contraire à la règle 80 CBE.

La Chambre estime que l'évaluation de la conformité à la règle 80 CBE doit se faire au cas par cas, et qu'aucune règle quant à la manière dont il est possible de répondre à un motif d'opposition n'est fixée par cette règle. Les modifications sont motivées par un motif d'opposition si elles sont nécessaires et appropriées pour ce faire. Si le motif d'opposition concerne une revendication indépendante, la règle 80 CBE ne s'oppose pas à ce que cette revendication soit remplacée par plusieurs revendications indépendantes. Il semble légitime qu'une Titulaire tente de couvrir plusieurs parties de la revendication indépendante délivrée. Une limite devrait cependant être fixée lorsqu'un tel remplacement d'une revendication indépendante apparaît comme une tentative de poursuivre la procédure de délivrance ou comme un abus de procédure.

La question de savoir si le jeu de revendications modifié satisfait aux autres exigences de la CBE, en particulier la concision selon l'article 84 CBE doit être traitée séparément de la conformité à la règle 80 CBE.

En l'espèce, les 4 revendications indépendantes proposées sont essentiellement des combinaisons de la revendication 1 délivrée avec des revendications dépendantes, le complément de la description figurant en revendication 3 définissant plus précisément la caractéristique de la revendication 8 délivrée. La Chambre ne voit ici aucun abus de procédure.

La règle 80 CBE est donc respectée.

Décision T431/22 (en langue allemande)

T2391/18: on ne corrige pas les problèmes de support déjà présents dans le brevet délivré

La Titulaire avait proposé une modification de la description afin de corriger une contradiction avec la revendication maintenue sous forme modifiée par la Chambre.

Cette dernière fait toutefois remarquer que la prétendue contradiction existait déjà dans le brevet tel que délivré.

A la Titulaire qui argumentait qu'une telle contradiction pouvait entraîner un manque de support selon l'article 84 CBE, la Chambre rétorque que cet article n'est pas un motif d'opposition, de sorte que la modification proposée ne répond à aucun motif d'opposition et ne pourrait donc être considérée comme conforme à la règle 80 CBE.

En outre, la Chambre considère qu'il faut prendre en compte les conclusions de G3/14, selon lesquelles les exigences de l'article 84 CBE ne peuvent être examinées que dans la mesure où  ce sont les modifications apportées en opposition qui introduisent la prétendue non-conformité à cet article. Dans le cas d'espèce, les modifications apportées à la revendication n'ont introduit aucun problème de support, de sorte qu'il n'y aurait aucune raison pour la Chambre de conclure que l'exigence de support n'est pas remplie.

Décision T2391/18
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T2122/17: règle 80 et suppression d'une revendication dépendante

La division d'opposition avait refusé d'admettre dans la procédure la requête aujourd'hui principale, estimant qu'elle ne respectait pas la règle 80 CBE. Le problème de clarté occasionné par la contradiction entre le montage en série de la revendication 8 et le montage en parallèle de la revendication 1 n'était pas un motif d'opposition. La suppression de la revendication 8 était donc contraire à la règle 80 CBE.

La Chambre considère que la division d'opposition n'a pas correctement appliqué son pouvoir d'appréciation et admet au contraire la requête dans la procédure (article 12(4) RPCR 2007).

Elle note en effet que la contradiction entre les revendications 1 et 8 pose non seulement un problème de clarté mais aussi d'insuffisance de description, dans la mesure où la personne du métier ne peut réaliser un montage qui soit à la fois en série et en parallèle. La suppression de la revendication 8 répond donc à un motif d'opposition, et le fait que l'Opposante n'ait pas soulevé ce motif n'est pas pertinent pour l'application de la règle 80 CBE.

La Chambre cite la décision T69/14, dans laquelle toutes les revendications dépendantes avaient été supprimées, et où la Chambre avait considéré qu'il n'était "guère possible de concevoir des circonstances dans lesquelles la suppression des revendications dépendantes ne peut être considérée comme étant occasionnée par un motif d'opposition, en particulier en vertu de l'article 100(c) et/ou (b) CBE".

Décision T2122/17
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T256/19: la règle 80 CBE est une disposition de fond

La division d'opposition avait décidé que la requête subsidiaire 1 n'était pas recevable car ne respectant pas les exigences de la règle 80 CBE. Elle ne l'avait donc pas admise dans la procédure.

En conséquence, l'Opposante demandait à ce que la requête ne soit pas non plus admise dans la procédure en recours.

La Chambre note que la division d'opposition semble tirer des Directives H-II 3.2 (lorsqu'une "clarification" peut être considérée comme une limitation de la revendication, elle serait recevable en vertu de la règle 80...) que si une modification est considérée comme une limitation, le jeu de revendication est recevable, et que dans le cas contraire il n'est pas recevable. La règle 80 CBE porterait alors sur la recevabilité (impliquant une décision discrétionnaire) plutôt que sur l'admissibilité (telle qu'invoquée pour les autres requêtes sur le fondement des articles 54, 56 et 123(2) CBE). 

La Chambre considère au contraire que la règle 80 CBE, qui porte comme l'article 123(2) CBE sur la possibilité de modifier le texte, est une disposition non-discrétionnaire avec une exigence de fond qui porte sur l'admissibilité d'un brevet tel que modifié plutôt que sur sa recevabilité (c'est-à-dire la question de savoir si une version modifiée doit être admise dans la procédure ou non).

Cette conclusion est corroborée par les travaux préparatoires de la règle 80 CBE (anciennement règle 57bis CBE 1973), qui précisent que cette dernière est une "pure disposition de fond régissant le droit de modification [...] permettant à l'Office de ne pas avoir à exercer dans ce cas le pouvoir d'appréciation prévue par la règle 86(3) (aujourd'hui règle 137(3) CBE)".

Dans une procédure d'opposition, le fait de ne pas admettre dans la procédure une version amendée ne peut émaner que de l'article 123(1) CBE en combinaison avec les règles 79(1), 81(3) et/ou 116(2) CBE (T966/17).

[NDLR: attention aux faux-amis, "admissible" se traduit en français par "recevable", tandis que "allowable" se traduit par "admissible".]

Décision T256/19
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T1764/14: ajout d'une nouvelle revendication indépendante et règle 80 CBE

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Dans certaines requêtes, la Titulaire avait limité la portée de la revendication 1 et ajouté une nouvelle revendication indépendante.

La Chambre rappelle que le texte du brevet peut être modifié dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition (règle 80 CBE).

Ce n'est que dans des cas exceptionnels que le remplacement d'une seule revendication indépendante par une pluralité de revendications indépendantes peut être considéré comme une réponse à un motif d'opposition.

Un tel cas serait par exemple lorsque le brevet tel que délivré contient deux revendications dépendantes liées en parallèles à une seule revendication indépendante. Dans ce cas, le dépôt de deux revendications indépendantes incluant chacune l'une des deux combinaisons pourrait être admis. (ex: R1 = A, R2 = A+B, R3 = A+C, remplacé par R1=A+B, R2=A+C).

Cette exception ne s'applique pas à l'ajout d'une revendication indépendante portant sur un aspect de l'invention qui n'était pas inclus dans le jeu de revendication délivré.

La règle 80 CBE a pour but d'empêcher que l'opposition soit une opportunité de corriger les défauts d'un brevet, comme par exemple un nombre insuffisant de revendications pour définir tous les modes de réalisation économiquement intéressants ou constituer des positions de repli en cas de litiges futurs. 

Dans la présente affaire, la revendication indépendante ajoutée incorpore des caractéristiques issues de la description. Il ne s'agit donc pas d'une simple combinaison de revendications délivrées.

Ces requêtes ne sont donc pas admises dans la procédure.

Décision T1764/14
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