T712/24 : pouvoir discrétionnaire en cas de changement d'avis, contre T688/16 et les Directives

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, la Titulaire avait proposé une nouvelle requête dans laquelle les revendications de dispositif avaient été changées en revendication d'utilisation. La division d'opposition n'avait pas admis cette requête dans la procédure, considérant que l'utilisation pour la stimulation de parties internes du corps revendiquée était prima facie contraire à l'article 53 c) CBE.

 

La Titulaire argumentait que la division d'opposition ne disposait pas du pouvoir discrétionnaire pour ne pas admettre la requête dans la procédure car elle avait changé d'avis sur la nouveauté du dispositif lors de la procédure orale (T688/16). 

La Chambre ne partage pas cette approche. L'article 114(2) CBE confère aux instances de l’OEB le pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre en considération des moyens tardifs. De nouveaux jeux de revendications sont tardifs dès lors qu'ils ont été soumis après le délai de réponse à l'opposition. Les raisons expliquant un dépôt tardif peuvent être prises en compte lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, mais n'ont pas d'incidence sur l'existence de ce pouvoir.

Les requêtes ayant été déposées lors de la procédure orale, elles sont tardives. La division d'opposition n’a en outre commis aucune erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire: elle s’est appuyée sur le critère pertinent de la brevetabilité prima facie et a motivé sa décision.

Les objections de défaut de nouveauté étaient connues depuis le mémoire d'opposition et la Titulaire aurait donc pu déposer ces modifications plus tôt.

La Chambre admet que la jurisprudence n'est pas totalement uniforme quand aux conditions d'existence du pouvoir discrétionnaire, mais la tendance majoritaire récente (par exemple T1776/18) considère que seul le respect ou non de délais fixes détermine l’existence du pouvoir discrétionnaire. Fonder le pouvoir discrétionnaire sur des critères variables liés aux circonstances du cas porterait atteinte à la sécurité juridique et à la prévisibilité des procédures. Un simple changement d’opinion provisoire de la division d’opposition ne fait pas disparaître son pouvoir discrétionnaire, et ne peut conduire à l’admission automatique de n’importe quelle requête déposée en procédure orale. 

Cette position est contraire à celle des Directives E-VI 2.2.2, selon lesquelles des modifications déposées avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE ou après un changement d'opinion de la division d'opposition ne devrait en principe pas être rejetées comme tardives.

Décision T712/24 (en langue allemande)

T742/24: pas de décision au fond si aucun texte n'est accepté

Alors que la Titulaire avait déclaré ne plus être d'accord avec le texte du brevet et ne pas en proposer d'autre, l'Opposante demandait à la Chambre d'écrire une décision au fond au moins à l'égard du brevet tel que délivré, éventuellement sous forme d'obiter dictum.

Elle argumentait notamment que l'article 113(2) CBE prévoit deux alternatives: soit un texte proposé soit un texte accepté. Pour elle, une Chambre peut prendre une décision sur une requête qui a été proposée dans la procédure, même si elle n'est plus acceptée.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence constante, l'article 113(2) CBE ne permet à l'OEB de prendre de décision sur un texte qui a été proposé ou accepté par le demandeur ou le titulaire, de sorte que le retrait de l'approbation ne peut conduire qu'à révoquer le brevet. L'article 113(2) doit être interprété en ce que le titulaire doit accepter le texte au moment où la décision est prise. Cet article s'adresse à l'OEB et se réfère nécessairement à l'état du dossier au moment où la décision doit être prise, pas à un état antérieur. Le but de cet article est en outre de permettre aux déposants de garder le contrôle sur le texte sur lequel une décision est prise. S'il était possible de prendre une décision sur n'importe quel texte préalablement déposé, le fait de ne plus accepter un texte n'aurait plus aucune conséquence juridique.

Par conséquence, un texte n'est "proposé" que tant que le titulaire maintient son accord sur ce texte. Il doit exister, au moment où la décision est prise, un texte sur lequel le titulaire a donné son accord. A défaut, il n'y a pas de texte sur lequel la Chambre peut fonder sa décision.

Les obiter dicta sont par nature exceptionnels et à la discrétion de la Chambre, par exemple pour commenter des points d'intérêt général ou pour traiter des questions liées au dossier mais pas nécessaires pour la décision. Leur but n'est pas de fournir un substitut à une décision au fond lorsque les conditions procédurales pour une telle décision ne sont pas remplies. Le fait qu'il existe des équivalents aux Etats-Unis et au Brésil n'est pas pertinent puisque ces juridictions ne sont pas soumises aux dispositions de la CBE.

Décision T742/24

T1302/24: Markush et combinaisons de revendications dépendantes

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision qui intéressera plus particulièrement les chimistes organiciens.

La division d'examen avait rejeté la requête principale au motif que les revendications 4 à 7 et 9 à 11 ne respectaient pas les exigences de l'article 123(2) CBE. 

Les revendications en question portaient sur le composé de formule I ci-dessous, dans laquelle, par rapport à la demande telle que déposée, au moins l'un des résidus R7, R8, R10 et R11 était choisi parmi 10 composés spécifiques (listés en revendication 27 telle que déposée), et les autres résidus étaient limités à certains composés (par exemple, pour la revendication 4, R1, R4, R6 = H et R2 = alkyle en C1-C7).

La division d'examen considérait, pour la revendication 4, qu'il fallait choisir une combinaison spécifique des revendications 4, 5, 9 et 12 de la demande telle que déposée, parmi beaucoup d'autres choix possibles. Pour elle, une telle combinaison ne découlait pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La Chambre n'est pas d'accord avec ce raisonnement.

Selon la jurisprudence, la suppression de résidus dans une formule générique ne doit pas conduire à la sélection d'une combinaison spécifique mais non divulguée dans la demande telle que déposée. La Chambre considère que dans le cas d'espèce, même si les combinaisons ne sont pas divulguées expressis verbis, elles découlent de manière directe et non ambiguë de la demande considérée dans son ensemble.

Pour la revendication 4, le choix des résidus R1, R2, R4 et R6 correspond à celui des revendications 4, 5, 9 et 12 de la demande telle que déposée. 

La Chambre considère en outre que la personne du métier lisant ces différentes limitations dans le contexte de la demande en dériverait de manière directe et non ambiguë la combinaison de ces choix avec le choix des 10 résidus listés en revendication 27. qui se réfère aux revendications 2 à 19 et 21 à 25. Par exemple, la dépendance indirecte via les revendications 12, 9, 5 et 4 est une indication vers la combinaison correspondant à la revendication 4 de la requête principale.

La personne du métier se tournerait ensuite vers les 38 composés décrits aux exemples 1 à 23, qui confirment que ces différentes combinaisons représentent des modes de réalisation particuliers de la demande telle que déposée. Par exemple, dans les 38 composés, R1 = R4 = R6 = H et R2 = CH3.

Décision T1302/24

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