G1/25: il ne faut adapter la description que si l'incohérence conduit au non-respect des articles 52-57, 76, 83, 84 ou 123 CBE

La Grande Chambre a rendu hier une décision tant attendue sur la question de la nécessité d'adapter la description.

La décision est la suivante :

Si les revendications d'un brevet européen ou d'une demande de brevet européen sont modifiées au cours d'une procédure devant les instances de l'OEB ou au cours d'une procédure de recours, et que cette modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description, y compris les éventuels dessins, du brevet ou de la demande, et que, du fait de cette incohérence, les articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE ne sont pas respectés, il est nécessaire d'adapter la description, y compris les éventuels dessins, aux revendications modifiées afin de supprimer cette incohérence.

La Grande Chambre considère que la nécessité d'adapter la description ne résulte pas de la simple existence d'une incohérence entre les revendications et la description. Elle n'apparaît que dans la mesure où cette incohérence conduit au non-respect des articles 52 à 57, 76(1), 83, 84, 123(2) ou 123(3) CBE.

Une incohérence existe si des parties de la description suggèrent une compréhension de la revendication qui n'est pas compatible avec le sens apparent de cette dernière, et que cette incompatibilité ne peut être résolue en appliquant les principes de G1/24 (voir ci-après).

Le fait que la description contienne des exemples ou modes de réalisation qui ne tombent pas dans la portée de la revendication n'est pas nécessairement une incohérence. Il le devient si cela rend incertain le fait de savoir si ces modes de réalisation ou exemples sont dans la portée des revendications ou non. Et une telle incohérence affecte en outre l'article 84 CBE, car la revendication n'est plus supportée par la description.

Une incohérence peut également devenir pertinente pour le respect des articles 52-57 CBE, par exemple si une revendication a été modifiée avec succès afin de satisfaire à l'exigence d'activité inventive, mais qu'une déclaration figurant dans la description exprime un enseignement technique correspondant à la revendication telle qu'elle existait avant cette modification, et que cette déclaration est ainsi en contradiction avec le respect de l'exigence d'activité inventive.

La Grande Chambre en profite aussi pour donner des pistes d'interprétation de la décision G1/24. Elle approuve la décision T439/22, selon laquelle l'interprétation des revendications est le résultat de la lecture des revendications, de la description et des dessins en tant que process unitaire (approche dite "holistique"). On ne doit pas appliquer une méthode séquentielle dans laquelle la revendication est d'abord interprétée isolément, la description étant ensuite consultée s'il subsiste des incertitudes. La description peut affecter le sens que la personne du métier peut attribuer au libellé de la revendication, mais ne peut être utilisée pour imposer aux revendications une limitation ou une extension pour laquelle la revendication ne procure aucun fondement. En ligne avec cette approche, la personne du métier lisant la revendication dans le contexte de la description essaiera de prendre telle quelle une définition trouvée dans la description, et tant que cette définition est techniquement raisonnable et compatible avec l'enseignement général des revendications, la personne du métier utilisera la définition, à la fois dans ses aspects limitants et restrictifs. 

La Grande Chambre indique également que l'adaptation de la description au stade du recours est préférable à un renvoi devant la première instance pour adaptation.

Décision G1/25

G1/25: opinion provisoire

Dans l'affaire G1/25, les questions suivantes sont posées à la Grande Chambre :

1. Si les revendications d'un brevet européen sont modifiées pendant une procédure d'opposition ou pendant une procédure de recours après opposition, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description du brevet, est-il nécessaire, pour satisfaire aux exigences de la CBE, d'adapter la description aux revendications modifiées de manière à supprimer l'incohérence ?

2. S'il est répondu par l'affirmative à la première question, en vertu de quelle(s) exigence(s) de la CBE une telle adaptation est-elle nécessaire ?

3. La réponse aux questions 1 et 2 serait-elle différente si les revendications d'une demande de brevet européen sont modifiées pendant une procédure d'examen ou pendant une procédure de recours après examen, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description de la demande de brevet ?

La Grande Chambre a envoyé avant-hier aux parties une opinion provisoire.

Sur la première question, la Grande Chambre considère qu'il faut distinguer deux types d'incohérences, selon qu'elles entraînent ou non une non-conformité avec la CBE. Ce n'est que dans le premier cas qu'une adaptation et de la description et/ou des revendications est nécessaire.

La réponse à la question 1 serait donc "oui" dans le cas des incohérences entraînant une non-conformité avec la CBE, et, pour la question 2, les articles ou règles de la CBE qui rendent nécessaire une telle adaptation sont ceux auxquels il n’est pas satisfait.

Même si la décision de saisine mentionne la CBE de manière générale, c'est essentiellement l'article 84 CBE qui est visé, et c'est sur la question de savoir si l'article 84 CBE permet d'exiger l'adaptation de la description que la jurisprudence est divisée.

La Grande Chambre note que parmi la ligne de jurisprudence qui considère que l'article 84 CBE ne permet pas d'exiger l'adaptation de la description, c'est la décision T56/21 qui traite la question de la manière la plus exhaustive. La question est donc de savoir si l’interprétation de l’article 84 CBE donnée dans T 56/21 est correcte, et sur ce point la Grande Chambre est actuellement d’avis que nombre des conclusions de T56/21 sont incompatibles avec la décision G 1/24.

La Grande Chambre considère donc pour le moment qu'il convient de suivre la ligne de jurisprudence traditionnelle: l’article 84 CBE fournit un fondement permettant d’exiger l’adaptation de la description. 

Enfin, la Grande Chambre ne voit pour le moment pas de raisons de traiter différemment les procédures d'examen et d'opposition

Opinion provisoire

T697/22 : saisine de la Grande Chambre sur l'adaptation de la description (G1/25)

Dans l'affaire T697/22, la Grande Chambre est saisie des question suivantes:

1. Si les revendications d'un brevet européen sont modifiées au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours sur opposition, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description du brevet, est-il nécessaire, pour satisfaire aux exigences de la CBE, d'adapter la description aux revendications modifiées de manière à supprimer l'incohérence ?

2. En cas de réponse affirmative à la première question, quelle(s) exigence(s) de la CBE nécessite(nt) une telle adaptation ?

3. La réponse aux questions 1 et 2 serait-elle différente si les revendications d'une demande de brevet européen sont modifiées au cours de la procédure d'examen ou de la procédure de recours sur examen, et que la modification introduit une incohérence entre les revendications modifiées et la description de la demande de brevet ?

La Chambre constate, après étude de 115 décisions pertinentes, qu'il existe aujourd'hui deux lignes de jurisprudence sur la question de la nécessité d'adapter la description aux revendications modifiées. 

Selon une première ligne, traditionnelle, l'adaptation est nécessaire, au vu de différentes bases juridiques, par exemple selon l'article 84 CBE (T1024/18), éventuellement en combinaison avec les règles 42 et 48 CBE (T438/22), ou encore compte tenu des exigences de la CBE, de manière générale (T3097/19). 

D'autres décisions, plus récentes, considèrent au contraire que rien dans la CBE ne permet d'imposer d'adapter la description (par exemple T1989/18, T56/21 ou T2194/19). 

Plusieurs de ces décisions contradictoires ont été résumées sur ce blog (voir ici et ici).

La Chambre cite également la décision Agfa c/ Guccio Gucci et al, de la division locale de Hambourg, 30.4.2025, dans laquelle la JUB a constaté une incohérence entre la revendication et la description, liée à l'absence d'adaptation de cette dernière, et en a conclu que la Titulaire ne pouvait se prévaloir de la description pour interpéter la revendication plus limitée, sans exiger de modification de la description.

Dans le cas d'espèce, l'Opposante soutenait que la description modifiée déposée lors de la procédure orale devant la division d'opposition contenait des incohérences avec la revendication modifiée. Par exemple, les liants des paragraphes [0013] et [0016] ne sont pas limités aux liants basés sur des produits de réaction d'acide citrique, d'ammoniac et de dextrose, qui font l'objet de la revendication modifiée.

On notera que la Titulaire a fourni une description adaptée le jour de la procédure orale devant la Chambre, mais que cette dernière ne l'a pas admise dans la procédure en application de l'article 13(2) RPCR, estimant d'une part que l'adaptation de la description est une modifications des moyens et d'autre part que la Titulaire aurait dû procéder à cette adaptation plus tôt, étant donné que l'Opposante avait soulevé ce point dès son mémoire de recours. 

Décision T697/22 

T602/24: les caractéristiques essentielles sont celles que la demanderesse considère comme essentielles pour sa protection

La requête principale avait été rejetée par la division d'examen sur le fondement de l'article 84 CBE car elle ne contenait pas toutes les caractéristiques essentielles pour atteindre la Tg de plus de 60°C revendiquée. La division d'examen faisait à ce titre remarquer qu'une composition exemplifiée dans D16 possédait toutes les caractéristiques structurelles revendiquées mais ne possédait pas une Tg supérieure à 60°C.

Contrairement à toute une ligne de jurisprudence selon laquelle l'article 84 CBE exigerait que toutes les caractéristiques essentielles pour résoudre le problème technique sous-jacent à la demande figurent dans la revendication principale, la présente Chambre considère que l'article 84 CBE et la règle 43 CBE ne portent que sur la forme des revendications. 

La référence aux "caractéristiques essentielles" dans la règle 43(3) CBE n'est donc qu'une question de forme. 

L'objet des revendications étant de définir l'objet de la protection demandée, les "caractéristiques essentielles" sont celles que la demanderesse considère comme essentielles pour sa protection, et non celles que la division d'examen considère comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de fond. 

En outre il ressort des travaux préparatoires (aussi bien de la CBE 1973 que de la CBE 2000) qu'une portée "trop large" ne constitue pas une base pour une objection au titre de l'article 84 CBE en ce qui concerne les considérations de fond.

La Chambre considère que l'objection relevait plutôt de l'article 83 CBE, mais juge que les exigences de cet article sont respectées. 

Décision T602/24 (en langue allemande)

T56/21: pas de base légale pour exiger d'adapter la description en examen

Contrairement à ce qui avait été annoncé ici l'an dernier, la Grande Chambre ne sera (pour l'instant) pas saisie de questions concernant l'adaptation de la description.

La demande en question avait été rejetée car la demanderesse insistait pour conserver dans la description des clauses de type revendication décrites comme des "modes de réalisation spécifiques" mais qui n'étaient plus conformes à l'invention considérée comme brevetable.

La Chambre 3.3.04 juge dans cette décision de 90 pages qu'en procédure d'examen ni l'article 84 CBE, ni les règles 42, 43 et 48 CBE ne sont une base juridique pour exiger que la description soit adaptée afin de correspondre à des revendications limitées.

La pratique d'adaptation de la description a historiquement pour but d'assurer la sécurité juridique des tiers quant à la protection conférée, en lien avec le rôle de la description dans l'interprétation des revendications. 

La Chambre examine donc les liens entre les articles 69 et 84 CBE et en conclut que:

• devant l'OEB l'étendue de la protection n'est pertinente que dans le cadre de l'article 123(3) CBE, donc après délivrance, 
• l'examen de la clarté et du support est distinct de la détermination de l'étendue de la protection,
• le but de l'article 84 CBE est d'arriver à une définition de l'objet brevetable en termes de caractéristiques techniques le distinguant de l'art antérieur,
• l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif visent à permettre une protection au-delà d'une contrefaçon littérale basée sur une interprétation restrictive des revendications,
• l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif  ne portent pas sur l'interprétation des revendications au sens de la détermination du sens des termes des revendications pour évaluer la brevetabilité,
• se baser sur la description pour résoudre des ambiguïtés ou contradictions dans les revendications avant d'évaluer leur conformité avec les exigences de clarté et de support priverait les revendications de leur effet consacré par l'article 84 CBE,
• le sens des revendications doit être compris avant d'évaluer la conformité aux exigences de brevetabilité,
• l'article 84 CBE n'est ni complémentaire ni subordonné à l'article 69(1) CBE. Ce dernier ne doit donc pas être appliqué pendant l'examen.

Pour la Chambre, la justification traditionnellement donnée pour exiger l'adaptation de la description méconnaît donc le lien entre les articles 69 et 84 CBE.

Certaines Chambres mettent en avant l'idée que les autorités, les tribunaux et le public devraient autant que possible arriver à une même compréhension de l'invention revendiquée que l'OEB. Cela peut peut-être considéré comme une situation idéale mais cet objectif n'a aucun fondement dans la CBE.

L'article 84 CBE porte sur les revendications: c'est aux revendications d'être supportées par la description, au sens où l'on ne peut revendiquer que ce qui est décrit, mais pas à la description d'être modifiée pour correspondre à ce qui est finalement revendiqué. L'article 84 CBE porte également une exigence de clarté, mais qui porte sur les revendications en elles-mêmes.

Pour la Chambre, la sécurité juridique des tiers est mieux servie par des revendications claires et concises qui permettent de délimiter la "zone interdite" sans avoir à recourir à la description que par une description adaptée.

La Chambre reconnaît un cas de figure problématique, dans lequel la description donne une définition d'un terme plus large que son sens habituel dans la technique (comme dans l'affaire à l'origine de la saisine G1/24), mais estime que cela peut donner lieu à une objection selon la règle 49(2) CBE ensemble l'article 2(10) de la décision du Président OEB du 25.11.2022 (JO OEB 2022, A113, "La terminologie et les signes utilisés doivent être uniformes dans toute la demande de brevet européen."). 

Décision T56/21

T438/22: les "clauses" ne sont pas interdites, mais doivent être cohérentes avec les revendications

Le débat sur la nécessité d'adapter la description se poursuit. On se souvient que la Grande Chambre sera peut-être prochainement saisie sur cette question.

Dans la présente affaire, la division d'examen avait rejeté la demande car la Demanderesse n'avait pas accepté la suppression dans la description de 63 "clauses" semblables à des revendications. Selon les Directives F-IV 4.4, ce type de formulation n'est pas admis car il peut entraîner un manque de clarté.

La Chambre estime que ces exemple 1 à 63 ne peuvent être pris par erreur pour des revendications, étant donné qu'ils font partie de la description. La règle 42(1)(e) CBE n'impose aucune forme particulière aux exemples, et donc n'interdit pas la forme de clauses. Leur simple forme n'impose donc pas leur suppression. La Chambre ne voit pas l'intérêt de saisir la Grande Chambre sur cet aspect: une saisine qui n'aurait pour but que de corriger les Directives serait irrecevable et pourrait être perçue comme une tentative d'empiéter sur les pouvoirs conférés au Président par l'article 10(2)(a) CBE.

Ces exemples ou "clauses" doivent  être traitées comme les autres parties de la description, et donc supporter les revendications. Et sur ce point, la Chambre est d'accord avec la jurisprudence établie, selon laquelle l'exigence de support de l'article 84 CBE requiert que la totalité de la description soit mise en cohérence avec les revendications considérées comme valable. Si la description contient des éléments qui font manifestement obstacle à une compréhension commune (pour les offices, les tribunaux et le public) de l'objet revendiqué, il est légitime d'exiger leur suppression, en vertu des articles 84 et 94(3) CBE et des règles 42, 48 et 71(1) CBE. En particulier, la règle 48(1)(c) CBE, selon laquelle la demande de brevet ne doit pas contenir d'éléments manifestement étrangers au sujet,  supporte, au moins implicitement, cette suppression.

La suppression de parties entières étant parfois susceptible d'affecter la suffisance d'exposé, il est possible de ne procéder qu'à une "suppression" juridique, par l'ajout d'une déclaration appropriée.

La manière d'adapter la description dépend du cas d'espèce. Les exemples ou modes de réalisation qui ne sont plus cohérents avec les revendications doivent être clairement identifiables, par exemple en indiquant qu'ils sont en dehors de la portée du brevet. Il est clair que les références à "l'invention" doivent être supprimées.

Décision T438/22

T56/21: vers une saisine de la Grande Chambre concernant l'adaptation de la description ?

Merci à la lectrice qui m'a signalé cette affaire.

Dans l'affaire T56/21, la Chambre 3.3.04 envisage de poser la question suivante à la Grande Chambre de recours: 

Existe-t-il un manque de clarté ou de support au sens de l'article 84 CBE si une partie de la divulgation de l'invention dans la description et/ou les dessins d'une demande de brevet (par exemple un mode de réalisation de l'invention, un exemple ou une clause de type revendication) n'est pas comprise dans l'objet pour lequel la protection est recherchée ("incohérence de portée entre la description et/ou les dessins et les revendications") et une demande peut-elle en conséquence être rejetée sur la base de l'article 84 CBE si la demanderesse ne supprime pas l'incohérence de portée entre la description et/ou les dessins et les revendications en modifiant la description ("adaptation de la description")?

La question serait donc limitée aux procédures ex parte.

La Chambre note que la jurisprudence récente est divisée sur le sujet, comme les lectrices et lecteurs de ce blog ont pu le remarquer. Des Chambres ont rendu des décisions divergentes sur la question de savoir si l'article 84 CBE exige une adaptation de la description en cas d'incohérences avec les revendications. On notera que la Chambre 3.3.04 est celle qui a récemment relancé le débat avec sa décision T1989/18.

Pour la Chambre, l'article 84 CBE pose des exigences quant aux revendications, pas à la description. Les travaux préparatoires n'offrent que peu d'information quant aux intentions des législateurs. La jurisprudence a longtemps considéré que l'adaptation de la description était nécessaire, en particulier pour faciliter l'interprétation par les tribunaux selon l'art 69 CBE. Dès le départ, les Directives ont exigé que les incohérences soient supprimées. Ceci est toutefois difficile à concilier avec la jurisprudence selon laquelle les revendications doivent être claires en elles-mêmes et avec la jurisprudence sur l'article 69 CBE, lequel ne s'applique à l'OEB que pour l'examen de l'article 123(3) CBE.

En l'espèce la demande avait été rejetée car la demanderesse insistait pour conserver dans la description des clauses de type revendication décrites comme des "modes de réalisation spécifiques" mais qui n'étaient plus conformes à l'invention considérée comme brevetable. Selon les Directives F-IV 4.4, ce type de clause doit être supprimé.

Notification du 21 juillet 2023
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T2391/18: on ne corrige pas les problèmes de support déjà présents dans le brevet délivré

La Titulaire avait proposé une modification de la description afin de corriger une contradiction avec la revendication maintenue sous forme modifiée par la Chambre.

Cette dernière fait toutefois remarquer que la prétendue contradiction existait déjà dans le brevet tel que délivré.

A la Titulaire qui argumentait qu'une telle contradiction pouvait entraîner un manque de support selon l'article 84 CBE, la Chambre rétorque que cet article n'est pas un motif d'opposition, de sorte que la modification proposée ne répond à aucun motif d'opposition et ne pourrait donc être considérée comme conforme à la règle 80 CBE.

En outre, la Chambre considère qu'il faut prendre en compte les conclusions de G3/14, selon lesquelles les exigences de l'article 84 CBE ne peuvent être examinées que dans la mesure où  ce sont les modifications apportées en opposition qui introduisent la prétendue non-conformité à cet article. Dans le cas d'espèce, les modifications apportées à la revendication n'ont introduit aucun problème de support, de sorte qu'il n'y aurait aucune raison pour la Chambre de conclure que l'exigence de support n'est pas remplie.

Décision T2391/18
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T3097/19: le but de l'article 84 CBE impose une cohérence entre la description et les revendications

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision, dans laquelle la Chambre 3.5.06 apporte une contribution intéressante au débat actuel sur l'adaptation de la description.

La description proposée était à plusieurs égards incohérente avec le jeu de revendications modifié: elle définissait l'invention en n'incluant pas toutes les caractéristiques revendiquées et définissait comme mode de réalisation de l'invention des dispositifs ne contenant pas toutes les caractéristiques revendiquées. En outre, elle indiquait que des modifications obtenues par toutes combinaisons (non spécifiées) restaient dans la portée de la revendication.

Même si elle n'a pas d'objections quant au libellé des revendications, la Chambre considère que du fait des incohérences entre la description et les revendications, l'étendue de la protection ne peut être déterminée précisément, de sorte que l'article 84 CBE n'est pas respecté.

S'il n'existe pas dans la CBE d'obligation explicite "d'adapter" la description, la demande ou le brevet devrait toujours être modifié dans son ensemble de sorte que la description de l'invention reste en cohérence avec les revendications.

La décision motive cette obligation en se basant sur le but de l'article 84 CBE. Selon cet article, les revendications "définissent l'objet de la protection demandée", ce qui pour la Chambre confère des exigences supplémentaires à la demande dans son ensemble. 

L'objet de la protection est en effet crucial pour déterminer l'étendue de la protection conférée selon l'article 69 CBE. En tant que titre juridique, il est essentiel que l'étendue de la protection puisse être déterminée précisément et les exigences de clarté et de concision de l'article 84 CBE servent ce but (G2/88, 2.5). Les exigences de clarté et de concision de l'article 84 CBE ont pour but de permettre de déterminer précisément l'étendue de la protection, mais elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour atteindre ce but.

L'interprétation des revendications doit se faire par une personne du métier, la description pouvant parfois définir un terme particulier. L'article 69 CBE exprime le fait qu'un brevet ou une demande doit être interprétée dans son ensemble. La fonction des revendications n'est atteinte que si l'étendue de la protection peut être déterminée précisément, et la description doit être prise en compte pour en décider.

Si une revendication porte sur un objet qui est différent de celui décrit comme étant l'invention, la demande se contredit elle-même et l'on peut se demander pour quel objet la protection est vraiment recherchée. Pour déterminer précisément l'étendue de la protection, la définition donnée par les revendications doit donc être cohérente avec la définition de l'invention donnée par les revendications.

La cohérence est aussi nécessaire pour des raisons de sécurité juridique.

La Chambre se déclare donc en désaccord avec la décision T1989/18, ainsi qu'avec la décision T2194/19, car, vis-à-vis de cette dernière, elle considère que les "modes de réalisation de l'invention" doivent tomber dans la portée revendiquée.

La décision n'est pas contradictoire avec la jurisprudence selon laquelle les revendications doivent être claires en elles-mêmes, car l'exigence de clarté de l'article 84 CBE se distingue du but de cet article, lequel est de pouvoir déterminer précisément l'étendue de la protection.

Décision T3097/19
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T2194/19 : tous les modes de réalisation ne doivent pas nécessairement être couverts par la revendication

Les lectrices et lecteurs de ce blog se souviennent que l'adaptation de la description fait débat au sein des Chambres de recours depuis la décision T1989/18.

C'est maintenant à la Chambre 3.5.03 d'apporter sa pierre à l'édifice.

La division d'examen avait objecté que certains "modes de réalisation" (embodiments) n'étaient plus couverts par la revendication et demandait leur suppression de la description.

La Chambre fait remarquer que pour la division d'examen, le terme "mode de réalisation" semble devoir être un objet tombant sous la portée de l'invention telle que définie par les revendications. La division d'examen considérait également que le terme "invention" devait concerner l'invention telle que revendiquée.

Tout d'abord, selon la CBE, l'invention n'est pas toujours équivalente à l'invention revendiquée, voir par exemple T944/15 (qui concernait des questions d'exclusion de méthodes thérapeutiques).

Ensuite, l'exigence de support de l'article 84 CBE ne signifie pas nécessairement que tous les "modes de réalisation" doivent être couverts par la revendication. Cela ne découle pas non plus de la jurisprudence selon laquelle les incohérences et contradictions entre les revendications et la description doivent être évitées. Il peut exister dans certains cas des contradictions entre les revendications et un "mode de réalisation" de la description, mais la division d'examen doit justifier leur existence.

Enfin, contrairement à la division d'examen, la Chambre considère que la règle 42(1) c) CBE ne peut constituer une base juridique créant une exigence générale d'adaptation de la description aux revendications. 

Décision T2194/19
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Adaptation de la description, le débat se poursuit

La question de l'adaptation de la description est décidément "à la mode" depuis la décision T1989/18, les demanderesses et titulaires essayant de se prévaloir de cette dernière pour éviter d'avoir à adapter la description aux revendications modifiées.

Avec plus ou moins de succès selon les Chambres: les Chambres 3.2.06, 3.5.02 et 3.2.01 ont dans les décisions T1024/18, T2293/18 et T121/20 réaffirmé l'approche classique consistant à considérer que l'exigence de support de l'article 84 CBE oblige à supprimer les contradictions entre les revendications modifiées et la description, et ont refusé de suivre l'approche suivie par la Chambre 3.3.04 dans l'affaire T1989/18.

Deux nouvelles décisions viennent apporter leur pierre au débat.

Dans l'affaire T1444/20, la division d'examen avait rejeté la demande car la demanderesse avait refusé de supprimer les pages 20 à 28 de la description contenant des "clauses" numérotées à la façon de revendications. La Chambre 3.3.01 considère que cette partie ayant pour titre "modes de réalisation particuliers de l'invention" ne peut affecter la clarté des revendications. Elle note que les Directives F-IV 4.4 (version de novembre 2019) ne sont pas cohérentes car elles exigent la suppression de ces "clauses" tout en indiquant simplement qu'elles "peuvent" entraîner un manque de clarté.

La Chambre considère également que rien n'oblige à supprimer des "redondances". En l'absence d'objection de défaut d'unité, la règle 42(1) c) CBE n'impose pas de supprimer les passages de la description qui décrivent des modes de réalisation qui ne sont pas revendiqués. Les clauses des pages 20 à 28 ne gênent pas la compréhension du problème technique et de sa solution, exposés en pages 2-8. Enfin, la règle 48(1) c) CBE, qui porte sur les "éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus" ne peut non plus justifier le rejet (T1989/18, 9-10).

Dans l'affaire T2766/17, c'est au tour de la Chambre 3.2.02 de se déclarer en plein accord avec la jurisprudence bien établie jusqu'ici. Elle est d'accord avec la décision T1989/18 sur le fait que les revendications doivent être claires en elles-mêmes, mais pour elle cela n'implique pas que la clarté des revendications ne puisse pas être affectée par la présence d'éléments dans la description qui contredisent le libellé des revendications. Dans certains cas, la rédactrice ou le rédacteur de la demande de brevet peut donner un sens spécifique à un terme, de sorte que la description devient son "propre dictionnaire". Des éléments qui contredisent le libellé des revendications peuvent donc jeter un doute sur le sens envisagé. Dans un tel cas, une objection au titre de l'article 84 CBE doit être soulevée.

Décision T1444/20
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Décision T2766/17

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T2293/18: la description doit être adaptée

Alors que la revendication principale de la requête subsidiaire 1 se limitait aux polymères amorphes, la Titulaire argumentait qu'il n'était pas nécessaire de supprimer la mention dans la description de mélanges de polymères amorphes et partiellement cristallisés. Elle estimait, en accord avec la décision T1989/18, que l'article 84 CBE n'obligeait pas à adapter la description car le fait que certaines parties de la description soient en contradiction avec les revendications ne pouvait affecter la clarté de ces dernières.

La Chambre 3.5.02, comme la Chambre 3.2.06 dans la décision T1024/18, ne suit pas cette approche. L'article 84 CBE contient également une exigence de support, indépendante des exigences de clarté et de concision. Les revendications ne doivent contenir que ce qui est considéré comme divulgué et accessible à une personne du métier après lecture de la description. 

Les revendications et la description, parties d'un unique document, doivent être en accord et ne pas se contredire. La jurisprudence bien établie exige donc une adaptation de la description, dans l'intérêt de la sécurité juridique, et cette adaptation doit résoudre toutes les contradictions. Comme rappelé par T1024/18, c'est la description dans son ensemble qui doit supporter les revendications, et pas seulement une partie.

Décision T2293/18 (en langue allemande)
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1024/18: l'article 84 CBE exige d'adapter la description (contre T1989/18)

On se souvient de l'affaire T1989/18, dans laquelle la Chambre 3.3.04 avait décidé que l'existence d'incohérences entre certaines parties de la description et les revendications ne pouvait affecter la clarté de ces dernières, de sorte que l'article 84 CBE n'obligeait pas à adapter la description.

Dans la présente affaire, la Chambre 3.2.06 décide au contraire que l'article 84 CBE exige d'adapter la description.

L'Opposante demandait à ce que la requête subsidiaire 2 soit rejetée du fait de contradictions entre son jeu de revendications et la (seule) description figurant au dossier. La revendication mentionnait deux âmes déposées chacune sur un non-tissé différent tandis que la description aux paragraphes [0047] à [0051] décrivait dans un mode de réalisation la formation des âmes sur un seul "écran".

Dans son opinion provisoire, la Chambre avait estimé que cette requête subsidiaire respectait les exigences de la CBE. Elle avait ultérieurement signalé à la Titulaire, qui avait indiqué ne pas vouloir participer à la procédure orale, qu'aucune description adaptée n'avait été déposée. La Titulaire n'avait pas répondu.

La Chambre rappelle que l'exigence de l'article 84 CBE selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description est interprétée par la jurisprudence de manière à exiger que la totalité de la description soit cohérente avec les revendications accordées. L'article 11 RPCR 2020 mentionne d'ailleurs l'étape d'adaptation de la description.

Les paragraphes incriminés sont effectivement incohérents avec la revendication modifiée, de sorte que celle-ci ne se fonde pas sur la description. Concernant la décision T1989/18, la Chambre estime que l'article 84 CBE, intitulé "revendications" ne porte pas que sur la clarté de ces dernières, mais sur trois exigences distinctes: la clarté, la concision et le fondement sur la description. Concernant cette dernière exigence, c'est sur la description, et non sur une partie seulement, que les revendication doivent se fonder. La description dans sa totalité doit donc être cohérente avec les revendications. 

Des incohérences peuvent affecter l'interprétation des revendications par les juridictions nationales en application de l'article 69 CBE, et doivent par conséquent être évitées. C'est pour cette question fondamentale de sécurité juridique des tiers que cette exigence de fondement a lors des travaux préparatoires été déplacée du règlement vers la convention elle-même.

Ainsi, des modes de réalisation qui ne sont plus cohérents avec les revendications doivent être supprimés ou clairement identifiés comme ne faisant plus partie de l'invention.

La requête subsidiaire 2 est donc rejetée.

Décision T1024/18
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T1989/18: l'article 84 CBE n'oblige pas à adapter la description

La revendication 17 telle qu'accordée par la division d'examen portait sur un vecteur d'expression. Dans le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE, la division d'examen avait à plusieurs reprises remplacé "dans un mode de réalisation de l'invention" par "dans un mode de réalisation de la divulgation" lorsque ces modes de réalisation étaient plus larges que la revendication 17 accordée. En réponse, le demandeur avait insisté pour conserver le mot "invention".

La division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement de l'article 84 CBE. 

Notons que selon les Directives F-IV 4.3 en vigueur depuis mars 2021, des parties de la description non couvertes par les revendications modifiées doivent être supprimés ou être signalées comme n'étant plus couvertes car elles engendrent un doute quant à l'étendue de la protection au point que les revendications deviennent obscures ou qu'elles ne sont pas fondées sur la description (article 84 CBE).

La Chambre annule la décision, jugeant que l'article 84 CBE ne peut constituer une base juridique adéquate dans le cas d'espèce.

L'article 84 CBE exige que les revendications soient claires en elles-mêmes, et pas en tenant compte de la description. L'exigence de support de l'article 84 signifie simplement que l'objet d'une revendication doit être issu de la description; en d'autres termes on ne peut pas revendiquer ce qui n'est pas décrit. Mais la description d'une part ne peut être utilisée pour résoudre un problème de clarté d'une revendication, et d'autre part ne peut créer un problème de clarté si la revendication est claire en elle-même.

Si les revendications sont claires par elles-mêmes et supportées par la description, leur clarté n'est pas affectée par le fait que la description contienne aussi des objets non revendiqués.

De même, la règle 42(1)c) CBE et la règle 48(1)c) ne constituent pas un fondement juridique pour exiger l'adaptation de la description à peine de rejet. La règle 48 concerne le contenu des demandes  de brevet devant être publiées (et non le contenu des brevets), et porte sur des objets "manifestement étrangers au sujet ou superflus", avec pour conséquence juridique le fait que l'OEB peut les omettre de la publication, et non le rejet de la demande.

Dans le cas d'espèce, la revendication 17 est claire en elle-même et supportée par d'autres passages de la description, de sorte que l'article 84 CBE est respecté.

On notera en outre que la Chambre avait suggéré au demandeur de supprimer la phrase "l'invention est définie par les revendications", estimant dans une opinion provisoire que l'introduction de cette phrase créait une ambiguïté avec les autres modifications de la description.

Décision T1989/18
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T1486/08 : trop large

L'invention avait pour but d'éliminer les bactéries et virus de l'eau potable et revendiquait pour cela un charbon actif ayant une distribution particulière de tailles de pores, caractérisée par un rapport entre mésopores/macropores et micropores entre 0,3 et 3.

Dans une communication, la Chambre avait averti la Demanderesse que le domaine revendiqué était trop large pour satisfaire les exigences de l'Art 84 CBE, et avait suggéré de se limiter à la gamme allant de 0,8 à 1,5. La Demanderesse avait refusé, au motif que cette gamme n'était présentée dans la demande que comme une gamme préférée.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence constante, la portée d'une revendication ne doit pas être plus large que ce qui est justifié par le contenu de la description et la contribution à la technique (T409/91).
Dans le cas d'espèce, l'invention n'est illustrée que par deux exemples, ayant un rapport de 0,93 et 1,41.
La Chambre observe que ces valeurs se trouvent dans le domaine allant de 0,8 à 1,5.

L'efficacité de ces matériaux a été testée et prouvée dans la demande. La Demanderesse, sur qui repose la charge de prouver qu'une revendication est totalement supportée par la description n'a toutefois pas prouvé que les rapports non compris dans la gamme 0,8-1,5 avaient aussi un effet antibactérien.

La revendication ne satisfait donc pas aux exigences de l'Art 84 CBE.

Décision T1486/08