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mercredi 29 décembre 2021

T1989/18: l'article 84 CBE n'oblige pas à adapter la description

La revendication 17 telle qu'accordée par la division d'examen portait sur un vecteur d'expression. Dans le texte annexé à la notification selon la règle 71(3) CBE, la division d'examen avait à plusieurs reprises remplacé "dans un mode de réalisation de l'invention" par "dans un mode de réalisation de la divulgation" lorsque ces modes de réalisation étaient plus larges que la revendication 17 accordée. En réponse, le demandeur avait insisté pour conserver le mot "invention".

La division d'examen avait rejeté la demande sur le fondement de l'article 84 CBE. 


Notons que selon les Directives F-IV 4.3 en vigueur depuis mars 2021, des parties de la description non couvertes par les revendications modifiées doivent être supprimés ou être signalées comme n'étant plus couvertes car elles engendrent un doute quant à l'étendue de la protection au point que les revendications deviennent obscures ou qu'elles ne sont pas fondées sur la description (article 84 CBE).

La Chambre annule la décision, jugeant que l'article 84 CBE ne peut constituer une base juridique adéquate dans le cas d'espèce.

L'article 84 CBE exige que les revendications soient claires en elles-mêmes, et pas en tenant compte de la description. L'exigence de support de l'article 84 signifie simplement que l'objet d'une revendication doit être issu de la description; en d'autres termes on ne peut pas revendiquer ce qui n'est pas décrit. Mais la description d'une part ne peut être utilisée pour résoudre un problème de clarté d'une revendication, et d'autre part ne peut créer un problème de clarté si la revendication est claire en elle-même.

Si les revendications sont claires par elles-mêmes et supportées par la description, leur clarté n'est pas affectée par le fait que la description contienne aussi des objets non revendiqués.

De même, la règle 42(1)c) CBE et la règle 48(1)c) ne constituent pas un fondement juridique pour exiger l'adaptation de la description à peine de rejet. La règle 48 concerne le contenu des demandes  de brevet devant être publiées (et non le contenu des brevets), et porte sur des objets "manifestement étrangers au sujet ou superflus", avec pour conséquence juridique le fait que l'OEB peut les omettre de la publication, et non le rejet de la demande.

Dans le cas d'espèce, la revendication 17 est claire en elle-même et supportée par d'autres passages de la description, de sorte que l'article 84 CBE est respecté.

On notera en outre que la Chambre avait suggéré au demandeur de supprimer la phrase "l'invention est définie par les revendications", estimant dans une opinion provisoire que l'introduction de cette phrase créait une ambiguïté avec les autres modifications de la description.


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21 comments:

Anonyme a dit…


Donc ça va être comme pour les brevets français, on garde la description telle quelle.
Sachant que la description est utilisée pour interpréter les revendications, on va avoir des débats intéressants devant les tribunaux

Anonyme a dit…

Merci Laurent pour cette décision très intéressante.

On voit depuis un an ou deux une tendance "stricte" des examinateurs imposant de remanier parfois toute la description. Espérons que cette décision calmera les ardeurs de l'office.

On peut comprendre que la description mise en accord avec les revendications aide à lever des doutes, mais quand on a des descriptions détaillées avec des alternatives imbriquées, imposer de tout remanier engendre des pertes de temps et des risques 123(2)... De plus, se voir imposer de mettre "l'invention est définie par les revendications" me semble contre productif : et l'Art. 84, il sert à rien?

Arthur a dit…

Les directives 2021 ont introduit un truc que les examinateurs ne comprennent simplement pas: ils ne lisent même pas le titre de F-IV, 4.3: "inconsistensies" et se contentent de recopier dans leurs notifications une phrase standard qui n'est pas une objection motivée sur une partie précise de la demande.
Ils ne comprennent pas qu'un mode de réalisation peut tout à fait être compatible avec la revendication 1 sans en contenir tous les aspects.
En plus, ils insistent sur la suppression de passages de la demande. Or, en enlevant quelque chose de la description, il existe toujours un risque potentiel en opposition de 83, 123(2)/(3), "cut-off effect", etc.
J'espère vraiment que les directives 2022 vont leur clarifier les idées.
Et merci à ceux qui sont allés jusqu'au bout pour cette procédure pour que les chambres puissent enfin se positioner sur la question. C'est toujours triste de faire face à une absurdité qui ne peut être résolue que lorsque quelqu'un décide d'aller au bout du refus... Il devrait y avoir une sorte de QPC (gratuite) qui permette d'interrompre la procédure en première instance pour régler une question de ce genre sans avoir à aller d'abord au refus de la demande...

DXThomas a dit…

Les mandataires se sont jetés sur cette décision très singulière.
Je me permets de rappeler qu'une hirondelle ne fait pas le printemps!
Même si les Directives 2021. F-IV, 4.3, devaient être aménagées, cette décision ne risque cependant pas d'en changer le fond.
Souvenez-vous que le test en trois points figure toujours dans les directives et s#il y a une partie des directives qui a été critiquée, c'est bien celle-ci.
Combien de temps a-t-il fallu pour faire passer la section purposive dans l'activité inventive?

La présente décision est en flagrante contradiction avec T 1808/06 qui est l’étalon en la matière.
La doctrine des équivalents varie d’un état contractant à un autre. Il n’est pas du devoir de l’OEB de tenir compte de toutes ces variations.

Le demandeur a le choix
- soit il a une revendication de large portée englobant tous les éléments divulgués dans la description
- soit il a une revendication de portée restreinte, mais il ne peut pas alors laisser dans la description des éléments qui mettent en doute la portée de la protection au prétexte de problèmes pouvant se présenter au niveau national.

Que certaines DE étaient fort laxistes en la matière alors que d’autres étaient déraisonnablement pointilleuses est un fait acquis, mais qui ne justifie en rien ce genre d’exercice souhaité par les mandataires.
Avec les directives 2021 les pendules ont été remises à l’heure.
Ni plus ni moins.

Il existe une solution très simple.
Supprimer la dernière phrase de l'Art 84 et ne pas changer la description.
Certains ont avancé que tel est le cas aux USA.
Certainement, mais avec un gros bémol: le comportement du titulaire durant le processus d'examen peut être pris en compte. Est-ce vraiment souhaitable. J'entends déjà les cris d'orfraie!

Exprimé différemment vous ne pouvez pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Il faut choisir!

Anonyme a dit…

Cher DX Thomas,
je ne suis pas d'accord sur tous vos arguments.

Le point de divergence est à mon avis la volonté de "mettre la description en accord avec les revendications". Pour moi, cela part d'une bonne intention (comme vous le résumez : "soit il a une revendication de portée restreinte, mais il ne peut pas alors laisser dans la description des éléments qui mettent en doute la portée de la protection au prétexte de problèmes pouvant se présenter au niveau national"), mais le faire 5 à 6 ans après le dépôt est totalement artificiel et dans bien des cas, c'est fastidieux et dangereux (123(2), 83...).

Pourquoi s'entêter à vouloir modifier cette description? A84 dit bien que les revendications définissent l'étendue de la protection, pas besoin de tout reformater une fois l'art antérieur défini (et d'ailleurs, on reformate tout si un nouvel art antérieur est trouvé en oppo, et aussi lors d'un litige national?...).

Bref, interdire le mot "invention" dans la description, pourquoi pas, mais arrêtons de ré-écrire la description (bof bof pour le temps, argent, risque juridique). Surtout : formons les juges nationaux pour éviter que le breveté ne fasse un usage abusif de la description et de l'A69 une fois arrivé en litige.

En conclusion, vous l'aurez deviné, je ne suis pas fan de cette pratique mise en musique par les directives, car cela est fastidieux, risqué et comme le dit cette décision, cela ne semble pas supporté par l'A84, si j'ose dire :-)

Mais vous avez raison, une hirondelle ne fait pas le printemps, tant pis si j'ai cru que le Père Noël était passé par Haar cette année...

DXThomas a dit…

Je me permets de vous rendre attentifs à décision T1399/17.
Voir Point 2 des raisons

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t171399eu1.html

Anonyme a dit…


Le problème dans les décisions anciennes est qu'ils mélangent support et clarté, qui sont 2 exigences distinctes de l'article 84.

Pour moi l'adaptation de la description c'est du support.
Dire que ça cause un problème de clarté est contradictoire avec la jurisprudence constante selon laquelle la clarté d'une revendication se juge à la seule lecture de cette revendication, et qu'on ne doit pas utiliser la description. Si la description ne peut pas aider à clarifier une revendication, alors l'inverse est vrai: une revendication claire ne peut pas être rendue obscure par la description.

Le problème c'est ensuite qu'en contrefaçon on ajoute l'article 69, et là il faut bien regarder la description. Et une incohérence entre description et revendication peut conduire à interpréter la revendication de manière différente de la manière dont elle a été comprise pendant l'examen.

Pourquoi diable le législateur a-t-il voulu distinguer l'objet de la protection et l'étendue de la protection?

Anonyme a dit…

Bonjour,
Lorsque j'ai débuté la PI les choses étaient claires. Les revendications définissaient la portée du brevet et notamment la loi de 1844 était oubliée. La CBE 78 était simple, les revendications définissaient la portée du brevet et leur clarté selon l'Article 84 ne dépendait que de leur rédaction. Depuis, pinaillage après pinaillage de juristes lors de procès et de la rédaction des sacro-saintes Directives, les choses sont redevenues obscures et la frileuse OEB, effrayée par les conséquences de l'article 69 lors de procès embrouillés, s'est mise à réinterpréter l'article 84 pour demander aux déposants de tailler à la serpe dans les descriptions jusqu'à nier dans T1399/17 le droit aux déposants de modifier les revendications principales sur la bases de revendications dépendantes sans réadapter la description de fond en comble. Ceci est pour moi, vieux conseil mécanicien cartésien né sous le régime des revendications reines et définissant la portée du brevet, totalement irréel et absurde. Vivement la retraite!

DXThomas a dit…

À tous les anonymes qui défendent la non-adaptation de la description.

Il n’est pas question de s’entêter à vouloir modifier la description.

Tant que l’Art 84 est tel qu’il est et comporte la troisième partie, il est n’est pas possible de s’en passer, que cela plaise ou non. Et c’est le rôle de l’OEB de faire respecter l’Art 84.

Une fois le brevet délivré et la période d’opposition terminée, le sort du brevet et son contenu ne sont plus du ressort et de la compétence de l’OEB.

Pourquoi se fait-il qu’en règle générale la demande est refusée ou le brevet révoqué si en procédure orale et en l’absence du déposant/propriétaire la demande pourrait être délivrée ou le brevet être maintenu sous forme modifiée. Tout simplement en l’absence d’une description adaptée la décision de délivrance ou de maintien ne peut être prise. Cette adaptation est nécessaire que cela plaise ou non.

Certaines CR sont moins brutales et renvoient à la 1ère instance pour adapter la description. Toutes ces CR sont-elles à côté de la plaque ? Je ne le pense pas.

Je trouve malheureux qu’une CR se soit laisser aller à une telle dérive et ignore en fait la lettre et l’esprit de la CBE.

Si le titulaire requiert une limitation et que celle-ci est acceptée par une DE, il faut aussi adapter la description aux nouvelles revendications. Ne pas le faire serait parfaitement absurde.

Ce n’est pas à l’OEB de former les juges nationaux sur ce qu’ils ont à décider en matière d’Art 69. Ce serait d’une arrogance inacceptable.

La discussion sur l’adaptation de la description me rappelle les discussions sur l’inclusion des signes de référence dans les revendications dans les années 80.

Un certain nombre de déposants enlevaient systématiquement (après les avoir ajoutés sur requête des DE) ces signes de référence en réponse à la notification indiquant l’intention de la délivrance par la DE. La crainte était de voir les signes de référence considérés comme restreignant la portée des revendications par les juridictions nationales. Beaucoup de DE laissaient tomber.

Il a suffi pour qu’une DE élargie par un membre juriste prenne le taureau par les cornes et qu’elle refuse la délivrance en l’absence pour provoquer une décision des CR qui a remis les pendules à l’heure. Depuis le problème est réglé.

Maintenant c’est la description qu’il ne faut pas adapter de peur que les juridictions nationales soient trop restrictives dans leur interprétation des revendications. L’histoire se répète, mais la réponse reste la même. La CBE et rien que la CBE.

Anonyme a dit…

Bonjour,

Vous faites référence à la troisième partie d'A. 84 pour dire que la description doit être adaptée.

A. 84 dit: "Les revendications doivent se fonder sur la description".

Ca ne veut pas dire que la description doit se limiter au contenu des revendications. C'est d'ailleurs bien souvent impossible, car quand on rédige, on ne sait pas quel sera l'art antérieur opposé, ni quel aspect intéressera toujours le demandeur 5 ans plus tard. On met donc des alternatives, des positions de repli.

Vouloir effacer "tout le superflu" lors de la délivrance est générateur d'erreurs, on se prive de solutions de limitations si une opposition est formée...

Je comprends le souhait de ne pas avoir d'ambiguïtés revendications-description, mais cela est artificiel, car A. 84 dit bien : "Les revendications définissent l'objet de la protection demandée." Pas besoin d'aller voir le description en principe.

Je rejoins le mécanicien futur retraité ci-dessus "pinaillage après pinaillage de juristes lors de procès et de la rédaction des sacro-saintes Directives, les choses sont redevenues obscures": à vouloir faire mieux, on ne fait tout simplement pas bien.

Bref, élaguer la description, c'est un vœux pieu et ne me semble pas fondé dans la CBE. :-) Cette chambre de recours me semble avoir remis l'église au milieu du village.

En attendant, bonne année 2022, et merci encore Laurent pour le temps et la patience requis par la gestion de ce blog.

Palamède a dit…


"les revendications doivent se fonder sur la description", c'est clair non?

Si la description dit l'inverse des revendications, vous ne voyez pas un problème?

Pour vous ce sont des "pinailleries"? Dites plutôt que vous n'avez pas envie de vous fatiguer et/ou que vous préférez garder la possibilité de plaider devant un juge que votre revendication couvre tout et son contraire.

Soyons sérieux, à quoi vous sert de garder dans la description que votre ressort peut être en n'importe quel métal alors que vous avez du vous limiter à un ressort en acier, sinon à tenter de faire condamner pour contrefaçon votre concurrent qui utilise un ressort en tungstène?

Anonyme a dit…

Je remets une pièce dans la machine :-)

@Palamède:
Vous simplifiez un peu trop... et votre exemple ne colle pas à votre argument "Si la description dit l'inverse des revendications, vous ne voyez pas un problème?"

En effet, un ressort en tungstène n'est pas le contraire d'un ressort en acier. Et là, je ne vois aucun juge aller condamner le fournisseur des ressorts en tungstène. Faut pas pousser non plus. Et dans ce cas, oui, je revendique la paresse de supprimer de la description le ressort en tungstène de ma description. Ca ne sert à rien. La R1 mentionne ressort en acier, ça c'est clair, pourquoi supprimer tout le reste?

Une fois de plus, cet argument est simpliste.

Dans la vraie vie, on aura peut être dans la description un ressort en métal, en acier, en tungstène, ou composite acier-tungstène. Si on supprime avant délivrance tout ce qui n'est pas acier, ça prend du temps, et comment on fait pour limiter aux ressorts composites lors d'une oppo? Le breveté paye la rédac, l'examen, la procédure, et se voit forcé de prendre des risques 123(2), se prive des positions de repli...??? tout ça à cause des pinailleries... Bof

La solution se trouve peut être entre nos positions : si on bannissait de la description les expressions "l'invention se rapporte à un dispositif...", "selon l'invention, un avantage est...." pour les remplacer par "la divulgation se rapporte à un dispositif...", "selon la divulgation, un avantage est....". Ca laisserait moins de place pour tenter d'élargir lors d'un procés, non? et on ne supprime aucun élément technique de la description...

ExaminateurC a dit…

Tout à fait d’accord avec Anonyme du 3 janvier à 08h32 :
L’article 84 CBE se situe dans le chapitre I de la troisième partie de la Convention, intitulé « Dépôt de la demande de brevet européen et exigences auxquelles elle doit satisfaire ». L’article 84 CBE est intitulé « Revendications », il est donc évident que les exigences définies dans cet article se rapportent uniquement aux revendications.
Quant aux exigences que la description doit satisfaire, l’article 78 (1) b) CBE se limite à définir que la demande doit contenir « une description de l’invention » et pour le reste renvoie au règlement d’exécution, c’est-à-dire à la règle 42 CBE.
La règle 42 CBE, en particulier l’alinéa c) du paragraphe 1, n’exige pas explicitement une parfaite cohérence entre les revendications et la description ; celle-ci doit seulement « exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique ». La « compréhension du problème technique » sert donc de mesure. Si celle-ci n’est pas assurée, c’est à la DE de soulever une objection sous l’article 78 (1) CBE ou, (plus probablement) une objection sous l’article 83 CBE.
Si l’incohérence entre description et revendications est telle qu’il y a contradiction, ou dans le cas où la description ne décrit pas de manière compréhensible (une partie de) l’objet des revendications, la DE va soulever (en plus) une objection sous l’article 84 CBE, critiquant le manque de fondation des revendications sur la description.
La nouvelle pratique de l’OEB, définie dans la dernière édition des directives, demandant une adaptation stricte de la description et la suppression des réalisations non revendiquées a prétendument comme but d’éviter des complications et divergences dans les procédures contentieuses post-délivrance nationales ; or, l’OEB n’est clairement pas chargé de ces procédures, et n’a donc pas à se soucier de celles-ci.
Loin d’être « une dérive », telle que caractérisée par DXThomas, la décision T1989/18 met les pendules à l’heure en mettant en cause un de ces exemples où la direction de l’OEB cherche à s’arroger, à travers des directives, un pouvoir législatif, sous couvert d’un souci d’harmonisation et d’esprit de service.
Il est donc intéressant de savoir si et comment la pratique des DE va évoluer concernant l’adaptation de la description en face d’une jurisprudence ayant conclu à un défaut de base légale pouvant l’exiger.

Anonyme a dit…

Un peu dans le même sujet des modifications de la description, T0471/20 rappelle que l'ajout d'une mention de l'art antérieur et un commentaire (D8 n'est pas un robot) ne peut conduire à une extension allant au delà du contenu de la demande telle que déposée. Ouf, mais on est encore dans le cas de figure d'une modification de la description imposée par l'OEB... Il a fallu faire recours.

IPKat fait un bel article qui passe en revue d'autres décisions dans ce domaine des modifications de la description. Cela conforte l'idée qu'il faut modifier le moins possible car 123(2) en opposition peut conduire à révoquer.
Source :
https://ipkitten.blogspot.com/2022/01/can-amending-description-to-summarize.html

Les nouvelles directives au contraire imposent de modifier (et dans les grandes largeurs si on a un texte avec plein d'alternatives ou de mise en œuvres détaillées qui ne sont plus couvertes). Et comme ce n'est jamais l'OEB qui est responsable du texte délivré, l'Examinateur s'en lave les mains... ce qui fait que c'est le mandataire qui reste "responsable".

Sauf erreur, US, JP, CN, KR... ne demandent jamais les modifications de la description... Pourquoi est ce crucial en EP?

Anonyme a dit…

Article 69
Étendue de la protection
(1)
L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Donc, il faut éviter que la description ne contredise les revendications, sous peine d'impossibilité d'interpréter ces dernières.

Anonyme a dit…

je dirais plutôt sous peine de devoir interpréter les revendications sans l'aide de la description ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

DXThomas a dit…

À tous les anonymes et à l'examinateur C qui considèrent que T 1989/18 est une bonne décision,

Je maintiens que T 1989/18 représente une dérive qui va à l'encontre de la pratique courante des CR. J'ajouterai même qu'à mon humble avis que la CR en cause a voulu se faire mousser.

Il y un équilibre à trouver entre une adaptation pédante et académique de la description et le laisser faire de certaines DE.

Dans le cas précis, la direction de l’OEB ne cherche pas « à s’arroger, à travers des directives, un pouvoir législatif, sous couvert d’un souci d’harmonisation et d’esprit de service ». Elle le fait par contre en ce qui concerne les PO obligatoires sous forme de ViCo et en permettant aux DE et aux DO de ne pas siéger ensemble lorsqu’une division décide en ViCo du sort d’une demande ou d’un brevet. Ces points me semblent bien plus sérieux que de requérir une adaptation de la description.

Je me permets de vous rendre attentif à la décision T 4118/19 publiée le 13.01.2022.

J’ai commenté cette décision sur LinkedIn. Voici le lien :

https://www.linkedin.com/pulse/194118-adaptation-description-alternatives-have-deleted-t-thomas/

T 4118/19 est très claire, et indique précisément qu’un mode de réalisation ne tombant pas sous les termes de la revendication indépendante doit être supprimé de la description.

Si vous revendiquez un ressort en acier, vous devrez supprimer le ressort en tungstène, que vous le vouliez ou non.

Pour ma part T 4118/18 confirme la pratique de des CR et le bien fondé des Directives F-IV, 4.3.

Anonyme a dit…

T 4118/19 est le correct numéro ?

Anonyme a dit…


Je pense qu'il s'agit de la T1941/18

DXThomas a dit…

Toutes mes excuses pour l'erreur!

Il devait y avoir du foehn ce jour-là à Munich

Il s'agit bien de T 1941/18.

Le Point 6.4 des raisons est pertinent.

En français (traduction libre)

La suppression de la phrase ....... est donc appropriée et nécessaire, car elle concerne un mode de réalisation de l'invention autre que celui revendiqué à la revendication 1.

Anonyme a dit…


C'est un débat intéressant.
Pour ma part je plaiderais pour une approche raisonnable: ne supprimer que ce qui est clairement contradictoire avec la rev 1 (ou le présenter comme hors invention).

 
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