T2488/22: il faut consulter la description pour interpréter la revendication, même pour l'examen de l'article 123(2) CBE

La Titulaire argumentait qu'en interprétant la revendication à la lumière de la description et des dessins, la personne du métier n'aurait été confrontée à aucune information nouvelle, qu'il n'y avait qu'une manière de faire fonctionner le système revendiqué et donc qu'une seule manière d'interpréter les revendications, en l'espèce selon le mode de réalisation décrit.

Pour la Chambre, la description et les dessins doivent être consultés pour interpréter la revendication, et ce en toutes circonstances, pas seulement pour examiner les articles 52 à 57 CBE, même si G1/24 ne cite que ces articles. 

D'une part, il ne serait pas logique d'interdire à la personne du métier de consulter la description et les dessins dans d'autres contextes que celui des articles 52 à 57 CBE. Et d'autre part, l'objet revendiqué doit être interprété de manière uniforme et cohérente. 

Ceci étant dit, G1/24 ne dit pas quel doit être le résultat d'une telle consultation. Et il est de jurisprudence constante que cette consultation ne peut conduire à lire dans la revendication des limitations qui n'y figurent pas ou qui ne découlent pas de son libellé.

La personne du métier lit les revendications avec la volonté de comprendre, et la consultation de la description peut par exemple conduire à situer l'objet revendiqué dans un contexte technique particulier, sur la base duquel la personne du métier peut rejeter des interprétations n'ayant pas de sens technique.

Ce que suggère la Titulaire, en revanche, est de limiter l'interprétation de la revendication 1 au mode de réalisation des figures, même si le libellé de la revendication permet d'autres interprétations. Or, l'essence même de l'évaluation selon l'article 123(2) CBE est de déterminer si l'objet revendiqué comprend des modes de réalisation qui ne découlent pas de la demande telle que déposée.

L’argument de la Titulaire conduit à une tautologie : si une revendication modifiée est interprétée de telle sorte que son objet soit limité à ce qui peut être déduit de la demande telle que déposée à l’origine, la comparaison de cette revendication avec le contenu de la demande telle que déposée à l’origine conduirait inévitablement à la conclusion que l’objet revendiqué n’étend pas au‑delà du contenu de la demande telle que déposée à l’origine. Dans un tel cas, les articles 123(2) et 100c) CBE seraient privés de toute signification ou de tout objet.

En conclusion, la personne du métier, ayant consulté la description et les dessins, interpréterait la revendication en se basant sur ce qui peut être dérivé du libellé de la revendication 1, en excluant toute interprétation qui n'aurait pas de sens dans le contexte technique du brevet, mais en incluant toute autre interprétation raisonnable couverte par le libellé de la revendication. 

La Chambre propose le résumé suivant:

1. La description et les dessins doivent être consultés pour interpréter les revendications non seulement lors de l’appréciation de la brevetabilité au titre des articles 52 à 57 CBE, mais également lors de l’examen du respect des autres exigences de la CBE. Les revendications doivent être interprétées de manière cohérente et uniforme lors de l’appréciation de la conformité à la CBE (points 16 des motifs).
2. Restreindre les revendications sur la base de la description et des dessins lorsque de telles limitations ne peuvent pas être déduites de la formulation des revendications priverait les articles 123(2) CBE et 100 c) CBE de leur signification et de leur finalité (points 20 et 21 des motifs).

Décision T2488/22

Offre d'emploi

A propos de ce poste

Rattaché à la Business Unit Advanced Sustainable Technologies et au sein d’une équipe d’ingénieurs brevets et d’assistants/gestionnaires PI (équipe PI) :

• Vous étudierez la brevetabilité des inventions issues des laboratoires de recherche publics et établirez la stratégie de protection adéquate
• Vous apporterez votre expertise, au sein la Business Unit Advanced Sustainable Technologies, notamment en lien avec plusieurs chefs de projets thématique, ainsi que d’autres services internes dont les assistants/gestionnaires PI.
• Vous pourrez assurer la rédaction de demandes de brevets et vous assurerez l’instruction/supervision des dossiers et notamment des rédactions et des dépôts des demandes de brevets ainsi que des procédures d’examens et de délivrances de brevets en relation directe avec les cabinets de propriété intellectuelle et de l’équipe PI.
• Vous assurerez le pilotage stratégique du portefeuille de brevets en respectant le budget annuel alloué avec l’équipe PI.
• Vous pourrez également accompagner les différents services juridiques de la SATT et participer à la relecture de contrat de cession et/ou de licence/sous-licence d’exploitation et accompagner les ingénieurs commerciaux dans la mise en place de stratégie de redevances et milestones dans le cadre de transferts de technologies.
• Vous participerez aux actions de défenses des demandes de brevets et brevets en gestion SATT en lien avec un cabinet d’avocat.
• Vous participerez à des actions de sensibilisation et de formations des chercheurs et étudiants sur les différents domaines de la PI avec un focus sur les brevets d’invention, sur toute la Bretagne et Pays de la Loire.
• Vous contribuerez à la rédaction et à la sélection de cabinets prestataires dans le cadre d'appels d'offres avec l’équipe PI.

Et vous ?

• De formation scientifique dans les domaines de la chimie, des matériaux, de la physique, de la mécanique et/ou des technologies de l’information et de la communication, vous êtes titulaire d’un diplôme de Master 2 a minima ou ingénieur(e), titulaire du CEIPI mention Brevets d’invention
• Vous êtes autonome et bien organisé
• Vous appréciez le travail en équipe sur des dossiers et des thématiques techniques variés
• Vous avez la capacité de saisir les enjeux stratégiques liés à la recherche publique d’une manière générale, ceci afin de conseiller et orienter les projets accompagnés par la SATT Ouest Valorisation
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T1088/23: examen d'office des requêtes subsidiaires par la Chambre

Seule l'Opposante avait formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous une forme modifiée. Dans sa réponse au mémoire de recours, la Titulaire avait déposé des requêtes subsidiaires, sur lesquelles l'Opposante ne s'était pas prononcée par écrit.

Contrairement à la division d'opposition, la Chambre juge que l'objet de la requête principale n'implique pas d'activité inventive au vue de D3 combiné avec D7.

La Titulaire argumentait que la Chambre n'était pas habilitée à examiner les requêtes subsidiaires. Elle faisait valoir que dans son mémoire de recours l'Opposante n'avait émis d'objections qu'à l'encontre de la revendication 1, de sorte que les revendications dépendantes, qui formaient la base des requêtes subsidiaires, n'entraient pas dans le cadre juridique de la procédure de recours. L'Opposante n'avait pas non plus émis d'objections après l'introduction des requêtes subsidiaires.

La Chambre ne voit pas de base juridique justifiant les arguments de la Titulaire. Au contraire, l'article 111(1) CBE dispose explicitement que la Chambre dispose de toutes les compétences de la division d'opposition. Or, un brevet ne peut être maintenu par une division d'opposition que si cette dernière est convaincue qu'il satisfait aux exigences de la CBE. Dans le cas d'espèce, le principe d'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas puisque l'Opposante a formé un recours. 

La Chambre dispose du pouvoir d'examiner d'office les requêtes subsidiaires si les circonstances le justifient, et sans que cela aille à l'encontre de l'obligation de neutralité des Chambres à l'égard des parties, laquelle n'est pas différente de celle qui incombe aux divisions d'examen. Il n'existe pas non plus d'obligation à renvoyer devant la division d'opposition pour toute questions non tranchée, ce qui ouvrirait en théorie la possibilité d'un nombre pratiquement illimité de renvois.

La requérante a demandé la révocation du brevet dans son intégralité et les requêtes subsidiaires présentées en réponse entrent donc dans le cadre du recours.

La Chambre est donc habilitée à examiner les requêtes subsidiaires dans les limites d'un examen d'office reconnu par la jurisprudence. Bien qu'il eut été préférable que la requérante produise une réplique à la réponse au mémoire exposant les motifs du recours (T2843/19), l'omission d'une telle réplique n'implique pas que la Chambre perde le pouvoir d'examiner les requêtes subsidiaires. On notera que la Chambre n'est pas convaincue du bien-fondé de l'approche de T664/20, selon laquelle l'Opposante-requérante serait tenue de présenter des arguments à l'encontre de requêtes qui n'ont pas fait l'objet de la décision attaquée et qui n'ont pas encore été formellement introduites dans la procédure de recours.

Les requêtes subsidiaires 1, 4, 9, 12 et 14 sont rejetées car contraires au principe d'interdiction de la reformatio in peius.

Pour les requêtes subsidiaires 2, 3, 7, 8 et 11, la Chambre estime être compétente pour examiner l'activité inventive sur la base des faits dont elle a connaissances à partir du dossier ou de ses propres connaissances générales (T1370/15). La Chambre considère en l'espèce qu'elles n'impliquent pas d'activité inventive pour les mêmes raisons que la requête principale (combinaison de D3 avec D7).

Enfin les requêtes subsidiaires 5, 10, 13 et 15 ne sont pas admises dans la procédure car elles n'ont pas été motivées dans la réponse au mémoire de recours (article 12(3) et (5) RPCR).

Le brevet est donc révoqué.

La Chambre propose le résumé suivant:

1. L'absence d'arguments de la part d'une opposante à l'encontre de requêtes qui n'ont pas été examinées par la division d'opposition n'empêche pas la Chambre d'exercer son pouvoir d'examiner ces requêtes d'office. 

2. La Chambre peut examiner de telles requêtes sur la base des faits dont elle a connaissance à partir du dossier ou de ses propres connaissances générales. 

Décision T1088/23

T655/24: l'amélioration d'un effet ne se déduit pas implicitement de la description de cet effet

La protéine revendiquée se distinguait de la variante FE de D10 et D21 par une mutation D265A, aboutissant à la variante FEA. 

L'Opposante argumentait que la figure 3A ne montrait au mieux qu'une réduction non significative de l'expression de CD69 et que la figure 13A ne montrait aucune amélioration pour la variante FEA. La Titulaire se référait en outre aux essais post-publiés D25 et D26 comme preuve de ce que la réduction de l'expression de CD69 se produisait essentiellement dans toute la portée revendiquée.

Selon la décision G2/21, un effet technique peut être invoqué si la personne du métier, à la lumière de ses connaissances générales et sur la base de la demande telle que déposée initialement, conclurait que ledit effet est englobé dans l'enseignement technique et fait partie de la même invention initialement divulguée.

Pour la présente Chambre, et contrairement à T1989/19, on ne peut considérer que l'amélioration d'un effet soit englobée dans l'enseignement technique et fasse partie de la même invention initialement divulguée pour la seule raison que l'effet lui-même (mais pas son amélioration) a été décrit dans la demande. 

En d'autres termes, on ne peut considérer que si un effet est décrit (dans T1989/19 la stabilité au stockage), l'amélioration de cet effet soit implicitement dérivable. Cette approche serait incompatible avec le principe selon lequel l’invention doit être achevée à la date de dépôt, et permettrait aux déposants de simplement décrire dans la demande un effet déjà connu et de ne se baser ensuite que sur des preuves ultérieures en prétendant que l'amélioration ainsi prouvée était implicitement dérivable de la demande. Un brevet ne peut être délivré pour un objet dont la contribution inventive n'est identifiée qu'après la date du brevet.

La Chambre examine donc les exemples de la demande pour déterminer s'il est possible de prendre en compte l'effet de réduction de l'expression de CD69 rapporté dans les documents D25 et D26. Elle en déduit que cet effet est atteint de manière crédible sur tout la portée revendiquée. 

Décision T655/24

Offre d'emploi

 

Ingénieur(e) Brevet Logiciel CPI Mandataire OEB (H/F) / Télétravail

Improve IP recrute un ingénieur ou une ingénieure Brevet Logiciel (ou titulaire d’un diplôme universitaire équivalent) ayant, de préférence, déjà acquis les qualifications de CPI et de Mandataire Européen.

Improve IP est un jeune cabinet en pleine croissance, fondé en fin d’année 2024 à partir d’un constat simple : dans notre domaine, la course au volume de dossiers mène inévitablement à une dégradation de la qualité de traitement de ces dossiers, un compromis auquel nous nous refusons.

Dans le cadre du développement du cabinet, nous recherchons une personne ayant le souci du détail, spécialisée ou souhaitant se spécialiser dans la protection des inventions mises en œuvre par ordinateur (IMO/CII), ces innovations représentant le cœur d’activité du cabinet. Vous serez par ailleurs amené à traiter de sujets appartenant à d’autres domaines techniques pour lesquels nous sommes également compétents.

La spécialisation en IMO ne consisterait pas uniquement à maitriser les pratiques françaises et européennes en la matière, mais également celles des principaux marchés mondiaux tels que les États‑Unis et la Chine.

Comme vous le savez probablement, l’investissement demandé pour la protection des innovations à l’international dépend directement de la qualité de rédaction de la demande de brevet à étendre. La valeur ajoutée du cabinet réside dans le fait de rédiger des demandes pour nos clients qui respectent les exigences des principaux Offices de Brevets relatives aux IMO. Ainsi, lorsque ces demandes de brevets sont étendues à l’étranger, la friction durant le déroulement des procédures d’examen est réduite, réduisant ainsi le coût de la procédure et accélérant les délivrances.

Cette approche suppose dès lors de comprendre précisément les exigences des différents Offices en matière d’IMO :

• pour l’OEB, il sera donc nécessaire de parfaitement maîtriser l’approche Comvik ;
• pour l’USPTO, vous devrez avoir compris ou être prêt à comprendre en quoi consiste le test Alice/Mayo et comment l’appliquer aux software-related innovations ;
• pour le CNIPA, il faudra connaître le ‘three elements of technology’ test et les nuances de son application aux IMO. 

L’objectif est d’intégrer, à terme, les exigences d’autres Offices d’importance en matière d’IMO (JPO, KPO, CIPO, etc.) en fonction des marchés de nos clients.

 

Vous disposerez de temps dédié à votre formation sur ces questions, la philosophie du cabinet consistant justement à ce que chacun puisse consacrer le temps nécessaire à ses dossiers et à sa formation continue tout en respectant nos engagements (notamment tarifaires et calendaires) auprès de nos clients.

Pour ce qui concerne vos missions, vous les connaissez déjà, il s’agit des missions classiques d’un praticien en cabinet (rédactions, gestion de procédures brevets, consultations, audits, etc.) que vous pourrez exercer en télétravail complet. 

 

Si cette vision de la profession portée par le cabinet et ce projet de spécialisation en CII vous intéressent, je serais ravi d’en discuter avec vous après avoir étudié votre candidature. Vous pouvez me communiquer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : froberger@improveip.fr. Les échanges auront lieu directement avec moi.