T366/11 : égalité de traitement entre les parties

De manière quais-simultanée, environ 1 mois avant la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante avait soumis de nouveaux documents D6 à D9 à l'encontre des revendications du brevet délivré et la Titulaire de nouvelles requêtes dans laquelle elle avait ajouté des caractéristiques provenant de la description. L'Opposante avait ensuite cité les documents D6 à D9 à l'encontre des nouvelles requêtes.

Pendant la procédure orale, la division d'opposition avait refusé d'admettre les documents D6 à D9 dans la procédure, mais avait ensuite admis les nouvelles requêtes.

Pour la Chambre, la division d'opposition a commis un vice de procédure.
Elle note d'abord que les modifications apportées n'auraient pu raisonnablement être prévues par l'Opposante.
Confrontée à cette nouvelle situation, la division d'opposition aurait pu soit ne pas admettre les nouvelles requêtes, justement car l'Opposante ne pouvait pas les avoir prévues, soit les admettre, mais dans ce cas, le principe d'égalité de traitement entre les parties imposait de donner à l'Opposante la possibilité d'y répondre de manière appropriée.
Les documents D6 à D9 semblent à première vue décrire les caractéristiques ajoutées. Leur citation était donc une réponse appropriée aux modifications.
Il importe peu à cet égard que D6 et D9 aient été initialement citées à l'encontre des revendications telles que délivrées. Une fois les modifications admises, il était en droit de fournir de nouveaux documents de son choix, et qu'il choisisse de se baser sur les documents tardifs déjà soumis contre les revendications délivrées n'y change rien.
Comme D6 à D9 constituent des réponses appropriées aux modifications substantielles non prévisibles, le refus d'admettre ces documents a privé l'Opposante de l'opportunité de répondre de manière appropriée. L'Opposante a dû se battre les mains attachées dans le dos. A la fois le principe d'égalité des parties et le droit d'être entendu ont été violés.

A partir du moment où D6 à D9 avaient été cités aussi contre les revendications modifiées, la division d'opposition aurait d'abord dû discuter la recevabilité des modifications, et ensuite celle des documents, une fois le contexte éclairci. La pertinence d'un document n'est pas absolue: elle doit être décidée relativement aux revendications contre lesquelles il est cité.

Décision T366/1

T459/09 : clarté examinée en opposition

Dans la présente affaire, la Chambre a jugé que la revendication 1, résultant de la combinaison des revendications 1 et 14 du brevet délivré, n'était pas claire.

La clarté n'est pas un motif d'opposition à l'égard d'un brevet délivré.
La Chambre note toutefois que selon l'Art 101(3) CBE , lorsque le brevet est modifié, l'OEB a le devoir de vérifier si le brevet tel que modifié satisfait aux exigences de la CBE, donc à toutes les exigences.

Compte tenu de ceci, l'OEB peut-il examiner la clarté de revendications résultant d'une combinaison de revendications délivrées?
Pour une bonne partie de la jurisprudence, la réponse est négative. Une objection de clarté ne peut être soulevée à l'égard d'une caractéristique figurant dans une revendication du brevet délivré.

Dans certains cas toutefois, les Chambres ont jugé différemment (T1459/05, T1440/08).

Dans cette décision, la Chambre adopte la seconde approche.

Pour elle, la clarté d'une revendication modifiée devrait en principe être examinée, même si la modification ne consiste qu'en une simple combinaison littérale de revendications du brevet délivré.
Une autre approche ferait courir le risque de limiter de manière indue le devoir d'examen des brevets modifiés prévus à l'Art 101(3) CBE. Cet article ne précise pas la nature ou la portée des modifications. Le termes "modifications" ne doit pas être interprété de manière étroite.
Selon la Chambre, toute modification de nature substantielle, c'est-à-dire destinée à répondre à un motif d'opposition, justifie en principe une mise en œuvre sans limites au pouvoir d'examen de l'Art 101(3), et il importe peu que cette modification découle de la combinaison de caractéristiques provenant de la description ou de revendications du brevet délivré.

Décision T459/09

L'invention de la semaine

Le brevet US4320756 revendique une méthode originale pour pouvoir respirer de l'air frais en cas d'incendie, le temps d'attendre les secours.

Offre d'emploi

Ingénieur Brevet – Logiciels 

 Oberthur Technologies est un leader mondial de la sécurité numérique, opérant sur les marchés des télécoms, du paiement, de l’identité et des transports.

Le département «Intellectual Property» recherche un ingénieur brevet pour intervenir principalement dans le domaine du logiciel sur des problématiques techniques variées et des thématiques passionnantes qui préfigurent le monde numérique de demain.

Sous la responsabilité du Manager du département, vous contribuerez au développement du portefeuille brevet (détection d’inventions, rédaction ou sous-traitance de demandes de brevets, lettres officielles, oppositions, procédures orales) et à la défense des droits d’Oberthur Technologies (liberté d’exploitation, valorisation, précontentieux et contentieux).

Vous êtes idéalement titulaire d’un diplôme Bac+5 à dominante informatique et du CEIPI. L’examen de qualification européen et/ou français est un plus. Candidats d'expérience appréciés.

Le poste est basé dans les Hauts-de-Seine à Colombes (à proximité de T2 CharleBourg et SNCF La Garenne-Colombes) ou dans la Gironde à Pessac.

Contact : Gérald Galan – IP Manager – g.galan (arobase) oberthur.com

Paris 1.2.2013 : nullité d'une revendication 1 qui n'est plus opposée

Le TGI de Paris avait annulé les revendications 1 à 7 du brevet, portant sur des housses pour automobiles.
Les revendications 2 à 7 étaient dépendantes de la revendication 1.

En appel, la Titulaire n'avait finalement opposé que les revendications 2 à 7 au prétendu contrefacteur (GIA). Pour elle, ce dernier était donc irrecevable à poursuivre la nullité de la revendication 1 qui ne lui était plus opposée.
La Cour relève "qu'il est constant que le défendeur à l'action en contrefaçon n'est recevable à invoquer la nullité d'un brevet par voie reconventionnelle que sur les chefs qui lui sont opposés et se trouve, par conséquent, irrecevable à demander la nullité d'une revendication qui n'est pas invoquée à son encontre."
Cependant, il n'en demeure pas moins que le jugement a annulé la revendication 1, que la Titulaire poursuit l'infirmation de ce jugement, et que la partie adverse en demande la confirmation.

"Les appelantes ne peuvent donc prétendre que la société GIA est irrecevable à réclamer la confirmation d'une disposition du jugement entrepris portant sur la revendication 1 de ce brevet qui leur était opposée en première instance, quand bien même elles renonceraient en cause d'appel à la lui opposer."
La Titulaire n'ayant présenté aucun moyen de fond au soutien de leur demande d'infirmation, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a annulé la revendication 1 (article 954 CPC).

La Cour confirme également la nullité des revendications 2 à 7.
La stratégie de la Titulaire a donc échoué. Cela étant, on peut se demander quelles auraient été les conséquences pratiques si la Cour avait infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé la revendication 1, tout en annulant les revendications dépendantes.

Offres d'emploi

Le cabinet LLR, en croissance, recherche deux ingénieurs brevets : 

 Un ingénieur brevets (h/f) 

spécialisé en « mécanique » 

mandataire européen 

qualifié en propriété industrielle 

- entretenir et développer une clientèle motivante,
- rédiger les demandes de brevet et suivre les procédures d'examen correspondantes pour des clients se développant en France et à l'étranger, notamment en Asie,
- participer aux oppositions et aux litiges, réaliser des études de validité de brevets et de liberté d'exploitation,
- se déplacer chez les clients, participer à l'élaboration de leur stratégie de propriété industrielle et les conseiller notamment en leur proposant des moyens de connaître et d'exploiter efficacement leur portefeuille de brevets, développer un conseil pédagogique,
- être ou devenir autonome dans le suivi des clients,
- former des binômes de travail avec des collaborateurs moins expérimentés, collaborer avec notre bureau de Pékin.

 Envoyez votre candidature en indiquant la référence « Poste mécanicien »

*** 

Un ingénieur brevets débutant (h/f) 

spécialisé en « mécanique » 

diplômé d'une école d'ingénieur généraliste ou d'un 3ème cycle universitaire 

CEIPIste ou non 

- apprendre à rédiger des demandes de brevet et suivre des procédures d'examen,
- participer à des dossiers d’oppositions, de litiges, de validité de brevets et de liberté d'exploitation,
- se préparer aux examens professionnels,
- travailler en binôme avec des collaborateurs plus expérimentés,
- devenir plus autonome,
- envisager des perspectives d'évolution.

 Envoyez votre candidature en indiquant la référence « Poste mécanicien débutant »

Candidatures à envoyer à l'adresse électronique : hr@llr.fr
ou à l'adresse postale : Ressources Humaines Cabinet LLR 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris

T107/09 : priorité et dépôt de matière biologique

Le brevet (maintenant expiré), qui a trait à une invention dans le domaine de la biotechnologie, revendiquait une priorité américaine.

La Chambre qui avait déjà rejeté la seule requête pour extension de l'objet, choisit toutefois de se poser la question de la validité de la priorité.

La Chambre rappelle que la priorité ne peut être valablement revendiquée que si le critère de "même invention" est respecté. Il faut en outre que la demande de priorité divulgue l'invention de telle manière que l'homme du métier puisse la reproduire. Cette question est à décider en accord avec la CBE et son interprétation par la jurisprudence.

Pour reproduire l'invention de la revendication 1, il est nécessaire pour l'homme du métier d'avoir accès à un anticorps MR1.
Pour les inventions utilisant de la matière biologique et lorsqu'une description écrite n'est pas suffisante  la R.28 CBE1973 prévoit la possibilité de déposer la matière en question auprès d'un organisme. La R.28 CBE1973 concerne les demandes européennes.
La CBE ne contient aucune disposition quant à la date à laquelle un dépôt de matière biologique doit être effectué pour une demande afin qu'une demande européenne ultérieure puisse valablement revendiquer la priorité.
La Grande Chambre a toutefois écrit dans la décision G1/03 (2.5.3) que l'exigence de suffisance de description doit être remplie à la date de priorité lorsqu'une priorité est revendiquée.

La Chambre décide donc ici que le dépôt de matière biologique devait être fait au plus tard à la date de priorité pour que cette dernière puisse être revendiquée.
C'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans le Communiqué du 7 juillet 2010 sur le dépôt de matière biologique.

La Requérante a argumenté que selon la jurisprudence américaine In re Lundak, il n'était pas nécessaire que le depôt de matière fût réalisé à la date de dépôt de la demande - il pouvait être réalisé ultérieurement. Pour elle, la demande américaine respectait la loi américaine et devait être considérée comme une dépôt national régulier donnant droit à la priorité. Cet argument ne convainc pas la Chambre, la notion de dépôt national régulier n'étant liée qu'à l'attribution d'une date de dépôt et non aux exigences de fond.
Un déposant doit déjà tenir compte des exigences des futurs offices lorsqu'il dépose une demande prioritaire. Il est courant que des différences entre les lois ou la jurisprudence doive être prise en compte lors de la rédaction d'une demande prioritaire. Par exemple, selon la jurisprudence allemande "Olanzapin", l'indication d'une plage divulgue tous les points intermédiaires, ce qui n'est pas le cas pour les demandes européennes. Le rédacteur de la demande prioritaire allemande devra en tenir compte s'il veut ultérieurement déposer une demande européenne.

La Chambre décide par conséquent que la priorité n'est pas valable, car le dépôt de matière biologique avait été effectué après la dépôt de la demande prioritaire.

Décision T107/09 

L'invention de la semaine

La demande US2006259306 revendique divers objets:

1. The process of protecting a novel joke which comprises filing a patent application defining the novel features of the joke.

8. A joke protected by a process claimed in any of claims 1-7.

9. A patent application or patent claiming a joke as claimed in claim 8.

10. A joke relating to the unexpected but partial skill of animals (preferably large mammals or birds) in sports involving spheroidal projectiles, characterised in that the punch-line employs alliteration.

12. In a locus in which the behaviour of the public is subject to a promulgated rule intended to be conditional, the joke which comprises misinterpreting the rule as absolute, and providing means for enabling the public to conform to the rule so misinterpreted.

17. The joke which comprises the filing of a patent application to protect the method of protecting jokes by filing one or more patent applications thereon.

18. The process of reciting a joke claimed in any of claims 8 and 10-17.

19. The process of rehearsing a joke claimed in any of claims 8 and 12-17.

23. A homoproprietary patent application or patent. (NDLR: cette revendication couvre toute demande de brevet qui se revendique elle-même)

24. An application claiming priority from a patent application claimed in claim 23, or a patent granted on such an application

25. A kit of parts for carrying out the joke claimed in any of claims 12-16.
 

Point intéressant: l'inventeur semble être le président du CIPA, équivalent anglais de la CNCPI.
Voir aussi cet échange où l'inventeur précise ses conditions d'octroi de licence

T1500/10 : un vice, mais pas de remboursement

L'existence d'un vice substantiel de procédure n'entraîne pas toujours le remboursement de la taxe de recours.

Il faut en effet (R.103(1)a) CBE) que le remboursement soit équitable.

La Division d'examen avait convoqué le Déposant à une procédure orale pour discuter des problèmes de clarté posés par les nouvelles revendications. Le Déposant a refusé de participer à la procédure orale, au cours de laquelle la demande a été rejetée. Le Déposant, maintenant requérant, exigeait le remboursement de la taxe de recours, car les motifs du rejet reposaient sur de nouvelles objections au titre de l'Art 84 CBE qui ne lui avaient jamais été communiquées auparavant et qu'elle n'avait pas eu l'opportunité de discuter.

La Chambre refuse néanmoins de rembourser la taxe de recours, car selon elle ce remboursement n'est pas équitable compte tenu de la conduite adoptée par le Déposant.

Les parties ont droit à la tenue d'une procédure orale, mais aussi le devoir d'y participer quand l'OEB la juge nécessaire. Les parties n'ont pas droit à une procédure nécessairement et uniquement écrite. la procédure orale est une opportunité pour l'OEB de soulever des objections, même non communiquées auparavant.
Il ressort de la R.115(2) CBE et du communiqué sur la non-comparution à une procédure orale qu'une partie dûment convoquée peut s'attendre à ce qu'une décision soit prise même si elle a soumis des revendications modifiées pour lesquelles aucune notification n'a été émise. Si une partie choisit de ne pas comparaître, elle fait le choix de ne pas discuter les objections émises pendant la procédure orale, et n'a pas nécessairement le droit de déposer par écrit des arguments additionnels.
La division d'examen a répété qu'elle considérait la procédure orale comme nécessaire, et malgré cela, le Déposant a choisi de ne pas y participer sans présenter de motifs sérieux.


Décision T1500/10

T748/09 : La mort des disclaimers ?

La Titulaire avait ajouté dans la revendication 2 de la requête principale un disclaimer destiné à restaurer la nouveauté au regard d'un document D1 appartenant à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE. L'objet exclu par le disclaimer ne figurait pas dans la demande telle que déposée.

On aurait donc pu penser que la Chambre allait se pencher sur les critères élaborés par la Grande Chambre dans les affaires G1/03 et G2/03.

Que nenni. La Chambre préfère se référer à la décision G2/10.

Dans G2/10, la Grande Chambre a considéré que G1/03 n'avait pas donné une liste exhaustive des conditions dans lesquelles un "disclaimer non divulgué" enfreint ou non l'Art 123(2) CBE. La Grande Chambre avait d'ailleurs écrit "un disclaimer peut être admis...". La Grande Chambre a également ajouté que G1/03 n'avait pas l'intention de modifier la définition générale des exigences de l'Art 123(2) CBE telle qu'établie dans l'avis G3/89 et la décision G11/91. Dans tous les cas, le test est qu'après modification, l'homme du métier ne doit pas être confronté à un nouvel enseignement technique. L'homme du métier doit, le cas échéant en utilisant ses connaissances générales, considérer l'objet restant comme divulgué dans la demande telle que déposée, implicitement ou explicitement, mais directement et de manière non ambiguë.

En introduisant des restrictions de composition basées sur D1 plutôt que sur l'enseignement de la demande telle que déposée, l'homme du métier est confronté à un nouvel objet qu'il ne peut déduire de manière claire et non ambiguë de la demande d'origine. Par exemple, la limite (haute) à 50% de niobium créée par le disclaimer ne figure nulle part dans la demande, seulement dans D1.
La revendication 2 n'est donc pas conforme à l'Art 123(2) CBE.

Cette décision, qui confirme la T1870/08, prise par une autre Chambre, signe-t-elle l'arrêt de mort des disclaimers (non divulgués) ? Qu'en pensez-vous ?

Décision T748/09

T1843/09 : équité / exception à l'interdiction de la reformatio in pejus

Cette décision concerne un brevet déposé en 1993.

Dans une première décision prise en 2003, la division d'opposition avait refusé d'admettre le document D19 fourni tardivement et maintenu le brevet sous une forme modifiée, avec ajout dans la revendication d'une caractéristique f.
Seule l'Opposante avait formé un recours.

En recours (décision T724/03), la Chambre avait décidé d'admettre D19 et renvoyé l'affaire devant la division d'opposition. Du fait de l'ajout de la caractéristique f, le brevet perdait sa priorité et D19 devenait opposable, et de surcroît très pertinent (la pertinence étant accentuée par l'admission d'essais D23 déposés après le recours).

La Titulaire a réagi en supprimant la caractéristique f afin de regagner sa priorité et de rendre D19 inopposable.
Dans ce deuxième recours, la Chambre se pose la question de l'interdiction de la reformatio in pejus (IRP).
En supprimant la caractéristique f, la Titulaire élargit en effet la portée de la revendication, mettant l'Opposante dans un situation pire que si elle n'avait pas formé de recours.

Analysant la décision G4/93, elle relève, contredisant en cela la division d'opposition, que l'IRP, conséquence du principe juridique ne ultra petita, doit s'appliquer jusqu'à la décision finale même en cas de deuxième recours après renvoi en première instance.

Il existe toutefois des exceptions à l'IRP, comme l'a décidé la Grande Chambre dans la décision G1/99. Dans cette affaire, la Grande Chambre avait admis une telle exception dans le cas où la division d'opposition avait accepté une requête contenant une caractéristique élargissant l'objet de la demande. Dans un tel cas, la Titulaire avait été admise à se défendre, y compris si nécessaire par la suppression de la caractéristique litigieuse.
La présente Chambre comprend de cette décision que des exceptions à l'IRP peuvent exister dans des circonstances où son application entraînerait des conséquences inéquitables. Le cas particulier de G1/99 n'est pas le seul cas où des exceptions à l'IRP peuvent exister. Cette approche basée sur l'équité couvre aussi des cas de changement de la situation de fait ou de droit sur la base de laquelle la Titulaire a limité son brevet avant le recours, lorsque l'application de l'IRP empêcherait la Titulaire de défendre son brevet de manière adéquate contre de nouveaux faits et objections introduits au stade du recours.

La Chambre juge que l'introduction de la caractéristique fatale f avait été une ligne de défense appropriée et légitime tant que D19 n'était pas admis dans la procédure. Si D19 avait été admis par la division d'opposition, la Titulaire aurait pu supprimer cette caractéristique f. Alors que le dépôt de requêtes plus larges aurait été un moyen de défense légitime devant la division d'opposition, il serait inéquitable d'interdire ce moyen de défense à la Titulaire suite à l'admission de D19 en recours.

La Chambre admet donc les requêtes plus larges que celles admises en 2003.

Décision T1843/09

T679/09 : il ne fallait pas retirer la requête

La requête subsidiaire 1 était identique dans sa portée (sinon littéralement) à la requête subsidiaire 3 présentée en procédure orale devant la division d'opposition.
Selon le procès-verbal de cette procédure orale, cette requête avait toutefois été retirée par la Titulaire.

Cette dernière conteste ce retrait, estimant que la division d'opposition avait d'elle-même et de manière unilatérale considéré la requête comme retirée, sans décider sur leur admission dans la procédure.
La Chambre ne fait pas la même lecture du procès-verbal et des motifs de la décision. Elle note en outre qu'à la fin de la procédure orale la Titulaire n'a pas protesté lorsqu'après le rejet de la requête subsidiaire 1 la division d'opposition a décidé la révocation du brevet et a clos la procédure. Elle n'a pas non plus requis une correction du procès-verbal.

La Chambre en conclut que la requête subsidiaire 3 avait bien été retirée.
Elle rappelle ensuite qu'en vertu de l'Art 12(4) RPCR elle peut considérer comme irrecevables des requêtes qui auraient pu être présentées en première instance, ce qui inclut des requêtes déposées mais retirées en première instance.

Il s'agit de déterminer si le retrait de la requête a empêché la première instance de prendre une décision motivée à son égard, obligeant la Chambre soit à rendre une première décision soir à renvoyer l'affaire en première instance (T495/10).  C'est nécessairement le cas en espèce, même si le retrait n'a pas nécessairement été effectué dans ce but.

La Chambre décide par conséquent de ne pas admettre la requête subsidiaire 1 sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR.

On retiendra de cette décision qu'il vaut mieux éviter de retirer une requête, même s'il apparaît immédiatement qu'elle sera rejetée sur le fond pour les mêmes raisons que pour les requêtes précédentes. 

Décision T679/09

Le formulaire 2001A ne fait plus courir le délai de 2 ans

Vous vous souvenez peut-être de cette décision J9/10 commentée ici-même l'été dernier.
La Chambre de recours juridique avait estimé qu'une notification sous la forme d'un formulaire 2001A  ne pouvait être considérée comme ayant l'effet juridique d'une notification selon l'Art 94(3) CBE.

Qu'est-ce qu'un formulaire 2001A?
Il s'agit de notifications présentées comme des notifications selon l'Art 94(3) CBE mais envoyées de manière automatique entre 2005 et 2012 par l'agent des formalités, dans lesquelles l'OEB invitait simplement le demandeur à répondre dans un délai de 4 mois aux objections soulevées dans l'avis au stade de la recherche.
Pour un exemple, voir ici.

S'il s'agissait dans cette décision d'un problème de remboursement de la taxe d'examen, la question se posait de son impact sur le délai de la R.36.

Afin d'éviter toute insécurité juridique, l'OEB a publié un communiqué précisant qu'elle ne considérera plus ces notifications comme marquant le point de départ du délai de la R36(1)a) CBE (délai de 2 ans pour le dépôt des demandes divisionnaires).
Attention, les informations figurant sur le REB peuvent ne plus être correctes.

Vérifiez donc bien sur quel formulaire la première notification selon l'Art 94(3) CBE a été envoyée. Certains délais de 2 ans seront à recalculer.

L'invention de la semaine

Les vacances d'hiver approchent, pourquoi ne pas essayer cette invention ?

Brevet US4189019
PS: la rédaction décline toute responsabilité en cas d'accidents