T500/15 : tardiveté mal motivée

Devant la division d'opposition, la Titulaire n'avait soumis des arguments, ainsi qu'une nouvelle requête principale, que 10 jours avant la procédure orale.
La division d'opposition avait jugé que la requête était tardive, proposé de discuter du brevet tel que délivré, ce que la Titulaire avait refusé, puis révoqué le brevet.
La division d'opposition avait jugé que la non recevabilité de la requête principale était justifiée par un abus de procédure de la part de la Titulaire, qui avait empêché l'Opposante ainsi que la division d'opposition de se préparer. Dans un obiter dictum, la division d'opposition signalait également un problème de conformité à l'article 123(2) CBE.

L'Opposante contestait la recevabilité du recours au motif que le mémoire de recours ne prenait pas position ni sur les motifs ayant conduit à la non recevabilité ni sur la contrariété supposée aux exigences de l'article 123(2) CBE. La Chambre n'est pas convaincue car la Requérante a bien déposé des arguments sur la question de la non recevabilité, et le fait qu'elle n'ait pas abordé chacun des arguments de la division d'opposition n'est pas pertinent. Enfin, la Requérante n'avait pas de raison de se positionner vis-à-vis de l'obiter dictum, qui ne fait pas partie des motifs de la décision.

Sur le fond, la Chambre rappelle que son rôle est ici de vérifier si la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. Selon les Directives E-VIII 8.6, la division d'opposition doit examiner si de prime abord les modifications sont admissibles, puis examiner les aspects relatifs à l'économie de la procédure, s'il y a éventuellement abus de procédure et si l'on peut raisonnablement demander aux parties d'examiner les nouveaux faits ou preuves ou les modifications proposées dans le délai disponible.

La Chambre est d'accord avec la Titulaire sur le fait qu'une requête ne doit pas être non recevable simplement car elle a été déposée tardivement. La division d'opposition dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation selon l'article 114(2) CBE, qu'elle doit exercer selon les critères développés par la pratique. Dans le cas d'espèce, la division d'opposition a utilisé un critère correct, celui de la complexité du nouvel objet.

En revanche, la division d'opposition n'a pas correctement motivé sa décision en lien avec cette complexité, puisqu'elle n'a fait que constater que les modifications étaient complexes et nécessitaient des discussions importantes. Cette simple constatation ne permet pas à la Chambre de vérifier si la division d'opposition a correctement appliqué le critère en question.

La Chambre estime qu'il serait injuste d'exercer elle-même son pouvoir d'appréciation puisque les critères à l'origine motivés par la tardiveté sont depuis devenus manifestement sans objet. L'existence d'un vice de procédure par défaut de motivation justifie également le renvoi devant la division d'opposition. Cette dernière devra à nouveau examiner la recevabilité de la requête, en tenant compte du fait que les circonstances ne sont pas les mêmes, puisque aussi bien l'Opposante que la division d'opposition ont eu le temps de se familiariser avec l'objet de cette requête.


Décision T500/15 (en langue allemande)
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T2707/16 : trop long

La demande avait été rejetée plus de 14 ans après son dépôt. En particulier, le rapport de recherche a été envoyée environ 4 ans et demi après le dépôt, et plus de 7 ans se sont écoulées entre la première notification et la seconde (en l'espèce une convocation à procédure orale).

Compte tenu de la divergence de vue entre les décision T1824/15 et T823/11 sur la question de savoir si une procédure trop longue pouvait constituer un vice substantiel de procédure, la Chambre  explique en détail sa position sur le sujet.

Elle rappelle que si un examen de qualité requiert du temps, il ne faut pas perdre de vue le but du système des brevets, et qu'un examen trop long peut à la fois réduire le temps durant lequel le breveté peut exercer ses droits exclusifs et créer une incertitude quant au mérite de l'invention et à la portée des droits, ce qui est dommageable non seulement pour le demandeur mais aussi pour le public, notamment les concurrents.  Ces principes ont été répétés dans de nombreuses décisions.

S'il est vrai que la CBE n'impose pas de délais à l'OEB, cette "discrétion" doit avoir des limites car d'une part le demandeur doit bénéficier d'un traitement équitable et d'autre part les attentes légitimes des utilisateurs doivent être protégées.

L'article 6(1) de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) va également dans le même sens et la Chambre applique les principes dégagés par la jurisprudence de la CEDH : le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être évalué à la lumière de différents critères, dont la complexité juridique, procédure et factuelle de l'affaire, le comportement du demandeur et des autorités, et les enjeux pour le demandeur.

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne trouve pas de justification aux délais, et en particulier la passivité du demandeur n'est pas une excuse car une procédure rapide sert également les intérêts des tiers.

La Chambre décide en conséquence qu'il y a eu un vice substantiel de procédure. Elle ne juge toutefois pas équitable de rembourser la taxe de recours du fait que le demandeur est resté passif. La Chambre considère qu'une attitude plus active (s'enquérir du statut de la demande ou demander une accélération de la procédure) aurait été nécessaire.


Décision T2707/16
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Joyeux Noël !

T1389/18 : interruption rétroactive

Le 12 septembre 2017, la division d'opposition a décidé à l'issue de la procédure orale de maintenir le brevet sous forme modifiée. La décision écrite a été envoyée le 6 novembre.
Le 7 novembre 2017, la division juridique a informé les parties qu'une procédure de redressement judiciaire avait été engagée contre un des co-titulaires. Le 4 janvier 2018, la division juridique a annoncé que la procédure était interrompue rétroactivement au 1er août 2017, et devait être reprise le 1er août 2018.

Le présent recours a été formé contre la décision de la division d'opposition.
La Chambre ne peut que constater que la procédure orale et la décision doivent être rétroactivement considérées comme n'avoir pas existé.
L'interruption a pour but de protéger non seulement le titulaire mais aussi ses créanciers, en évitant de porter atteinte au brevet en tant que partie du patrimoine.

La décision attaquée n'est donc juridiquement pas valide, et les recours formés contre elles sont sans objet.

La Chambre ordonne le remboursement des taxes de recours, étant donné que la décision est devenue nulle du fait d'une fiction juridique que les parties ne pouvaient pas prévoir.

La Chambre fait remarquer que la procédure orale devant la division d'opposition pourrait être considérée comme produisant à nouveau des effets depuis la reprise de la procédure. La décision n'a toutefois pas été à nouveau signifiée, et il revient à la division d'opposition de décider si une nouvelle procédure orale doit avoir lieu ou non.


Décision T1389/18 (en langue allemande)
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L'invention de la semaine

La demande US2006071122 porte sur un système de téléportation du corps.

L'invention est basée sur l'expérience personnelle de l'inventeur. Le 2 mai 2004, alors qu'il marchait en direction de l'arrêt de bus A, il s'est soudainement retrouvé 50 mètres plus loin dudit arrêt (position G). Il semblerait que la présence d'un avion C en train d'atterrir soit à l'origine du phénomène, par la création d'une onde verticale F. Une explication scientifique détaillée est donnée dans la description de la demande.

T2303/16 : rejet après une seule notification

Dans sa première notification, la division d'examen s'était référée au rapport préliminaire international, lequel mentionnait des objections de défaut de nouveauté, ainsi que trois objections de forme: défaut de concision (3 revendications indépendantes portant en fait sur le même objet), revendications qui devraient être rédigées en 2 parties, et absence de signes de référence dans les revendications.

Le demandeur a en réponse modifié les revendications indépendantes afin de répondre aux objections de nouveauté.

La division d'examen a ensuite rejeté la demande pour défaut de concision, et répété les objections quant à la rédaction en 2 parties et à l'absence des signes de référence. En obiter dictum, la division d'examen soulevait également des objections de fond.

En recours, le demandeur a corrigé les problèmes de forme ayant conduit au rejet.

Pour la Chambre, la division d'examen aurait dû faire droit au recours par le biais de la révision préjudicielle. Ne pas l'avoir fait constitue un vice de procédure. L'existence d'autres irrégularités, mentionnées dans l'obiter dictum, ne doit pas empêcher de rectifier la décision.
La Chambre note en outre, en lien avec la rédaction en 2 parties, que la division d'examen n'a jamais mentionné l'art antérieur à utiliser pour la première partie. La division d'examen n'était donc pas en position de refuser la révision préjudicielle, même si elle avait considéré la délimitation comme incorrecte. Une objection générale est surmontée par une correction générale.

Le demandeur considérait que rejeter pour des motifs de forme après seulement une notification était disproportionné. La Chambre ne partage pas cet avis, rappelant que le demandeur n'a répondu sur aucune des objections de forme dont il avait pourtant connaissance.


Décision T2303/16
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T1063/18 : la règle 28(2) est incompatible avec l'article 53b) CBE

Après les brocolis et les tomates, c'est au tour des poivrons d'entrer dans la danse.

Dans les décisions G2/12 et G2/13, la Grande Chambre de recours avait jugé que si la CBE interdisait clairement de breveter des procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux et d'animaux, les végétaux et animaux obtenus par des procédés essentiellement biologiques n'étaient quant à eux pas exclus de la brevetabilité.

A la suite de cette décision, la Commission Européenne avait publié un avis critique, estimant que l’intention du législateur de l’Union européenne lors de l’adoption de la directive 98/44/CE était d’exclure de la brevetabilité les produits (végétaux/animaux et parties de végétaux/animaux) obtenus par un procédé essentiellement biologique.

Le 1er juillet 2017, le règlement d'exécution de la CBE avait été modifié, par ajout d'un deuxième paragraphe à la règle 28, ainsi libellé:

Conformément à l'article 53b), les brevets européens ne sont pas délivrés pour des végétaux ou animaux obtenus exclusivement au moyen d'un procédé essentiellement biologique.

Dans la présente affaire, la demande EP2753168, qui porte sur des poivrons d'un vert très profond, avait été rejetée par la division d'examen sur ce fondement.

Selon le site des Chambres de recours de l'OEB, la Chambre 3.3.04 a décidé lors de la procédure orale du 5 décembre dernier que cette nouvelle règle 28(2) CBE est en conflit avec l'article 53b) CBE tel qu'interprété par la Grande Chambre de recours dans les décisions G2/12 et G2/13.
Or, en cas de divergence, les dispositions de la CBE prévalent (article 164(2) CBE).

Les motifs ne sont pas encore disponibles.

T1385/16 : arguments non pris en compte

La revendication 1 avait été modifiée pour préciser que le ventilateur avait un axe vertical.
La division d'examen avait considéré que cette caractéristique n'était divulguée qu'au paragraphe 25 de la demande, mais en combinaison avec le fait que le moteur 38 avait un axe vertical et était disposé au dessus du ventilateur 37. La demande avait été rejetée pour non respect de l'article 123(2) CBE.

La Chambre note que la décision, si elle mentionne le dernier courrier du déposant, ne discute pas les arguments qui y sont contenus, ni le fait que la caractéristique incriminée trouverait un fondement aux paragraphes 4 et 7 de la demande, ni les références aux Directives H-V 3.2.1 en ce qui concerne la question des généralisations intermédiaires.

Il y a donc eu violation du droit d'être entendu puisque la division d'examen n'a pas pris en compte des arguments de fond soumis par le demandeur.

Sur le fond, la Chambre juge que le paragraphe 7 divulgue un axe vertical pour le ventilateur, sans limitation à une orientation ou position du moteur. Si cette divulgation particulière est combinée avec le fait que l'évaporateur est monté horizontalement, la demande décrit toutefois d'autres configurations alternatives. La demande n'accorde pas d'importance particulière à la position et à l'orientation du moteur, de sorte qu'il n'existe pas de lien inextricable entre l'orientation du ventilateur et l'arrangement de son moteur.


Décision T1385/16
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Some thoughts after the conference on the New Rules of Procedure of the Boards of Appeal (NRPBA), par Daniel Thomas

J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Daniel Thomas, sur le sujet important du futur RPCR.

Ancien Directeur à la DG1 de l’OEB, Daniel Thomas anime des formations et séminaires sur les procédures devant l’OEB.

Some thoughts after the conference on the New Rules of Procedure of the Boards of Appeal (NRPBA)

Although this résumé aims to be as factual as possible, it should not be forgotten that it represents the personal view of the author and hence should not be taken as carved in stone.

The conference held in Munich on Dec 5th was interesting as one could gain some information as how the working group NRPBA of the Presidium and the BOAC came to its conclusions and proposals, and of the dissenting views of certain representatives, not to say lobbying groups, e.g. business Europe, which had a strong delegation led by its President.

There were presentations by members of the working group NRPBA, mainly Chairpersons of the BoA, followed by panel discussions among some selected speakers from the user’s side, see above, and the members of the BoA having given presentations. There were also Q&A session for the audience.

The whole session was moderated by Sir Colin Birss who is well known in the profession, and who has also moderated a conference at the MPI a few months ago. Sir Colin Birss is member of the BOAC and Dr Bachert, judge at the BGH, as well member of the BOAC was present as well, and gave some comments. Mr Grossenbacher, Chairman of the BOAC opened the session.

First, something about the timing. It was pretty clear that the NRPBA will come as they appear in the second draft. According to Mr Josefsson the BOAC should adopt them at the beginning of 2019, with then approval by the AC before mid-2019, so as to ensure an entry into force on 01.01.2020. Transitional provisions are very limited and will not have a great impact.

Following the consultation earlier this year, 140 comments were filed. It was clear that some of them were taken into consideration, but others clearly not followed.

In a nutshell, the present situation with Art 12(2), 12(4), 13(1) and 13(3) RPBA will certainly not be relaxed. The contrary is to be expected, but this should not be a surprise for any reader. The thrust of the whole appeal procedure will be the judicial revision of first instance decision, not simply to continue the procedure started in first instance.

There are also interesting developments in respect of transparency of the BoA when it comes to their workload, designation of the members of a BoA, and remittals.

An important factor which also came to light is the large discretion the Boards will have in deciding on the admission of submissions at any moment during appeal procedure. Let’s hope that this discretion will be properly exercised, as there is no instance able to check whether it has been correctly exercised. In view of its case law, the EBA will most probably not help.

From the presentations and the comments made during those presentations, it appears clearly that the BOAC played an important role in the drafting of the NRPBA.

The three rings of convergence 

The NRPBA provide three rings of convergence 1) when entering appeal, 2) once the appeal and the reply to the appeal have been filed, and 3) after a communication under R 110(2) or Summons to Oral Proceedings have been issued.
They correspond to the existing situation, but they have been heavily strengthened.

1) When entering appeal 

An important aspect is that not “everything which has been presented” at the outset of the appeal procedures will be admitted. In Art 12(4) NRPBA parts of the statement of grounds of appeal or the respondent’s reply, i.e. parts of a party’s appeal case, which are not directed to facts, etc. on which the decision under appeal was based are considered as an “amendment” and will only be admitted at the discretion of the Board.

This applies not only to amendments to the application or to the patent, but to any submission, i.e. requests, facts, objections, arguments and evidence which the party submitted before the department of first instance but on which that department did not base its decision!

In the case of an amendment to the patent application or the patent, the applicant or patent proprietor must explain why the amended claim overcomes the objections raised, i.e. raised in the decision under appeal, or by the opponent in its statement of grounds.

Mainly, it is only in case the first instance did not exercise its discretion correctly that submissions might be admitted, provided they have not been abandoned in first instance procedure.

2) Limitation on a party amending its appeal case after the initial stage of the proceedings 

A reasoned request for admittance of any “amendment” at this stage of the appeal proceedings is mandatory. The admittance is subject to the Board’s discretion alone. Where an amendment to a patent application or patent is concerned, the onus on the applicant or patent proprietor is to demonstrate both
- why the amendment overcomes the objections raised, cf. first level of the convergent approach
- and why the amendment does not give rise to new objections

3) After a communication under R 110(2) or Summons to Oral Proceedings have been issued 

The basic principle of the third level of the convergent approach is that, at this stage of the appeal proceedings, amendments to a party’s appeal case are not to be taken into consideration.

The only exception is
- when the Board expressly invites a party to file observations within a period specified by the Board, or
- if a party is able to present compelling reasons which justify clearly why the circumstances leading to the amendment are indeed exceptional.

Needless to say that the measures envisaged under this heading, met a certain resistance from the side of the audience, especially when representing the applicant/proprietor.

Transparency of the Boards of Appeal and of the designation of its members – case management 

1) Advanced planning 

As it happens in some national jurisdictions, e.g. the German Federal Constitutional Court (BVerG), for each Board, a list of cases will be published in which, in the coming year, the Board is likely to hold oral proceedings, issue a communication, or issue a decision in written proceedings.

The list is not binding and might change during the year, if for instance, appeals are withdrawn. No rights can be derived from the list.

The advance planning of the expected workload for the coming year is intended to increase efficiency for the Boards and the parties.

In order to draw up the list, it has been made clear that each rapporteur will have a target of decisions to achieve at the end of the year. The (unofficial) figures seems to be 22 cases/year/rapporteur, whereby at the end of the day the president of the Boards insisted upon the fact that the quality of the work done will be a more important factor than the mere production figure.

One aim of this measure seems also to achieve a better distribution of the workload of legal members.

2) Designation of the members of a given Board 

The Chair of each Board will continue to determine the composition of the Board for each particular case in accordance with the business distribution scheme, but will designate the rapporteur before determining the remaining composition of the Board.

The Chair of the Board will as well designate a member of the Board or himself, to consider the admissibility of the appeal. In most cases, the Chair of the Board will designate a legally qualified member to consider the admissibility of the appeal. Where the rapporteur (i.e. in most cases a technically qualified member) has been designated before the composition of the Board has been completed, the Chair of the Board may decide to designate the legally qualified member to consider the admissibility of the appeal only once the complete composition of the Board has been determined.

3) Consolidation of appeal proceedings 

The main change here is that the parties will not any longer asked to give their consent in case of consolidation of appeals.

4) Extension of periods set by the Boards 

Only periods specified by the Boards can be extended following a reasoned request. In general they will be of 4 months.

The period, 4 months, for the respondent to reply to the grounds of appeal cannot be extended. This has led on the spot to strong protests from the audience, especially in the case of a proprietor confronted with a plurality of appealing opponents.

5) Acceleration of appeal proceedings 

Whilst acceleration was already possible under the present RPBA. In case of acceleration at the request of a party, the other parties will be informed and may comment, but will not normally not be invited to comment.

A Board may also accelerate an appeal at its own motion. In such a case, the Board will not inform the parties.

If acceleration is decided, time lines will be set and the parties will have to abide by in a much stricter manner.

6) Summons to oral proceedings 

It will become mandatory for a Board to send a communication in annex to the summons. According to the information given, the annex to the summons will represent the view of the whole board, not just that of a rapporteur. The summons will be issued in general with a time lead of four months.

7) Change of date of Oral proceedings 

The reasons given in the Notice of VP3 have now been entered in the RPBA. The serious reasons for requesting a change of date must relate to the representative. Giving reasons why another representative cannot take over will not be any longer necessary. That substantive submissions have been made by several representatives of a firm will however be taken into account, i.e. like in Guidelines E-III, 7.1.1.

When requesting a change of date, the dates at which a representative is not available will have to be given. This applies as well to the other parties.

There is not, like in first instance, a set rule about days to be kept free between oral proceedings. This is left to the discretion of the Boards.

8) Remittal 

In the future, the rule should be that remittals will be an exception, unless there are special reasons like a fundamental deficiency in first-instance proceedings.

The aim is to avoid ping-pong between the Boards and the departments of first instance. It has been a wish of numerous representatives that first instance divisions should decide on all possible issues, even if for instance the main problem is a problem of sufficiency or added subject-matter.

One suggestion was for the first instance divisions may be to decide on one point, but to give an opinion on all others contentious points. As the thrust of the appeal procedure is the judicial revision of first instance decisions, it might not be the judicial review of opinions.

It will have to be seen if this is at all practical, and some scepticism appears not to be misplaced. The comment fell that sufficiency and inventive step are linked, so that it might be possible to decide on both. Dr Bachert brought forward that whilst the BGH has to remit in the absence of technical members, as the Boards of Appeal have technical members remittal should not be necessary.

Since a claim suffering from added subject-matter does in principle not have an effective date, clear instructions as to which theoretical date should be taken into account when assessing novelty or inventive step should be given.

What good is it to discuss the novelty or inventive step of a non-enabled invention?

9) Abridged decisions 

If the decision is announced at the end of oral proceedings, and the parties have given their consent, it may be in abridged form.

 Under the condition that the provisions of Art 113(1) have been respected, and if the Board agrees with the decision of first instance and all its findings, it can, without the consent of the parties, decide in abridged form. In such a situation, it is irrelevant whether the decision has been announced orally in oral proceedings.

Reservations came from the audience in relation with abridged decisions as a Board of Appeal is not the only forum of discussion possible.

10) Issuance of decisions after oral proceedings 

A time limit of three months has been set, but as there is no sanction in case the time limit is not respected, some scepticism came up from the audience.

11) Video or telephone conferences before the Boards? 

Art 12(1,e) NRPBA mentions video or telephone conferences between a Board and parties, but no specific rules of procedure for such video or telephone conferences are to be found in the NRPBA. Oral proceedings in the form of video conferences are certainly not on the agenda.

Transitional provisions 

The NRPBA will apply to all pending appeals with two exceptions:
- Art 12(4-6) NRPBA will not apply retrospectively to grounds of appeal or replies filed before the date of entry into force of the revised version, irrespective of whether this period expires before, on or after the date of entry into force of the revised version.
- Art 13(2) NRPBA will only apply to a submission filed after the statement of grounds of appeal or a reply thereto if, at the date of entry into force of the NRPBA, summons to oral proceedings or a communication of the Board under R 100(2), has not been notified.

Effect on the procedure of first instance 

In the explanatory notes the drafting committee acknowledges that as a consequence of the convergent approach now implemented in Art 12 and 13 NRPBA, it is to be expected that more issues will be raised and dealt with in the proceedings at first instance. Hence, this should reduce the need to remit cases.

It is manifest that the number of auxiliary requests filed in first instance will increase. Even at present, not filing, or worse, withdrawing a request in first instance, means that the chances for it to be admitted during appeal are very remote. They well be even less in the future.

Whether the efficiency of the whole procedure before the EPO will be increased remains thus to be seen.

During the discussion, the President of the BA indicated that the Boards have been in discussion with DG1 when revising the RPBA, and that in any case, the President of the EPO is represented in the BOAC.

Suggestions from the speakers from the Boards 

The suggestion made by the speakers from the Boards is that all the cases should be completely substantiated in first instance. Parties should not expect the Boards to admit any change in a case unless those are duly justified and properly reasoned. After summons to Oral Proceedings having been issued, it will be very difficult to amend a case.

The advice given to the audience was to review their cases from the beginning of 2019 onwards, and made all amendments deemed necessary before January 2020, so that a smooth transition for them and their clients is guaranteed when the new RoP actually enter into force on 01.01.2020.

T1761/14 : caractéristiques non-techniques

La demande concerne l'amélioration de la sécurité de transactions dans un environnement technique. Elle comprend donc un mélange de caractéristiques techniques et non-techniques, si bien que les principes de la décision T641/00 doivent être appliqués. Les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique de l'invention ne peuvent étayer l'existence d'une activité inventive.

La Chambre fait remarquer que les moyens techniques mentionnés dans la demande (ordinateurs, serveurs, réseaux, moyens de stockage) font tous partie des connaissances générales à la date de priorité (2001).

La Chambre note aussi que la revendication 1 est formulée de manière tellement abstraite qu'elle ne requiert pas nécessairement de moyens techniques, si bien que son objet pourrait être considéré comme exclu de la brevetabilité. Etant donné, toutefois, que le but de l'invention est de sécuriser des transactions en ligne, les caractéristiques de la revendication sont interprétées comme si elles étaient mises en oeuvre en utilisant les moyens techniques notoires mentionnés dans le reste de la demande.

L'invention se distingue de D5 en ce qu'un tiers de confiance agit comme intermédiaire et en ce que la transaction est réalisée à distance.
Pour la Chambre ces caractéristiques sont relatives à des concepts administratifs et ne contribuent pas au caractère technique de l'invention. C'est donc par un concept business différent que l'invention se distingue de D5.
La Chambre peut accepter l'argument selon lequel l'homme du métier n'aurait pas été incité à ajouter un tiers de confiance dans le système de D5, mais seulement dans la mesure où une incitation pour des raisons techniques est en cause. L'introduction du tiers de confiance étant une contrainte à respecter pour l'homme du métier du domaine informatique, l'incitation provient du concept business modifié et non de raisons techniques.

Le problème technique objectif aurait donc été de mettre en oeuvre ce concept modifié en utilisant les moyens techniques classiques de D5. Une telle mise en oeuvre n'aurait pas posé de difficultés techniques.



Décision T1761/14
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Offres d'emploi

Le Cabinet Gevers & Ores, recherche :

• un Mandataire européen – spécialisé en Mécanique et/ou Physique (H/F) 

Expérience d'au moins 5 ans en cabinet, poste basé à Paris

• un Ingénieur Brevets – spécialisé en Mécanique (H/F)

Conseil en PI et Mandataire OEB, vous justifiez d’une expérience significative en cabinet de PI. Poste basé à Paris

• un Ingénieur Brevets – spécialisé en Mécanique générale/Physique/Matériau (H/F)

CEIPI Brevet et première expérience en cabinet de PI de quelques années au moins. Poste basé à Paris ou Toulouse

Projet de nouveau RPCR

Aujourd'hui se tient à Munich une conférence destinée à recueillir les avis des utilisateurs sur la 2ème version du projet de nouveau Règlement de Procédure des Chambres de Recours (RPCR).

Si l'on peut noter quelques changements par rapport à la première version, l'esprit reste inchangé.

Ce nouveau projet pourrait être approuvé par le CA en mars ou en juin 2019, et entrer en vigueur 6 mois plus tard.
En termes de dispositions transitoires, le nouveau RPCR s'appliquera à tous les recours en instance à la date d'entrée en vigueur. Seuls les nouveaux articles 12(4) à 12(6) ne s'appliqueront pas si les mémoires de recours ont déjà été déposés, et le nouvel article 13(2) ne s'appliquera pas si une procédure orale a déjà été convoquée.

En termes de gestion des dossiers:
- chaque Chambre publiera en avance une liste des affaires pour lesquelles la procédure orale devrait avoir lieu l'année suivante (article 1(2))
- le délai de 4 mois de réponse au mémoire de recours ne pourra pas être prorogé (article 12(7))
- les convocations aux procédures orales seront envoyées au moins 4 mois avant, de même qu'une notification attirant l'attention sur les points importants à discuter (avec éventuellement une opinion provisoire) (article 15(1))
- les décisions peuvent être abrégées si consentement explicite des parties (article 15(7)) et devraient être envoyées dans les 3 mois de la procédure orale (article 15(9)))

Par rapport à l'actuel RPCR les changements qui auront le plus d'impact sur les parties et leurs stratégies, portent sur les articles 12 et 13, et leur "approche convergente" à 3 niveaux.

Concernant le premier niveau (début du recours, donc mémoire de recours et réponse), les parties devront en principe limiter leurs moyens aux requêtes, faits, objections, arguments et preuves sur lesquels la décision attaquée se fonde (article 12(2)). Le but premier du recours est en effet de réexaminer la décision et non de procéder à un nouvel examen.
Tout autre moyen sera considéré comme une modification, à justifier, et ne sera admis qu'à la discrétion de la Chambre (article 12(4)). On notera qu'un moyen valablement soulevé et maintenu en première instance ne sera pas considéré comme une modification même s'il n'a pas été mentionné dans la décision (cas par exemple de requêtes subsidiaires déposée mais non discutées car la première instance a fait droit à une requête de rang supérieur ou de motifs non discutés car d'autres motifs ont auparavant prospéré).
Des moyens insuffisamment motivés dans le mémoire ou la réponse pourront également ne pas être admis (article 12(5)).
L'article 12(6) liste enfin ce qui ne sera normalement pas admis, sauf si justifié par un changement de circonstances: les moyens non admis en première instance, sauf en cas d'erreur de cette dernière lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et les moyens qui auraient dû être soumis en première instance ou qui n'ont pas été maintenus.

Les principes des article 12(4) à 12(6) s'appliqueront aussi au deuxième niveau (modification des moyens par rapport au début du recours - article 13(1)). A ce niveau, les modifications tardives devront être justifiées et ne seront admises qu'à la discrétion de la Chambre (qui sera probablement plus sévère qu'au premier niveau). La Chambre examinera notamment si les modifications portent préjudice à l'économie de la procédure et si à première vue elles répondent aux objections sans en créer de nouvelles.

Au troisième niveau (modification après convocation à la procédure orale - article 13(2)), les changements ne seront admis qu'en cas de circonstances exceptionnelles à justifier de manière convaincante.

T756/14 : la possibilité de former un recours indépendant doit être incluse dans le dispositif

Le demandeur avait acquitté 5 taxes de recherche supplémentaires puis demandé leur remboursement.
Dans une décision intermédiaire, la division d'examen avait partiellement accueilli cette demande, en ordonnant le remboursement de 4 taxes de recherche. La présente affaire concerne le recours formé contre cette décision intermédiaire.

Le recours a d'abord été envoyé à la Chambre de recours juridique, avec le numéro d'affaire J24/12, puis transmis à la Chambre 3.4.01, la Grande Chambre ayant entre-temps décidé (G/11) que ces questions relevaient de la compétence des Chambres techniques.

La Chambre annule la décision pour vice de procédure. Les motifs de la décision intermédiaire se basent en effet sur une comparaison avec D3 sur laquelle le demandeur n'a pas eu l'opportunité de se prononcer. La Chambre fait remarquer que depuis 2014 les Directives (C-III 3.3) prévoient explicitement qu'avant toute décision intermédiaire le demandeur doit être informé de l'avis préliminaire de la division d'examen dans une notification établie en vertu de l'article 94(3) CBE.

La Chambre renvoie donc l'affaire devant la division d'examen et ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Elle en profite pour faire remarquer que le dispositif de la future décision devra clairement indiquer dans quelle mesure la division d'examen fait droit ou non aux requêtes concrètes du demandeur, et si un recours indépendant est prévu.

Sur ce dernier point, la Chambre indique que l'admission d'un recours indépendant contre une décision intermédiaire (article 106(2) CBE) est une décision de la division d'examen, qui fonde la possibilité de former un recours, et qui doit donc être incluse dans le dispositif de la décision.

On notera que la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité et de clarté, et que la même Chambre a dans la décision T2482/12 confirmé le manque d'unité d'invention a posteriori tenant compte de D3.


Décision T756/14 (en langue allemande)
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L"invention de la semaine

La demande FR2554052 nous propose une invention de saison.

T1314/14 : modification tardive de la description

Selon la revendication la bande de non-tissé était transférée d'une zone de délivrance Zd à une zone de reprise Zr.
Le point crucial de la décision était de savoir si la présence d'éléments intermédiaires entre ces deux zones était exclue ou non.

Pour la Chambre, même si l'on peut accepter que le libellé de la revendication exclut de prime abord de tels éléments intermédiaires, le brevet divulgue en figure 9 un système tampon, qui selon la Chambre ne fait pas partie de la zone de délivrance.
La Chambre conclut que le libellé de la revendication doit être compris comme n'excluant pas la présence d'éléments intermédiaires entres les zones Zd et Zr.
Le document D1' est alors destructeur de nouveauté.

Au cours de la procédure orale, la Titulaire a soumis une requête subsidiaire, avec le même jeu de revendications, mais en supprimant de la description les figures 7 à 9 et la description associée. De la sorte, l'interprétation faite par la Chambre du libellé de la revendication n'était plus valable.

La Chambre n'admet pas cette requête tardive dans la procédure. Le principe d'économie de procédure impose que les modifications soient recevables de prime abord, en ce sens qu'elles visent à résoudre les points critiques soulevés contre les requêtes précédentes sans en soulever de nouveaux.

La Chambre juge que de prime abord l'objection de nouveauté ne peut pas être considérée comme surmontée par de telles modifications qui laissent le libellé de la revendication inchangé. Selon la jurisprudence des Chambres de recours l'interprétation d'une revendication n'est pas normalement considérée comme étant plus limitée quand un mode de réalisation est supprimé de la description.

En tout état de cause, discuter pour la première fois à ce stade  des implications potentielles sur la question de nouveauté d'une élimination de certains modes de réalisations couverts par la revendication telle que délivrée, serait contraire aux principes aussi bien d'économie de procédure que d'égalité des chances entre les deux parties, ceci malgré la conséquence sévère pour l'intimée de la perte du brevet.

Décision T1314/14
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T104/15: pas de renvoi devant la division d'examen

La présente affaire concerne un recours sur examen.
Dans une notification selon la règle 100(2) CBE, la Chambre avait introduit un nouveau document D8 et soulevé des objections aux titres des articles 54, 56 et 123(2) CBE.

En requête principale, la Requérante a demandé le renvoi en première instance afin de poursuivre l'examen sur la base du nouveau document D8. La Requérante argumentait que citer un document pour la première fois à un stade aussi tardif signifiait que l'examen de la demande devait se limiter à un seul échange de courriers durant lequel les possibilités de modifications et de dépôt de nouvelles requêtes étaient limitées. Un renvoi était conforme aux principes de la décision G9/91.

La Chambre décide au contraire de ne pas renvoyer l'affaire pour plusieurs raisons:

• D8, qui émane de la Requérante, a été introduit en réponse à des nouveaux arguments soumis avec le mémoire de recours,
• G9/91 s'applique aux procédures inter partes. Selon G10/93, qui s'applique aux procédures ex parte, les Chambres de recours n'ont pas à se limiter à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée,
• enfin, la Chambre, qui comprend des membres techniciens, est en capacité de juger correctement le contenu technique de la demande et du nouveau document cité, et de juger le fond du dossier sans renvoi en première instance.

Décision T104/15
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T1431/12 : correction, pas inversion

A l'issue de la procédure orale, la division d'opposition a prononcé la décision de révocation du brevet. Si les motifs de la décision ainsi que le procès-verbal reflétaient bien cette conclusion, la première page du formulaire de décision indiquait que les oppositions avaient été rejetées.

A la requête des Opposantes, la division d'opposition a fait droit à une requête selon la règle 140 CBE en corrigeant la décision (y compris la date de la procédure orale qui était erronée).

Pour la Chambre, la correction était justifiée, s'agissant d'une erreur évidente. La Chambre note d'ailleurs que la Titulaire n'a pas requis de correction du procès-verbal et a écrit dans son acte de recours qu'elle formait recours contre la révocation du brevet. Le recours est donc recevable.

La Titulaire demandait, en requête principale, à la Chambre de confirmer que les oppositions avaient été rejetées par la division d'opposition, et à titre subsidiaire de saisir la Grande Chambre de la question de savoir s'il est permis au titre de la règle 140 CBE d'inverser une décision.

La Chambre rejette ces deux premières requêtes.

S'agissant de la requête principale, la Chambre rappelle qu'il ne fait pas de doute que la division d'opposition a bien révoqué le brevet.
En outre, la correction d'une erreur évidente dans une décision ne peut être considérée comme une inversion de la décision. La saisine de la Grande Chambre n'est donc pas nécessaire.



Décision T1431/12
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T1235/14 : nouveau document soumis par un intervenant

Avec son mémoire de recours l'Opposante avait soumis en 2014 un nouveau document E12 à combiner avec l'état de la technique le plus proche E2.

La Titulaire s'est opposée à l'introduction de ce document dans la procédure.

Environ 4 mois avant la procédure orale devant la Chambre de recours (en 2018), un tiers contre lequel une action en contrefaçon a été engagée est intervenu dans la procédure en basant également son argumentation sur le document E12.

La Chambre rappelle que selon la décision G1/94, un intervenant est habilité à recourir à tous les moyens disponibles pour attaquer le brevet qu'il est accusé de contrefaire, y compris de présenter de nouveaux motifs d'opposition et, bien entendu, de nouveaux faits et arguments.

La Chambre décide en conséquence que E12 a été déposé à temps durant le délai d'intervention et ne peut donc être considéré comme déposé tardivement, indépendamment de la proximité de la date de la procédure orale.


Décision T1235/14
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T642/14 : chaîne de "produit-par-procédé"

Le brevet avait pour objet un procédé de fabrication d'épichlorhydrine comprenant une étape de déshydrochloration d'un dichloropropanol produit à partir de glycérol, lui-même obtenu à partir de matières premières renouvelables durant la fabrication de biodiesel.

La Chambre note que les étapes de préparation du dichloropropanol ne sont pas des caractéristiques techniques du procédé revendiqué. Ce dernier n'est donc pas un procédé multi-étapes comprenant les étapes de préparation du glycérol, puis du dichloropropanol, et enfin de l'épichlorhydrine. Les étapes de préparation du glycérol et du dichloropropanol ne servent qu'à définir le produit de départ du procédé revendiqué (le dichloropropanol) et ne peuvent avoir un impact sur la nouveauté que dans la mesure où elles confèrent inévitablement une structure ou une propriété particulière au produit de départ utilisé.

En outre, le procédé d'obtention du produit de départ n'est pas limité en termes de conditions réactionnelles, lequel peut donc inclure toutes étapes de séparation et purification. Pour la Chambre, le produit de départ est défini seulement par la présence de molécules de dichloropropanol et ne diffère pas d'un dichloropropanol générique.

Pour établir la nouveauté par rapport à D23 qui décrivait la fabrication d'épichlorhydrine par déshydrochloration d'un dichloropropanol produit à partir de glycérol, la Titulaire avait soumis un rapport d'essai D53 comparant l'utilisation de glycérols ayant différentes origines. Les épichlorhydrines obtenues avait des couleurs différentes.
Ceci ne convainc par la Chambre, car dans aucun des exemples le dicholoropropanol obtenu n'a été isolé et caractérisé. Les couleurs différentes peuvent simplement indiquer la présence d'impuretés différentes selon la source de glycérol, cela ne prouve pas que le dichloropropanol est en soi différent.

La Chambre en conclut que le procédé revendiqué n'est pas nouveau par rapport à D23.


Décision T642/14
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Offre d'emploi

Le Groupe L’Oréal recherche pour son équipe en France un ingénieur brevet expérimenté (H/F) dans le domaine de la Chimie (au moins 5 ans d’expérience, de préférence mandataire Européen).

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T392/16 : recevabilité de nouvelles attaques

On a vu l'article 12(4) RPCR très souvent appliqué à de nouveaux faits ou de nouvelles requêtes. Il est ici appliqué à de nouvelles lignes d'attaque, assimilées à de nouveaux faits. 

Comme la Division d'Opposition, la Chambre juge que l'objet revendiqué est nouveau au regard de D1.

Durant la première instance, l'Opposante avait formulé des attaques d'activité inventive basées sur les combinaisons D3+D4, D3+D5, D3+D9, D10+D6, D10+D3 et D10+D2.

Avec son mémoire de recours, l'Opposante a formulé les objections basées sur les combinaisons suivantes: D1+D4, D1+D2, D1+D4+D2 et D4+D6.

La Chambre note que ces objections sont basées sur des documents soumis avec le mémoire d'opposition. Les combinaisons spécifiques n'ont toutefois jamais fait l'objet de la procédure d'opposition. Ces objections représentent donc de nouveaux faits allégués par l'Opposante et présentés pour la première fois en recours.

Or l'article 12(4) RPCR confère aux Chambres le pouvoir discrétionnaire de ne pas admettre de nouveaux faits, requêtes et preuves qui auraient pu être produits en première instance.

Pour l'Opposante les nouvelles attaques basées sur D1 étaient une réaction à la position prise par la division d'opposition lors de la procédure orale, selon laquelle D1 ne divulguait pas les trois couches de bandes de roulement revendiquées. La Chambre n'est pas convaincue car la présence de cette caractéristique avait été contestée par la Titulaire dans sa réponse à l'opposition de sorte que l'Opposante aurait dû prévoir que la division d'opposition pouvait aussi avoir cette interprétation. L'Opposante aurait en conséquence dû envisager la possibilité, en position de repli, de prendre D1 ou D4 comme état de la technique le plus proche alternatif. La Chambre établit ici un parallèle avec un Titulaire qui fournit des requêtes subsidiaires comme positions de repli possibles au cas où ses arguments ne seraient pas suivis.

La Chambre rappelle en outre que l'objet d'un recours est de contester le bien-fondé de la décision attaquée, et non de poursuivre la procédure d'opposition, et décide de ne pas admettre les nouvelles lignes d'attaques dans la procédure.



Décision T392/16
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L'invention de la semaine

L'invention de la semaine porte sur une méthode éducative.

Le PTAB confirme le rejet de la demande en se basant notamment sur le film "Billy Madison".

Demande US2005003894

A method of studying a subject comprising the steps of: a) opening an educational application that includes a plurality of questions pertaining to a subject, b) answering at least one question included in the educational application, and c) viewing a model removing an article of clothing when the question in step b) is answered correctly. 

R4/18 : pas de décision, pas de révision

La Demanderesse avait rédigé une requête en révision ainsi qu'une "plainte formelle" (de 63 pages!), déposées par un mandataire.

Lors de la procédure orale devant la Chambre de recours, à laquelle l'inventrice et dirigeante de la Demanderesse a participé, les différentes requêtes ont été considérées comme contraires à l'article 123(2) CBE, puis après que la Chambre a décidé de ne pas admettre la requête subsidiaire 23 dans la procédure, le mandataire a demandé s'il pouvait encore retirer le recours. La Chambre ayant répondu par l'affirmative, car la décision n'avait pas encore été prononcée, le recours a été retiré.

Selon la Demanderesse, le mandataire avait représenté la Chambre plutôt que sa cliente, ce qui dénotait une collusion entre son mandataire et la Chambre. Le mandataire avait empêché à plusieurs reprises l'inventrice de s'exprimer, et la Chambre l'avait encouragé dans cette voie en riant dès que le mandataire s'efforçait de la faire taire. Le retrait du recours n'était pas valable car son mandataire ne représentait pas la Demanderesse, et la Chambre avait incité au retrait du recours de manière à imposer ses conclusions, empêchant la Demanderesse de se défendre.

A titre préliminaire, la Grande Chambre fait remarquer que la Demanderesse n'a pas prouvé que le mandat de son mandataire avait pris fin avant la procédure orale; au contraire, ce n'est que 3 mois après que la Demanderesse a changé de mandataire. La Chambre n'a pas non plus incité à retirer la recours, elle n'a fait que répondre à la question posée par le mandataire. La Demanderesse n'a enfin pas prouvé la moindre collusion entre la Chambre et son mandataire; elle n'a fait que critiquer le professionnalisme de ce dernier.

Enfin et surtout, l'article 112bis(1) CBE prévoit qu'une requête en révision ne peut être formée que contre une décision, et le procès-verbal de la procédure orale n'est pas une décision.

Le fait qu'un document constitue une décision ou non dépend de son contenu plus que de sa forme, et le contenu doit être compris dans le contexte procédural, ici celui d'une procédure de recours terminée par le retrait du recours par l'unique requérant.
Une autre caractéristique d'une décision est qu'elle implique un choix motivé entre deux alternatives juridiquement valables (T934/91), ce qui n'est pas le cas d'un procès-verbal, dont le but est de refléter le déroulé d'une procédure orale (T231/99).

Enfin, l'utilisation du terme "conclusion" plutôt que "opinion préliminaire" ne fait pas d'un procès-verbal une décision quant aux points sur lesquels la conclusion a été émise. La pratique des Chambres est d'exprimer des opinions ou conclusions sur les questions de fond au cours de la procédure orale. Sur les questions de procédure, comme la recevabilité d'un document ou d'une requête, la Chambre rend nécessairement des "décisions" (ce qu'elle a fait ici concernant la requête subsidiaire 23). Mais c'est la seule décision qui ait été rendue, car la procédure de recours a été terminée par le retrait du recours.

Faut de décision, la requête en révision est irrecevable.


Décision R4/18
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Mémoire (in)suffisamment motivé

Il est de jurisprudence constante qu'un mémoire de recours doit  permettre à la Chambre de comprendre immédiatement et sans investigation pour quelle raison la décision attaquée serait erronée.

Dans l'affaire T918/17, la Demanderesse n'a pas respecté cette exigence. Dans la décision de rejet de la demande, la division d'examen avait identifié une différence par rapport à D1 et jugé que cette différence n'apportait pas d'activité inventive. Dans son mémoire la Demanderesse a traité de manière générale la question de l'activité inventive, mais pas les motifs particuliers énoncés dans la décision. Le mémoire est à cet égard un copier-coller des arguments soumis en réponse au rapport de recherche, dans lequel D1 était considéré comme destructeur de nouveauté.

Décision T918/17
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Dans l'affaire T1949/15, le brevet avait été révoqué pour défaut d'activité inventive par rapport à un document E4 et la Titulaire (Intimée) considérait que le mémoire de l'Opposante n'était pas suffisamment motivé car il ne prenait en compte qu'une caractéristique distinctive alors que la décision considérait qu'il y avait 3 caractéristiques distinctives (plus précisément que l'homme du métier aurait eu à faire une triple sélection).
Pour la Chambre, s'il est vrai que le mémoire de recours ne se base pas sur la triple sélection invoquée dans la décision, ceci n'est pas non plus contradictoire avec la décision car cette dernière mentionne, dans les motifs relatifs à la nouveauté, une seule différence par rapport à E4, en l'occurrence l'utilisation d'une amine. La Requérante a donc simplement basé son argumentation sur une appréciation différente des caractéristiques distinguant l'invention de E4. En outre, il semble que la décision se base essentiellement sur l'utilisation d'une amine pour justifier la présence d'une activité inventive.
Le mémoire de recours est donc correctement motivé.

Décision T1949/15
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T404/14 : connaissances générales

Une fois n'est pas coutume, la Chambre se base uniquement sur les connaissances générales de l'homme du métier pour conclure au défaut d'activité inventive.

La Chambre commence par noter que les étapes décrites dans la demande, dans lesquelles un substrat de verre est collé à un substrat oxydable par chauffage et application d'un champ électrique, correspondent à un procédé de soudure anodique, bien que la demande ne mentionne pas ce terme.

La division d'examen était partie d'un article D7, que la Chambre juge peu optimal car il ne cherche pas à lier deux substrats.

La Chambre préfère partir du constat que la soudure anodique est un procédé bien connu pour lier des substrats de silicium monocristallin à des substrats de verre, ce qui ressort de 8 articles scientifiques. En outre, ces même articles montrent que les verres couramment employés à cette fin sont des borosilicates ou des aluminosilicates. C'est cette combinaison de caractéristiques connues que la Chambre considère comme point de départ représentant l'état de la technique le plus proche.

D7 montre en outre qu'un certain nombre de caractéristiques de la revendication sont implicitement et inévitablement obtenues lors d'un procédé de soudure anodique. A la demanderesse qui argumentait que D7 n'aurait pas conduit l'homme du métier à l'invention, la Chambre rétorque que D7 décrit les processus physico-chimiques qui se produisent lors de la soudure anodique et qui vont nécessairement conduire à la présence des caractéristiques en question, que l'homme du métier ait connaissance de D7 ou pas.

La Chambre juge au final que les seules caractéristiques distinctives sont les épaisseurs des substrats (10 à 500 nm pour le semiconducteur et 0,1 à 10 mm pour le verre), lesquelles ne peuvent impliquer d'activité inventive car ces gammes larges sont celles normalement utilisées en microélectronique et ne procurent pas d'effet particulier.


Décision T404/14
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Nouvelles requêtes au stade du recours

Dans ces différentes affaires, qui concernent toutes des recours sur examen, les Chambres ont refusé d'admettre les nouvelles requêtes soumises avec le mémoire de recours (article 12(4) RPCR).

Dans l'affaire T1648/17, la division d'examen avait émis 6 notifications (en comptant l'IPRP et le procès-verbal d'une conversation téléphonique), donnant donc une large opportunité au demandeur de proposer des revendications modifiées. En ne déposant pas les présentes requêtes en première instance, la division d'examen n'a pas eu la possibilité de rendre une décision sur ces requêtes. La procédure de recours est destinée à vérifier le bien-fondé de la décision de première instance, pas à continuer l'examen. La requête proposée contient une caractéristique additionnelle tirée de la description, que la division d'examen n'a pas pu prendre en considération, ce qui obligerait la Chambre à renvoyer si une telle requête était admise.

Dans l'affaire T1799/13, la Chambre note en outre que le demandeur n'a pas justifié ou expliqué les raisons de l'introduction de revendications modifiées ni pourquoi elles n'auraient pas pu être déposées en réponse aux notifications d'examen ou à la convocation à la procédure orale. L'admission de ces requêtes reviendrait à poursuivre l'examen.

Dans l'affaire T760/13, la Chambre fait remarquer que par rapport à la requête rejetée par la division d'examen, de nombreuses caractéristiques ont été supprimées et d'autres ont été ajoutées. Pour la Chambre cette requête aurait dû être déposée en première instance. Les suppressions étant destinées à répondre aux objections de clarté déjà soulevées dans la première notification d'examen, elles auraient dû être déposées en réponse, ou au moins en réponse à la convocation à la procédure orale. Les caractéristiques ajoutées ne figuraient en outre dans aucune revendication faisant l'objet de la décision attaquée; présentes dans la demande telle que déposée, elles avaient ensuite été retirées.


Décision T1648/17 - Accès au dossier
Décision T1799/13 - Accès au dossier
Décision T760/13 - Accès au dossier

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ICOSA MEDTECH 

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T802/17 : une seule possibilité de modifier

Lors de la procédure orale, la division d'opposition avait changé d'avis, par rapport à son opinion provisoire, concernant le respect de l'article 123(2) CBE.
Après avoir annoncé que la requête principale, mais aussi les requêtes subsidiaires 1 à 4, ne respectaient pas les exigences de l'article 123(2) CBE, elle avait donné à la Titulaire une seule opportunité de dépôt de revendications modifiées. Après interruption, la Titulaire avait déposé une requête principale modifiée, rejetée ensuite pour défaut de nouveauté.
La division d'opposition avait ensuite refusé le dépôt de nouvelles requêtes subsidiaires modifiées, basées sur les requêtes subsidiaires 1 à 4, jugeant notamment que donner une nouvelle occasion de dépôt de requêtes ne serait pas juste vis-à-vis de l'Opposante.

La Chambre juge que la division d'opposition a commis un vice substantiel de procédure.

Selon elle, la division d'opposition n'a indiqué ni la base juridique au fait de limiter le droit de dépôt de requêtes modifiées à une seule tentative, ni les circonstances concrètes pertinentes qui auraient pu justifier cette limitation, ni enfin les motifs pour lesquels l'équité aurait été à l'encontre de la recevabilité de nouvelles requêtes.

Il semblerait que la division ait appliqué, sans le dire, le critère d'économie de la procédure. Mais pour la Chambre ce critère ne justifiait pas en l'espèce de refuser le dépôt de requêtes subsidiaires. La division d'opposition ayant changé d'avis quant à l'article 123(2) CBE, la Titulaire a pu légitimement être surprise, et elle devait avoir la possibilité de réagir. Pour la division d'opposition comme pour l'Opposante, il était clair que toutes les requêtes devaient de ce fait être modifiées. Les requêtes subsidiaires modifiées avaient apparemment été préparées, mais le fait qu'elles n'aient pas été tout de suite déposées en même temps que la requête principale modifiée pouvait être dû au fait que seule la requête principale avait été discutée.

Il n'existait pas de raisons valables pour limiter à une seule possibilité de modifications, au sens de devoir impérativement déposer ensemble toutes les requêtes modifiées. L'application du critère d'équité n'est pas non plus convaincante car les requêtes subsidiaires 1 à 4 étaient connues et les modifications apportées vis-à-vis de la requête principale étaient également à même de résoudre les problèmes d'article 123(2) CBE pour ces requêtes subsidiaires.

La Titulaire n'ayant pas eu l'opportunité de prendre position sur les requêtes subsidiaires modifiées déjà préparées, son droit d'être entendu a été violé.



Décision T802/17 (en langue allemande)
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T687/15 : requêtes subsidiaires non motivées

Avec son mémoire de recours, la Titulaire a fourni des requêtes subsidiaires, indiqué les modifications apportées mais n'a pas donné d'explication sur la manière dont ces requêtes pouvaient répondre aux objections soulevées dans la décision attaquée.

Dans un courrier ultérieur, la Titulaire s'est bornée à indiquer que ces requêtes constituaient des positions de repli et qu'en fonction des discussions l'une ou l'autre de ces requêtes pourrait être appropriée pour répondre aux possibles objections.

Pour la Chambre, cette déclaration ne permet pas de comprendre la raison d'être de ces requêtes et oblige donc la Chambre et les Opposantes à l'imaginer par elles-mêmes pour développer des réponses appropriées.

Ceci est contraire aux exigences de l'article 12(2) RPCR, selon lequel les parties doivent, dans le mémoire ou la réponse au mémoire, présenter l'ensemble des moyens invoqués et exposer expressément et de façon précise tous leurs arguments.

En outre, si ces requêtes avaient été admises, de nouveaux arguments auraient été présentés pour la première fois en procédure orale, introduisant une modification des moyens que la Chambre ou les autres parties n'auraient peut-être pas pu raisonnablement traiter sans report de la procédure orale (article 13(3) RPCR).

Les requêtes subsidiaires ne sont donc pas admises dans la procédure.


Décision T687/15
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L'invention de la semaine

Quand on prend de l'âge, le souffle peut venir à manquer. Cette invention permet néanmoins de remédier à cet inconvénient.

US2016223199

T144/11: mise en oeuvre d'un besoin business

Dans la présente décision, la Chambre se place dans le contexte d'un dialogue fictif entre une personne du business et une personne techniquement qualifiée afin de faire le tri entre les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique (les besoins exprimés par la personne du business) et celles qui y contribuent (l'apport de la personne techniquement qualifiée).

La demande avait pour objet un système destiné à fournir une notation fiable à des investisseurs, en évaluant la crédibilité de titres, par exemples d'obligations. L'idée générale de l'invention est de fournir un "calcul objectif", prenant en compte divers facteurs dont le nombre de fois où un client a interrogé un titre particulier (popularité du titre).

La Chambre rappelle que dans ce domaine l'évaluation de l'activité inventive repose sur la manière de fixer la limite entre les aspects techniques et non-techniques, ces derniers apparaissant dans la formulation du problème, en particulier en tant que contraintes à respecter.  La décision T1643/11 a considéré ce contexte sous la forme de besoins du business qu'un homme du business pourrait demander de mettre en oeuvre à une personne techniquement qualifiée. Les besoins du business ne devraient pas contenir d'aspects techniques.

Pour la Chambre, la pratique montre qu'un problème du type "mettre en oeuvre un besoin business" ne conduira normalement jamais à une revendication acceptable. Soit la mise en oeuvre est évidente soit elle n'a pas d'effet technique. Dans le cas contraire, la mise en oeuvre produira un effet technique qui sera utilisé pour reformuler le problème en "obtenir l'effet de la mise en oeuvre".
Le problème du type "mise en oeuvre" n'est donc qu'un point de départ qui peut devoir être modifié lorsque la mise en oeuvre est prise en compte, ce qui est utile lorsque le problème technique n'est pas manifeste dès le départ. C'est en examinant de la sorte les besoins du business et en établissant correctement ce qui est mis en oeuvre que l'on peut s'assurer que tous les aspects techniques de l'idée de départ et de sa mise en oeuvre sont bien pris en compte.
Une autre contrainte est que la personne techniquement qualifiée doit recevoir une description complète des besoins du business, car elle n'a pas à fournir de contribution dans un domaine non-technique.

La Chambre applique ces principes au cas d'espèce en évaluant soigneusement ce qui dans la revendication relève des besoins du business.
Par exemple, les détails du "calcul objectif" font partie des informations qui doivent être données à la personne technique qualifiée, car autrement la personne techniquement qualifiée devrait les concevoir, ce qui n'est pas de son ressort. De même, le fait de compter le nombre d'interrogations pour définir la popularité d'un titre relève des besoins business.
Au final, la seule caractéristique technique (donc le seul apport de l'homme du métier technique) est l'échange de données dans un réseau informatique client-serveur, qui est notoire.


Décision T144/11
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T1280/14 : économie de procédure

Dans cette décision, la Chambre n'admet pas dans la procédure, sur le fondement de l'article 13(1) RPCR, des requêtes subsidiaires pourtant soumises avec la réponse au mémoire de recours et déjà soumises en première instance.

Ayant fait droit à la requête principale, la division d'opposition n'avait pas eu à se pencher sur la recevabilité des 15 requêtes subsidiaires au dossier.

Dans son mémoire de recours, la Requérante avait par avance contesté la recevabilité de ces requêtes, au cas où la Titulaire les redéposerait en recours, comme étant tardives, inadmissibles, divergentes et en nombre excessif.
Dans sa réponse, la Titulaire a redéposé les 15 requêtes en question, correspondant à 6 lignes de défenses différentes.

Dans son opinion provisoire, la Chambre avait alerté la Titulaire sur la décision T1903/13, dans laquelle des requêtes soumises avec le mémoire de recours n'avaient pas été admises car non convergentes. La Titulaire devait s'attendre à expliquer comment les différentes directions prises pouvaient représenter l'invention à défendre.

La Chambre et l'Opposante pouvaient s'attendre à ce que la Titulaire, après sa requête principale, défende d'abord la première ligne de défense, selon les requêtes subsidiaires 1, 2 et 4.
Ce n'est que lors de la procédure orale que la Titulaire a informé qu'elle n'entendait défendre que les 3ème et 6ème lignes de défense (requêtes subsidiaires 8 et 15).

Cette attitude ne plaît pas à la Chambre.
Pour elle, la Titulaire aurait dû annoncer ce changement dans le délai indiqué par l'opinion provisoire (un mois avant la procédure orale).
La Requérante a sciemment obligé la Chambre et l'Opposante à se préparer inutilement sur des requêtes qu'elle n'entendait pas défendre ultérieurement. Elle a entraîné pour l'Opposante des coûts de préparation qui étaient évitables. 
La Chambre en conclut qu'en agissant de la sorte la Titulaire n'a pas respecté le principe d'économie de la procédure, et n'admet pas les requêtes subsidiaires dans la procédure.



Décision T1280/14 (en langue allemande)
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T2076/15 : compétence de la Chambre pour ordonner le remboursement d'une taxe de recherche

La Demanderesse avait demandé en recours le remboursement de la taxe de recherche additionnelle acquittée au stade de la recherche en application de la règle 64(1) CBE.

La Chambre juge qu'elle n'est pas compétente pour ordonner ce remboursement, car les conditions de la règle 64(2) CBE ne sont pas remplies.

Selon cette règle, toute taxe additionnelle est remboursée si, au cours de l'examen de la demande de brevet européen, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'objection de défaut d'unité d'invention n'était pas justifiée.

La compétence pour ordonner le remboursement appartient donc clairement à la division d'examen.

Une Chambre ne peut se pencher sur la question que si le remboursement a été requis en première instance de sorte que la division d'examen a pris une décision sur cette requête. En l'espèce, la Demanderesse n'a fait qu'indiquer en réponse au rapport de recherche partiel qu'elle contestait l'objection. Ceci ne constitue toutefois pas une requête en remboursement, et n'a pas été soulevé au cours de l'examen. De fait, la division d'examen n'a pas pris de décision sur cette question dans sa décision de rejet de la demande.

L'article 111(1) CBE permet certes à la Chambre d'exercer les compétences de la division d'examen. Cette compétence est toutefois limitée en fonction de la décision attaquée. Un Requérant ne peut former un recours que dans la mesure où il est lésé par la décision de première instance. Une requête en remboursement non formulée en première instance ne peut faire partie de l'objet du recours et la Chambre ne peut pas prendre de décision sur cette requête.


Décision T2076/15 (en langue allemande)
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T969/14 : transfert partiel de priorité

Les faits de la présente affaire sont les suivants:
- Chiesi a déposé une demande D16, cédée ultérieurement à Ventura
- Ventura a déposé le brevet en cause, revendiquant la priorité de D16
- Chiesi a déposé la demande EP D14, revendiquant également la priorité de D16

La question de la validité de la priorité, et donc de la validité du transfert de priorité, se pose.

Il apparaît des documents fournis que Chiesi et Ventura se sont "partagés" le droit de priorité.
Selon le contrat D22, Chiesi cède à Ventura les droits attachés à D16, mais il est prévu que Chiesi revendique la priorité de D16 pour les compositions "Programme 2", de sorte que Ventura devra recéder le droit de priorité à Chiesi (contrat D23) pour ces compositions, et Ventura doit déposer une autre demande basée sur D16 mais excluant les compositions "Programme 2".

La Chambre en déduit qu'à la date de dépôt du brevet en cause, Ventura bénéficiait du droit de revendiquer la priorité de D16, sauf pour les compositions "Programme 2", en l'occurrence les formulations comprenant du stéarate de magnésium en combinaison avec certains agents spécifiques.
Ces dernières font l'objet de D14.

La Chambre schématise la question de la manière suivante: si B est le domaine pour lequel le droit de priorité appartenait à Chiesi (compositions "Programme 2"), le domaine A revendiqué par le brevet en cause couvre des objets (partie en noir) pour lesquels le droit de priorité n'est pas valable car il n'appartenait pas à Ventura. Le domaine A n'exclut en effet pas les compositions Programme 2.

La priorité du brevet n'est donc pas valable pour les compositions de stéarate de magnésium avec certains agents spécifiques. Pour ces compositions, la revendication ne bénéficie que de la date du brevet.

Or D14 décrit de telles compositions, et bénéficie pour elles de la priorité de D16. D14 est donc destructeur de nouveauté (article 54(3) CBE).

Avec le mémoire de recours, la Titulaire avait fourni une requête subsidiaire disclaimant les compositions de D14. La Chambre ne l'admet pas dans la procédure selon l'article 12(4) RPCR, jugeant qu'elle aurait due être fournie en première instance. Elle note en particulier que la division d'opposition avait dans son avis provisoire considéré que D14 était destructeur de nouveauté.


Décision T969/14
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