Dans ces différentes affaires, qui concernent toutes des recours sur examen, les Chambres ont refusé d'admettre les nouvelles requêtes soumises avec le mémoire de recours (article 12(4) RPCR).
Dans l'affaire T1648/17, la division d'examen avait émis 6 notifications (en comptant l'IPRP et le procès-verbal d'une conversation téléphonique), donnant donc une large opportunité au demandeur de proposer des revendications modifiées. En ne déposant pas les présentes requêtes en première instance, la division d'examen n'a pas eu la possibilité de rendre une décision sur ces requêtes. La procédure de recours est destinée à vérifier le bien-fondé de la décision de première instance, pas à continuer l'examen. La requête proposée contient une caractéristique additionnelle tirée de la description, que la division d'examen n'a pas pu prendre en considération, ce qui obligerait la Chambre à renvoyer si une telle requête était admise.
Dans l'affaire T1799/13, la Chambre note en outre que le demandeur n'a pas justifié ou expliqué les raisons de l'introduction de revendications modifiées ni pourquoi elles n'auraient pas pu être déposées en réponse aux notifications d'examen ou à la convocation à la procédure orale. L'admission de ces requêtes reviendrait à poursuivre l'examen.
Dans l'affaire T760/13, la Chambre fait remarquer que par rapport à la requête rejetée par la division d'examen, de nombreuses caractéristiques ont été supprimées et d'autres ont été ajoutées. Pour la Chambre cette requête aurait dû être déposée en première instance. Les suppressions étant destinées à répondre aux objections de clarté déjà soulevées dans la première notification d'examen, elles auraient dû être déposées en réponse, ou au moins en réponse à la convocation à la procédure orale. Les caractéristiques ajoutées ne figuraient en outre dans aucune revendication faisant l'objet de la décision attaquée; présentes dans la demande telle que déposée, elles avaient ensuite été retirées.
Décision T1648/17 - Accès au dossier
Décision T1799/13 - Accès au dossier
Décision T760/13 - Accès au dossier
mardi 30 octobre 2018
Nouvelles requêtes au stade du recours
vendredi 26 octobre 2018
Offre d'emploi
Icosa est un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle dédié au secteur de la Santé, implanté à Paris, Lyon et Bruxelles.
Icosa Medtech, branche dédiée aux acteurs du dispositif médical, est à ce jour le seul cabinet de PI français spécialisé en Medtech. Le secteur du Medtech étant au carrefour de différentes technologies, nous offrons à nos clients des compétences techniques pluridisciplinaires en physique, NTIC, électronique, mécanique, matériaux.
Nous recherchons un(e) ingénieur brevet, titulaire d’un diplôme d’ingénieur et/ou d’un doctorat, diplômé(e) du CEIPI, qualifié(e) auprès de l’OEB ou en cours de qualification, pour travailler dans les domaines de la physique, la mécanique et/ou l’informatique.
La mission est l’accompagnement des clients en matière de stratégie de propriété intellectuelle, comprenant l’analyse des inventions, les préconisations de protection par brevets et droits de PI complémentaires, les études de brevetabilité, la rédaction de demandes de brevets, les réponses aux lettres officielles des différents offices, les études de liberté d’exploitation, la recherche de brevets, les oppositions, le support aux contentieux.
Une maîtrise de l’anglais est indispensable, une grande partie des dossiers étant en anglais.
Merci de nous contacter à icosa@icosa.fr pour proposer votre candidature ou obtenir de plus amples informations (Réf. INGE_MEDTECH2).
jeudi 25 octobre 2018
T802/17 : une seule possibilité de modifier
Lors de la procédure orale, la division d'opposition avait changé d'avis, par rapport à son opinion provisoire, concernant le respect de l'article 123(2) CBE.
Après avoir annoncé que la requête principale, mais aussi les requêtes subsidiaires 1 à 4, ne respectaient pas les exigences de l'article 123(2) CBE, elle avait donné à la Titulaire une seule opportunité de dépôt de revendications modifiées. Après interruption, la Titulaire avait déposé une requête principale modifiée, rejetée ensuite pour défaut de nouveauté.
La division d'opposition avait ensuite refusé le dépôt de nouvelles requêtes subsidiaires modifiées, basées sur les requêtes subsidiaires 1 à 4, jugeant notamment que donner une nouvelle occasion de dépôt de requêtes ne serait pas juste vis-à-vis de l'Opposante.
La Chambre juge que la division d'opposition a commis un vice substantiel de procédure.
Selon elle, la division d'opposition n'a indiqué ni la base juridique au fait de limiter le droit de dépôt de requêtes modifiées à une seule tentative, ni les circonstances concrètes pertinentes qui auraient pu justifier cette limitation, ni enfin les motifs pour lesquels l'équité aurait été à l'encontre de la recevabilité de nouvelles requêtes.
Il semblerait que la division ait appliqué, sans le dire, le critère d'économie de la procédure. Mais pour la Chambre ce critère ne justifiait pas en l'espèce de refuser le dépôt de requêtes subsidiaires. La division d'opposition ayant changé d'avis quant à l'article 123(2) CBE, la Titulaire a pu légitimement être surprise, et elle devait avoir la possibilité de réagir. Pour la division d'opposition comme pour l'Opposante, il était clair que toutes les requêtes devaient de ce fait être modifiées. Les requêtes subsidiaires modifiées avaient apparemment été préparées, mais le fait qu'elles n'aient pas été tout de suite déposées en même temps que la requête principale modifiée pouvait être dû au fait que seule la requête principale avait été discutée.
Il n'existait pas de raisons valables pour limiter à une seule possibilité de modifications, au sens de devoir impérativement déposer ensemble toutes les requêtes modifiées. L'application du critère d'équité n'est pas non plus convaincante car les requêtes subsidiaires 1 à 4 étaient connues et les modifications apportées vis-à-vis de la requête principale étaient également à même de résoudre les problèmes d'article 123(2) CBE pour ces requêtes subsidiaires.
La Titulaire n'ayant pas eu l'opportunité de prendre position sur les requêtes subsidiaires modifiées déjà préparées, son droit d'être entendu a été violé.
Décision T802/17 (en langue allemande)
Accès au dossier
lundi 22 octobre 2018
T687/15 : requêtes subsidiaires non motivées
Avec son mémoire de recours, la Titulaire a fourni des requêtes subsidiaires, indiqué les modifications apportées mais n'a pas donné d'explication sur la manière dont ces requêtes pouvaient répondre aux objections soulevées dans la décision attaquée.
Dans un courrier ultérieur, la Titulaire s'est bornée à indiquer que ces requêtes constituaient des positions de repli et qu'en fonction des discussions l'une ou l'autre de ces requêtes pourrait être appropriée pour répondre aux possibles objections.
Pour la Chambre, cette déclaration ne permet pas de comprendre la raison d'être de ces requêtes et oblige donc la Chambre et les Opposantes à l'imaginer par elles-mêmes pour développer des réponses appropriées.
Ceci est contraire aux exigences de l'article 12(2) RPCR, selon lequel les parties doivent, dans le mémoire ou la réponse au mémoire, présenter l'ensemble des moyens invoqués et exposer expressément et de façon précise tous leurs arguments.
En outre, si ces requêtes avaient été admises, de nouveaux arguments auraient été présentés pour la première fois en procédure orale, introduisant une modification des moyens que la Chambre ou les autres parties n'auraient peut-être pas pu raisonnablement traiter sans report de la procédure orale (article 13(3) RPCR).
Les requêtes subsidiaires ne sont donc pas admises dans la procédure.
Décision T687/15
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vendredi 19 octobre 2018
L'invention de la semaine
Quand on prend de l'âge, le souffle peut venir à manquer. Cette invention permet néanmoins de remédier à cet inconvénient.
US2016223199
mercredi 17 octobre 2018
T144/11: mise en oeuvre d'un besoin business
Dans la présente décision, la Chambre se place dans le contexte d'un dialogue fictif entre une personne du business et une personne techniquement qualifiée afin de faire le tri entre les caractéristiques qui ne contribuent pas au caractère technique (les besoins exprimés par la personne du business) et celles qui y contribuent (l'apport de la personne techniquement qualifiée).
La demande avait pour objet un système destiné à fournir une notation fiable à des investisseurs, en évaluant la crédibilité de titres, par exemples d'obligations. L'idée générale de l'invention est de fournir un "calcul objectif", prenant en compte divers facteurs dont le nombre de fois où un client a interrogé un titre particulier (popularité du titre).
La Chambre rappelle que dans ce domaine l'évaluation de l'activité inventive repose sur la manière de fixer la limite entre les aspects techniques et non-techniques, ces derniers apparaissant dans la formulation du problème, en particulier en tant que contraintes à respecter. La décision T1643/11 a considéré ce contexte sous la forme de besoins du business qu'un homme du business pourrait demander de mettre en oeuvre à une personne techniquement qualifiée. Les besoins du business ne devraient pas contenir d'aspects techniques.
Pour la Chambre, la pratique montre qu'un problème du type "mettre en oeuvre un besoin business" ne conduira normalement jamais à une revendication acceptable. Soit la mise en oeuvre est évidente soit elle n'a pas d'effet technique. Dans le cas contraire, la mise en oeuvre produira un effet technique qui sera utilisé pour reformuler le problème en "obtenir l'effet de la mise en oeuvre".
Le problème du type "mise en oeuvre" n'est donc qu'un point de départ qui peut devoir être modifié lorsque la mise en oeuvre est prise en compte, ce qui est utile lorsque le problème technique n'est pas manifeste dès le départ. C'est en examinant de la sorte les besoins du business et en établissant correctement ce qui est mis en oeuvre que l'on peut s'assurer que tous les aspects techniques de l'idée de départ et de sa mise en oeuvre sont bien pris en compte.
Une autre contrainte est que la personne techniquement qualifiée doit recevoir une description complète des besoins du business, car elle n'a pas à fournir de contribution dans un domaine non-technique.
La Chambre applique ces principes au cas d'espèce en évaluant soigneusement ce qui dans la revendication relève des besoins du business.
Par exemple, les détails du "calcul objectif" font partie des informations qui doivent être données à la personne technique qualifiée, car autrement la personne techniquement qualifiée devrait les concevoir, ce qui n'est pas de son ressort. De même, le fait de compter le nombre d'interrogations pour définir la popularité d'un titre relève des besoins business.
Au final, la seule caractéristique technique (donc le seul apport de l'homme du métier technique) est l'échange de données dans un réseau informatique client-serveur, qui est notoire.
Décision T144/11
Accès au dossier
lundi 15 octobre 2018
T1280/14 : économie de procédure
Dans cette décision, la Chambre n'admet pas dans la procédure, sur le fondement de l'article 13(1) RPCR, des requêtes subsidiaires pourtant soumises avec la réponse au mémoire de recours et déjà soumises en première instance.
Ayant fait droit à la requête principale, la division d'opposition n'avait pas eu à se pencher sur la recevabilité des 15 requêtes subsidiaires au dossier.
Dans son mémoire de recours, la Requérante avait par avance contesté la recevabilité de ces requêtes, au cas où la Titulaire les redéposerait en recours, comme étant tardives, inadmissibles, divergentes et en nombre excessif.
Dans sa réponse, la Titulaire a redéposé les 15 requêtes en question, correspondant à 6 lignes de défenses différentes.
Dans son opinion provisoire, la Chambre avait alerté la Titulaire sur la décision T1903/13, dans laquelle des requêtes soumises avec le mémoire de recours n'avaient pas été admises car non convergentes. La Titulaire devait s'attendre à expliquer comment les différentes directions prises pouvaient représenter l'invention à défendre.
La Chambre et l'Opposante pouvaient s'attendre à ce que la Titulaire, après sa requête principale, défende d'abord la première ligne de défense, selon les requêtes subsidiaires 1, 2 et 4.
Ce n'est que lors de la procédure orale que la Titulaire a informé qu'elle n'entendait défendre que les 3ème et 6ème lignes de défense (requêtes subsidiaires 8 et 15).
Cette attitude ne plaît pas à la Chambre.
Pour elle, la Titulaire aurait dû annoncer ce changement dans le délai indiqué par l'opinion provisoire (un mois avant la procédure orale).
La Requérante a sciemment obligé la Chambre et l'Opposante à se préparer inutilement sur des requêtes qu'elle n'entendait pas défendre ultérieurement. Elle a entraîné pour l'Opposante des coûts de préparation qui étaient évitables.
La Chambre en conclut qu'en agissant de la sorte la Titulaire n'a pas respecté le principe d'économie de la procédure, et n'admet pas les requêtes subsidiaires dans la procédure.
Décision T1280/14 (en langue allemande)
Accès au dossier
jeudi 11 octobre 2018
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mercredi 10 octobre 2018
T2076/15 : compétence de la Chambre pour ordonner le remboursement d'une taxe de recherche
La Demanderesse avait demandé en recours le remboursement de la taxe de recherche additionnelle acquittée au stade de la recherche en application de la règle 64(1) CBE.
La Chambre juge qu'elle n'est pas compétente pour ordonner ce remboursement, car les conditions de la règle 64(2) CBE ne sont pas remplies.
Selon cette règle, toute taxe additionnelle est remboursée si, au cours de l'examen de la demande de brevet européen, le demandeur le requiert et si la division d'examen constate que l'objection de défaut d'unité d'invention n'était pas justifiée.
La compétence pour ordonner le remboursement appartient donc clairement à la division d'examen.
Une Chambre ne peut se pencher sur la question que si le remboursement a été requis en première instance de sorte que la division d'examen a pris une décision sur cette requête. En l'espèce, la Demanderesse n'a fait qu'indiquer en réponse au rapport de recherche partiel qu'elle contestait l'objection. Ceci ne constitue toutefois pas une requête en remboursement, et n'a pas été soulevé au cours de l'examen. De fait, la division d'examen n'a pas pris de décision sur cette question dans sa décision de rejet de la demande.
L'article 111(1) CBE permet certes à la Chambre d'exercer les compétences de la division d'examen. Cette compétence est toutefois limitée en fonction de la décision attaquée. Un Requérant ne peut former un recours que dans la mesure où il est lésé par la décision de première instance. Une requête en remboursement non formulée en première instance ne peut faire partie de l'objet du recours et la Chambre ne peut pas prendre de décision sur cette requête.
Décision T2076/15 (en langue allemande)
Accès au dossier
lundi 8 octobre 2018
T969/14 : transfert partiel de priorité
Les faits de la présente affaire sont les suivants:
- Chiesi a déposé une demande D16, cédée ultérieurement à Ventura
- Ventura a déposé le brevet en cause, revendiquant la priorité de D16
- Chiesi a déposé la demande EP D14, revendiquant également la priorité de D16
La question de la validité de la priorité, et donc de la validité du transfert de priorité, se pose.
Il apparaît des documents fournis que Chiesi et Ventura se sont "partagés" le droit de priorité.
Selon le contrat D22, Chiesi cède à Ventura les droits attachés à D16, mais il est prévu que Chiesi revendique la priorité de D16 pour les compositions "Programme 2", de sorte que Ventura devra recéder le droit de priorité à Chiesi (contrat D23) pour ces compositions, et Ventura doit déposer une autre demande basée sur D16 mais excluant les compositions "Programme 2".
La Chambre en déduit qu'à la date de dépôt du brevet en cause, Ventura bénéficiait du droit de revendiquer la priorité de D16, sauf pour les compositions "Programme 2", en l'occurrence les formulations comprenant du stéarate de magnésium en combinaison avec certains agents spécifiques.
Ces dernières font l'objet de D14.
La Chambre schématise la question de la manière suivante: si B est le domaine pour lequel le droit de priorité appartenait à Chiesi (compositions "Programme 2"), le domaine A revendiqué par le brevet en cause couvre des objets (partie en noir) pour lesquels le droit de priorité n'est pas valable car il n'appartenait pas à Ventura. Le domaine A n'exclut en effet pas les compositions Programme 2.
La priorité du brevet n'est donc pas valable pour les compositions de stéarate de magnésium avec certains agents spécifiques. Pour ces compositions, la revendication ne bénéficie que de la date du brevet.
Or D14 décrit de telles compositions, et bénéficie pour elles de la priorité de D16. D14 est donc destructeur de nouveauté (article 54(3) CBE).
Avec le mémoire de recours, la Titulaire avait fourni une requête subsidiaire disclaimant les compositions de D14. La Chambre ne l'admet pas dans la procédure selon l'article 12(4) RPCR, jugeant qu'elle aurait due être fournie en première instance. Elle note en particulier que la division d'opposition avait dans son avis provisoire considéré que D14 était destructeur de nouveauté.
Décision T969/14
Accès au dossier
vendredi 5 octobre 2018
L'invention de la semaine
Je ne peux rester insensible aux appels de certains lecteurs, visiblement en manque d'invention de la semaine.
En voici donc une, spécialement dédicacée aux amoureux de la petite reine (je sais qu'il y en a parmi vous).
Note à ceux d'entre vous qui souhaiteraient tenter l'expérience: je décline toute responsabilité en cas d'accident.
jeudi 4 octobre 2018
Offre d'emploi
La SATT Paris-Saclay recherche un(e) Ingénieur(e) Brevets spécialité sciences de l'ingénieur: optique, physique, électronique, TIC, matériaux.
De formation Bac+5 / Bac +8 en sciences ou Ingénieur, titulaire du CEIPI, ayant 5 ans d’expérience dans la pratique opérationnelle du conseil en propriété intellectuelle en entreprise ou dans une structure de transfert de technologie.
Pour lire la suite
mercredi 3 octobre 2018
T2145/11 : pas de res judicata
Le brevet parent avait été révoqué par la décision T1586/06.
Les Opposantes faisaient valoir que la Titulaire ne faisait rien d'autre qu'essayer de faire rejuger ce qui avait déjà été décidé dans cette précédente décision.
Plus particulièrement, la Chambre avait alors déjà décidé que l'effet de protection contre l'humidité du stéarate de magnésium dans des formulations sèches en poudre était évident car connu du document R16.
Or, il avait déjà été jugé dans l'affaire T51/08 que le principe d'autorité de la chose jugée (res judicata) empêche une Chambre de prendre une décision sur une requête déjà définitivement jugée pour la demande parente.
La Chambre n'admet pas cet argument. Elle fait en effet remarquer que dans l'affaire T51/08 les revendications proposées étaient identiques à celles rejetées précédemment. Dans le cas d'espèce au contraire, les revendications se distinguent de celles discutées dans l'affaire T1586/06 par l'ajout d'un disclaimer et parce qu'elles portent sur l'utilisation de stéarate de magnésium dans la fabrication d'un inhalateur, pour l'amélioration de la résistance à l'humidité de la formulation de poudres sèches, et non sur une utilisation pour inhalation.
Dans son opinion provisoire, la Chambre avait également fait remarquer que le cadre de fait des deux affaires était différent car des moyens de preuve supplémentaires avaient été fournis.
Sur le fond, la Chambre juge que l'invention implique une activité inventive car aucun des documents cités n'enseigne que le stéarate de magnésium permet de procurer un effet de protection contre l'humidité pour des formulations sèches en poudre. R16 n'est pertinent que dans le contexte de formes posologiques orales et ne mentionne pas de formulations inhalables; il n'aurait donc pas été considéré par l'homme du métier.
Décision T2145/11 (en langue allemande)
Accès au dossier
lundi 1 octobre 2018
T861/16 : qui ne dit mot ne consent pas nécessairement
La Titulaire a formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée au motif qu'elle n'était pas d'accord avec la description adaptée proposée par la division d'opposition lors de la procédure orale.
Selon la règle 82(1) CBE, la division d'opposition notifie aux parties le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet et les invite à présenter leurs observations un délai de 2 mois. Selon la décision G1/88 (5.2.2 et 5.2.3), cette procédure vaut lorsque la division d'opposition envisage un texte modifié sans avoir encore obtenu l'accord de la Titulaire. Si cet accord est obtenu lors de la procédure orale, il n'est pas nécessaire de l'obtenir une nouvelle fois de manière écrite.
La question est donc de savoir si l'on peut considérer que la Titulaire a effectivement donné son accord, au sens de l'article 113(2) CBE.
Le procès-verbal indique que la présidente de la division d'opposition a demandé aux parties si elles souhaitaient s'exprimer sur les modifications de la description, ce à quoi les parties ont répondu par la négative.
L'Intimée faisait valoir que la Titulaire avait donné son accord, mais ne présente aucun fait qui démontrerait un accord explicite. Du reste, la force probatoire de tels faits serait douteuse étant donné qu'ils ne sont mentionnés ni dans le procès-verbal ni dans la décision.
En tout état de cause, le fait que la Titulaire ne se soit pas prononcée n'implique pas son accord sur le texte. Le principe de qui tacet consentire videtur n'étant pas établi dans la CBE, il ne suffit pas de demander à la Titulaire si elle souhaite s'exprimer sur des modifications de la description préparée par la division d'opposition. La division d'opposition doit s'assurer que la Titulaire donne son accord.
La procédure est donc entachée d'un vice de procédure qui nécessite l'annulation de la décision et le renvoi en première instance.
Décision T861/16
Accès au dossier
