T657/11 : correction d'erreur en opposition

La requête principale devant la division d'opposition et initialement présentée en recours différait du jeu de revendications délivré en ce que le terme "nanofiltration permeate" était remplacé par "nanofiltration concentrate".

Ce qui était recherché par le titulaire n'était rien d'autre qu'une correction d'erreur du brevet délivré. Une telle correction aurait relevé de la R.140 CBE puisqu'elle porte sur une erreur contenue dans une décision de l'Office, mais cette règle ne permet pas de corriger le texte d'un brevet, ainsi que la Grande Chambre l'a jugé dans la décision G1/10.

Les revendications de la requête finalement présentée en recours vont au-delà d'une simple correction
d'erreur puisque seules les revendications de procédé sont conservées. La base de la décision de recours n'est donc plus la décision de délivrance, laquelle perd définitivement son effet et doit être remplacée par une nouvelle décision. Dans une telle situation toute modification supplémentaire des revendications, même si elle vise à remédier à une erreur dans les revendications, ne constitue pas une correction d'erreur contenue dans une décision au sens de la R.140 CBE.

Comme souligné au point 13 des motifs de G1/10, le titulaire peut toujours chercher à modifier son brevet pendant une procédure d'opposition, mais une modification visant uniquement à supprimer une erreur ne peut répondre à un motif d'opposition, contrairement à ce qu'exige la R.80 CBE.

Une telle correction ne peut donc se fonder que sur la R.139 CBE.

La Chambre accepte la correction. Il est clair que l'expression "NF permeate" était erronée dans la demande telle que déposée car elle est incohérente avec le reste de la revendication ainsi qu'avec certains passages de la description. Il est en effet évident que le perméat, qui contient les sous-produits indésirables, ne peut être utilisé pour obtenir le produit final.
En outre, la correction proposée est la seule envisageable. Dans une étape de filtration, il ne se produit que deux fractions: le résidu et le perméat. Si le perméat est incorrect, c'est donc le résidu qu'il faut utiliser.

La correction est donc acceptée, la Chambre soulignant qu'une telle correction est strictement déclaratoire et ne peut enfreindre l'Art 123(2) CBE.


Décision T657/11

G1/11 : compétence des Chambres techniques

La Grande Chambre avait été saisie en 2011 d'une question de compétence.
La question était de savoir quelle Chambre était compétente pour connaître d'un recours contre une décision par laquelle une division d'examen avait refusé le remboursement de taxes de recherche.

La Chambre juridique à qui l'affaire avait été attribuée car elle n'était pas relative à la délivrance ou au rejet d'un brevet (Art 21(3) CBE) avait émis des doutes sur sa compétence s'agissant d'une question d'unité d'invention.

La Grande Chambre confirme ces doutes en décidant que ces sont les Chambres techniques qui sont compétentes dans de tels cas.

Elle reconnaît que ce cas n'est couvert ni par l'Art 21(3)a) car il ne concerne pas directement le rejet ou la délivrance ni par l'Art 21(3)c) car l'intention du législateur était clairement de n'attribuer que des questions purement juridiques à la Chambre juridique.
La Grande Chambre considère qu'il y a donc un vide juridique en la matière, qu'elle comble par la présente décision:

Les Chambres de recours techniques sont compétentes pour traiter les recours contre les décisions de division d'examen ayant rejeté une requête visant au remboursement de taxes de recherche selon la R.64(2) CBE, qui ne sont pas liées à une décision de rejet ou de délivrance. 

Décision G1/11

Cassation 11 mars 2014 : responsabilité de l'INPI, compétence de la Cour d'Appel

L'INPI avait constaté en 2005 la déchéance d'un CCP attribué à la société Daiichi puis rejeté la requête en annulation de sa décision. La Cour d'Appel de Paris avait le 14 mars 2007 annulé ces deux décisions et rétabli Daiichi dans ses droits, relevant un "dysfonctionnement manifeste" de l'INPI.

Entre temps, la société EG Labo avait commercialisé un générique et s'était vue assignée en contrefaçon par Daiichi.
En 2010, EG Labo avait assigné l'INPI en responsabilité.

Dans un arrêt du 19 septembre 2012, la Cour d'Appel de Paris a décidé qu'elle était compétente pour connaître de cette action, rejetant l'argument de l'INPI selon lequel la demande relève du régime de la responsabilité administrative et de la compétence des juridictions administratives, échappant au transfert de compétence opéré à l'Art L411-4 CPI.

La Cour relevait que le Tribunal des conflits a décidé le 5 juin 2000, suivant en cela la Cour de Cassation (arrêt du 13 mai 1997), que les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire édictée dans cet article s'étendent aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes que le Directeur de l'INPI pourrait commettre dans l'exercice de ses attributions.
Le législateur a donc voulu soumettre à la même juridiction l'ensemble des contestations relatives aux décisions du directeur de l'INPI.
Il n'y a pas lieu de distinguer selon que les conséquences dommageables sont subies par un tiers ou par l'auteur du recours, car cela instituerait une rupture d'égalité entre des justiciables dont l'action en responsabilité serait fondée sur un même fait dommageable.

La Cour de Cassation approuve cette position en rejetant le pourvoi formé par l'INPI.

C'est donc bien la Cour d'Appel et non le juge administratif qui aura à juger sur cette question de responsabilité.

Cass Com 11 mars 2014

Voir l'article consacré à cette affaire par le blog "Jurisprudence des brevets en France".

T558/13 : élargissement

Par rapport à celle de sa demande parente, la revendication 1 de la demande divisionnaire omettait

une caractéristique A (présence d'une pluralité de sources de puissance indépendantes).

La Chambre trouve que le concept présenté dans la demande antérieure exigeait cette caractéristique A, si bien que l'objet revendiqué ne se déduit pas de la demande parente.

La Demanderesse objectait que du fait de l'ajout d'autres caractéristiques B, cette caractéristique A n'était pas indispensable pour obtenir l'effet recherché de réduction du bruit. La Chambre fait remarquer qu'un tel raisonnement ne prend pas suffisamment en compte l'information apportée par la demande antérieure qui s'intéresse en premier lieu à procurer des sources indépendantes.

L'homme du métier, en voulant améliorer l'invention, peut réaliser que l'effet voulu pouvait réaliser que la caractéristique B était suffisante pour obtenir l'effet voulu. Toutefois, ce qui est exigé est une divulgation directe et non ambigüe. On en peut donc pas spéculer sur les caractéristiques qui pourraient être omises après réflexion s'il n'existe pas de divulgation implicite ou explicite de l'objet élargi. La divulgation d'un effet technique indépendant qui serait obtenu par certaines caractéristiques ne suffit pas comme preuve d'une divulgation directe en non ambigüe d'un objet défini par ces seules caractéristiques.

La Demanderesse voulait rapprocher cette affaire des décisions T500/11 et T273/10 concernant le cas de généralisations intermédiaires. La Chambre rétorque que ces dernières concernent l'inclusion de caractéristiques et non la suppression. Dans le cas d'espèce, la généralisation n'est pas intermédiaire car il n'a jamais existé de revendication encore plus générale. En outre, dans ces affaires, il n'a jamais été question comme ici de supprimer une caractéristique présentée comme essentielle.


Décision T558/13

L'invention de la semaine

Cette combinaison fort seyante est destinée à vous sauver la vie en cas de naufrage.

Brevet US1292587

Délai de formation du recours : la Grande Chambre à nouveau saisie

Il y a quelque semaines, la Grande Chambre a été saisie par la Chambre 3.2.06 quant à la question de savoir si un recours doit être considéré comme irrecevable ou non formé lorsque la taxe de recours a été payée après l'expiration du délai applicable.

C'est maintenant au tour de la Chambre 3.5.06, dans la décision T2017/12, de poser substantiellement la même question : quand un acte de recours est déposé mais que la taxe de recours est payée après l'expiration du délai de l'Art 108 CBE première phrase, ce recours est-il irrecevable ou réputé non formé?

Dans l'affaire en question, le déposant n'avait pas formé le recours ni même soumis le mémoire dans les temps et requis une restitutio in integrum quant aux deux délais, en payant deux taxes.

La Chambre rejette cette requête, estimant que le déposant n'a pas fait preuve de la vigilance nécessaire, l'excuse liée à la période troublée de négociation en vue de la cession du déposant à une autre société n'étant pas à elle seule suffisante. La cession d'une société est une activité économique normale qui n'affecte pas nécessairement les affaires quotidiennes. Le déposant n'explique pas en quoi les négociations ont perturbé le travail du service brevets.

La Chambre rejette également la requête visant au remboursement d'une des deux taxes de restitutio payées, estimant que chaque délai doit être traité séparément si bien que le nombre de taxes à payer dépend du nombre de délais non respectés (J26/95).

La question qui se pose ensuite est celle du remboursement de la taxe de recours, qui dépend de la question de savoir si le recours doit être considéré comme non formé ou rejeté comme irrecevable.
La Chambre penche plutôt pour la deuxième hypothèse, qui va toutefois à l'encontre de la jurisprudence dominante (suivant J21/80).
La question est d'importance car le même type de libellé que l'Art 108 (... n'est réputé formé qu'après paiement de la taxe) se retrouve aux articles 94, 99, 105bis, 112bis ainsi que dans les règles 22, 89, 123 et 136 CBE.

Offre d'emploi

OSHA LIANG / Cabinet Osha et associés, Conseil en Propriété Industrielle

Cherche

Un ingénieur brevet, spécialisé dans le domaine NTIC, Telecom, Software

Profil :
Mandataire européen en Brevets.
Justifiant d’une expérience de 5 ans acquise au sein d’un département PI (cabinet ou entreprise)
Une très bonne maîtrise de l’anglais (technique) est nécessaire

Mission principale : suivi complet des dossiers (recherche et analyse documentaire, rédaction des premières demandes, suivi des procédures en France et à l’étranger) en contact avec une clientèle française et internationale.

Candidat : autonome, dynamique, organisé, rigoureux, bon relationnel, aptitude à travailler au sein d’une petite équipe. Nous offrons un cadre de vie et de travail agréable, une équipe à dimension humaine. 

Rémunération selon l’expérience et le potentiel du candidat.
Poste à pourvoir immédiatement à Paris.

Veuillez adresser votre candidature à : brochard 'arobase' oshaliang.eu /32 avenue de l’opéra -75002- Paris

Loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, et entrée en vigueur hier, a substantiellement modifié plusieurs dispositions relatives au droit des brevets.

L'Art L613-3 ajoute comme actes de contrefaçon l'exportation et le transbordement.

De nouveaux articles L614-32 à 614-39 créent une procédure de retenue en douane nationale, la
contrefaçon de brevet devenant un délit douanier.

Les délais de prescription des actions en contrefaçon et en revendication de brevet passent tous les deux à 5 ans (L615-8 et L611-8).

L'Art L615-7 CPI dispose désormais que pour le calcul des dommages et intérêts, la juridiction devra prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels.
Alternativement, et sur demande du breveté, les juges pourront allouer une somme forfaitaire qui sera supérieure aux redevances qui auraient été dues dans le cas d'une licence.

En matière de droit à l'information, l'Art L615-5-2 précise désormais qu'il peut être ordonné par le juge saisi au fond ou en référé, et que ce droit concerne les produits ou procédés argués de contrefaçon (et non plus contrefaisants), donc également avant jugement au fond. Il est donc clairement établi que le juge de la mise en état pourra être saisi d'une telle demande.

L'Art L615-5 précise que l'ordonnance de saisie-contrefaçon "peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers." Est également prévue la "description détaillée de matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants" (la version préalablement en vigueur ne prévoyant dans ce cas que la saisie réelle).

Un nouvel article L615-5-1-1 dispose que le juge peut ordonner toutes les mesures d'instruction même si une saisie-contrefaçon n'a pas été préalablement ordonnée.

NB: par ailleurs, l'accord "relatif à une juridiction unifiée du brevet" a été ratifié par la France par la loi 2014-199 du 24 février 2014. La France devient ainsi le troisième état à ratifier l'accord, après l'Autriche et Malte. Au Danemark, un référendum aura lieu sur cette question le 25 mai.

T544/12 : définition fonctionnelle et suffisance de description

Cette décision est intéressante à quatre titres.

Une première question (point 1 des motifs) concerne le transfert de l'opposition de Sumation à Sumitomo après transfert de l'activité relative aux matériaux macromoléculaires organiques électroluminescents. La Chambre émet des doutes (malgré G4/88) sur le fait que le transfert des actifs pertinents de l'entreprise ait automatiquement et inévitablement pour effet de transférer une opposition. Elle juge toutefois que cette question n'a pas besoin d'être discutée plus avant car elle accepte, en l'absence de preuves contraires, qu'il est implicite de l'accord de cession partielle de 2009 que les parties à l'accord entendaient bien transférer le statut d'opposant.

Au point 2 des motifs, la Chambre se penche sur la question de la recevabilité de documents tardifs non admis par la division d'opposition. La Chambre rappelle que dans un tel cas, elle ne peut que vérifier si les pouvoirs discrétionnaires de la division d'opposition ont été correctement exercés. Cette dernière s'étant contenté d'indiquer dans la décision qu'ils n'étaient pas pertinents, mais sans justification, la Chambre considère que le refus d'admettre les nouveaux documents n'est pas suffisamment motivé. La Chambre doit donc se mettre à la place de la division d'opposition et décider si elle aurait exercé son pouvoir discrétionnaire de la même manière. Dans le cas d'espèce, elle décide d'admettre les documents, mais elle fait remarquer que dans le cas contraire, une question différente se serait posée, celle de savoir si la Chambre devait ou non admettre les documents comme déposés (tardivement) au stade du recours.

Le point 4 des motifs traite de la question de la suffisance de description.
La revendication 1 porte sur une OLED dont la couche émissive comprend un composé organométallique d'iridium phosphorescent. La revendication 1 définit le composé à la fois de manière structurelle (composé organique d'iridium) et de manière fonctionnelle (phosphorescent).
Etant donné que tous les composés organométalliques d'iridium ne sont pas phosphorescents, l'homme du métier doit être capable d'identifier quels composés présentent cette propriété parmi une infinité de composés possibles (T1063/06). Le brevet en cause n'enseigne que 5 structures, si bien que l'homme du métier doit trouver les autres composés par des essais-erreurs. La Chambre reconnaît qu'une somme d'essais-erreurs raisonnable est acceptable, ce qui suppose toutefois que l'homme du métier ait à sa disposition suffisamment d'information le conduisant vers le succès après une erreur initiale (T480/11).
Ici, la revendication 1 n'est rien de plus qu'une invitation à mettre en oeuvre un programme de recherche pour identifier des structures autres que les 5 données en exemple, desquelles aucun concept général ne ressort.

Enfin, au point 11, la Chambre refuse de prendre en considération des observations de tiers car elles n'ont été envoyées que 3 mois et demi avant la procédure orale, n'ajoutent rien de nouveau par rapport aux écritures des parties et n'ont pas été reprises par ces dernières.

Décision T544/12

T493/11 : répartition des frais

Le dernier jour du délai imparti pour soumettre de nouvelles pièces avant la procédure orale devant la division d'opposition, l'Opposante (maintenant intimée) avait requis l'audition de 2 témoins pour prouver l'existence d'un usage antérieur, mais sans indiquer leurs noms et adresses.

Compte tenu de ce nouveau fait, la division d'opposition avait, environ une semaine avant la date de la procédure orale, décidé de la reporter et imparti un délai de 2 mois pour fournir les indications manquantes.

La division d'opposition avait rejeté la requête en répartition des frais soumise par la Titulaire, expliquant que l'Opposante avait envoyé son courrier dans les délais et que même si elle avait à ce moment fourni les noms et adresses des témoins, la procédure orale aurait été reportée car la R.118(2) CBE impose un délai d'au moins 2 mois entre la citation à comparaître et la procédure orale.

La Chambre n'est pas du même avis. Elle rappelle qu'une décision sur la répartition des frais, si elle ne s'impose que dans des circonstances particulières, devrait être ordonnée contre une partie lorsque cette dernière a causé des dépenses inutiles qui auraient pu être évitées si elle avait fait preuve d'une diligence normale.

C'est le cas ici puisque l'intimée a produit une preuve importante de manière tardive sans soumettre toutes les indications nécessaires, ce qu'elle n'a fait qu'un mois plus tard. Puisque l'usage antérieur avait déjà été invoqué ainsi que la possibilité d'offrir des témoignages, l'intimée aurait pu formuler la requête de manière complète bien plus tôt ou au moins dès réception de la convocation à la procédure orale. Le délai de la R.118(2) CBE aurait alors pu être respecté sans report de la procédure orale.

A l'intimée expliquant qu'elle avait rencontré des difficultés pour localiser les témoins qui avaient quitté l'entreprise, la Chambre rétorque qu'elle avait eu suffisamment le temps de le faire entre la formation de l'opposition et la convocation à la procédure orale (3 ans). D'un point de vue procédural, la responsabilité de présenter une affaire complète repose exclusivement sur l'intimée, de même que le risque à ne pas le faire. En conséquence, tout retard causant des coûts additionnels à l'autre partie est de sa responsabilité.

Les frais liés à l'annulation du vol et des chambres d'hôtel doivent donc être pris en charge par l'intimée.

Décision T493/11

L'invention de la semaine

Cette semaine, l'invention porte sur une méthode de défense contre un agresseur dans laquelle on projette un acide dans les yeux dudit agresseur au moyen d'une capsule positionnée dans la bouche.

Brevet US5137176

JO de février

Le JO de février contient un grand nombre d'informations intéressantes.

Dans un communiqué daté du 10 février, le Vice-Président en charge de la DG3 clarifie la pratique en matière d'utilisation d'ordinateurs portables ou de tablettes lors des procédures orales devant les Chambres de recours. Leur utilisation est permise pour autant qu'elle "ne crée pas de nuisance ou de perturbation". Dans le cas contraire, le Président de la Chambre interdira leur utilisation.  L'utilisation d'appareils d'enregistrement requiert la permission de la Chambre.

Dans un Communiqué du 8 janvier 2014, l'OEB donne quelques précisions quant aux futures règles 36 et 38 entrant en vigueur le 1er avril prochain. Il rappelle qu'à compter de cette date, toute demande pendante pourra être divisée même si les délais aujourd'hui applicables ont déjà expiré.
Des taxes additionnelles seront prévues pour les demandes de 2ème génération (divisionnaire d'une divisionnaire) et au-delà : 210€ pour la 2ème génération, 420€ pour la 3ème génération, 630€ pour la 4ème génération, 840€ à partir de la 5ème génération. Cette taxe additionnelle fera partie de la taxe de dépôt.

L'OEB clarifie également, dans un Communiqué du 10 janvier 2014, quelques points relatifs au futur régime de réduction des taxes de dépôt et d'examen pour les "petits" demandeurs domiciliés dans des Etats ayant une langue officielle autre que l'anglais, l'allemand ou le français ou nationaux d'un tel Etat. La catégorie des micro entreprises et PME est constituée des entreprises occupant moins de 250 personnes, dont le CA annuel ne dépasse pas 50M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43M€ et dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement à plus de 25% par un autre société qui n'est pas elle-même une PME. Le Communiqué définit également ce qu'il faut entendre par "organisation sans but lucratif", "université' et "organisme de recherche public". Ce dernier est une entité de droit public dont le but premier est d'exercer des activités de recherche ou de développement et d'en diffuser les résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie, le profits devant intégralement être réinvestis dans ces activités.
Si la déclaration est incorrecte ou si aucune déclaration n'est produite, la taxe sera réputée non acquittée et la demande sera réputée retirée.

Enfin, dans un Communiqué du 11 février, l'OEB explicite les changements intervenus dans la réglementation applicable aux comptes courants (RCC), entrant en vigueur au 1er avril 2014 (et qui sera publiée au JO de mars). L'OEB rendra obligatoire l'utilisation du formulaire 1010 (bordereau de règlement). Dans le cas contraire, la date de paiement sera réputée être la date initiale de transmission de l'ordre de prélèvement, mais l'ordre devra à nouveau à soumis à l'aide du formulaire standard.
Les ordres de prélèvement en ligne pourront définir une date d'exécution différée.
La taxe d'administration prévue en cas d'approvisionnement insuffisant du compte courant est supprimée. La date de paiement sera la date de réapprovisionnement du compte et il ne sera plus possible d'attribuer une date antérieure.

Consulter le JO de février

Formation du recours : saisine de la Grande Chambre

Dans le cadre de l'affaire T1553/13, la Chambre 3.2.06 pose la question suivante à la Grande Chambre:

Lorsque l'acte de recours et le paiement de la taxe de recours ont été reçus après l'expiration du délai de l'Art 108, 1ère phrase, le recours doit-il être considéré comme irrecevable ou comme non formé ?

Dans cette affaire, la décision de rejet de la demande était datée du 25 avril 2013, si bien qu'elle avait été considérée comme signifiée le 5 mai, le délai pour former le recours expirant donc le 5 juillet 2013.
L'acte de recours (incluant l'ordre de prélèvement de la taxe de recours) avait été reçu par l'OEB le 8 juillet 2013.
La décision avait été reçue par le cabinet le 26 avril, comme le témoigne l'accusé de réception de la poste allemande. Le mandataire prétendait au contraire qu'il n'avait reçu le courrier que le 7 mai, date à laquelle il avait signé l'accusé de réception annexé à la décision.

La Chambre n'est évidemment pas convaincue par les arguments du mandataire, mais se pose la question de la conséquence juridique de cette formation tardive.

Selon l'Art 108, 2ème phrase, le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe.

La plupart des Chambres (depuis les décisions J21/80 et J16/82)  ont jusqu'à présent considéré qu'un recours déposé après le délai n'existait pas, si bien que la taxe de recours devait être remboursée.
Dans certaines décisions plus récentes, les Chambres n'ont pas suivi cette approche, et ont jugé que le recours était irecevable (T1289/10, T1535/10, T2210/10, T79/01). Dans ce cas la taxe de recours n'est pas remboursée.

Sur une question similaire, celle de savoir si une requête en restitutio est irrecevable ou non formée lorsque la taxe est payée après le délai de la R.136(1) CBE, les Chambres ont également rendu des décisions divergentes (T1026/06, T1486/11).

Décision T1553/13