Offre d'emploi

 

Conseil en brevets

Paris, France

Withers & Rogers (www.withersrogers.com) est l’un des plus grands cabinets de conseil en propriété industrielle d’Europe, avec plus de 200 personnes, réparties au Royaume-Uni, en Allemagne, et plus récemment, en France.

Notre vision : demeurer indépendant, responsable, ouvert sur le monde.

Notre force : créer des relations de confiance avec nos clients, avec nos associés et collaborateurs, et nos correspondants.

Grâce à cette approche, mise en œuvre de manière très dynamique, nous avons connu ces dernières années une croissance organique remarquable.

Afin de supporter la forte croissance du portefeuille de clients sur le marché français et de renforcer l'équipe de la branche française composée de Marie-Claude Pellegrini, Russell Edson & Yannick Biron, nous recherchons actuellement un ingénieur brevets ou conseil en propriété industrielle avant tout motivé et enthousiaste. Il s’agit principalement d'intervenir au côté des associés de la branche française, mais aussi d'intervenir auprès des équipes britanniques et allemandes. Il s’agit également d’aider les associés dans la promotion de notre approche, auprès des acteurs de l’innovation française, et plus généralement de participer au développement de notre activité en France et être en soutien de nos clients internationaux.

Nous recherchons en priorité un CPI (mention brevets) qualifié et/ou mandataire européen (au moins partiellement qualifié), ayant des compétences en électronique, logiciels, et mécanique, et désireux de travailler en étroite collaboration avec nos équipes françaises, britanniques et allemandes, afin de fournir un service autant qualitatif que convivial à nos clients en France comme dans le monde entier.

Le bureau français du cabinet étant basé en région parisienne, un lieu de résidence en île de France serait préférable. Toutefois, en fonction de vos contraintes et de votre flexibilité, notre politique de travail hybride et flexible permettrait d’envisager d’autres lieux.

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T2004/21: le PTO ne peut pas être de proposer une alternative si l'art antérieur ne mentionne pas le problème

Le gomme à mâcher revendiquée se distinguait de celle de D2 par une teneur plus élevée en granules d'érythritol. La Titulaire argumentait que cette caractéristique permettait d'obtenir une meilleure sensation d'hydratation dans la bouche. D2, qui recherchait une sensation d'abrasion, était muet quant à cette sensation "d'eau à la bouche".

Selon la Chambre, on peut toutefois déduire des exemples du brevet que la gomme de D2 induit vraisemblablement cette sensation, et il n'existe aucune preuve selon laquelle les gommes revendiquées auraient un effet plus fort.

L'Opposante en déduisait que le problème technique objectif se limitait à proposer une gomme à mâcher alternative à celle de D2.

Sur ce point la Chambre ne partage pas l'avis de l'Opposante.

Le problème technique objectif peut être formulé comme étant la fourniture d'une solution alternative à un problème connu lorsque ce problème connu a déjà été résolu par l'état de la technique le plus proche. Mais dans le cas d'espèce le problème n'est pas mentionné.

Formuler le problème comme étant celui de proposer une gomme à mâcher alternative, destinée, explicitement ou implicitement, à résoudre le problème d'hydratation, impliquerait que ce problème, ainsi que sa solution, étaient connues à la date de dépôt. Cela nécessiterait de lire dans D2 la contribution de l'invention, à savoir le fait que les granules d'érythritol induisent cette sensation, ce qui constitue une approche a posteriori.

Le problème technique objectif est donc de proposer une gomme à mâcher provoquant une sensation d'hydratation de la bouche. 

La solution implique une activité inventive car rien n'aurait incité la personne du métier à augmenter la proportion de granules dans le but de résoudre ce problème.

Décision T2004/21

T312/22: requêtes insuffisamment motivées

La division d'opposition avait rejeté l'opposition. Dans sa réponse au mémoire de recours de l'Opposante, la Titulaire avait notamment déposé les requêtes subsidiaires 6 à 8, identiques à des requêtes déposées 2 mois avant la procédure orale devant la division d'opposition. La Titulaire avait motivé ces requêtes en argumentant que les caractéristiques ajoutées ne se retrouvaient dans aucun des documents cités. 

Pour la Chambre, cette motivation est insuffisante: cela ne constitue pas une explication, ni un argument, par exemple en termes d'approche problème-solution. Ces caractéristiques faisant partie des revendications dépendantes qui avaient été attaquées dans le mémoire d'opposition, la Titulaire aurait au moins dû présenter des arguments répondant à ces objections.

Faute d'une motivation suffisante (exigée par l'article 12(3) RPCR, la Chambre décide de ne pas admettre ces requêtes dans la procédure en application de l'article 12(5) RPCR.

La Chambre ajoute, s'agissant de la 8e requête subsidiaire, qu'elle n'est pas une limitation supplémentaire par rapport aux précédentes et qu'elle constitue une ligne de défense différente. Compte tenu de ce défaut de convergence, la Chambre a des doutes sur le fait qu'elle ait été valablement soumise en opposition, et qu'elle aurait été admise par la division d'opposition si la question de leur recevabilité s'était posée. L'article 12(4) RPCR aurait aussi pu être invoqué pour ne pas admettre cette requête.

Décision T312/22

T438/22: les "clauses" ne sont pas interdites, mais doivent être cohérentes avec les revendications

Le débat sur la nécessité d'adapter la description se poursuit. On se souvient que la Grande Chambre sera peut-être prochainement saisie sur cette question.

Dans la présente affaire, la division d'examen avait rejeté la demande car la Demanderesse n'avait pas accepté la suppression dans la description de 63 "clauses" semblables à des revendications. Selon les Directives F-IV 4.4, ce type de formulation n'est pas admis car il peut entraîner un manque de clarté.

La Chambre estime que ces exemple 1 à 63 ne peuvent être pris par erreur pour des revendications, étant donné qu'ils font partie de la description. La règle 42(1)(e) CBE n'impose aucune forme particulière aux exemples, et donc n'interdit pas la forme de clauses. Leur simple forme n'impose donc pas leur suppression. La Chambre ne voit pas l'intérêt de saisir la Grande Chambre sur cet aspect: une saisine qui n'aurait pour but que de corriger les Directives serait irrecevable et pourrait être perçue comme une tentative d'empiéter sur les pouvoirs conférés au Président par l'article 10(2)(a) CBE.

Ces exemples ou "clauses" doivent  être traitées comme les autres parties de la description, et donc supporter les revendications. Et sur ce point, la Chambre est d'accord avec la jurisprudence établie, selon laquelle l'exigence de support de l'article 84 CBE requiert que la totalité de la description soit mise en cohérence avec les revendications considérées comme valable. Si la description contient des éléments qui font manifestement obstacle à une compréhension commune (pour les offices, les tribunaux et le public) de l'objet revendiqué, il est légitime d'exiger leur suppression, en vertu des articles 84 et 94(3) CBE et des règles 42, 48 et 71(1) CBE. En particulier, la règle 48(1)(c) CBE, selon laquelle la demande de brevet ne doit pas contenir d'éléments manifestement étrangers au sujet,  supporte, au moins implicitement, cette suppression.

La suppression de parties entières étant parfois susceptible d'affecter la suffisance d'exposé, il est possible de ne procéder qu'à une "suppression" juridique, par l'ajout d'une déclaration appropriée.

La manière d'adapter la description dépend du cas d'espèce. Les exemples ou modes de réalisation qui ne sont plus cohérents avec les revendications doivent être clairement identifiables, par exemple en indiquant qu'ils sont en dehors de la portée du brevet. Il est clair que les références à "l'invention" doivent être supprimées.

Décision T438/22

Modifications du RPCR

Les articles 13 et 15 RPCR ont été modifiés avec effet au 1.1.2024. 

Selon le nouvel article 15(1) RPCR, dans le cas d'un recours inter partes, la Chambre s'efforce d'envoyer la citation à procédure orale au plus tôt 1 mois (contre auparavant 2 mois) après réception de la réponse (ou des réponses) au mémoire de recours.

L'article 13(2) RPCR a également été modifié: le "troisième niveau de convergence" part maintenant de la signification de la notification selon l'article 15(1) RPCR*, et non plus de la signification de la citation à procédure orale.

*: "notification attirant l'attention sur des points qui semblent revêtir une importance particulière pour la décision à prendre", et qui peut contenir une opinion provisoire

T1591/23: on ne peut décider par avance de ne pas admettre des requêtes

Comme indiqué dans la décision attaquée, la demanderesse avait requis, lors de la procédure orale devant la division d'examen, la possibilité de déposer de nouvelles requêtes 15 à 26, basées sur les requêtes subsidiaires 3 à 14, modifiées de la même manière que la requête subsidiaire 2, avec quelques clarifications additionnelles.

La division d'examen avait décidé de ne pas admettre ces requêtes, par avance (puisque leur texte n'avait pas été déposé). Elle note en particulier dans sa décision qu'aucune des 16 requêtes préalablement déposées ne répondait sérieusement aux objections soulevées au titre des articles 76(1) et 84 CBE. Consciente que refuser par avance d'admettre des requêtes n'était pas conforme aux Directives (H-II 2.3), la division d'examen avait toutefois soulevé que c'est au déposant qu'il incombe de définir l'objet revendiqué, et que le déposant ne devait pas transférer cette responsabilité en déposant une multitude de requêtes, ce qui constituerait un abus de procédure. La division d'examen estime aussi qu'il est ici justifié de déroger aux Directives en vue d'une plus grande efficacité de procédure.

La Chambre estime que le droit d'être entendu n'a pas été respecté. Le pouvoir discrétionnaire conféré par la règle 137(3) CBE doit être exercé en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et en mettant en balance notamment l'intérêt du demandeur à obtenir une protection adéquate de son invention et l'intérêt de l'OEB à clore l'examen de manière efficace et rapide. Il n'est toutefois pas possible de procéder à cet examen tant que les requêtes n'ont pas été déposées. La division d'examen n'a pas basé son appréciation sur les requêtes en question mais sur ses conclusions négatives quant aux requêtes précédentes. Il y a donc vice substantiel de procédure.

Le remboursement de la taxe de recours n'est toutefois pas ordonné, faute de lien de causalité entre le vice de procédure et la formation du recours (Jurisprudence des Chambres de recours, V.A.11.7.1)

Décision T1591/23

T2038/20: le libellé "caractérisé en ce que" ne peut s'appliquer qu'au dispositif défini en début de revendication

La revendication 1 du brevet avait pour objet un "appareil de réfrigération comprenant au moins un compartiment interne [...]; une chambre de réfrigération [...]; une conduite [...], ledit appareil comprenant une tôle [...], ladite tôle [...], caractérisé en ce qu'il comprend des éléments d'étanchéité" (en version anglaise, langue du brevet: it comprises).

L'Opposante prétendait que le pronom "it" se référait nécessairement au dernier nom cité, à savoir la tôle, ce qui était contraire à l'article 123(2) CBE. Elle argumentait que la personne du métier lisant la revendication 1 doit être une personne qualifiée dans le domaine de l'invention, et non dans le "jargon brevet".

La Chambre ne partage pas cette opinion. Elle rappelle d'abord que ce n'est pas à la personne du métier d'interpréter la revendication, mais à la Chambre, en tenant compte du point de vue et des connaissances de la personne du métier, en particulier lors de la détermination de la signification objective des caractéristiques techniques.

Il ne fait pas de doute que la caractéristique "it comprises" est une caractéristique supplémentaire correspondant à la catégorie des éléments de l'appareil de réfrigération puisque le libellé "caractérisé en ce que" ne peut s'appliquer qu'au dispositif défini en début de revendication. 

La Chambre n'a pas connaissance d'une règle générale de syntaxe en anglais qui impliquerait que le mot "it" dans une phrase doive toujours se référer au nom qui précède immédiatement, en particulier (et c'est le cas en l'espèce) si cela est en contradiction avec le contexte de la revendication.

Décision T2038/20

T1550/21: la procédure orale a été convoquée trop tôt

La division d'examen avait annulé le 19.11.2020 la procédure orale prévue pour le jour-même. Un courrier daté du 14.1.2021 convoquait à une procédure orale pour le 27.1 et citait quatre nouveaux documents. La demanderesse avait retiré sa requête en procédure orale le 13.1.2021, et la division d'examen a rejeté la demande à l'issue de la procédure orale qui s'est tenue sans la demanderesse.

Il apparaît que la demanderesse avait dès le 24.12.2020 demandé plus de temps pour prendre en compte les nouveaux documents, ce qui démontre qu'elle avait connaissance de la deuxième convocation bien avant la date du 14.1.2021. La date de remise au service du courrier interne indiquée sur le courrier (22.12.2020) laisse penser que la courrier a été remis électroniquement à cette date. 

En tout état de cause, quelle que soit la date à laquelle la nouvelle convocation a été remise, le délai minimum de 2 mois de la règle 115(1) CBE n'a pas été respecté.

Il ne ressort pas non plus du dossier que la demanderesse ait accepté un délai plus court. L'opinion accompagnant la deuxième convocation fait état d'un accord sur la date lors d'une conversation téléphonique qui s'est tenue lors de l'annulation de la première procédure orale. Mais aucun procès-verbal de cette conversation n'est disponible. La Chambre estime que la chaîne d'événements qui apparaît dans le dossier public ne permet pas d'établir qu'à la date à laquelle la procédure orale a été convoquée la demanderesse ait convenu d'un délai plus bref que 2 mois. C'est à la division d'examen qu'il revient de démontrer l'existence de cet accord, ce qu'elle n'a pas fait.

La Chambre estime qu'il s'agit ici d'un vice de procédure. Le fait que le rejet se soit basé sur de nouveaux documents cités moins de 2 mois avant la procédure orale rend ce vice substantiel, justifiant un renvoi devant la division d'examen et un remboursement de la taxe de recours. On notera ici que la demanderesse n'avait pas fait état d'un vice de procédure ni demandé de renvoi ou de remboursement de la taxe de recours.

Décision T1550/21

JUB - division locale de Munich 20.12.2023 - interprétation des revendications

La société SES-imagotag avait engagé une action en interdiction provisoire du brevet EP3883277 devant la division locale de Munich à l'encontre des sociétés Hanshow.

Le brevet porte sur des étiquettes électroniques et le débat portait essentiellement sur la question du positionnement du circuit imprimé 35, logé du côté de la face arrière du boitier 30, et de l'antenne 38, disposée sur ou dans le boitier 30 du côté de la face avant de l'étiquette.

vue arrière de l'étiquette

La Titulaire argumentait que le circuit imprimé n'était pas nécessairement sur ou en contact avec la face arrière et que l'antenne n'était pas nécessairement autour ou devant l'écran d'affichage. Il suffisait que l'antenne soit localisée entre le circuit imprimé et l'écran d'affichage.

La division locale estime que l'arrangement spatial des composants doit être interprété du point de vue de la personne du métier (dotée d'un diplôme en génie électrique avec plusieurs années d'expérience dans la conception d'étiquettes électroniques). Le brevet cherche clairement à réguler les interactions entre l'antenne et le circuit imprimé en ordonnant spatialement les deux composants. 

La demande telle que déposée peut être utilisée comme aide à l'interprétation. Dans les revendications d'origine, les deux composants étaient "à distance" l'un de l'autre, afin de limiter les interférences. En précisant au cours de l'examen que l'un était du côté de la face arrière et l'autre du côté de la face avant, la Titulaire a précisé l'espacement en prenant pour référence la taille du boitier et a clairement assigné un élément à une face et pas à l'autre.

Or dans les étiquettes arguées de contrefaçon au moins une partie substantielle de l'antenne (en jaune sur la photo ci-dessous) vient en contact avec la face arrière du boitier lorsque ce dernier est fermé. 

En conséquence, la division locale n'est pas convaincue avec une certitude suffisante que le brevet est contrefait, et ne fait pas droit à la demande d'interdiction.

Le point important de la décision est, comme l'indique la division locale, que les revendication telles que déposée peuvent être utilisées pour aider à interpréter des modifications apportées durant l'examen.

D'un point de vue procédural, la division locale juge que les frais mis à la charge de la partie perdante incluent également les frais liés au dépôt d'un mémoire préventif (protective letter).

Décision (en langue allemande)

Traduction en anglais

T953/22: où la modification d'une figure étend la protection

Selon la revendication du brevet, les extrémités de chaque raccord de tuyau se terminaient par des soudures par recouvrement d'une longueur (L2) d'au moins 100 mm.

Pendant l'examen, la Titulaire avait modifié la figure 4, arguant de la présence d'une erreur. 

Figure telle que déposée

Figure du brevet délivré

Dans le cadre du présent recours sur opposition, la Chambre considère qu'il n'y avait pas d'erreur évidente quant à la manière dont les longueurs L1 et L2 étaient représentées dans la figure 4 d'origine. La Chambre rejette en particulier les arguments tirés d'une incohérence avec la description ou avec les connaissances générales, ou encore d'un manque de faisabilité technique.

La Chambre estime en outre que cette modification change l'interprétation de la longueur de recouvrement (L2) revendiquée, dont la définition était ambiguë dans la description. L'article 100c) CBE s'oppose donc au maintien du brevet tel que délivré.

Dans sa première requête subsidiaire, la Titulaire a déposé une figure 4 identique à celle de la demande telle que déposée.

La Chambre juge ici que la modification enfreint l'article 123(3) CBE. La Titulaire argumentait que la portée du brevet était identique car les revendications étaient identiques. Mais la Chambre rappelle que dans le contexte de l'article 123(3) CBE les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins, en tenant compte du protocole interprétatif de l'article 69 CBE. 

La longueur de recouvrement (L2) revendiquée est définie au paragraphe [0039] en lien avec la figure 4. Cette longueur est représentée comme s'étendant d'un seul côté de la soudure circulaire 36 dans le brevet tel que délivré alors qu'elle correspond à la totalité du recouvrement dans le brevet tel que modifié. Une longueur totale de 160 mm, correspondant à 80 mm d'un côté de la soudure circulaire, n'était pas couverte par le brevet délivré, tandis qu'elle serait couverte par le brevet modifié.

La Titulaire argumentait qu'on ne pouvait donner utiliser la description et les dessins pour donner un sens différent à une revendication apportant un enseignement clair et technique sensé. La Chambre rétorque toutefois que cette jurisprudence ne porte pas sur l'application de l'article 123(3) CBE. 

Décision T953/22

Offre d'emploi

 

IP DEPARTMENT LEADER

DESCRIPTION DU POSTE

Ce poste est ouvert au sein du département de propriété industrielle de SGR Paris. Vous ferez partie du comité de direction de SGR Paris. Vos responsabilités seront les suivantes :

• Respect des règles et responsabilités EHS au quotidien - Partage avec l'équipe
• Gestion et animation de l'équipe (40%)
• Développer et animer l'équipe (23 ingénieurs PI / veille brevet dont 17 mandataires européens ; 10 assistantes)
• Innover dans les processus internes de PI
• Coordonner la rédaction et la poursuite des brevets en interne (portefeuille de 10 000 brevets actifs - 184 demandes rédigées en 2022 - entre 30 et 40 procédures orales par an devant l'OEB)
• Coordonner les veilles PI (environ 300 recherches par an : antériorité, liberté d'exploitation, analyse de la concurrence, cartographie brevets)
• Gérer la transition numérique
• Contribuer à l'évolution du monde de la propriété intellectuelle
• Partenaire en matière de stratégie de propriété intellectuelle (20 %)
• Membre des réunions PI des business units
• Animation et collaboration avec les autres équipes PI de Saint-Gobain
• Conseil et formation (10%)
• Mise en place et animation de sessions de formation pour le Groupe Saint-Gobain
• Veille juridique et jurisprudentielle
• Validation des clauses de PI dans les contrats de confidentialité et de collaboration (15%)
• Actions externes - Travail en réseau (15%)
• Gestion du réseau des agents de brevets étrangers
• Membre d'associations professionnelles
• Réseau avec des acteurs externes de la PI (cabinets d'avocats privés et offices de brevets FR/EP)
• Gestion des fournisseurs d'outils de PI

PROFIL RECHERCHÉ

• Formation scientifique/PI/juridique, de préférence mandataire en brevets européens
• Expérience : au moins 10 ans dans le domaine de la propriété intellectuelle et de la gestion d'équipe
• Compétences linguistiques : anglais courant
• Bonnes compétences en matière de gestion d’équipe - Orientation client - Orientation vers les résultats - Vision stratégique - Bonne communication - Gestion du changement dans le domaine de la propriété intellectuelle.

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