T840/09 : pas de recours si l'on n'est pas affecté par la décision

Dans la présente espèce, la division d'opposition a décidé que la requête principale et son objet satisfaisaient aux exigences de la CBE. Dans la partie des motifs relative à la nouveauté, la division d'opposition a considéré la priorité comme non valable.

La Titulaire a formé un recours aux seules fins de faire juger la priorité comme valable.
La Chambre rejette le recours comme irrecevable, aux motifs que la décision attaquée avait fait droit à ses prétentions (Art 107 CBE).

Elle juge tout d'abord que la "considération de la division d'opposition n'a pas fait obstacle à ce que la décision soit rendue en pleine conformité avec la requête (principale) du titulaire (requérant) et ne figure pas dans le dispositif de la décision. Elle constitue simplement un motif qui en soi n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne lie aucune juridiction nationale. [...] il ne s'agit donc pas d'une "décision qui rend opposables tous les documents publiés entre la date de priorité et la date de dépôt effectif, ainsi que les divulgations, utilisations publiques, etc. ayant pu avoir lieu pendant cette même période", mais d'un raisonnement au soutien de la décision qui en elle-même a fait droit, dans le cadre d'une décision intermédiaire, à l'intégralité de la requête (principale) du titulaire du brevet telle qu'elle a été soumise à la division d'opposition.
En conformité avec la jurisprudence constante des chambres de recours (parmi de nombreuses décisions, voir T 84/02) un tel motif, même s'il est défavorable au titulaire de brevet, ne lui fait pas grief et, par conséquent ne peut être remis en cause à la base de l'Article 107 CBE."

A la Titulaire qui se réfère à la décision T73/88, dans laquelle on peut lire "toutefois, dans le cas où un opposant forme un recours, le titulaire du brevet qui souhaite contester le bien-fondé des objections de la division d'opposition doit, par voie de recours incident, exposer ses arguments dans les observations qu'il présente en réponse au mémoire de recours", la Chambre rétorque "que la phrase citée vise les moyens de défense du titulaire dans le cas où un recours (recevable) est formé par l'opposant", et "ne porte pas sur les exigences de l'article 107 CBE quant à un recours formé par le titulaire du brevet."

Décision T840/09
Lire le commentaire sur le blog K's Law

Offres d'emploi

Le cabinet LLR recherche 2 ingénieurs brevets:

• un ingénieur brevets (h/f) spécialisé en chimie/biochimie, mandataire européen, qualifié en propriété industrielle, au moins six ans d'expérience

• un ingénieur brevets (h/f) « mécanique » 

Pour un descriptif complet des postes et vous porter candidat(e), cliquer ici.

PCT : nouveaux montants de taxe au 1er novembre

Certaines taxes PCT feront l'objet d'une augmentation au 1er novembre.

Parmi les taxes concernées, la taxe internationale de dépôt passe à 1174€ (contre 1088) plus 13€ par page à partie de la 31ème (contre 12 actuellement).

Consulter tous les montants
Information sur le site de l'OEB

T711/07 : l'Art 12(4) RPCR s'applique depuis...

Les lecteurs réguliers de ce blog se sont rendu compte de l'application croissante de l'Art 12(4) RPCR par les Chambres de recours, article qui permet à ces dernières de ne pas admettre dans la procédure des requêtes dont elles estiment que la Titulaire aurait dû ou même pu les déposer devant la première instance. Quelques exemples récents d'application de cet article se trouvent ici, ici, ici ou encore ici.

Dans cette affaire, un des arguments de la Requérante pour faire admettre sa requête tardive consistait à soutenir que la pratique de l'Office avait bien changé par rapport au temps où une requérante pouvait déposer n'importe quelle nouvelle requête à tout moment de la procédure, sans avoir à expliquer pourquoi ces requêtes n'avaient pas été déposées en première instance.

La Chambre rétorque que ce n'est pas sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR qu'elle refuse d'admettre la requête tardive, mais sur celui de l'Art 13(1).

Mais la Chambre en profite pour signaler que l'Art 12(4) RPCR (qui s'appelait Art10bis(4) avant le 13 décembre 2007 ) est applicable aux recours formés après le 1er mai 2003.
Pour les bases juridiques : articles 2 et 3 de la décision du Présidium du 28 octobre 2002 (JO 2003, 62) ensemble la décision du CA du 12 décembre 2002 (JO 2003, 61).

Décision T711/07

T1194/08 : la division d'opposition ne peut plus revenir sur son opinion d'admettre un document

Le document E15 avait été soumis par l'Opposante le 5 juin 2007, durant la procédure de première instance. La Titulaire avait soumis des observations sur ce document, sans faire d'objection à l'encontre de son admission dans la procédure (c'est la Chambre qui souligne). Dans son opinion provisoire accompagnant la citation à la procédure orale, la division d'opposition avait indiqué que le document E15 était accepté dans la procédure. Ce n'est que 5 jours avant la procédure orale que la Titulaire avait émis une objection quant au caractère tardif du document, et la division d'opposition avait finalement décidé d'écarter E15, au motif qu'il avait été soumis tardivement et n'était pas plus pertinent que les documents déjà au dossier.

La Chambre est d'avis que la division d'opposition n'avait pas le droit de renverser sa décision quant à l'admission de E15 lors de la procédure orale. L'Opposante était en droit de se fier à la décision précédente d'admettre le document. La requête de la Titulaire en vue de rejeter E15 pouvait d'ailleurs être considérée comme tardive.
La Chambre considère en conséquence que le document E15 est déjà dans la procédure et qu'il n'y a pas à prendre de décision sur son admission dans la procédure.

Dans l'opinion provisoire, la division d'opposition avait écrit : "The preliminary opinion of the Opposition division is as follows : Document E15 is accepted as belated submission. The document is considered as an example supporting the inventive step objection made in the communication dated 16.02.2007". Apparemment, la Chambre considère cette opinion préliminaire comme une décision sur laquelle la division d'opposition ne peut plus revenir.

A noter un autre point intéressant dans cette décision : la requête subsidiaire 2 n'est pas considérée comme impliquant une activité inventive. La Chambre faut toutefois remarquer que si les revendications avaient été jugées inventives, le brevet aurait probablement été révoqué car, la Titulaire absente à la procédure orale n'ayant pas soumis de description adaptée à cette requête, la description "pendante" était à certains égards en contradiction avec les revendications (en l'espèce la Figure 9 ne tombait plus dans portée de la revendication). Attention donc à ne pas oublier de soumettre des descriptions adaptées à chaque requête lorsque l'on prévoit de ne pas se rendre à la procédure orale, comme je l'avais souligné dans mon billet du 23 mai dernier.

Décision T1194/08

T888/07 : le refus d'admettre une requête ne fait pas revivre la précédente version

Deux jours avant la procédure orale, la demanderesse a envoyé à l'OEB une nouvelle requête principale ainsi que deux requêtes subsidiaires. Ces requêtes ont été reçues le jour même par la section de dépôt, mais n'ont pas été transmises à la division d'examen avant la procédure orale.
Le jour de la procédure orale, la demanderesse a soumis une requête principale, mais n'a pas déposé ou mentionné de requêtes subsidiaires.

La division d'examen a refusé d'admettre la nouvelle requête principale sur le fondement de la R.86(3) CBE1973, considérant que l'Art 84 CBE n'était prima facie pas respecté du fait de la suppression d'une caractéristique essentielle. A défaut de requêtes, la demande a été rejetée.

En recours, la requérante a requis un remboursement de la taxe de recours pour vice substantiel de procédure. Selon elle, la requête soumise précédemment à celle que la division d'examen a refusé d'admettre dans la procédure aurait dû être examinée par la division d'examen.

Pour la Chambre, cette opinion n'est pas correcte: lorsqu'une requête est remplacée par une autre, elle n'est plus pendante. Lorsqu'une division d'examen exerce le pouvoir discrétionnaire conféré par la R.86(3) CBE pour refuser une nouvelle requête, elle doit permettre à la demanderesse de commenter les motifs qui la conduisent à prendre une telle décision. Si la demanderesse maintient sa requête, la demande doit être rejetée puisqu'il n'existe pas de texte approuvé par la demanderesse et accepté par la division d'examen.
Dans le cas d'espèce la division d'examen a refusé d'admettre dans la procédure la nouvelle requête, qui avait remplacé les précédentes requêtes. Décider de rejeter la demande au motif que les précédentes requêtes n'étaient pas acceptables aurait enfreint l'Art 113(2) CBE puisque ces revendications n'étaient plus pendantes. Si la division d'examen refuse d'admettre un nouveau jeu de revendications cela ne fait pas automatiquement revivre les précédents jeux de revendications, à moins qu'ils ne soient présentés par la demanderesse comme des requêtes subsidiaires.

Le procès-verbal de la procédure orale fait apparaître que la demanderesse n'a pas réagi en se référant à des requêtes subsidiaires, alors que le Président a explicitement porté à son attention la situation juridique et ses conséquences. Le procès-verbal n'ayant pas été contesté, son exactitude ne peut être mise en doute (R11/08, pt 16).

La Chambre en conclut que le droit d'être entendu de la demanderesse a été parfaitement respecté.

Décision T888/07
Le blog K's Law a aussi commenté cette décision, comme souvent avec un temps d'avance

Résultats EQF

Les résultats de l'EQF brevet 2011 sont publiés ici.

L'invention de la semaine

Cette semaine, une demande de brevet signalée il y a quelques semaines par un commentateur, qui porte le titre suivant : "méthode et appareil pour trouver l'amour".

Cette demande de brevet est en fait une oeuvre d'art.

US2003083544

C-34/10 : CJUE et brevetabilité des cellules souches

On se souvient qu'en 2009 la CJUE a été saisie d'une question préjudicielle par le BGH portant sur l'interprétation de l'Art 6.2.c) de la directive 98/44/CE. Cet article interdit de breveter "les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales".


La CJUE a décidé hier ce qui suit :

1)      L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens que:

–        constituent un «embryon humain» tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer;

–        il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d’un embryon humain au stade de blastocyste constitue un «embryon humain» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44. 

2)      L’exclusion de la brevetabilité portant sur l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales énoncée à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 porte également sur l’utilisation à des fins de recherche scientifique, seule l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l’embryon humain et utile à celui-ci pouvant faire l’objet d’un brevet. 

3)      L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 exclut la brevetabilité d’une invention lorsque l’enseignement technique qui fait l’objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d’embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l’enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l’utilisation d’embryons humains.

Ce dernier point rappellera les motifs de la décision G2/06.

Lire l'arrêt

Lire l'article du blog IPKat 

T1244/08 : déclaration irrévocable

Par sa lettre adressée à l´OEB le 5 avril 2011 le requérant a déclaré: "la société L ayant décidé d'abandonner le brevet en référence, elle n'accepte pas le brevet tel que délivré et ne propose pas de texte modifié. En conséquence, la procédure orale du 7 juillet 2011 n'a plus lieu d'être".

Avec sa lettre du 11 avril 2011, le requérant a changé d'avis et fait une requête tendant à la rétractation de cette déclaration.

Pour la Chambre, la première déclaration est assimilable à un retrait du recours, qui met fin à la procédure de recours, et qui ne peut plus être rétractée.

Laissons la parole à la Chambre :

 "il résulte clairement et sans aucun équivoque du texte de la déclaration du 5 avril 2011 que le requérant renonçait sans aucune restriction ni aucune réserve à son brevet déjà révoqué par la division d'opposition (Article 113(2) CBE). Aucun doute ne pouvait exister sur l'intention du requérant exprimée dans sa déclaration, à  savoir que son brevet demeurât définitivement révoqué et qu'il ne manifestait par conséquent plus d'intérêt dans la procédure de recours.  
Selon la jurisprudence constante des Chambres de recours (T 18/92, T 481/96, T 1003/01, T 53/03, aucune publiée dans JO OEB), une déclaration d'un requérant, titulaire d'un brevet révoqué par une division d'opposition, indiquant clairement et sans ambiguïté qu'il n'a plus d'intérêt dans la poursuite de la procédure de recours est assimilable à une déclaration de retrait du recours. En conséquence, la Chambre arrive à la conclusion que la déclaration du 5 avril 2011 est assimilable à un retrait du recours mettant immédiatement fin à la procédure de recours, la décision de révocation de la division d'opposition devenant définitive. Dès lors, une requête postérieure tendant à la rétractation de cette déclaration et visant la poursuite de la procédure de recours est irrecevable." 

Décision T1244/08
Voir l'article qui lui est consacré par le blog K's Law

EQE préliminaire

Le 5 mars 2012 sera organisé le premier EQE préliminaire, destiné aux candidats disposant de 2 ans d'expérience. Une réussite à cet examen sera un préalable à l'inscription à l'EQE 2013 (pour les "first sitters").

Quelques détails sur ce pré-examen ont été donnés lors de la réunion des tuteurs qui s'est tenue à Munich la semaine dernière. Je n'ai pas pu y assister cette année, mais Thierry Senninger, tuteur au CEIPI, m'a transmis quelques informations glanées sur place.

L'examen, qui durera 4 heures, comportera 10 questions juridiques et 10 questions portant sur l'analyse de revendications.

Le principe en est le suivant : pour chaque question, 4 affirmations sont proposées et il est nécessaire de cocher pour chacune si elle est correcte ou incorrecte. 5 points sont attribués si les 4 réponses sont correctes, 3 points si 3 réponses sont correctes, 2 points si 2 réponses sont correctes, et 0 point dans les autres cas.

La partie juridique consiste à vérifier la maîtrise des concepts de base du droit européen, et nécessite une connaissance approfondie de la CBE. La connaissance des décisions des chambres de recours n'est pas testée, mais il faut connaître les décisions de la Grande chambre les plus importantes.

La partie "analyse des revendications" teste la connaissances des concepts de nouveauté, d'activité inventive, de portée des revendications et de l'Art 123(2) CBE. Sur le plan technique, les sujets devraient porter sur de la "petite" mécanique (type "brise-oeuf" comme pour l'examen blanc de mars 2011 ou commande de commutateur pour l'examen blanc de septembre 2011). La longueur du texte à lire (parties descriptives de l'invention et de l'art antérieur) devrait être sensiblement du même ordre que dans le cas de l'examen blanc de 2011 (voir plus bas).

Détail pratique : prévoir un crayon HB et une bonne gomme; la correction étant automatisée, il faut éviter de laisser des cases partiellement noircies.

Pour plus de détails sur ce pré-examen et vous entraîner, voir le deuxième examen blanc de 2011 (septembre) et le premier examen blanc (mars 2011) ainsi qu'une note explicative, la feuille de réponse et le communiqué du jury d'examen du 23 septembre 2011.

Un séminaire de formation sur le pré-EQE est organisé par le CEIPI à Strasbourg du 7 au 11 novembre 2011.

L'EQE 2013 diffèrera sensiblement des épreuves précédentes. L'épreuve B ne durera plus que 3 heures, et des jeux de revendications seraient proposés par le client.
L'épreuve C durera 5 heures au lieu de 6 actuellement, et ne devrait plus comporter de questions juridiques.
L'épreuve D se verra amputée de 2 heures.

T541/08 : nouvelle objection, en l'absence de la partie adverse

Que faire lorsqu'une partie dûment convoquée ne se rend pas à la procédure orale ? Son droit d'être entendu doit-il être respecté, ou au contraire doit-on considérer que la partie absente a renoncé à ce droit ?


Vaste débat, que la décision T541/08 ne tranche pas.

L'Art 14(4) RPCR prévoit que "la Chambre n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures." Cette disposition ne prévoit toutefois pas explicitement qu'une partie absente a renoncé à son droit d'être entendu.

Dans l'affaire en question, la Titulaire-intimée a renoncé à se présenter à la procédure orale. Lors de cette dernière, l'Opposante-requérant a, pour la première fois, émis des objections au titre de l'Art 123(2).

La Chambre préfère ne pas prendre position sur cet argument : cette question n'ayant pas pour origine des amendements introduits par l'intimée pendant la procédure de recours, l'intimée ne pouvait raisonnablement s'attendre à devoir se défendre sur ce point précis. On peut donc se demander si cette question peut être traitée durant la procédure orale sans enfreindre le droit d'être entendu de l'intimée.
Du reste, les différentes requêtes n'impliquant pas d'activité inventive, nul besoin de trancher cette question  (mais quid si toutes les autres exigences de la CBE avaient été respectées ?).

La Chambre établit une distinction avec l'affaire T341/92, dans laquelle la Titulaire "pouvait s'attendre, d'après l'état d'avancement de la procédure, à ce que la question soit examinée, et qu'elle savait, au vu de la procédure, selon quels critères cette question serait appréciée".

Décision T541/08

L'invention de la semaine

Un lecteur me signale cette belle invention : l'airbag pour téléphone portable (et autres dispositifs portatifs).

WO2011/100464, dont un des inventeurs n'est autre que Jeffrey Bezos, fondateur et PDG d'Amazon.

T2006/09 : des parties en poids peu claires

La revendication 1 avait pour objet une encre comprenant  des composés présents dans diverses quantités :

A liquid ink jet ink comprising a solvent [...], and wherein the solvent contains at least one kind of a solvent that is polymerized in the presence of an acid, which at least one solvent is an aromatic oxetane compound,
wherein an alicyclic epoxy compound and an aliphatic or alicyclic oxetane compound having a valency of at least 2 are added,
wherein the aromatic oxetane compound is present in an amount of 0 to 40 parts by weight, wherein the alicyclic epoxy compound is added in an amount of no larger than 50 parts by weight, wherein the total amount of oxetane compound is at least 40 parts by weight based on the total amount of liquid ink, wherein the total amount of the compounds having an alicyclic and an aromatic skeleton is at least 30 parts by weight.

La revendication mentionne des "parties en poids" sans indiquer la teneur de référence commune (par exemple 100 parts en poids du solvent ou de l'encre). Sans l'indication d'une telle teneur de référence, le poids d'une partie d'un composé peut différer du poids d'une partie d'un second composé, ce qui rend la revendication obscure.

La demanderesse a argumenté qu'il était clair pour l'homme du métier que les parties en poids se réfèrent à 100 parties en poids du solvant, à l'exception de la quantité totale de dérivés d'oxetane, mais la Chambre ne voit pas de raison pour laquelle l'homme du métier n'aurait pas pu considérer comme base 100 parties de l'encre totale.

Même si les revendications doivent être claires en elles-mêmes, la Chambre en profite pour souligner qu'une référence à la description n'aurait pas supprimé le défaut de clarté, les différentes parties de la description se référant tantôt au poids de solvant ou au poids de l'encre.


Décision T2006/09

T1685/10 : il faut prouver l'effet thérapeutique

Le brevet en cause avait pour objet l'utilisation d'inhibiteurs RAS spécifiques pour fabriquer un médicament destiné à traiter ou prévenir les AVC chez les patients humains.

La Chambre rappelle que lorsqu'une application thérapeutique est revendiquée sous la forme de l'utilisation d'une substance pour la fabrication d'un médicament en vue d'une application thérapeutique donnée, l'obtention de l'effet thérapeutique est une caractéristique fonctionnelle de la revendication. Afin de respecter les exigences de suffisance de description, la demande doit divulguer l'aptitude du produit à être fabriqué pour l’application revendiquée (T433/05, pt 28).

Dans le cas d'espèce, le brevet décrit un mécanisme théorique qui pourrait expliquer l'effet revendiqué, mais ne contient aucune preuve directe démontrant l'aptitude des inhibiteurs RAS à traiter ou prévenir les AVC. Le seul exemple du brevet montre qu'une inhibiteur particulier augmenter le potentiel de membrane mitochondriale de cardiomyocytes de rats, ce qui n'a aucun lien direct avec le traitement des AVC. Au contraire, des essais cliniques publiés après le dépôt du brevet ont démontré le contraire.

La Chambre admet que des essais in vitro peuvent constituer un moyen de preuve suffisant pour démontrer la présence d'un effet thérapeutique. Toutefois, les conditions du tests doivent être soigneusement choisies et devraient correspondre autant que possible aux conditions in vivo. Dans le cas d'espèce, les tests in vitro diffèrent des conditions in vivo sur deux aspects essentiels, le choix de l'agent actif et du type de cellules, et les conclusions tirées des tests in vitro ont depuis été désapprouvées par des tests in vivo.

En conséquence, le brevet est révoqué pour insuffisance de description.

Décision T1685/10

L'invention de la semaine

Cette semaine, un brevet d'IBM US6329919, qui m'a été signalé par un lecteur, et qui porte sur une méthode de réservation de toilettes, particulièrement utile en avion.

La Figure 3B montre que les personnes voyageant en classe économique et n'ayant pas leur carte FlyingBlue risquent de devoir patienter...
Le brevet n'indique pas en revanche l'ordre à attribuer à un certain acteur bien connu.

La nouvelle loi américaine sur les brevets : de nouvelles possibilités d’agir après la délivrance du brevet (3/3)

par Philippe Signore et Scott McKeown, du cabinet Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P

6.    Redélivrance (procédure existante)

Une demande en redélivrance permet au titulaire de brevet de corriger une erreur figurant dans son brevet délivré. Une « erreur » typique, pouvant être corrigée par redélivrance, concerne les cas où  l’invention n’a pas été revendiquée dans toute sa portée. Si la demande en redélivrance est déposée dans les deux années qui suivent la date de délivrance, les revendications peuvent être élargies. Dans le cas contraire, les revendications ne peuvent être que limitées dans leur portée, par exemple pour les faire échapper à un art antérieur nouvellement découvert. Dans les deux cas, de nouvelles revendications peuvent être déposées. D’autres erreurs pouvant être corrigées concernent des inexactitudes dans la description, où l’oubli d’une revendication de priorité étrangère. 

La loi AIA ne modifie pas les principes de base de la procédure de redélivrance. Cependant,  avant la loi AIA, une erreur ne pouvait être corrigée que si elle s’était produite sans intention de tromper. La loi AIA supprime cette exigence à compter du 16 septembre 2012. La conséquence principale de cette modification est la suppression d’un moyen de défense qu’un tiers accusé de contrefaçon pouvait vouloir utiliser en tentant de montrer que le breveté avait bel et bien eu l’intention de tromper l’USPTO. Cette modification est en accord avec d’autres dispositions de la loi AIA, qui visent à réduire, dans les litiges, le nombre de questions subjectives, comme par exemple les questions relatives à l’intention des parties,  ceci afin de réduire l’incertitude des litiges et leur coût. 

7.    Dérivation (nouvelle procédure)

Cette procédure est destinée à lutter contre les dépôts indélicats de demandes de brevets par des personnes non autorisées, à partir du travail d’un inventeur, lequel aura déposé une demande de brevet postérieurement à la première. Cette procédure entrera en vigueur à compter du 16 mars 2013. 

8.    Procédure d’interférence (procédure existante, en voie de disparition)

La loi AIA a fait passer le système d’attribution des brevets au système de l’inventeur premier déposant. Les procédures d’interférence vont donc progressivement disparaître. Mais elles peuvent encore être engagées jusqu’au 16 septembre 2012.

9.    Programme transitoire pour les brevets de méthodes d’affaires (nouvelle procédure)

Cette procédure a été imaginée à la suite d’un lobbying intense de la part de certaines banques qui étaient poursuivies en contrefaçon de brevet. Elle n’est accessible qu’aux sociétés ayant été poursuivies pour contrefaçon de méthodes d’affaires brevetées qui ne seraient pas des inventions technologiques. Cette procédure sera utilisable à compter du 16 septembre 2012, mais seulement pendant les huit années suivantes.

La nouvelle loi américaine sur les brevets : de nouvelles possibilités d’agir après la délivrance du brevet (2/3)

par Philippe Signore et Scott McKeown, du cabinet Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P

3.    Révision après délivrance (Post Grant Review)

La loi AIA a introduit une nouvelle procédure, qui ressemble à certains égards à la procédure d’opposition pratiquée devant l’OEB. Un tiers peut requérir une Post Grant Review d’un brevet délivré, dans le délai de 9 mois à compter de la date de délivrance du brevet (et avant un éventuel jugement déclaratoire d’invalidité déposé par le requérant). Les brevets soumis à cette procédure doivent avoir une date effective de dépôt (première date de priorité) non antérieure au 16 mars 2013, de sorte que cette procédure se mettra progressivement en place.

Contrairement à la procédure d’opposition européenne, la partie qui est réellement  intéressée dans cette Post Grant Review doit être identifiée. La requête peut s’appuyer sur tout motif d’invalidité (sauf l’absence de description du meilleur mode de réalisation - best mode). En d’autres termes, le tiers peut contester la nouveauté, la non-évidence, la suffisance de description de l’invention ainsi que l’appartenance à une catégorie d’inventions brevetables. La nouveauté et la non-évidence peuvent être contestées sur la base de brevets ou de publications, mais aussi sur la base de preuves d’usage public, de mise en vente ou de toute autre forme de description publique. Cependant, les requêtes ne sont pas automatiquement accordées. Pour qu’elles le soient Il faut que la requête établisse qu’il est plus probable qu’improbable qu’au moins une des revendications n’est pas brevetable, ou qu’une question de droit nouvelle ou non résolue importante pour d’autres brevets ou demandes de brevets, est soulevée. 

La procédure se déroulera devant trois juges administratifs de brevets, appartenant au Patent Trial and Appeals Board (PTAB), qui remplace le Board of Patent Appeals and Interferences (BPAI). Ces juges ne sont pas des examinateurs de brevets (bien qu’ils aient pu l’être dans le passé). Ils ne traitent que de procédures après délivrance et d’appels. Ce sont des juges expérimentés en matière de brevets. Le Patent Trial and Appeals Board pourra autoriser des Discovery limitées, des arrangements entre les parties, accorder des audiences, prendre des décisions de protection (protective orders) et envisager tout autre moyen habituel en matière de litige. La procédure Post Grant Review se déroulera comme un litige devant un tribunal, avec le dépôt de conclusions (motions) et elle se terminera par une audience à l’issue de laquelle les juges rendront leur décision. Une seule occasion sera offerte pour amender les revendications. La durée d’une procédure Post Grant Review doit être comprise entre 12 et 18 mois à compter de l’accord de la requête. Les deux parties peuvent interjeter appel de la décision finale auprès de la CAFC.

Un point important de cette nouvelle procédure de Post Grant Review tient à l’empêchement qu’elle peut entraîner. Cet empêchement concerne tout motif ayant été soulevé ou qui aurait pu raisonnablement être soulevé pendant la procédure. Cette règle est semblable à celle qu’on trouve dans la procédure de réexamen inter partes (cf. § 2), avec une différence importante : puisque les motifs avancés pour requérir une Post Grant Review sont tous les motifs d’invalidation, la partie accusée de contrefaçon se voit empêchée, dans un litige ultérieur, de soulever tout moyen de défense qui serait fondé sur l’invalidité du brevet. Ainsi, un tiers joue gros en s’engageant dans une telle procédure.

La principale conséquence de cet effet d’empêchement est que le requérant devra effectuer préalablement au dépôt de sa requête en Post Grant Review une analyse approfondie de tous les moyens de défense envisagés et raisonnables.

4.    Révision inter partes (nouvelle procédure)

A compter du 16 septembre 2012, les révisions inter partes remplaceront les réexamens inter partes. Cette nouvelle procédure entrera en application progressivement de manière à ne pas surcharger l’USPTO. A cette fin, il est prévu de limiter le nombre de procédures par an jusqu’en 2016. Cette procédure, qui se déroulera devant le Patent Trial and Appeals Board s’appliquera à tout brevet délivré, quelle que soit sa date de délivrance. Cette procédure de révision inter partes partage certaines dispositions avec la Post Grant Review, avec toutefois deux différences importantes :

a)    Primo, une révision inter partes ne peut être requise qu’après les 9 mois qui suivent la date de délivrance du brevet, ceci pour éviter le recours simultané à une Post Grant Review. La requête doit aussi être déposée dans l’année qui suit la notification de plainte pour contrefaçon, ou avant que la partie tierce ne  s’engage dans une action en jugement déclaratoire d’invalidité. Cette disposition est destinée à éviter une perte de temps pour l’USPTO à propos d’un brevet qui se trouverait  engagé par la suite dans une procédure de litige. 

b)    Secundo, cette nouvelle procédure ne peut être fondée que sur des brevets et des publications imprimées. Cette règle limite les possibilités mais, en même temps, limite les effets d’empêchement. Autrement dit, alors que la partie accusée de contrefaçon, qui a préalablement requis une révision inter partes, ne pourra plus soulever, pendant le litige, un moyen de défense qui serait fondé sur des brevets ou sur des publications imprimées, elle pourra encore contester la nouveauté et la non-évidence de l’invention sur la base d’un usage public, ou d’une vente, ou  d’une description insuffisante ou sur la non appartenance de l’invention à une catégorie d’inventions brevetables.

5.    Examen supplémentaire (nouvelle procédure)

La loi AIA prévoit cette nouvelle procédure offerte aux titulaires de brevets pour leur permettre de remédier à une conduite inéquitable à l’égard de l’USPTO, afin d’éviter le défaut d’opposabilité du brevet. Cette procédure permet de considérer, reconsidérer ou corriger une information relative au brevet. L’examen supplémentaire est ordonné si l’on trouve qu’il existe une question de brevetabilité nouvelle et substantielle. On notera que le but visant à corriger une conduite inéquitable peut être obtenu même si l’USPTO ne trouve pas de question nouvelle et substantielle. L’art antérieur pris en compte dans cette procédure n’est pas limité aux brevets et aux publications imprimées, mais peut aussi comprendre des informations pertinentes non publiées. Les titulaires de brevets peuvent utiliser cette procédure pour corriger de fausses affirmations ou des présentations erronées, par exemple dans la description, dans les déclarations ou dans les réponses à des notifications officielles. 

La procédure d’examen supplémentaire suivra sensiblement la procédure de réexamen ex parte (cf. § 1), à quelques différences près. Elle entrera en vigueur à compter du 16 septembre 2012.

Dans le billet de demain:  redélivrance, dérivation, interférence et programme transitoire pour les méthodes d'affaires

La nouvelle loi américaine sur les brevets : de nouvelles possibilités d’agir après la délivrance du brevet (1/3)

Le deuxième volet de la présentation sur la nouvelle loi américaine, aujourd'hui un tour d'horizon des procédures post-délivrance, actuelles et futures

par Philippe Signore et Scott McKeown, du cabinet Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P

Compte tenu de la longueur de l'article, ce billet est découpé en 3 parties. Les deux autres parties seront publiées mercredi et jeudi.

La nouvelle loi américaine sur les brevets dite America Invents Act (AIA), récemment promulguée (cf. billet du 21 septembre 2011), a prévu de nouvelles procédures utilisables après la délivrance des brevets et a modifié les procédures existantes. Elle offre une grande diversité de moyens d’action auprès de l’Office Américain des Brevets et des Marques (USPTO). Elle permet ainsi aux titulaires de brevets et aux tiers, de revoir les titres délivrés. Le présent article résume ces procédures nouvelles ou modifiées. En particulier, la nouvelle procédure dite Post Grant Review, qui fait l’objet de la section 3,  intéressera sans doute les Européens car elle se rapproche de la procédure d’opposition des brevets européens.

1.    Réexamen du brevet, procédure ex parte (procédure existante)

En vigueur depuis les années 80, la procédure ex parte de réexamen d’un brevet permet au titulaire d’un brevet ainsi qu’à tout tiers de requérir le réexamen d’un brevet délivré, et ce pendant toute la période où le brevet est en vigueur. Cette requête ne peut s’appuyer que sur des brevets ou des publications imprimées. Elle n’est accordée que si l’art antérieur soumis soulève une question de brevetabilité nouvelle et substantielle (substantially new question of patentability ou SNQ en abrégé). Le tiers qui conteste le brevet peut déposer sa requête de manière anonyme. Il n’est pas rare de voir déposer, en même temps que la requête, une déclaration d’expert sur la portée et le contenu de l’art antérieur, appréciés à la date de dépôt de la demande correspondant au brevet à réexaminer. Au cours du réexamen, les revendications peuvent être amendées, supprimées ou confirmées, mais elles ne peuvent pas être élargies. 

Lorsque la requête a été accordée, celui qui conteste le brevet ne peut intervenir dans la procédure qui s’ouvre.

La procédure de réexamen est menée de manière accélérée par trois examinateurs appartenant à un groupe de réexamen spécial de l’USPTO (Central Reexamination Unit). La procédure dite de Discovery,  utilisée dans les litiges, n’est pas autorisée ici. Il ne peut non plus y avoir de demande en Continuation après un rejet définitif, comme c’est le cas dans une procédure ordinaire d’examen. Le rejet final des revendications peut faire l’objet d’un appel de la part du titulaire du brevet (mais pas de la partie tierce), auprès du Board of Appeals de l’USPTO. Un réexamen complet peut prendre quelques années. Cette procédure ne crée pas d’empêchements (estoppels). Cependant, en pratique, un art antérieur qui aurait été rejeté par l’USPTO aurait peu de chances d’être pris en compte dans une procédure postérieure (par exemple dans un litige auprès des tribunaux).

La pratique de cette procédure de réexamen ex parte n’a guère été modifiée par la loi AIA. La seule modification apportée précise qu’un appel de la part du breveté de la décision du Board of Appeals ne peut être porté que devant la Cour d’Appel pour le Circuit Fédéral (Court of Appeals for the Federal Circuit ou CAFC). Cette modification a pris effet immédiatement.

2.    Réexamen du brevet, procédure inter partes (procédure existante)

La procédure de réexamen inter partes permet à un tiers de requérir le réexamen d’un brevet délivré pour les brevets dont la date de dépôt de la demande est postérieure au 29 novembre 1999. La requête peut être déposée tant que le brevet est en vigueur. Cette requête ne peut s’appuyer que sur des brevets ou des publications imprimées. Avant la promulgation de la loi AIA, cette requête n’était accordée que si l’art antérieur soumis soulevait une question de brevetabilité nouvelle et substantielle. Des déclarations d’expert sont généralement déposées tout au cours de la procédure, par le breveté ou par le tiers contestant.

Le tiers requérant ne peut rester anonyme, comme dans la procédure ex parte (cf. § 1). Par ailleurs,  il participe activement à la procédure. Comme dans la procédure ex parte, il n’y a pas de Discovery, et les revendications ne peuvent être élargies. La procédure inter partes se déroule devant trois examinateurs appartenant à la Central Reexamination Unit. Ses décisions de rejet des revendications peuvent faire l’objet d’un appel par la tierce partie ou par le titulaire du brevet, auprès du Board of Appeals de l’USPTO. Une procédure inter partes complète peut prendre quelques années.

Contrairement au réexamen ex parte, un réexamen inter partes peut créer des empêchements (estoppels) pour toute question de fond soulevée ou qui aurait pu raisonnablement être soulevée, mais seulement après que toutes les voies de recours auront été épuisées. Les défenseurs dans une action en contrefaçon utilisent souvent la procédure de réexamen inter partes pour tenter de retarder le litige, ou pour échapper à la contrefaçon, ou pour réduire les dommages et intérêts par l’effet d’amendements réduisant la portée des revendications. 

La loi AIA substitue au critère standard de question de brevetabilité nouvelle et substantielle, un nouveau critère selon lequel il existe une probabilité raisonnable que le requérant l’emporterait en ce qui concerne au moins une des revendications contestées dans la requête. Cette modification a pris effet immédiatement.

La procédure de réexamen inter partes disparaîtra progressivement à partir du 16 septembre 2012, et sera remplacée par une nouvelle procédure, analysée ci-après (cf. § 4) et dite révision inter partes. Comme l’adoption de cette nouvelle procédure apporte avec elle de nouvelles limitations dans la révision effectuée par l’USPTO pendant qu’un litige parallèle est en cours, les défenseurs actuels ont encore le choix entre requérir un réexamen inter partes avant le 16 septembre 2012, ou requérir une révision inter partes après cette date.  En outre, les défenseurs engagés dans une action en contrefaçon de brevets anciens (demande déposée avant le 29 novembre 1999), qui ne sont pas habilités à requérir un réexamen inter partes, auraient  intérêt à attendre le 16 septembre 2012, date à partir de laquelle ces brevets pourront être soumis à une révision inter partes.

Dans le billet de demain : Post-Grant Review,Révision Inter Partes et Examen supplémentaire

T1309/07 : confidentialité implicite dans les relations client-fournisseur

Cette décision s'intéresse aux problèmes de confidentialité implicite en cas de relations clients-fournisseurs.

L'Opposante a fait valoir un usage antérieur, en l'occurrence la livraison de 17 520 pistons à un constructeur automobile (Renault) en 1997 et 1998. La Titulaire prétendait quant à elle que ces pistons avaient été livrés à titre expérimental, afin de réaliser des essais.

La Chambre n'est pas de cet avis. Le nombre élevé de pièces livrées (correspondant à au moins 4000 véhicules) et le fait que les pistons en question figuraient dans un catalogue de pièces de rechange permet au contraire de considérer que ces pistons ont été livrés pour une production en série.

Pour la Chambre, on doit admettre la présence d'une obligation (au moins implicite) de confidentialité lorsqu'un équipementier fournit des pièces à un constructeur à des fins expérimentales ou de tests.
En revanche, à partir du moment où les pièces sont livrées pour une production en série, il y a lieu de considérer que l'obligation de confidentialité n'existe plus.

Décision T1309/07 (en langue allemande)