Affaire PEMETREXED en France : l’interprétation de brevet qui valait 28 millions, par Matthieu Dhenne

Matthieu Dhenne me fait à nouveau le plaisir de publier sur le blog. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

L'article a également été publié sur www.dhenne-avocats.fr

Rejoignant la majorité des tribunaux européens, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que le brevet d’Eli Lilly, qui porte sur l’administration combinée de pemetrexed disodique et de vitamine B12, a été contrefait par la commercialisation du pemetrexed diacide de Fresenius. Il a par ailleurs octroyé un montant record de dommages-intérêts de 28 000 000 € : c’est une première en Europe.

1. La « saga » pemetrexed est l’une des plus suivies et des plus retentissantes qu’ait connu le contentieux européen des brevets d’invention ces dernières années. Après plusieurs décisions, notamment dernièrement aux Pays-Bas (1) et en en Allemagne (2), c’est au tour du Juge français de se prononcer dans un jugement qui fera date. Dans sa décision du 11 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris (ci-après « TJ de Paris ») a rejoint la position retenue dans la majorité des pays européens, en jugeant que le brevet EP 1 313 508 (ci-après « EP 508 »), qui porte sur l’administration combinée de pemetrexed disodique et de vitamine B 12 pour le traitement du cancer du poumon (vendu sous la marque Alimta®), était contrefait par la commercialisation du pemetrexed diacide par Fresenius Kabi. Le Tribunal a en outre octroyé 28 000 000 € de dommages et intérêts à la demanderesse, un record en Europe, où c’est à notre connaissance la première fois qu’une telle somme est accordée à l’issue d’un contentieux de brevet d’invention.

2. Le brevet EP 508 invoqué en l’espèce porte sur l’administration combinée du médicament pemetrexed disodique avec de la vitamine B 12, et éventuellement avec de l’acide folique, pour traiter deux types de cancer du poumon. Sa revendication 1 est rédigée comme suit :

« 1. Utilisation du pemetrexed disodique dans la fabrication d’un médicament pour une utilisation dans une thérapie en combinaison destinée à inhiber la croissance tumorale chez des mammifères auxquels ledit médicament doit être administré en combinaison avec la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique de celle-ci, ledit dérivé pharmaceutique de la vitamine B12 étant l’hydroxocobalamine, la cyano-10-chlorocobalamine, le perchlorate d’aquocobalamine, le perchlorate d’aquo-10-chlorocobalamine, l’azidocobalamine, la chlorocobalamine ou la cobalamine. »

Le pemetrexed disodique constitue un agent anti-cancéreux toxique ayant des effets secondaires importants. Conformément au brevet, la combinaison avec la vitamine B 12 diminue cette toxicité, ladite vitamine réduisant le niveau d’acide méthylmalonique sans altérer l’efficacité du pemetrexed.

Fresenius a obtenu en 2016 une autorisation de mise sur le marché pour un générique d’Alimta®, le Pemetrexed Fresenius Kabi®, et depuis elle commercialise ce générique sur le territoire français. Le résumé des caractéristiques produit prévoit un régime de prémédication obligatoire selon lequel le médicament doit être combiné avec de la vitamine B 12, comme l’indique également le brevet EP 508. Toutefois, le médicament de Fresenius inclut un pemetrexed diacide et non un disodique (les cations sodium sont remplacés par des cations hydrogène).

3. Ainsi, le TJ de Paris a été conduit à se prononcer sur la portée du brevet, sur sa contrefaçon, sur sa validité ainsi que sur les dommages et intérêts.

Une fois n’est pas coutume le Tribunal a rejeté les arguments de nullité du brevet avancés par la défenderesse (extension de l’objet au-delà du contenu de la demande, insuffisance de la description, et défaut d’activité inventive) en dernier lieu, c’est-à-dire après avoir interprété le brevet et considéré qu’il était contrefait.

S’agissant de la portée du brevet, le Tribunal s’est fondé sur l’article 69 CBE (les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins) et son protocole d’interprétation. Il relève ainsi qu’en l’espèce la description fait référence à la classe générale des médicaments antifoliques, à laquelle appartient le pemetrexed disodique, ce qui semble résulter du fait que la demande telle que déposée revendiquait un antifolate, avant que sa portée ne soit limitée au pemetrexed disodium. Le Tribunal en conclut que la contribution technique de l’invention réside dans l’utilisation combinée d’un médicament antifolique, et en particulier de l’antifolique pemetrexed disodium avec la vitamine B12, la forme disodique du principe actif étant quant à elle sans importance. Ainsi, « l’homme du métier sait que la partie active du principe actif du pemetrexed est l’anion (qui est à la fois à l’origine des effets thérapeutiques et des effets secondaires indésirables), lequel combiné à la vitamine B12 (et éventuellement à un acide folique), et comprendra , sans s’arrêter à la formulation littérale des revendications, que l’invention réside dans l’administration combinée du principe actif, quelle que soit sa forme, avec les autres substances revendiquées au brevet ». Notons que pour arriver à cette conclusion le Tribunal se réfère également au dossier d’examen, qui constitue donc une source d’interprétation supplémentaire (outre la description et les dessins).

S’agissant de la contrefaçon du brevet, le Tribunal déduit de sa lecture de la portée du titre que le médicament commercialisé par Fresenius contrefait directement EP 508, car tous les moyens essentiels de l’invention y sont reproduits, peu important que la modification de forme, de matière ou de disposition, par l’emploi d’un sel distinct. En effet, le médicament générique de Fresenius est composé du même ingrédient actif, le pemetrexed, et son administration doit être combinée, comme le prévoit le brevet EP 508, avec de la vitamine B12 et de l’acide folique. Le remplacement de la forme disodique du pemetrexed par sa forme diacide est sans incidence, dès lors que c’est un antifolate combiné à la vitamine B 12.

4. Cette interprétation de la portée du brevet attire particulièrement l’attention.

Rappelons que selon protocole d’interprétation de la CBE, auquel son article 69 se réfère, l’interprétation des revendications doit éviter les écueils que constituent une interprétation trop littérale et une interprétation trop extensive du brevet .

Il faut bien comprendre que tandis que l’objet de l’invention se limite au contenu du brevet, la notion d’étendue de la protection laisse, au contraire, une place à l’interprétation prétorienne du brevet. On a ainsi identifié trois zones de protection : l’objet direct de l’invention (domaine strict et rejet des équivalents) ; l’objet de l’invention (domaine médian avec équivalents évidents) ; l’idée inventive (domaine étendu avec équivalents non évidents) (4). Ces trois zones résultent soit d’une interprétation directe du brevet (objet direct de l’invention et objet de l’invention) soit d’une interprétation dérivée du brevet (idée inventive) (5). Les deux interprétations antagonistes évoquées par le protocole correspondent respectivement à l’objet direct de l’invention (qui se limite strictement au contenu du brevet) et à l’idée inventive (qui étend la protection largement jusqu’à l’idée inventive). Autrement dit, une lecture strictement structurelle des revendications est opposée à une lecture strictement fonctionnelle. Sachant que dans le second cas c’est l’idée inventive – idée de laquelle découle la structure de l’invention – qui délimite le périmètre de la protection.

Ainsi, quand dans l’affaire rapportée le Tribunal estime que les deux formes de pemetrexed résultent d’une idée identique (utiliser un antifolique), il semble clairement opter pour une interprétation basée sur l’idée inventive. Cette position n’est pas nouvelle dans le secteur pharmaceutique dans la jurisprudence française. En effet, dans une affaire rosuvastatine le Tribunal avait déjà récemment décidé de se référer au contenu de la description pour exclure un sel donné du champ de la revendication et en déduire qu’il n’y avait pas de contrefaçon (6). Le brevet invoqué visait alors un composé actif rosuvastatine sous la forme d’un acide ou d’un sel non toxique pharmaceutiquement acceptable de celui-ci et le Tribunal avait jugé que la défenderesse ne commettait pas d’acte de contrefaçon parce que le sel de zinc utilisé par la défenderesse ne pouvait pas constituer un « sel non toxique pharmaceutiquement acceptable » tel que revendiqué, à la lumière de la description (qui ne visait que les sels dans lesquels le cation est un ion de métal alcalin, un ion de métal alcalino-terreux ou un ion ammonium).

Cette position n’est pas sans susciter des difficultés. Dans l’affaire pemetrexed cela a profité au breveté, mais la solution inverse peut aussi prévaloir, comme dans l’affaire rosuvastatine en 2018. En tout cas, si le raisonnement du Tribunal peut, comme en l’espèce, se révéler juste d’un point de vue technique, d’un point de vue juridique, on ne peut omettre que les règles du droit des brevets sont malmenées et que la sécurité juridique qu’elles visent à instaurer l’est donc avec elles. La portée large de la revendication permet même au Juge de se passer de la doctrine des équivalents et de retenir une contrefaçon directe. Cela dit, à y regarder de plus près, il n’en demeure pas moins que l’interprétation de la portée relève de ladite doctrine, dès lors qu’il s’agit de se fonder sur la fonction des moyens et non sur leurs structures. D’ailleurs, le juge anglais a estimé, à propos du même médicament, qu’en droit français il y avait effectivement une contrefaçon par équivalent et non une contrefaçon directe (7). Quoiqu’il en soit, l’interprétation retenue dans le jugement rapporté, comme dans l’affaire rosuvastatine, paraît d’autant plus libérale que le Juge n’est pas contraint par la qualification de l’équivalence, qui exige que deux moyens ne soient équivalents que s’ils produisent les mêmes effets, qu’ils sont employés de la même manière et qu’ils produisent une solution identique (8). Cette position a de quoi surprendre : en France, depuis la loi du 2 janvier 1968, les revendications fixent l’objet de la protection et la description n’est pas censée être un réservoir dans lequel le breveté – ou le demandeur à la nullité – peut puiser pour délimiter la protection (9). Or, il ne fait guère de doute que le raisonnement adopté en l’espèce invite à puiser dans la description, de telle sorte qu’il pourrait à l’avenir soulever de sérieuses difficultés, notamment lors des études de liberté d’exploitation.

5. Last but not least, le Tribunal a accordé 28.000.000 € de dommages-intérêts, montant qui est à notre connaissance une première en Europe. 

Selon la pratique actuelle du Tribunal de Paris, dans ce type d'affaires, les défendeurs sont tenus de présenter leurs livres au demandeur, afin que le montant définitif des dommages et intérêts puisse être calculé. En attendant cette enquête sur les dommages et intérêts, le Tribunal a ordonné aux défendeurs de verser une avance sur les dommages subis par chaque demandeur, qui s’est en l’espèce consistait dans une avance sur les redevances de 8 000 000 €.

Le distributeur français du médicament Alimta®, la société Lilly France, a en outre obtenu une avance de dommages et intérêts de 20.000.000 €, pour concurrence déloyale.

Enfin, concernant l'article 700, le jugement impose aux défendeurs de payer 350 000 € aux demandeurs.

6. Tout compte fait, le jugement rendu dans l’affaire pemetrexed, avec la technicité de l’analyse du Tribunal et la somme de dommages et intérêts accordée, confirme la tendance actuelle tendant à faire de Paris une place incontournable du contentieux des brevets – notamment dans le secteur pharmaceutique (10) – en Europe. Un message fort au moment même où commence les discussions sur le futur emplacement de la section « pharma » de la division centrale de la JUB, qui devait initialement se situer à Londres. « France is back » ?

1. A. Sandys, Supreme Court issues ruling in Fresenius and Eli Lilly pemetrexed case, 15 June 2020, 

2.  Ch. Schulze, Major win for Eli Lilly pemetrexed patent in Germany, 8 July 2020. 

3.  Voir D. Stauder, Die Entstehungsgeschichte von Artikel 69(1) EPÜ und Artikel 8(3) Straßburger Übereinkommen über den Schutzbereich des Patents, GRUR Int. 1990, p. 793. - J. Pagenberg et W. Cornish, Interpretations of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC, Carl Heymanns Verlag, Heymanns Intellectual Property, 2006.

4.  B. Geissler, Rapport Allemagne (République fédérale), in Les brevets d’invention : rédaction et interprétation, sous la direction de J. Boucourechliev et J.-M. Mousseron, PUF, Le droit des affaires, 1973, p. 21, voire spécialement nos 36 et s.

5.  D. Merz, La revendication en droit européen des brevets, Juris Druck, 1982, no 2.1.6, p. 60.

  TGI Paris, 2 février 2018, Shionogi Seiyaku Kabushiki Kaisha, AstraZeneca & AstraZeneca UK Ltd v. Biogaran, RG No. 16/13292. 

7.  Actavis UK Limited and others v.  Eli  Lilly  and  Company  ([2017]  UKSC  48).

8.  J.-P. Stenger, La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain, Cujas, Hermès, 1985, no 185 et s., p. 164 et s. ; G. Vander Haegen, Les inventions mécaniques et le principe des équivalents, C. Desoer, 1918, p. 78. Vander Haegen a été le premier auteur francophone à consacrer une étude à cette théorie d’origine germanique.

9.  Voir par exemple avance TGI Paris, 9 janvier 2008, Banque Centrale c/ DSSI, RG No. 06/05848 et CA Paris, 17 Mars 2010, RG No. 2006/5848.

10. En ce sens nous pouvons également citer l’exemple de l’affaire Novartis contre Teva. Voir TGI Paris, 7 juin 2018, RG No. 16/15196.

T244/19: article 123(2) et dépendance de revendications

La requête principale portait sur un élément de revêtement pour véhicule comprenant une âme poreuse en matière thermoplastique renforcée par des fibres, avec au moins une couche de recouvrement de chaque côté (M3), au moins une couche de recouvrement consistant en un non-tissé de couverture (M5) rigidifié par des fibres de verre (M6, M6a).

La combinaison revendiquée se base sur les revendications 1, 6 (M5), 9 (M6) et 10 (M6a) telles que déposées.

La division d'opposition avait révoqué le brevet au motif que la revendication 6 d'origine n'était dépendante que de la revendication indépendante 2 (portant sur une âme en mousse) et non de la 1 (âme en matière thermoplastique renforcée par des fibres). Les revendications 9 et 10 dépendaient également de cette revendication 6 et donc, indirectement de la revendication 2.

S'agissant des caractéristiques M6 et M6a, la Chambre note que des non-tissés en fibre de verre sont aussi décrits dans la description en combinaison avec des âmes en thermoplastique renforcé par des fibres, et pas seulement avec des âmes en mousse. La personne du métier en déduit directement et sans ambiguïté que l'utilisation d'un non-tissé comme couche de recouvrement s'applique aux deux modes de réalisation de l'âme poreuse. La Chambre n'accepte en revanche pas l'argument de la Titulaire selon lequel le renvoi à la seule revendication 2 serait une erreur évidente devant être corrigée en une dépendance aux revendications "1 ou 2".

S'agissant de la caractéristique M5, la Chambre estime que le remplacement de "Faservlies" en "Abdeckvlies" n'enfreint pas l'article 123(2) CBE car ces termes sont synonymes. Une couche de recouvrement en non-tissé de fibres correspond dans sa fonction à un non-tissé de couverture, et un non-tissé contient toujours des fibres.

Pour l'Opposante, le "consistant en" de la revendication 1 d'origine impliquait la présence d'une seule couche de recouvrement de chaque côté. La Chambre note au contraire que le libellé d'origine indiquait la présence d'au moins une couche de chaque côté (M3), donc possiblement 2 ou 3, le "consistant" portant sur la nature d'une de ces couches, pas sur le nombre. Du reste l'interprétation de l'Opposante est contraire à certains modes de réalisation présentés comme exemples.

Décision T244/19 (en langue allemande)
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T241/18: irrecevabilité de nouveaux documents et de nouvelles objections

L'Opposante avait soumis avec son mémoire de recours de nouveaux documents D9 et D10.

La Chambre note que les arguments développés par l'Opposante à l'appui de leur recevabilité montrent que ces documents n'ont pas été cités pour démontrer que la décision de la division d'opposition n'était pas correcte, mais pour former de nouvelles objections de défaut de nouveauté et d'activité inventive. En outre, il ressort des dires de l'Opposante que ces documents lui étaient connus au moment de former l'opposition mais qu'elle avait choisi de se baser sur d'autres documents.

Il est donc évident que le dépôt de D9 et D10 a été occasionné par le fait que l'Opposante n'a pas réussi à convaincre la division d'opposition sur la base des documents cités, et a tenté d'améliorer sa position devant la Chambre avec des objections plus solides.

D9 et D10 ne sont donc pas admis en recours sur la base de l'article 12(4) RPCR 2007.

Après avoir reçu l'avis provisoire de la Chambre, l'Opposante a soulevé une objection de défaut d'activité inventive fondée sur la combinaison de D3 et D4. Cette attaque était contenue dans le mémoire d'opposition et a été traitée dans la décision de la division d'opposition. Elle n'a toutefois pas été reprise dans le mémoire de recours.

Il s'agit donc d'une modification tardive des moyens, qui ne doit pas être admise dans la procédure sur le fondement de l'article 13(2) RPCR 2020.

Décision T241/18
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L'invention de la semaine

Une invention fort utile en ces temps de pandémie où les téléconsultations médicales deviennent de plus en plus fréquentes. 

Cette coque de téléphone intègre un abaisse-langue permettant de prendre des photographies de l'intérieur de votre bouche, à envoyer à votre médecin traitant.

US10548575

T1610/15: interprétation de la règle 103(4)c) CBE

Selon la règle 103(4)c) CBE (entrée en vigueur le 1er avril 2020), la taxe de recours est remboursée à 25% lorsqu'une requête en procédure orale est retirée dans le délai d'un mois à compter de la signification de la notification en vue de préparer la procédure orale et qu'aucune procédure orale n'a lieu.

Dans la présente affaire, la notification selon l'article 15(1) RPCR 2020, dans laquelle la Chambre indiquait en avis provisoire qu'elle envisageait de renvoyer devant la première instance, est datée du 15.4.2020. 

La Requérante a retiré sa requête en procédure orale le 29.4.2020 et l'Intimée 2 a fait de même le 25.6.2020. L'Intimée 1 n'avait pas requis de procédure orale.

Pour la Chambre, la règle 103(4) c) CBE n'exige pas que toutes les requêtes en procédure orale soient retirées dans le délai d'un mois. Il suffit qu'une seule le soit pour que la première condition de délai soit remplie. Le retrait "tardif" par l'Intimée 2 ne doit pas porter préjudice à la Requérante.

La deuxième condition est également remplie. Les retraits ont été faits à condition que la Chambre renvoie l'affaire en première instance, ce qu'elle avait l'intention de faire. La décision peut alors être prise par écrit.

La Chambre décide donc du remboursement, en faveur de la Requérante uniquement.

Décision T1610/15 (en langue allemande)
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COVID-19 : La licence d'office comme levier économique ? par Matthieu Dhenne

 J'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Matthieu Dhenne sur le blog. Matthieu est Avocat, Docteur en droit, Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

L'article a également été publié sur www.dhenne-avocats.fr

1. La crise COVID-19 a vu une résurgence de la licence d’office, mais elle demeure toutefois globalement peu utilisée. Peut-être cette position pourrait-elle évoluer à la lumière de cette pandémie, à la suite de laquelle la licence d’office pourrait être envisagée comme un levier économique face à la chute de la croissance économique?

2. Principes de licence d'office. – La licence d'office dans l'intérêt de la santé publique est censée être l'exception à invoquer pour une urgence extrême d'une crise sanitaire comme COVID-19. Cependant, l'accord ADPIC la soumet à un grand nombre de conditions : l'autorisation est examinée au cas par cas (article 31(a)) ; la négociation préalable avec le titulaire du droit (sauf en cas d'urgence) (art. 31 (b)) ; durée et portée de la licence limitées à l'objet pour lequel elle a été autorisée (article 31 (c)) ; la licence doit être non exclusive, incessible (article 31 (d) et (e)), et destinée principalement à l'approvisionnement du marché intérieur du membre qui l'a autorisée (article 31 (f)) ; l'autorisation peut être résiliée si et lorsque les circonstances qui l'ont motivée cessent d'exister et ne se reproduiront probablement pas (article 31 g)) ; une rémunération adéquate (article 31 h)) est soumise à un contrôle judiciaire ou à un autre contrôle indépendant (article 31 i)).

     Par dérogation à l'article 31, point f), les médicaments peuvent être produits sous licence d'office par des fabricants basés dans un pays tiers et être importés dans un pays importateur plus pauvre qui n'est pas en mesure d'assurer l'accès aux médicaments à des prix abordables et de les fabriquer lui-même (article 31 bis).

3. Limites des licences d'office. – Ce système n'a été utilisé qu'en de rares occasions et presque uniquement par les pays en développement (1). Et la crise COVID 19 a conduit principalement au même constat (2). Même l'exception de l'article 31 bis, bien qu'elle ait été le résultat d'âpres négociations à l'OMC, n'a été appliquée qu'une seule fois et sa mise en œuvre a été vivement critiquée pour sa complexité (3) et sa lenteur (4). Face à COVID-19, certains ont rapidement constaté que la licence d'office était inefficace et ont conclu, selon la logique dualiste, que l'expropriation était la seule solution en cas de besoin (5). Cette réaction a semblé naturelle, car, en fait, le système semble n'avoir pratiquement jamais été utilisé en Europe - sauf en Allemagne (6) - et jamais aux États-Unis (7) où toutes les demandes ont été rejetées .

     Au-delà d'une illustration de l'adage exceptio est strictissimae interpretationis, on voit dans cette inefficacité le résultat d'un mécanisme peu clair et trop strictement délimité. Par exemple, l'intérêt public, qui est central, n'est pas défini. En outre, une seule exception a été prévue à l'article 31 bis et les pays à revenu élevé ont opté pour la non-application de cette disposition, même dans les cas d'extrême urgence(8). Or, ce sont ces mêmes pays qui n'ont plus de capacités de fabrication de principes actifs sur leur territoire, car elles ont été externalisées, principalement vers la Chine ou l'Inde. En conséquence, pour un pays à revenu élevé, une licence d'office devra également être accordée pour le même médicament dans le pays exportateur, qui doit déjà avoir été fourni. En outre, une telle dérogation tend à cloisonner les marchés, permettant une totale liberté de prix et autorise donc des prix différents selon les régions. Le risque réside finalement dans la fixation de prix qui ne sont pas liés aux coûts de fabrication ou de développement, mais à la valeur perçue d'un médicament dans le traitement de la COVID-19. Ce type de situation s'est déjà produit dans le cas de la molécule de sofosbuvir pour le traitement de l'hépatite C (9). À partir de 2016, un nombre croissant d'Américains atteints d'hépatite C se sont rendus en Inde pour acheter du sofosbuvir, en raison de son coût élevé aux États-Unis (10).

     Enfin, même si les brevets sont contournés, des autorisations réglementaires sont toujours nécessaires pour commercialiser un médicament. Cela signifie, tout d'abord, que certaines règles réglementaires peuvent empêcher l'exploitation de la licence. Dans l'Union européenne, par exemple, si la licence est accordée trop tôt, on entrera dans la période dite de protection des données (8 + 2 + 1 ans) pendant laquelle le licencié ne pourra pas obtenir d'autorisation de mise sur le marché (11) et si le produit couvert par le brevet bénéficie d'une désignation orpheline, son propriétaire bénéficiera d'une exclusivité commerciale de 10 ans (12), plus 2 ans dans le cas d'un plan d'investigation pédiatrique (13). Deuxièmement, la commercialisation nécessite des essais cliniques très longs et coûteux pour prouver qu'un médicament est aussi efficace que sûr, et toutes les données fournies aux agences sont confidentielles. Cela représente également une contrainte importante, du moins pour les médicaments les plus récents.

4. Idées fausses sur la licence d'office. – La relative inefficacité de la licence d'office contre COVID-19 a suscité peu de réactions (14). Cela résulte de l'impopularité et de la diabolisation d'une telle licence, elles-mêmes héritées du modèle utilitaire classique. L'approche dualiste de ce dernier a donné naissance à certains mythes (15), comme celui de faire de la licence d'office une expropriation. Bien qu'il ne s'agisse que d'une limitation des prérogatives du titulaire du droit. En effet, le breveté reste libre d'utiliser son invention (usus), de percevoir des redevances (fructus), mais est dépossédé d'un attribut de sa propriété, puisqu'il est contraint de conclure un contrat non souhaité (perte de l'abusus). Un autre a priori non fondé est que l'octroi de licences d'office entraverait l'innovation en privant les investissements de leur récompense. En fait, le mécanisme vise à compenser soit l'incapacité à fournir un marché, soit l'incapacité à le fournir à un prix raisonnable (16), dans les cas où le breveté n'aurait pas reçu de redevance. En outre, nous évitons les coûts de nombreuses négociations bilatérales avec des partenaires potentiels, puisque cette tâche sera laissée à l'État qui demande la licence. Une étude économique récente suggère également que les licences obligatoires ont augmenté les demandes de brevets nationaux dans le secteur chimique d'au moins 20 % (17). Enfin, elle pourrait servir de levier aux pays pour encourager les fabricants brevetés à délocaliser des usines sur leur territoire ou à baisser les prix, notamment pour donner accès aux soins de santé en temps de pandémie et pour relancer leur économie pendant et après ladite pandémie.

5. Mesures de rééquilibrage. – Cependant, les députés européens (18) et français (19) ont proposé d'adopter des licences d'office respectivement pour l'Union européenne et la France. Pour cela, il est néanmoins nécessaire de rééquilibrer le système afin qu'il devienne réellement utilisable. Il faut tout d'abord étendre le statut de pays importateur, selon l'article 31 bis de l'ADPIC, aux pays à haut revenu (20). On pourrait également préciser que la licence couvre les demandes de brevet, les certificats complémentaires de protection et tous les éléments raisonnablement nécessaires à la commercialisation de l'invention. En ce sens, l'Afrique du Sud a récemment proposé une approche plus globale de l'utilisation des flexibilités de l'ADPIC pour diverses formes de PI et diverses technologies nécessaires pour prévenir et guérir COVID-19 (21). De même, une clarification des règles semble cruciale. La notion d'intérêt public pourrait notamment être caractérisée, par exemple, en prévoyant, comme dans la section 41(2) de la loi anglaise de 1949, que les médicaments doivent être mis à la disposition du public "au prix le plus bas compatible avec les avantages que les brevetés doivent équitablement tirer des brevets".

     Enfin, des mesures doivent également être prises en ce qui concerne les règles réglementaires. Par exemple, deux mesures devraient être envisagées en Europe : introduire une exception à la protection des données relatives à l'autorisation de mise sur le marché et à l'exclusivité commerciale dans le cas d'une licence d'office ; permettre une autorisation temporaire si les thérapies, bien qu'existantes, sont mises à disposition en quantité ou en qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés.

15. Ainsi, la licence d'office semble pouvoir servir de levier économique pour les Etats, plus particulièrement en les aidant à inciter les producteurs brevetés à délocaliser les fabrications sur leurs territoires et à baisser les prix. Ainsi, les développements au lendemain de la pandémie semblent susceptibles de renforcer les rôles géopolitiques et économiques du droit des brevets dans le monde post-COVID-19. Espérons que ce nouvel espoir n'est pas vain. Mais, pour citer Spinoza, "il ne peut y avoir d'espoir sans peur, et pas de peur sans espoir".

1.  Draft reference document on the exception regarding compulsory licensing, by the Standing Committee on the Law of Patents, May 2019.

2.  Matthieu Dhenne, COVID-19, patents and access to healthcare: a French perspective.

3.  B. Anderson, Better access to medicines: why countries are getting “tripped” up and not ratifying article 31– bis, Case Western Reserve Journal of Law, Technology & the Internet, 2010, p. 173.

4.  A. Nightingale, WTO “Paragraph 6” system for affordable medicine: time for change?

5.  F. Pochart, M. Rauline & O. de La Verteville, Compulsory licenses granted by public authorities: an application in the Covid-19 crisis in France? Part 2

6.  Ph. Maume, Compulsory licensing in Germany, in Reto Hilty & Kung-Chung Liu (eds), Compulsory licensing: practical experiences and ways forward, Springer, 2015, pp. 95-120.

7.  J. R. Thomas, March-in rights under the Bayh-Dole Act (Congressional Research Service, August 22, 2016).

8.  Annex to the TRIPS Agreement, Art. 1(b), footnote 3.

9.  A. Pollack, High cost of Sovaldi hepatitis C drug prompts a call to void its patents, The New-York Times, 19 May 2015.

10.  WebMD, More Americans and Chinese Traveling to India for Hepatitis C Treatment.

11.  Regulation (EC) No. 726/2004, 31 March 2004, OJEC No. L 136, p. 1, art. 14(11).

12.  Regulation (EC) No. 141/2000, 16 December 1999, OJEC No. L 018, p. 1, art. 8(1).

13.   Regulation (EC) No. 1901/2006, 27 December 2006, OJEC No. L 378/1, p. 1, art. 37.

14.  V. néanmoins E. Berthet, M. Dhenne & L. Vial, Covid-19: how to implement the ex officio license, Les Éditions de Boufflers, 2020.

15.  Public Eye, Les licences obligatoires et les mythes qui les entourent, 

16.  V. par ex. Article 35 U.S.C. § 203 et Article L. 613-16 CPI.

17.  P. Moser & A. Voena, Compulsory licensing – Evidence from the Trading with the Enemy Act, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 15598 (2009).

18.  https://msfaccess.org/sites/default/files/2020-03/Letter_Covid_A_letter_from_European_Members_of_Parliament_to_the_Commission_25.03.2020_ENG_0.pdf.

19. Proposition de loi n° 2814 du 7 avril 2020 déposé par le groupe la France  of La France insoumise.

20. Des declarations récentes d’un membre de la Commission semblent confirmer cette piste. V. Thiru Balasubramaniam, EU Trade Commissioner Phil Hogan issues statement on European Union compulsory licensing in context of COVID-19, makes important statement about TRIPS Article 31bis.

21.  WTO, Intellectual property and the public interest: beyond access to medicines and medical technologies towards a more holistic approach to TRIPS flexibilities (Communication of South Africa), 17 July 2020, IP/C/W/666.

Offre d'emploi

Patent Agent – Paris, France

DNA Script

DNA Script is a leading company in manufacturing de novo synthetic nucleic acids using a proprietary enzymatic technology. DNA Script's approach leverages nature's billions of years of evolution in synthesizing DNA to set a new standard for how nucleic acids are made and accelerate the adoption of synthetic biology across diverse disciplines such as biopharma, sustainable chemistry and data storage. DNA Script’s first product is a DNA printer called SYNTAX. On course to hit the shelves in 2021, this benchtop instrument will enable researchers to target and program specific areas of the genome.

To date, DNA Script has raised over $100M of financing, mostly through leading investors such Casdin, Agilent, Danaher, LSP, Bpifrance, Illumina Ventures, Merck Ventures, Sofinnova Partners, Kurma Partners, Idinvest.

DNA Script has its research facility headquartered in Paris, France, and has expanded its operations in the United States by placing its commercial and product development teams in South San Francisco.

The role

DNA Script is looking for a talented patent attorney to join the legal department, in a role that is central and critical to support the development of the company. The candidate will be responsible for (i) patent preparation and prosecution ; (ii) patent committee and idea sourcing ; and (iii) related and competitor IP monitoring. writing and filling patent applications, managing existing patent portfolio and track office actions, animating patent committee and monitoring new ideas and findings, monitoring competitive landscape and IP.

Responsibilities

• Drafting and filling patent applications
• Managing existing patent and applications portfolio, maintaining internal docket and track office actions
• Overseeing IP advisors and outside patent attorneys involved in patent prosecution
• Managing inventorship and ensuring proof of ownership of the company invention via assignments
• leading and organizing patent committees and new invention related processes
• Monitoring new ideas and finding generated by the organization
• Organizing and lead the interaction with innovating stakeholders in the Company to gather new ideas and findings
• Track and follow operational team work related to patent filling and prosecution
• Monitoring competitive landscape and IP
• Conduct freedom-to-operate studies on regular basis or on ad-hoc requests
• Conduct IP landscape analysis as requested by management or operational activities
• Sensitize and train operational teams on importance and processes of IP
• Manage internal communication on IP related activities
• Provide legal help/support with general agreements and contract upon requests

Qualifications and experience

Essential

• Has an advanced degree in Molecular Biology, Bioengineering, Molecular Genetics, Synthetic Biology, Microbiology, or a related biotechnology-relevant discipline or an advanced degree in Organic Chemistry, Nucleic Acid Chemistry or related biochemistry-relevant discipline.
• Cumulate 3-5 years of total prior legal experience including time at a top-tier law firm and/or pharmaceutical or biotechnology industries
• Proven track record in drafting and prosecuting biotechnology-related patent applications
• Experience in working with research and development teams and environment
• Experience in managing, organizing or taking part in IP committee or relevant processes
• Possess working knowledge of transactional, commercial, and intellectual property law
• Can handle large volume of work on a prioritized basis
• Has exceptional attention for detail and accuracy abilities. As well as the ability to set a course that is optimal for the company in the context of both ambiguity and complicated and conflicting priorities.
• Strong interactive skills and collaborative attitude to work effectively in a team environment
• Has excellent organizational, project management and problem-solving skills with the ability to ensure to stay in budget and time while communicating clearly to the rest of the management team.
• Has the highest levels of personal honesty, integrity and commitment.

Desirable

• Experience in the field of DNA such as DNA synthesis or DNA sequencing
• Start-up/small company experience
• International and preferably US experience or work for a US firm
• Having a Juris Doctorate or equivalent could be advantageous

 

Miscellaneous

• Job located in Kremlin-Bicêtre (Paris area)
• Start date: ASAP

Contact

vb@dnascript.co
ty@dnascript.co

Offre d'emploi

INGENIEUR BREVETS  PHYSIQUE (H/F)

Type: Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération: 38-45 K€ brut (selon expérience et niveau de qualification)
Disponibilité: Immédiate
Lieu de travail: CNRS Innovation + déplacement en France essentiellement

Présentation CNRS Innovation

CNRS Innovation, filiale du CNRS et de BPI France, est une société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes. Depuis 1992, l’équipe multidisciplinaire de CNRS Innovation réunit tous les savoir-faire nécessaires pour opérer le transfert de technologies des laboratoires académiques vers les sociétés nouvelles ou existantes, dans les domaines des Sciences de la Vie et des Sciences de l’Ingénieur.

Présentation de la Direction de la Propriété Intellectuelle (DIRPI)

A l’écoute des chercheurs, au plus près de l’innovation de rupture, la Direction de la PI se déploie pour renforcer l’expertise de CNRS Innovation en matière de propriété intellectuelle.

Nous vous offrons la possibilité d’exercer en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés, au sein d’une équipe jeune et motivée.

Vous bénéficierez de l’expertise et du soutien d’une équipe constituée de :

• 6 Ingénieurs Brevets dont au moins 1 Mandataire Européen (EQE en cours ou obtenu)

• 4 Gestionnaires Administratifs Brevets (CAB et/ou expérimenté) pour vous assister dans les procédures internes et procédures brevets

• 1 Chargé d’Affaires Logiciel et Données 

• 1 juriste PI

Description du poste

L’ingénieur Brevet (H/F) a pour mission d’évaluer l’opportunité d’investir dans la protection des inventions du CNRS sur la base de leur potentiel brevetable et au regard de leur potentiel valorisable, tout au long de la maturation du projet.

Trait d’union entre les inventeurs (chercheurs, ingénieurs …) et le cabinet de PI mandaté, il/elle est principalement en charge de la protection des inventions et de la gestion stratégique du portefeuille brevets du CNRS.

Activités :

1. Prise en charge du suivi du portefeuille de brevets en étroite collaboration avec les cabinets de PI mandatés 

2. Analyse des Déclarations d’Inventions 

3. Définition et mise en œuvre de la stratégie de protection de l’invention 

4. Participation au pilotage de l’investissement 

5. Sécurisation des droits de PI 

6. Préparation d’IP due diligence et participation à des négociations dans le cadre du transfert de technologies 

7. Reporting dans le système d’information et suivi des dépenses de PI 

8. Appréhension de problématiques en droit de la PI et dans les domaines stratégiques du CNRS

9. Sensibilisation des équipes de recherches CNRS aux enjeux stratégiques liés à la PI, soutien dans leurs démarches PI

Profil recherché

Formation :

De formation supérieure (BAC+5 minimum) initiale en Sciences (Ingénieur ou Universitaire), permettant d'appréhender les domaines de la physique, principalement optique (laser, instrumentation, couches minces) et plus largement la physique des ondes (électromagnétisme, acoustique).

Des connaissances plus générales permettant d’appréhender d’autres domaines en PI tels que la physique quantique, le traitement du signal (NTIC) et/ou l’électronique seraient un plus.

Vous justifiez :

• d’une double compétence en droit de la PI (CEIPI mention Brevets, Master en Droit de la PI), 
• et/ou d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années en qualité d’ingénieur brevets (en cabinet, dans l’industrie, en TTO).

Une bonne maîtrise des outils informatiques et de l’anglais professionnel est nécessaire ; une connaissance de l’environnement de la recherche publique et de ses acteurs est un plus.

Savoir-faire :

• Sens de l’organisation et des priorités
• Veille sur bases de données scientifiques & PI
• Esprit de synthèse et d’analyse 
• Capacité de conviction et communication fluide

Savoir-être :

• Sens de l’écoute & disponibilité
• Curiosité scientifique et juridique
• Rigueur
• Sens des responsabilités
• Autonomie 
• Aisance relationnelle
• Esprit d’équipe

Contact

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références en précisant «INGENIEUR BREVETS (H/F) Physique » à dafrh@cnrsinnovation.fr

T350/17: admission d'une requête non-admise en première instance

La requête subsidiaire 2 soumise lors de la procédure orale n'avait pas été admise par la division d'opposition. Cette dernière avait changé d'avis lors de la procédure orale quant à la nouveauté des revendications de dispositif et avait permis à la Titulaire de déposer une seule nouvelle requête subsidiaire. Parmi les nouvelles requêtes subsidiaires 1 à 4 (remplaçant les subsidiaires 1 à 6 précédemment déposées), seule la subsidiaire 1 avait été admise dans la procédure.

La Chambre décide d'admettre la requête subsidiaire 2 dans la procédure (article 12(4) RPCR 2007).

Les Opposantes argumentaient que cette requête n'avait pas été admise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, et se basait en outre sur une requête subsidiaire 6 retirée lors de la procédure orale.

La Chambre note que la requête subsidiaire 2 est basée sur l'ancienne requête subsidiaire 6 déposée dans les temps, avec suppression des revendications de dispositif. La question de sa recevabilité n'implique donc pas d'infirmer la décision prise par la division d'opposition dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Du reste ce pouvoir discrétionnaire n'a pas été correctement exercé car la règle 116 CBE prévoit d'admettre de nouvelles soumissions en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause, ce qui était le cas. Compte tenu du changement d'opinion, auquel la requête subsidiaire 2 répondait directement, cette dernière ne pouvait être considéré comme déposée tardivement (T688/16). 

Même si d'un point de vue formel il eût été préférable de ne pas retirer la requête subsidiaire 6 pour éviter une discussion sur la recevabilité en recours, la Chambre considère que ce retrait/remplacement s'est produit dans des circonstances exceptionnelles qui justifient leur nouvelle soumission. L'annonce selon laquelle une seule nouvelle requête serait admise a mis la pression sur la Titulaire et l'a forcée à se focaliser sur des requêtes répondant aux objections en cours. Maintenir la requête n'aurait en outre rien changé au fond de la décision. La réintroduction de la requête est donc une tentative légitime pour répondre au défaut de nouveauté des revendications de dispositif.

La Chambre juge en outre que la division d'opposition a commis un vice substantiel de procédure en violant le droit d'être entendu de la Titulaire quant à la recevabilité des requêtes subsidiaires 2 à 4.

La division d'opposition avait décidé par avance que la Titulaire ne serait autorisée à déposer qu'une seule nouvelle requête subsidiaire. En soi cela constitue une violation du droit d'être entendu. Si une division d'opposition a le droit de ne pas admettre une requête, elle ne peut nier le droit de la Titulaire d'avoir un débat sur sa recevabilité (T763/15). 

Il ressort du procès-verbal que le débat s'est en fait focalisé sur le droit de déposer des requêtes subsidiaires supplémentaires, et non sur la recevabilité des requêtes subsidiaires 2 à 4 en elles-mêmes. Aucun débat n'a eu lieu sur leur contenu, sur leur pertinence eu égard aux objections soulevées, ou encore sur la question de savoir si le dépôt de 4 requêtes était excessif.

La Chambre décide enfin de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition. Elle en profite pour faire remarquer que le concept de "raisons particulières" de l'article 11 RPCR 2020 ne doit pas être interprété restrictivement, d'une manière qui restreindrait indûment le pouvoir discrétionnaire de renvoi en première instance, consacré par l'article 111(1) CBE.

Décision T350/17
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T516/18: interprétation à la lumière de la description en lien avec l'article 123(2) CBE

Le brevet avait pour objet une plaquette de coupe comprenant une face de coupe 2, une face de dépouille 3 et un bord de coupe 4. Une couche indicatrice est formée sur une couche de base dans une zone A2, mais pas sur une zone A1 s'étendant depuis le bord de coupe 4 dans la direction verticale sur une distance de 0,2 à 3,0 mm (caractéristique E1).

Selon une caractéristique E2, la région A2 est une région "excluant la région A1 de la face de dépouille 3."

La division d'opposition avait décidé que cette caractéristique E2 indiquait clairement que la zone A1 n'était pas située sur la face de dépouille, ce qui n'était pas divulgué dans la demande.

La Chambre n'est pas de cet avis.

Elle rappelle que pour évaluer la conformité à l'article 123(2) CBE, il convient d'abord de déterminer l'objet résultant de la modification, pour le comparer ensuite à l'enseignement de la demande telle que déposée. Cet objet est défini par la revendication, qui doit être lue et interprétée par une personne du métier animée de la volonté de comprendre, donnant aux termes de la revendication leur sens normal dans la technique, en lien avec le contenu technique de la revendication. Utiliser la description et les dessins pour interpréter les revendications est permis et même nécessaire si la personne du métier, même animée de la volonté de comprendre, est confrontée à des caractéristiques non claires et/ou incohérentes.

Pour la Chambre, l'extension verticale de la zone A1 n'est pas claire faute de définir l'horizontale. On ne peut dire si la zone A1 est située sur la face de coupe ou sur la face de dépouille. La caractéristique E2 n'aide pas la personne du métier à trancher cette question car elle n'est pas claire. Une région ne peut mettre en œuvre une action d'exclusion d'une autre région. L'interprétation selon laquelle E2 implique que A1 n'est pas sur la face de dépouille n'est pas convaincante car elle est basée sur une interprétation subjective d'une formulation inhabituelle et obscure.

La personne du métier doit donc faire appel à la description et aux figures pour déterminer l'objet pour laquelle une protection est demandée. Or les paragraphes [0072] et [0074] en lien avec les figures 2 et 5 sont les seuls illustrant la caractéristique E1. Les autres modes de réalisation ne tombent dans la portée de la revendication. Pour la Chambre, la personne du métier en déduirait directement et sans ambiguïté que l'interprétation correcte de E2, lue en combinaison avec E1 est que la région A1 définie par E1 est située sur la face de dépouille 3.

Selon cette interprétation, aucune information nouvelle n'est apportée par E2.

Décision T516/18
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L'invention de la semaine

Le guitariste Eddie Van Halen, qui s'est éteint cette semaine, était aussi inventeur de 3 brevets américains déposés entre 1985 et 2016.

 

Le US4656917 concerne un support de guitare permettant de libérer les mains du guitariste.

Le US7183475 a pour objet un mécanisme d'ajustement de la tension des cordes.

Le US10115383 porte sur un "Humbucker".

T264/17: substance ou composition au sens de l'article 54(5) CBE

La demande revendiquait des lubrifiants synthétiques (polyéthers perfluorés déjà connus) pour une utilisation comme remplacement du liquide synovial dans des articulations malades de corps humains ou animaux.

La division d'examen avait rejeté la demande au motif que les lubrifiants n'étaient pas une "substance ou composition" au sens de l'article 54(5) CBE. La revendication ne pouvait donc bénéficier du régime particulier instauré par cet article.

La Chambre est d'avis que le remplacement du liquide synovial est une méthode thérapeutique ou chirurgicale au sens de l'article 53c) CBE. Une telle utilisation n'est pas décrite par D1, D3 et D5 qui décrivent d'autres applications des lubrifiants en question.

La question est donc de savoir si ces lubrifiants sont une "substance ou composition". Selon la jurisprudence, l'article 54(5) CBE ne s'applique par exemple pas aux dispositifs médicaux (T2369/10, T1099/09). 

La division d'examen avait considéré que les polyéthers perfluorés revendiqués ne répondaient pas à cette définition car ils avaient seulement un effet mécanique et non un effet pharmacologique, immunologique ou métabolique (voir T2003/08 mentionnant la notion d'agent actif dans le traitement médical).

Pour la Chambre, les polyéthers perfluorés sont bien une substance ou composition au sens de l'article précité. Leur effet thérapeutique provient d'eux mêmes et non d'une forme tridimensionnelle comme dans le cas de la décision T2136/15 (alginate gélifiant formant des structures 3D dans le ventricule du cœur). Ils sont également un agent actif au sens de la décision T2003/08 car il s'agit d'une entité chimique qui conduit à un effet thérapeutique. 

Pour remplacer le liquide synovial le composé doit être inerte chimiquement, non toxique et biologiquement inactif. L'effet lubrifiant se base sur les propriétés omniphobes des polymères (effet répulsif sur les fluides hydrophobes et hydrophiles et formation d'un film glissant), qui provient de la structure chimique des polymères. D'autres lubrifiants, à base de Teflon, n'ont pas cet effet. Que cette interaction puisse être qualifiée de "physique" n'est qu'une question de nomenclature. 

Décision T264/17 (en langue allemande)
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T1170/16: clarté de "useful for"

 Durant l'opposition, la revendication 1 du brevet a été modifiée en incluant notamment la caractéristique "la structure en sandwich est une structure absorbant les liquides, utile pour les articles absorbants".

L'expression "utile pour" implique que la structure doive conférer un bénéfice quelconque à l'article absorbent. Ce bénéfice n'est toutefois pas défini dans la revendication et laisse la lectrice ou le lecteur dans l'ignorance quant à la manière dont la structure peut être "utile". 

La Chambre n'est pas d'accord avec l'argument de la Titulaire selon lequel "utile pour" équivaut à "adapté pour", cette dernière expression indiquant simplement une aptitude à un usage particulier et non un jugement sur un bénéfice.

Elle ne partage pas non plus l'avis selon lequel "utile pour" n'est pas plus précis que le terme "pour", qui est pourtant communément admis. Ici encore, "pour" implique simplement une aptitude à un objectif donné et est généralement considéré comme clair car il a pour but d'exclure des produits qui ne sont pas adaptés à cet objectif, tandis que "utile pour" signifie en outre qu'il existe un effet supplémentaire allant au delà d'une simple aptitude.

Une structure absorbante va évidemment absorber les liquides, mais "utile pour" ajoute quelque chose d'autre, autrement il serait superflu.

La revendication n'est donc pas claire, faute pour la personne du métier de comprendre clairement quelle est la nature de la limitation ajoutée.

Décision T1170/16
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JO de septembre 2020

 

A compter du 1er octobre, l'OEB lance un service dit "amélioré" dans le cadre des procédures d'opposition. Selon le Communiqué du 28 août 2020, l'OEB ne transmettra plus automatiquement aux parties les documents pouvant être téléchargés à partir du Registre. Les parties sont invitées à consulter le Registre pour s'assurer qu'elles ont tous les documents pertinents. Seuls les actes d'opposition et les observations seront notifiés aux autres parties, conformément à la règle 79 CBE.

A compter du 1er décembre, le système de signification par voie électronique au moyen de la Mailbox sera élargi à la procédure d'opposition. Le Communiqué du 14 septembre 2020 indique que 70 notifications sont concernées (y compris les convocations à procédure orale et les décisions).

A compter de cette même date, les dépôts électroniques effectués à l'aide d'une version du logiciel de dépôt en ligne antérieure à la version 5.12 ne seront plus acceptés par le serveur de réception.