T1067/08 : encore l'Art 12(4) RPCR

Après les décisions T23/10 et T144/09, cette nouvelle décision illustre le fait que les Chambres de recours ne sont pas tenues d'admettre des requêtes fournies avec le mémoire de recours, et que le comportement de la Titulaire en première instance risque d'avoir une sérieuse influence sur le choix d'admettre ou pas lesdites requêtes.

Durant la procédure orale devant la division d'opposition, la Titulaire avait fourni une nouvelle (et seule) requête principale, de portée bien plus large que les requêtes fournies précédemment. La division d'opposition avait refusé de les admettre en vertu de la R.116 CBE, considérant cette fourniture tardive comme abusive.

La Titulaire ayant refusé de fournir de nouvelles requêtes, le brevet avait été révoqué

La Chambre considère que la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.

Au stade du recours, la requête principale se trouve être identique à cette requête non admise. La Chambre refuse également de l'admettre dans la procédure.

Rappelant que la procédure de recours a pour but de donner l'opportunité de contester une décision de première instance, et n'est pas une manière alternative de traiter des oppositions, la Chambre souligne que les parties à une procédure de première instance ne sont pas libres de porter leur affaire devant la deuxième instance comme elles le veulent, obligeant la Chambre à juger ou à renvoyer en première instance.
Donner une telle liberté aux parties (ou au département de première instance) irait à l'encontre de l'efficacité procédurale, permettant un "forum shopping" qui mettrait en péril la distribution des fonctions entre la première instance et les Chambres de recours.

C'est pour éviter cela que l'Art 12(4) RPCR donne la possibilité à la Chambre de refuser d'admettre des requêtes qui n'auraient pas été admises en première instance.

Admettre cette requête reviendrait à rendre sans effet la décision correcte de la division d'opposition de ne pas les admettre et placerait les Opposantes dans une situation pire que si elle avait été admise et avait fait l'objet d'une décision par la division d'opposition. En cas d'admission, les Opposantes auraient perdu un degré de juridiction, ou plus probablement auraient dû revenir devant la première instance.

Les requêtes subsidiaires, fournies avec le mémoire de recours, ne sont pas non plus admises. La requête subsidiaire 1 est encore plus large que la principale. Les deux autres contiennent une caractéristique contenue dans une revendication que la Titulaire avait supprimé suite à une opinion négative de la division d'opposition au regard de l'Art 123(2) CBE.

Le recours est donc rejeté faute de requêtes.

Décision T1067/08

T1801/07 : brochures distribuées lors d'une réunion

L'opposante Osram avait fourni en tant qu'art antérieur des brochures prétendument distribuées en 1996 et 1997 lors de réunions annuelles organisées par et chez Osram dans le but de présenter les nouveaux produits de la maison à des clients.

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition enrichie d'un membre juriste, qui a duré 3 jours, 4 témoins ont été entendus longuement, pendant 1jour et demi, et leurs déclarations recueillies dans un procès-verbal de 36 pages.

La Chambre (dans une composition à 5 membres) retient de ce procès-verbal que tous les témoins ont confirmé qu'une cinquantaine de participants ont assisté à ces réunions annuelles, et qu'aucune confidentialité n'était requise. Selon deux des témoins, les brochures avaient été disposées sur les chaises de participants, tandis que pour les deux autres elles avaient été distribuées à la réception. Cette discordance n'émeut pas la Chambre : il est inhabituel que des témoins se souviennent des circonstances exactes d'un événement qui s'est tenu plus de 10 ans en arrière, sauf fait remarquable. Cela ne jette pas de doutes sur le fait qu'ils ont effectivement reçu la brochure, puisque les deux modes distribution sont traditionnellement utilisés lors de conférences ou de réunions.

Pour la Chambre, l'Opposante a rendu crédible le fait que le document a effectivement été distribué aux participants. La charge de la preuve repose donc maintenant sur les épaules de la Titulaire, qui n'a pas été en mesure d'apporter de preuves contraires, par exemple que la brochure n'a été accessible qu'à une date ultérieure ou qu'un accord de confidentialité existait. Les circonstances diffèrent d'une allégation d'usage antérieur dans laquelle toutes les preuves sont en possession de l'Opposante, la Titulaire ne pouvant que mettre en évidence des manques ou des contradictions dans la chaîne de la preuve. La Chambre ne partage pas l'opinion de la Titulaire, selon laquelle il lui était impossible de prouver l'absence de publication ou de distribution. La Titulaire avait en effet la possibilité de contacter d'autres participants à la réunion qui auraient pu témoigner que les documents distribués avaient un autre contenu, ou avaient été distribués plus tardivement.

La Chambre considère en conclusion que l'aspect public des brochures a été suffisamment prouvé.


Décision T1801/07
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Brevet unitaire : une avancée importante aujourd'hui

Après les Etats-Unis vendredi, c'est aujourd'hui au tour de l'Europe de faire avancer sa réforme en matière de brevets.

Cet après-midi s'est tenu à Luxembourg un conseil compétitivité extraordinaire durant lequel les 25 Etats membres participant à la coopération renforcée (tous les Etats de l'UE sauf Italie et Espagne) ont donné leur accord sur deux propositions de règlement.

Le premier règlement met en oeuvre la coopération renforcée sur le brevet unitaire, tandis que le deuxième s'intéresse aux problèmes de traduction.

Credit "The Council of the European Union"

Un accord final peut être obtenu avant la fin de l'année.

Voir le communiqué de presse conjoint de la Présidence du Conseil compétitivité et de la Commission Européenne.
Voir le communiqué de presse du Conseil de l'UE.
Regarder les délibérations

Voir l'article du 20 avril sur les règlements proposés. Par rapport à la précédente version, les "étrangetés" relevées (sur les "droits antérieurs" et l'interdiction de donner une licence limitée à un seul Etat) ont été corrigées.

Etats-Unis : la Chambre des représentants vote la réforme

Des nouvelles importantes nous proviennent des Etats-Unis, où avant-hier la Chambre des représentants a voté très largement en faveur de la loi "America Invents Act".

304 (168 Républicains et 136 Démocrates) représentants ont voté pour la loi, contre 117 (67 Républicains et 50 Démocrates).

Cette loi institue un système "first to file" (droit au premier déposant, et non plus au premier inventeur), tout en conservant une période de grâce de 1 an.

La loi crée également des procédures d'opposition pouvant être engagées dans les 9 mois à compter de la délivrance : une procédure dite "inter partes review" (basée sur le défaut de nouveauté ou d'activité inventive au regard de documents publiés) et une procédure appelée "post-grant review" (basée sur tout argument de défaut de brevetabilité).

Le texte voté diffère quelque peu de celui voté en mars par le Sénat, notamment sur les aspects liés au financement de l'USPTO. Les deux organes vont maintenant devoir se mettre d'accord pour que la réforme soit définitivement adoptée.

Télécharger le texte adopté

L'invention de la semaine

US3216423

"The present invention relates to apparatus which utilizes centrifugal force to facilitate the birth of a child at less stress for the mother".

Pour réduire le stress, le brevet prévoit des vitesses de rotation de l'ordre d'un tour par seconde...

Vous avez pu constater le changement de mise en page et de design. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. J'ai mis en ligne un sondage (bandeau de droite, en haut) pour recueillir les avis sur la nouvelle mise en page (articles à gauche et deux bandeaux à droite).

VAE et Formation à la PI

• L'INPI organise une nouvelle session d'examen selon l'Art R421-1-1 CPI (VAE ou "tour extérieur"). La date limite d'inscription est le 30 septembre 2011 et les entretiens avec le jury débuteront le 5 décembre.

• L'INPI publie également un rapport sur la formation à la PI et les évolutions à donner au CEIPI. Les annexes peuvent également être téléchargées. Les préconisations du groupe de travail sont notamment de renforcer la rercherche au CEIPI, de donner au CEIPI un rôle national "d'école professionnelle de la PI", tout en renouvelant son contenu pédagogique et en diversifiant les voies d'accès. En 2014-2015, un même bâtiment devrait accueillir le CEIPI, l'IEEPI et la délégation régionale de l'INPI.

Le Top 20 des cabinets de brevets européens

J'ai publié il y a quelques mois un classement des principaux cabinet des CPI (classement purement quantitatif bien entendu...).
Je récidive en passant cette fois-ci à l'échelle européenne.

Le classement se base sur le nombre de demandes (ou de brevets) dont la date de dépôt est 2008 (incluant les demandes européennes déposées en 2008 et les demandes PCT entrées en phase européenne déposées en 2008), pour lesquelles le mandataire inscrit au 1er juin sur le registre en ligne appartient au cabinet en question.

1	Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser	DE	3343
2	Hoffmann Eitle	DE GB	3110
3	Marks & Clerk	GB FR LU	2366
4	Vossius & Partner	DE CH	1829
5	Dehns	GB DE	1609
6	J A Kemp & Co	GB DE	1407
7	Mewburn Ellis	GB	1325
8	Forrester & Boehmert	DE GB	1251
9	TBK	DE	1176
10	Kilburn & Strode	GB	1166
11	Wuesthoff & Wuesthoff	DE	1118
12	D Young & Co	GB	1078
13	Carpmaels & Ransford	GB	1040
14	Haseltine Lake	GB DE NL	1033
15	Boult Wade Tennant	GB	1028
16	Cabinet Beau de Loménie	FR DE GB	974
17	Cabinet Plasseraud	FR	970
18	Harrison Goddard Foote	GB	856
19	Bardehle Pagenberg	DE FR ES	840
20	Mitscherlich & Partner	DE	828

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T1421/05 : le transfert de la qualité d'opposante est-il automatique ?

La veille de la procédure orale prévue en 2009, la Titulaire a fait valoir que le recours formé en 2005 par la société Aventis R&T n'était pas recevable car cette société avait cessé d'exister en 2003. En outre, les activités associées à l'opposition, et donc cette dernière, avaient été cédées en 2000 à une société Axiva par un accord de transfert de technologie du 14 avril 2000. Axiva avait d'ailleurs requis le transfert d'une autre opposition sur ce fondement.

La Chambre, sur une trentaine de pages, va analyser en détail la jurisprudence existante, et décider que dans le cas d'espèce, si une opposante cède les activités dans l'intérêt desquelles l'opposition a été formée, et cesse ultérieurement d'exister, un recours formé par une société qui n'existe plus est tout de même recevable.

Pour la Chambre, lorsqu'une activité économique est cédée, l'opposition formée dans l'intérêt de cette activité peut être transférée (G4/88), mais ne l'est pas automatiquement. Le transfert de la qualité d'opposant doit être requis et prouvé pour que le transfert puisse produire un effet devant l'OEB. A défaut, c'est l'opposante initiale qui reste partie à la procédure.

La Chambre décide en revanche qu'une opposition est automatiquement transférée à un héritier ou à l'ayant-cause à titre universel (T956/03, T670/95, T425/05), ce qui découle implicitement de la R.60(2) CBE1973. Aventis R&T a effectivement cessé d'exister en 2003, et suite à plusieurs fusions, son successeur universel est devenu Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.

Le recours aurait donc dû être formé au nom de Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Par analogie avec la décision T15/01 (qui s'intéressait à un recours formé par une Titulaire ayant cessé d'exister), la Chambre décide de faire droit à la requête en correction d'erreur dans l'acte de recours, indiquant que le recours a en fait été formé par l'ayant-cause à titre universel.
La mandataire n'était pas au courant de la disparition d'Aventis R&T car l'opposition était en fait pilotée par les sociétés ayant acquis les activités intéressées : il s'agissait donc bien d'une erreur.

Décision T1421/05
Le blog K's Law commente également cette décision ce jour

Les premiers déposants OEB

L'OEB publie cette année, à l'instar de l'OMPI et de l'INPI, le classement des 100 premiers déposants, basé sur le nombre de demandes directes déposées en 2010 et de demandes Euro-PCT entrées en phase européenne la même année.

Voici les 25 premiers du classement :

1 SIEMENS  2135
2 PHILIPS 1765
3 BASF 1707
4 SAMSUNG 1691
5 QUALCOMM 1682
6 PANASONIC 1400
6 ROBERT BOSCH 1400
8 SONY 1286
9 LG 1263
10 BAYER 1123
11 MITSUBISHI 1096
12 ERICSSON 1095
13 GENERAL ELECTRIC 1084
14 RESEARCH IN MOTION 907
15 HOFFMANN-LA ROCHE 811
16 ALCATEL 773
17 HITACHI 741
18 HUAWEI 730
19 3M 710
20 JOHNSON & JOHNSON 709
21 EADS 688
22 CANON 653
23 TOYOTA MOTOR 651
24 FUJITSU 642
24 HONEYWELL 642

On compte dans ce classement 10 groupes dont le siège est basé en France : Alcatel (16ème), Sanofi (34ème), Technicolor (41ème), CEA (49ème), Saint-Gobain (66ème), Valéo (67ème), Thalès (68ème), France Télécom (75ème), L'Oréal (79ème) et Renault (84ème), auxquels on peut ajouter des sociétés ayant une activité brevets importante en France : EADS (21ème), ST Microelectronics (57ème), Schlumberger (94ème).

T2362/08 : il ne faut pas prendre le breveté par surprise

Le brevet avait été révoqué à l'issue de la procédure orale tenue devant la division d'opposition pour insuffisance de description.
Ce motif avait été invoqué par l'Opposante sans son mémoire d'opposition, mais la division d'opposition a suivi une ligne d'argumentation totalement différente, soulevée pour la première fois durant la procédure orale.

Pour la Chambre, le droit d'être entendu n'est respecté que si la Titulaire a réellement l'opportunité de présenter ses commentaires en réponses aux motifs d'opposition. Les fais sur lesquels la division d'opposition entend baser sa décision doivent être clairement identifiés de manière à ce que la Titulaire puisse prévoir les attaques possibles et préparer sa défense en conséquence.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire s'est trouvée non seulement confrontée à une approche totalement différente en matière d'insuffisance de description, mais aussi à un revirement inattendu de la division d'opposition. Alors que dans son opinion préliminaire la division faisait remarquer que la charge de le preuve en matière d'insuffisance de description revenait à l'Opposante, c'est finalement la Titulaire qui a dû la supporter lors de la procédure orale.

Dans ces conditions, la Chambre estime que la Titulaire, même si elle a eu formellement la possibilité de s'exprimer, n'a pas eu suffisamment l'opportunité de présenter ses commentaires, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu, entraînant le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours.

Décision T2362/08

T23/10 : encore des requêtes refusées au vu de l'Art 12(4) RPCR

Une deuxième décision dans la lignée de la T144/09 discutée mardi dernier. Il semble que les Chambres de recours (d'abord la 3.2.06 puis maintenant la 3.3.02) aient envie de sanctionner des pratiques jugées abusives, qui consistent à refuser de proposer des requêtes en première instance pour les soumettre ensuite en formant le recours. En procédant ainsi, les Titulaires peuvent exiger des renvois en première instance et rallonger de quelques années la procédure d'opposition.

Dans cette affaire, la Titulaire avait refusé de proposer une requête subsidiaire basée sur ses requêtes précédentes, dont la revendication dépendante 11 avait été jugée contraire à l'Art 123(2) par la division d'opposition. 

La Chambre rappelle que le but de la procédure de recours est d'obtenir un jugement sur la décision de première instance.
Une Titulaire qui a perdu devant la division d'opposition a le droit de voir ses requêtes rejetées reconsidérées par la Chambre de recours. Si d'autres requêtes sont présentées, leur admission est subordonnée au pouvoir discrétionnaire de la Chambre.
L'Art 12(4) RPCR donne la possibilité à la Chambre de

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Evolution des dépôts et délivrances par pays depuis 2001

L'OEB a publié cette année des statistiques très complètes qui méritent d'y consacrer plusieurs billets.

L'OEB annonce que le nombre de dépôts EP directs et d'entrées en phase européenne a augmenté de 12% par rapport à 2009, soit une hausse de 16 000 dépôts.

Ce que ne dit pas l'OEB, c'est que cette augmentation est en partie due à l'afflux de demandes divisionnaires déposées suite à l'introduction du délai de 24 mois de la R.36CBE. La date limite pour diviser les anciennes demandes était le 01.10.2010, et selon mes estimations, 7000 à 8000 demandes divisionnaires auraient été déposées dans la semaine allant du 27.09.2010 au 01.10.2010....
Afflux qui a dû être bénéfique aux finances de l'Office, puisque diviser une demande déposée en 2000 coûte plus de 8000€ en arriérés de taxes annuelles.

Les graphiques qui suivent montrent

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T144/09 : il ne faut pas refuser la main tendue

Durant la procédure orale de première instance, la division d'opposition a décidé de révoquer le brevet pour violation de l'Art 123(2) CBE, a expliqué sa position, et donné la possibilité à la Titulaire de fournir des requêtes ne présentant pas ce défaut. En l'occurrence il suffisait de supprimer une caractéristique de la revendication ajoutée un mois avant la procédure orale.

La Titulaire a choisi de ne pas saisir la main tendue. Bien mal lui en a pris.

En recours, toutes les requêtes ne comprenant pas la caractéristique incriminée ont été présentées.
La Chambre décide de ne pas les admettre dans la procédure en vertu de l'Art 12(4) RPCR au motif qu'elles auraient pu être présentées durant la procédure de première instance.

Pour mémoire, cet article stipule : "Sans préjudice du pouvoir de la chambre de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou n'ont pas été admis au cours de la procédure de première instance, tout élément présenté par les parties, conformément au paragraphe 1, sera pris en considération par la chambre si et dans la mesure où il concerne l'affaire faisant l'objet du recours et remplit les conditions visées au paragraphe 2."

Décision T144/09

PS : Le blog K's Law a aussi commenté cette importante décision ce matin.

Des nouvelles du feuilleton BCE contre DSS

Un litige pan-européen oppose depuis quelques années la société DSS, titulaire du brevet EP455750 et la Banque Centrale Européenne (BCE), accusée de contrefaire ledit brevet lors de la fabrication des euros.

DSS avait engagé une action devant le tribunal de première instance de l'UE, qui s'était déclaré incompétent. En réponse, la BCE avait engagé des actions en nullité auprès des tribunaux de plusieurs états européens.

Le motif de nullité le plus fort est tiré de l'extension indue provoquée par des modifications effectuées devant la Chambre de recours, et considérées comme acceptables dans la décision T933/95.

Après quelques hésitations en première instance (les juges britanniques et français penchant pour l'extension de l'objet à l'inverse des juges nerlandais et allemands), il semble que la plupart des juridictions d'appel se révèlent plus strictes dans l'application de l'Art 123(2) CBE que la Chambre de recours :

• Par décision du 14.7.2010, l'Obersten Patent - und Markensenates autrichien a jugé que la modification constituait une extension indue.
• Le 8.7.2010, le Bundesgerichtshof allemand a également conclu en faveur de l'extension indue, infirmant la décision du Bundespatentgericht du 27.3.2007.
• La Court of Appeal of England and Wales avait confirmé le 19.3.2008 la décision de première instance du 26.3.2007, qui avait annulé la partie britannique du brevet.
• En France, l'arrêt du 17.3.2010 de la Cour d'Appel de Paris a également confirmé le jugement du TGI de Paris du 9.1.2008, lequel avait aussi conclu à la nullité pour extension de l'objet.
• Le 21.12.2010, la Cour d'Appel de La Haye a infirmé le jugement de première instance et annulé la partie néerlandaise du brevet.
• Le Tribunal de première instance de Bruxelles a aussi conclu en ce sens le 30.10.2009.

A l'opposé, le Tribunal de commerce de Madrid a décidé le 24.3.2010 que le brevet était valable.

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L'invention de la semaine

FR 2.952.909

OBJET SERVANT A FAIRE DES SOUHAITS
L’invention est constituée d’une pièce creuse qui à pour but de recevoir un souhait inscrit par l’utilisateur, la
pièce pourra être obstruée par un bouchon, le tout sera réalisé en matière combustible pour qu’elle puisse être déposée dans un feu pour y être consumée.
Cette invention permet de créer un artifice qui peut être utilisée pendant des manifestations ou plus simplement dans des endroits où des feux sont présents (exemple: feu de la ST Jean, réveillon, etc.).

T663/02 : une injection intraveineuse est-elle exclue selon l'Art 53 c) ?

Le procédé revendiqué contenait une étape d'injection intraveineuse d'un agent de contraste.
Cette étape est-elle de nature chirurgicale, et suffit-elle donc à exclure l'invention de la brevetabilité au titre de l'Art 53c ?

La décision G1/07 a statué en ce sens qu'une méthode qui "comprend ou englobe une étape invasive sous la forme d'une intervention physique substantielle sur le corps nécessitant une expertise médicale et comportant un risque substantiel pour la santé lorsqu'elle est mise en oeuvre avec l'expertise et le soin professionnels requis" doit être exclue de la brevetabilité.

Le placement d'un cathéter intraveineux est aujourd'hui une des techniques invasives les plus couramment mises en oeuvre, que les médecins délèguent de plus en plus à des professions paramédicales, comme les infirmières. De par cette délégation, il est clair que ces actes ne font plus partie du coeur des activités d'un médecin. Il ne s'agit que d'une intervention de routine qui ne devrait pas comporter de risque substantiel pour la santé lorsqu'elle est mise en oeuvre avec l'expertise et le soin professionnels requis, et qui ne devrait donc pas être exclue de la brevetabilité par l'Art 53c CBE.

La Chambre propose toutefois une méthode d'évaluation du risque substantiel pour la santé à l'aide d'une "matrice de risques", comportant en "x" la probabilité qu'une complication puisse survenir (improbable, probable, très probable) et en "y" l'impact sur la santé d'une telle complication (mineur, modéré, majeur).
Dans le cas présent, il ne fait pas de doute pour la Chambre que l'injection revendiquée ne comporte pas de risque irréversible.
Seuls les risques associés à la méthode d'administration en tant que telle sont à prendre en compte, et non les risques associés à l'usage d'un agent de contraste donné (risques allergiques par exemple).

Décision T663/02
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