G1/09 : sur le dépôt de demandes divisionnaires après rejet de la demande parente

Dans sa décision J2/08, la Chambre de recours juridique avait saisi la Grande Chambre de la question suivante :

"Une demande rejetée par une décision de la division d'examen est-elle encore en instance au sens de la R. 25 CBE1973 (R. 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai pour former un recours, dans le cas où aucun recours n'a été formé ?"

On se souvient que la requérante était d'avis de suivre la pratique allemande, illustrée par une décision du Bundesgerichsthof (BGH, décision du 28.3.2000, GRUR 2000, 688), selon laquelle une demande est instance tant que la décision de rejet n'est pas devenue finale. La pratique de l'OEB était au contraire de ne considérer la demande pendante que si un récours était effectivement formé : une demande divisionnaite ne pouvait alors être déposée que pendant la procédure de recours.

La Grande Chambre a maintenant tranché dans sa décision G1/09 : lorsqu'aucun recours n'est formé, une demande rejetée par la division d'examen est encore "en instance" jusqu'à l'expiration du délai de recours.

Au pt 3.2.4 de la décision, la Grande Chambre interprète le terme "en instance" comme se rapportant à un statut dans lequel des droits dérivant de la demande en vertu de la CBE sont encore en existence. Ces droits comprennent la protection provisoire de l'Art 67, lequel indique en son 4ème paragraphe que "les effets de la demande sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée". Lorsqu'aucun recours n'est formé, la décision de première instance passe en force de chose jugée après l'expiration du délai de recours. Ce n'est qu'à ce moment-là que la demande cesse d'être en instance.
Dans un obiter dictum, la Grande Chambre note qu'en cas de délivrance, la demande cesse d'être en instance le jour où la mention de la délivrance est publiée : à partir de ce jour, les droits ne dérivent plus de la demande mais du brevet délivré (Art 64(1) CBE).

La fin des revendications de type suisse

L'OEB informe que pour les futures demandes dont la date de priorité la plus ancienne sera le 29 janvier 2011 et ultérieurement, les revendications de type suisse ne seront plus acceptées.

La Grande Chambre de recours avait indiqué dans sa décision G2/08 (pt 7.1) que les revendications de type suisse n'avaient plus lieu d'être suite à la modification de l'Art 54 CBE. Consciente qu'un grand nombre de demandes pendantes contenait ce type de revendications, elle avait fixé  un délai de 3 mois à compter de la publication de la décision pour que les futures demandes se conforment à cette nouvelle situation juridique.

Petit rappel historique : les revendications de type suisse ("utilisation d'une substance X pour fabriquer un mdédicament destiné à soigner la maladie Y") ont été instituées de manière prétorienne par la décision G6/83 afin de conférer une protection aux applications thérapeutiques ultérieures d'une substance connue. Depuis l'entrée en vigueur de la CBE 2000, ce type d'invention peut être protégé par une revendication du type "Substance X pour traiter la maladie Y" (Art 54(5) CBE).

Depuis la décision G2/08, l'Office du Royaume Uni emet des objections de clarté contre les revendications de type suisse pour les demandes nationales, et oblige les demandeurs à utiliser le nouveau format.

Lire le Communiqué de l'OEB

Le palmarès des régions innovantes

L'OEB publie sur son site des statistiques de dépôt par région d'origine de l'invention. Les demandes concernées sont celles déposées en 2009 (pour les demandes européennes) et celles entrées en phase européenne la même année (pour les demandes euro-PCT).

A partir de ces données j'ai pu établir le palmarès des régions "inventives", en Europe (premier tableau) et hors Europe (deuxième tableau).
La région est celle où le déposant est domicilié, ce qui biaise évidemment les résultats : si par exemple l'île de France arrive en deuxième position et compte pour près de 70% des dépôts français, c'est que la plupart des grandes entreprises françaises ont leur siège dans cette région, ce qui ne signifie pas que toute leur recherche y est effectuée.

Rapporté à la population de la "région", le nombre de dépôts atteint des records dans le demi-canton de Bâle-Ville, avec près de 600 dépôts par tranche de 100000 habitants, contre seulement 7 pour l'Etat du Texas et 13 pour la Lombardie.

L'invention de la semaine

FR 2.942.693
LITIERE ANTIODEURS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
La présente invention est une litière minérale ou végétale pour animaux de compagnies dont le constituant anti-odeur est à base de poudre ou de tourteau de cacao ou les deux en mélanges.

En aucun cas, il ne faut pas utilisé la coque de cacao sauf pour support.
L’invention réside sur l’utilisation de l’intérieur de la graine du cacaoyer, sans l’enveloppe appelé coque de cacao

R20/09 : la R.104 est exhaustive

L'Art 112bis (2) CBE indique les motifs pouvant fonder une requête en révision. L'alinea d) renvoie au règlement d'exécution pour définir les vices fondamentaux de procédure susceptibles d'entraîner une révision.

C'est la R.104 CBE qui liste ces vices fondamentaux, en l'occurrence au nombre de deux : "Il peut y avoir vice fondamental de procédure au sens de l'article 112bis, paragraphe 2 d), lorsque la chambre de recours : a) n'a pas tenu, en violation de l'article 116, une procédure orale requise par le requérant, ou b) a statué sur le recours sans statuer sur une requête pertinente pour cette décision."

Cette liste est-elle exhaustive ? La rédaction de la règle, avec son "il peut y avoir", ne semble pas exclure d'autres vices.
La Grande Chambre n'est pas de cet avis.

Dans l'affaire R20/09, la Grande Chambre rejette en effet la requête en révision comme manifestement non fondée, au motif que les divers griefs de la requérante ne font pas partie des motifs prévus par l'Art 112bis (2) ou par la R.104 CBE.
Les griefs étaient les suivants :
- le procès-verbal de la procédure orale ne contenait pas un exposé sommaire des faits et les motifs de la décision [en fait, ces éléments doivent figurer dans la décision - R.102 CBE - et pas dans le procès-verbal, qui généralement est très succinct]
- la Chambre n'a pas accepté d'insérer dans le procès-verbal des déclarations pertinentes formulées par le mandataire
- certains documents ont été exclus de l'inspection publique par la Chambre,
- les motifs de rejet de l'insertion de déclarations dans le procès-verbal sont incorrects,
- la Chambre aurait refusé de prendre en compte certains moyens de preuve et certains arguments de la requérante [la Grande Chambre indique à cet égard qu'il s'agit d'une question touchant au fond, à l'exactitude de la décision],
- le rejet de certains documents comme tardifs est basé sur une mauvaise compréhension de la jurisprudence.


Décision R20/09
Un grand merci à Oliver Randl de m'avoir fourni une traduction de cette décision. Vous pouvez consulter son commentaire sur son blog K's Law.

"Legal Privilege" et avocats en entreprise

Dans un arrêt du 14 septembre 2010, la CJUE a décidé que les avocats en entreprise ne bénéficiaient pas du principe de protection de la confidentialité des échanges ente avocats et clients, ce que les Anglo-saxons appellent "Legal Privilege".

Dans le cas d'espèce, la Commission européenne avait pratiqué une perquisition dans les locaux d'une société suspectée de se livrer à des activités anti-concurrentielles. Parmi les nombreux documents saisis figuraient des échanges par courrier électronique entre des responsables de l'entreprise et des avocats, inscrits à un barreau néerlandais, mais salariés de l'entreprise en question.

La CJUE réaffirme les conclusions de l'arrêt AM&S Europe / Commission de 1982 selon lequel le bénéfice de la protection de la confidentialité n'est acquis que si l'échange avec l'avocat est lié à l'exercice du droit de la défense du client et si l'échange émane d'un avocat indépendant, "non lié au client par un rapport d'emploi".

[...] la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi. Un avocat interne, en dépit de son inscription au barreau et de la soumission aux règles professionnelles qui s’ensuit, ne jouit pas à l’égard de son employeur du même degré d’indépendance qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client.

En France, le statut d'avocat en entreprise n'existe pas, mais a été proposé par la Commission Darrois.
Selon le texte du Rapport de ladite commission, un tel statut devait procurer le "legal privilege": "l’avantage le plus évident d’une telle réforme serait la possibilité, pour les entreprises et les juristes concernés, d’obtenir une protection de leurs avis semblable à celle dont bénéficient leurs homologues étrangers, notamment anglo-saxons. Disparaitrait alors l’une des causes de la réticence de certains groupes internationaux à localiser en France des activités juridiques."

Il existe en Europe un autre profession règlementée pouvant être exercée aussi bien en libéral qu'en entreprise. Il s'agit des mandataires agréés près l'OEB, dont la protection du secret professionnel est prévue par la R.153 CBE :

Lorsqu'un mandataire agréé est consulté en cette qualité nul ne peut être contraint, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, de divulguer les communications échangées à ce propos entre ce mandataire et son mandant ou toute autre personne et relevant de l'article 2 du règlement en matière de discipline des mandataires agréés, à moins que le mandant n'ait expressément renoncé à ce droit.

Cette protection est très limitée puisqu'elle n'est opposable qu'à l'OEB.

L'invention de la semaine

Combinaison ou juxtaposition de moyens ?

FR 2.942.697

CENDRIER A CLEF USB 

L’invention se caractérise par un orifice ayant une forme correspondante à une clef de type USB, adjoint à un récipient destiné à recevoir des cendres.
Elle est constituée du récipient destiné à recevoir des cendres (2) adjoint à l’orifice (1) dans lequel est introduit la clef de type USB (3).
L’innovation technique selon l’invention est destinée au monde lié à l’industrie du tabac.

Le problème technique résolu par l'invention est exprimé en ces termes : "Traditionnellement, le fumeur qui veut à la fois déposer ses cendres dans un cendrier et à la fois utiliser un clef de type USB, n'a d'autre choix que de l'avoir anticipé en ayant au préalable rapproché un cendrier de sa clef de type USB."

T993/07 : R.80 et ajout de revendications indépendantes

Selon la R.80 CBE, "la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'article 100, même si ce motif n'a pas été invoqué par l'opposant."

La Chambre en profite pour rappeler l'interpétation qu'il faut donner à cette règle : la procédure d'opposition n'est pas conçue pour être le prolongement de la procédure d'examen (G1/84, pt 9).
De ce fait, elle ne doit pas être une opportunité pour la Titulaire de corriger des lacunes de son brevet, par exemple un nombre insuffisant de revendications dépendantes ou indépendantes.

Le simple ajout de revendication dépendantes n'est donc pas permis (T674/96).

La requête principale contenait pas moins de 20 revendications présentées comme indépendantes mais reprenant toutes les caractéristiques de la revendication 1, laquelle était plus limitée que la revendication 1 délivrée.
Logiquement, la Chambre décide que ces revendications sont sur le fond dépendantes de la revendication 1. L'ajout de ces nouvelles revendications est donc contraire à la R.80 CBE.

De (vraies) nouvelles revendications indépendantes sont aussi rejetées. Ces revendications combinent les caractéristiques de la revendication 1 délivrée avec d'autres caractéristiques de la description que celles ajoutées pour limiter la revendication 1.
Pour la Chambre en effet, la R. 80 ne permet pas non plus d'ajouter des revendications indépendantes à une revendication opposée, telle que délivrée ou telle qu'amendée, car l'ajout d'une ou plusieurs autres revendications indépendantes laisse intacte la question de savoir si des arguments présentés par le propriétaire et / ou les modifications apportées à la revendication indépendante opposée surmontent une objection fondée sur un motif d'opposition contre cette revendication.

Pour la Chambre, cette situation est différente de celle dans laquelle une revendication 1 est supprimée et remplacée par deux revendications indépendantes couvrant deux modes de réalisation différents, sans ajout d'autres revendications (T223/97).
Dans le cas d'espèce, la revendication 1 telle que délivrée n'est pas supprimée mais amendée par incorporation de caractéristiques supplémentaires, tandis que 19 revendications indépendantes sont ajoutées.

Décision T993/07
Voir aussi le commentaire sur le blog K's law.

T1392/08 : vous avez dit "synergie" ?

La revendication du brevet portait sur une composition déodorante comprenant un composé phénolique, une enzyme capable d'oxyder ce composé phénolique, et un parfum en une teneur produisant un effet désodorisant synergique quand il est mélangé avec ledit composé phénolique et ladite enzyme.

Pour la Chambre, l'Art 83 CBE est satisfait si l'homme du métier sait, sans excéder ses compétences et connaissances normales, ce qu'il a à faire pour obtenir un effet synergique.

Le brevet indique bien des teneurs préférées, mais est muet sur les teneurs produisant l'effet synergique. Aucun exemple ne démontre l'existence d'un tel effet. L'absence d'enseignement général sur les paramètres ayant une éventuelle influence sur l'apparition de l'effet synergique oblige l'homme du métier à mettre en place des essais pour déterminer les teneurs revendiquées.
L'homme du métier est obligé de tester de manière arbitraire différentes teneurs pour vérifier l'apparition de l'effet synergique. En cas d'échec rien ne peut le guider vers la solution. La somme d'essais-erreurs nécessaire constitue alors un effort excessif.

En revanche, définir la teneur minimale de parfum comme la teneur "suffisant pour détruire les dernières traces d'odeurs qui ne peuvent être inactivées par le composé phénolique et l'enzyme" respecte l'Art 83 CBE car les exemples du brevet permettent de reproduire l'invention.

Décision T1392/08

L'invention de la semaine

Cette semaine une méthode chirurgicale un peu particulière... puisqu'elle vise à obtenir une licorne à partir d'un animal à deux cornes.

L'inventeur est Timothy Zell, alias Oberon Zell (voir sa biographie et sa photo), qui se présente de la sorte : "A modern Renaissance man, Oberon is a transpersonal psychologist, metaphysician, naturalist, theologian, shaman, author, artist, sculptor, lecturer, teacher, and ordained Priest of the Earth-Mother, Gaia. Those who know him well consider him to be a true Wizard in the traditional sense. He is also an initiate in the Egyptian Church of the Eternal Source, a Priest in the Fellowship of Isis, and an initiate in several different Traditions of Witchcraft. He holds academic degrees in sociology, anthropology, clinical psychology, teaching, and theology."

Brevet US4429685

PS : j'ai mis en place un sondage (en haut à droite) pour mieux connaître les centres d'intérêt des lecteurs.

T737/08 : tous pour un

Contre la décision de révocation du brevet, pour un seul Titulaire, pas moins de 3 personnes ont formé recours :

- une société A, se présentant comme "Master licensee" agissant pour le compte du Titulaire,
- le Titulaire inscrit lui-même, que nous appellerons B,
- à titre subsidiaire, une société C, présentée comme cessionnaire du brevet. La cession avait apparemment été inscrite au registre britannique, mais pas au REB.

Sans surprise, le recours de la société A est rejeté comme irrecevable, A n'étant ni Titulaire du brevet, ni apte à représenter la Titulaire.

Le recours de C est également considéré comme irrecevable, C n'étant pas, aux yeux de l'OEB, le Titulaire du brevet (T656/98).

L'Opposante argumentait quant à elle que ni le recours de B ni celui de C n'étaient recevables. Pour elle il était certes admis de former un recours au nom de deux personnes lorsqu'un doute existe quant à la véritable identité du Requérant (G2/04, pt 3.2), mais dans le cas d'espèce aucun doute n'était permis : la cession n'étant pas inscrite au REB, le recours de C est irrecevable. Dans le même temps, B n'étant plus titulaire depuis qu'il avait cédé son brevet, ne pouvait pas non plus former de recours.
L'argument se retourne contre elle puisque la Chambre considère que l'existence de l'argument, même s'il est faux, démontre l'existence d'une insécurité juridique sur la nature de la Titulaire, et donc qu'il était légitime que l'acte de recours soit formé au nom de deux requérants alternatifs.
Décision T737/08

Pour mémoire la conclusion du point 3.2 de la décision G2/04 :

En conclusion, la Grande Chambre de recours juge légitime qu’une déclaration soit faite au nom de la personne que celui ou celle qui agit considère, selon son interprétation, comme la partie habilitée et parallèlement, à titre subsidiaire, au nom d’une autre personne qui pourrait elle aussi, selon une autre interprétation possible, être tenue pour la partie habilitée, s’il existe une insécurité juridique justifiable sur la façon d’interpréter le droit en ce qui concerne à la question de savoir qui est partie à la procédure.

Trois ans !

Le blog du droit européen des brevets est né il y a tout juste trois ans.


Année riche avec :

• 201 billets
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Les billets attirant le plus de visiteurs sont sans conteste ceux relatant les multiples rebondissements des projets de rapprochement entre avocats et CPI, avec un record de visites (presque 800) le 9 décembre 2009.

J'espère avoir cette année encore l'occasion de vous informer et de vous divertir. N'hésitez pas à poster un commentaire pour faire part de vos desiderata ou doléances.

J1/10 : désignation d'inventeur en cas de publication anticipée

Selon la R. 60(1) CBE, une demande européenne est rejetée si la désignation des inventeurs n'est pas faite dans les 16 mois à compter de la date de priorité, étant entendu que le délai est réputé respecté si la désignation est communiquée avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication.

Dans le cas d'espèce, le demandeur avait requis une publication anticipée (Art 93(1) b) CBE).
La section de dépôt a rejeté la demande, estimant que lorsqu'une publication anticipée est demandée, le délai de 16 mois cesse d'exister, la désignation d'inventeur devant toujours être déposée avant la fin des préparatifs techniques.

La Chambre de recours juridique ne partage pas l'avis de la section de dépôt.

Pour elle, la R. 60(1) prévoit une "quasi-extension" du délai de 6 mois par l'introduction d'une fiction liée à la fin des préparatifs techniques. Une publication anticipée n'a pas d'effet sur les mesures gouvernant la désignation des inventeurs. Dans le cas contraire, elle raccourcirait le délai de 16 mois, ce qui n'a pas de base légale. La Chambre ne voit pas non plus pourquoi les mesures concernant la publication d'une demande devraient prévaloir devant celles qui concernent la désignation des inventeurs. Il est bien entendu désirable que la demande publiée mentionne le nom des inventeurs, mais le public peut aussi être informé ultérieurement.

La Chambre remarque aussi en passant qu'une demande ne pourrait pas être rejetée pour défaut de désignation d'inventeur si la notification selon la R. 60(1) CBE n'était émise qu'après l'expiration du délai de 16 mois et signifiée après la publication de la demande.

Notons enfin un très beau vice de procédure, puisque le déposant n'a appris les motifs du rejet qu'après celui-ci, par téléphone...

Décision J1/10
Voir le commentaire d'Oliver Randl sur son blog.

JO d'août-septembre et soja OGM

Au programme du JO d'août-septembre:

- Changement des taxes PCT : la taxe de dépôt passe à 950€, soit une augmentation de 8%

- Une fois n'est pas coutume, on peut trouver dans le JO une décision de la CJUE, dans l'affaire C-428/08.

Monsanto possède le brevet EP546090 portant sur une séquence d'ADN, une molécule d'ADN, une méthode d'obtention de plantes transgéniques résistant au Roundup, des cellules de plantes et des plantes résistant au Roundup. Les défendeurs à l'action en contrefaçon intentée sur la base de ce brevet avaient exporté, depuis l'Argentine vers le port d'Amsterdam, de la farine de soja transgénique contenant ledit ADN.

Saisie par une juridiction néerlandaise, la CJUE a décidé que l'Art 9 de la Directive 98/44/CE (La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce sa fonction.) faisait échec au breveté, dans la mesure où dans la farine de soja, qui est une matière morte, l'ADN n'exerce plus la fonction pour laquelle il est breveté, qui est de protéger la plante contre des herbicides spécifiques.

La CJUE a également jugé que ce même article faisait obstacle à ce qu'une juridiction nationale octroie une protection absolue au produit en tant que tel. Elle juge enfin que les ADPIC n'ont pas d'incidence sur l'interprétation de la Directive.


Cette décision avait déjà été commentée en son temps sur les blogs EPLAW et IPJur.
A ma connaissance, c'est la première fois que la CJUE se préoccupe de la question de la portée d'un brevet. On peut noter que la biotechnologie est le seul domaine où une revendication de produit se voit limitée, tout du moins dans l'UE...

Inventions de salariés

Inventions et créations des salariés : Du Code du travail au Code de la propriété intellectuelle, tel est le titre d'un ouvrage publié récemment et écrit par Francis Ahner, CPI, et Jean-Jacques Touati, avocat spécialisé en droit du travail.

"Partant du constat que l'invention du salarié est sertie par le Code du travail et le Code de la propriété intellectuelle, cet ouvrage met en évidence les débats juridiques complexes liés aux inventions et autres créations des salariés donnant lieu à un contentieux nourri. Les différents aspects du droit des inventions sont ici envisagés qu'il s'agisse du classement des inventions (de mission ou hors mission), de la définition et des contours de la relation contractuelle employeur/salarié, de la reconnaissance de la valeur créée par et pour l'entreprise ou, encore, de l'obligation d'une rémunération supplémentaire ou d'une indemnisation au juste prix, selon les cas. Sont également abordés les inventions en matière informatique (logiciels), le droit d'auteur sur la création, les oeuvres multimédias, la fiscalité des inventions de salariés, sans oublier les inventions des agents publics. Toute la richesse de l'ouvrage repose sur une analyse des principes et des règles qui sous-tendent le droit des inventeurs salariés en les accompagnant d'une jurisprudence exhaustive."

Sur la Toile

L'OEB publie sur son site les résultats du  Sondage EQE 2010, réalisé auprès des candidats. Je suis très flatté que le blog ait été cité par un candidat dans les "autres éléments importants pour la préparation personnelle".

Sur son blog Salted Patents, Pete Pollard publie des statistiques de réussite par épreuve pour l'EQE 2010. Le taux de réussite aux épreuves C et D, tous candidats confondus, est d'environ 35%,

Pierre Breese nous a appris la semaine dernière que le remplaçant de Benoït Battistelli à la tête de l'INPI est Yves Lapierre. M. Lapierre était auparavant PDG de la société Areva TA.

Vu sur Agoravox, un article où l'auteur estime que l'attribution automatique des inventions de mission à l'employeur est contraire à l'Art 27 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.

Sur le sujet des inventions de salariés, voir aussi l'article de Jean-Paul Martin sur la proposition de loi du Sénateur Young.

Le blog DBF rapporte un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2010. 4 mois après la délivrance du brevet européen, le breveté ne paie pas l'annuité venue à échéance pour la partie française du brevet européen. Le breveté souhaitait vraisembablement ne conserver que le brevet français prioritaire. La Cour d'Appel a jugé que le breveté ne pouvait se prévaloir d'aucun titre en vigueur : 9 mois après la délivrance du brevet européen, le délai de grâce de 6 mois n'avait pas encore expiré, si bien que la partie française du brevet européen existait encore et a pu valablement se substituer au brevet français.

Saluons enfin la naissance d'un nouveau blog francophone "Jurisprudence des brevets en France", actif depuis le 25 août dernier. Bienvenue dans la famille des blogs brevet !