Opposition devant l'INPI - Révocation partielle

Les brevets français délivrés à compter du 1er avril 2020 sont susceptibles de subir une opposition, régie par les articles L613-23 à L613-23-6 et R613-44 à R613-44-12 du Code de la Propriété Intellectuelle.

A ce jour, une quarantaine de brevets ont fait l'objet d'une opposition, et 10 décisions ont déjà été prises, dont 9 à l'issue d'une phase orale: 

• 6 brevets ont été maintenus sous forme modifiée
• 1 opposition a été rejetée
• 1 brevet a été totalement révoqué
• 1 brevet a été partiellement révoqué
• 1 procédure a été clôturée (pour cause de renonciation au brevet)

Si l'opposition française possède de nombreux points communs avec l'opposition devant l'OEB (délai de 9 mois, motifs d'opposition, phases écrite et orale, possibilité de déposer des requêtes subsidiaires), on peut noter quelques différences majeures, en particulier l'absence d'examen d'office (seuls les motifs invoqués par l'opposant sont examinés) et de poursuite d'office (l'opposition est automatiquement clôturée si l'opposition est retirée), et la notion de révocation partielle.

Selon l'article L613-23-6 CPI, "lorsqu'une décision statuant sur l'opposition révoque partiellement le brevet, elle renvoie devant l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire afin que ce dernier demande la modification du brevet pour se conformer à cette décision."

La distinction entre "maintien sous forme modifiée'" et "révocation partielle" a très tôt intrigué les parties intéressées. Les Directives ont répondu aux interrogations en proposant l'exemple suivant: un opposant  qui demanderait uniquement la révocation de la revendication n°1 pour absence de nouveauté et une titulaire ne proposant aucune modification de son brevet. Si l’INPI fait droit à l’opposition pour absence de nouveauté de la revendication n°1, dans ce cas l’INPI révoque partiellement le brevet.

En fait, les oppositions qui sont allées jusqu'à leur terme montrent que la révocation partielle peut être prononcée y compris lorsque toutes les revendications sont opposées (ce qui est habituellement le cas), et que cette notion peut avoir une incidence sur le déroulé de la phase orale.

Par exemple, la révocation totale ne peut être prononcée qu'après examen, non seulement de toutes les requêtes subsidiaires (comme devant l'OEB), mais aussi de toutes les revendications du brevet (indépendantes et dépendantes). Dans l'opposition contre le brevet FR3082616, la nouveauté de l'objet des revendications 1, 5, 6 et 7 a été discutée, puis l'activité inventive de l'objet des revendications 2, 3, 4 et 8. Aucun objet n'étant brevetable, la discussion a ensuite porté sur les requêtes subsidiaires, qui soit ont été rejetées pour extension de l'objet soit n'ont pas été admises dans la procédure. Le brevet a donc été totalement révoqué.

Par conséquent, sauf dans les cas de rejet de l'opposition et de maintien sous forme modifiée (selon une nouvelle requête principale ou des requêtes subsidiaires), la validité de chacune des revendications dépendantes du brevet délivré peut devoir être examinée, pouvant conduire à une révocation partielle, lorsque certaines d'entre elles satisfont les exigences de brevetabilité. 

Lors de la phase orale, si par exemple l'objet de la revendication 1 d'aucune des requêtes (brevet délivré et requête subsidiaires) n'implique d'activité inventive, la discussion devrait se poursuivre par l'examen des autres revendications (dépendantes et indépendantes) du brevet délivré, pouvant conduire à une révocation partielle, alors que devant l'OEB le brevet aurait été révoqué à l'issue de l'examen de la dernière requête subsidiaire.

Une révocation partielle peut aussi être décidée sans discussion des revendications dépendantes. Dans l'opposition contre le brevet FR3060118, l'objet des revendications indépendantes 1 et 7 impliquait une activité inventive, mais pas celui des revendications indépendantes 6 et 8. Après retrait des requêtes subsidiaires, la révocation partielle du brevet a été prononcée. Le titulaire devra donc revenir devant l'INPI pour proposer un nouveau jeu de revendications. Une autre possibilité aurait été pour le titulaire de proposer une requête subsidiaire ne contenant que ces revendications 6 et 8, et le brevet aurait alors été maintenu sous forme modifiée au lieu d'être partiellement révoqué.

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T803/17 et T882/17: examen de la recevabilité de l'opposition et reformatio in peius

Dans ces deux affaires, opposant la même opposante et la même titulaire, cette dernière avait demandé à ce que l'opposition soit déclarée irrecevable au motif que l'identité de l'opposante ne pouvait être clairement déterminée à l'expiration du délai d'opposition.

L'opposante argumentait qu'étant seule requérante, examiner la recevabilité de son opposition serait contraire au principe d'interdiction de la reformatio in peius.

Dans l'affaire T803/17, l'opposition avait été rejetée par la division d'opposition. La Chambre juge en conséquence que l'interdiction de la reformatio in peius ne peut interdire d'examiner la question de la recevabilité de l'opposition. En effet, même si l'opposition était jugée irrecevable, l'opposante ne se retrouverait pas dans une situation pire que si elle n'avait pas formé de recours. Dans les deux cas le brevet serait maintenu tel que délivré. 

Le critère permettant de déterminer si la situation d'un requérant est, du fait de son propre recours, aggravée d'une manière incompatible avec le principe de l'interdiction de la reformatio in peius est le dispositif de la décision attaquée, en particulier l'effet juridique de ce dispositif sur le requérant. Les motifs conduisant à cet effet, en particulier le fait de savoir si l'opposition est rejetée comme irrecevable ou comme non-fondée ne tombent pas dans le champ d'application de ce principe.

En revanche, dans l'affaire T822/17, le brevet avait été maintenu sous forme modifiée, et seule l'opposante avait formé un recours. La Chambre considère dans ce cas qu'une objection portant sur l'irrecevabilité de l'opposition est soumise au principe d'interdiction de la reformatio in peius: il ne serait pas possible de maintenir le brevet tel que délivré du fait de cette irrecevabilité. Pour la Chambre, cela n'interdit toutefois pas d'examiner la question de la recevabilité de l'opposition, mais cet examen ne peut se faire que dans le contexte de l'examen du bien-fondé du recours. Si l'opposition est jugée irrecevable, le recours est rejeté et l'opposante ne se retrouve pas dans une situation pire que si elle n'avait pas formé de recours, puisque le brevet reste maintenu sous forme modifiée.

En cela, la Chambre est en désaccord avec la décision T1178/04, selon laquelle l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'appliquerait pas dans le contexte de l'exercice de l'obligation d'examiner d'office la qualité d'opposant à tous les stades de la procédure. 

Sur le fond, la Chambre considère que la division d'opposition a eu raison d'autoriser la correction du nom de l'opposante. Les oppositions étaient donc bien recevables. En l'espèce, il apparaît clairement que seule la forme légale "Ltd" avait été omise et la correction rétablissait bien l'intention véritable.

Accès au dossier:  T803/17 et T822/17

Offre d'emploi

 

Patent Engineer

Paris, Île-de-France, France

Description

Alice&Bob is an ambitious startup developing the first universal fault-tolerant quantum computer. We gathered France's academic excellence to design a unique quantum bit based on Schrödinger's cat states of superconducting microwave resonators.

As a Patent Engineer you will join our theoretical team to strengthen Alice&Bob IP position by identifying technologies and product implementations for patenting as well as coordinating and conducting IP clearance for emerging patent implementations. The work will involve close liaison with various teams as well as frequent contact with our external patent attorneys.

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Requirements

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Admission de nouveaux documents

Aujourd'hui, deux décisions dans lesquelles la Chambre a admis dans la procédure des documents soumis pour la première fois en recours (art 12(4) RPCR2007) ou après la convocation à la procédure orale (article 13(2) RPCR2020).

Dans la première décision (T538/19), l'Opposante et la Titulaire avaient soumis avec le mémoire de recours ou la réponse des rapports d'essais D55 à D57 portant sur les exemples 1 et 6 de D10. 

D55 venait en réponse à une objection soulevée pour la première fois pendant la procédure orale par la division d'opposition, selon laquelle les rapports d'essais D40 et D47 déposés par la Titulaire ne permettaient pas de conclure que la teneur en eau des exemples en question était comprise dans la gamme revendiquée. Le dépôt de D55 est donc une réponse de bonne foi à D47, lequel avait été déposé seulement 2 mois avant la procédure orale. D55 et D56 venaient quant à eux répondre en temps utile à des objections soulevées dans le mémoire de recours sur le même sujet.

La soumission de D55-D57 au début du recours constituait donc un développement normal de la procédure de recours sur opposition.

Manière non-autorisée pour soumettre des documents tardifs

Dans la deuxième décision (T1724/19), la Titulaire avait soumis, après l'avis provisoire de la Chambre, le document A50 au soutien de ses arguments. La Chambre note que le document a été apporté en réponse à une interprétation de la revendication par  la Chambre qui différait de celle adoptée par les parties et par la division d'opposition.

Le dépôt de A50 venait en soutien de l'interprétation par la Titulaire du terme "polypeptide GDF15 humain", interprétation déjà contenue dans son mémoire de recours. Le document et les soumissions qui lui sont liées ne soulèvent donc pas de nouvelles questions et n'augmentent pas la complexité du dossier. La Chambre considère en outre que les Opposantes ont eu 1 mois pour se préparer à discuter ce document, ce qui en l'espèce était suffisant.

T2360/17: la suppression de revendications est une modification des moyens

Les lecteurs et lectrices de ce blog se souviennent que la question de savoir si la suppression de revendications constitue ou non une "modification des moyens" au sens des articles 12 et 13 du RPCR2020 fait l'objet de décisions divergentes.

Selon certaines décisions (T1480/16 - 3.2.01, T1857/19 - 3.3.05, T2201/19 - 3.5.05), la suppression d'une revendication n'est pas une modification des moyens lorsqu'elle ne modifie pas le "cadre de droit et de fait" du dossier ou "l'objet des discussions" ou qu'elle ne conduit pas à une "repondération de l'objet de la procédure".

Selon une autre approche, toute suppression de revendication est une modification des moyens, et la Chambre dispose du pouvoir discrétionnaire de ne pas l'admettre dans la procédure (J14/19 - 3.1.01, T494/18 - 3.3.06, T2091/18 - 3.2.05, T2920/18 - 3.3.03).

Dans la présente décision, la Chambre 3.5.03 se raccroche à la deuxième ligne de jurisprudence.

Tout amendement du jeu de revendications doit être considéré comme une modification des moyens. Ni le libellé de l'article 12(2) RPCR2020, ni les remarques explicatives ne permettent de déduire que le recours d'une partie doit porter sur le "cadre factuel et juridique" ou sur "l'objet des discussions" relatif aux observations de la partie (telles que les jeux de revendications) sur lesquelles la décision faisant l'objet du recours était fondée, ou que cela n'implique pas une "repondération de l'objet de la procédure". Cette disposition prévoit simplement que les moyens invoqués "doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée".

En l'espèce, la requête subsidiaire 1c, déposée en réponse à l'avis provisoire de la Chambre, ne contenait que la revendication 1 de la requête subsidiaire 1b, les revendications 1 à 12 étant supprimées. La Titulaire avait déclaré maintenir cette requête 1b dans la procédure, mais sans justification. La Titulaire n'ayant pas justifié le dépôt tardif de manière convaincante, et la requête étant à première vue contraire à l'article 123(2) CBE, la Chambre ne l'admet pas dans la procédure. 

Décision T2360/17
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T1810/18: pas de passeport ? pas de report !

La Requérante avait demandé le report de la procédure orale prévue 10 jours plus tard au motif que son mandataire (britannique) avait perdu son passeport et ne pouvait en obtenir un nouveau dans un délai aussi court.

La Chambre fait remarquer que la difficulté à trouver un nouvelle date pour les procédures orales augmente avec le nombre de parties (ici trois), et qu'il est difficile de prévoir la date à laquelle le mandataire pourra obtenir un nouveau passeport. Les risques de devoir reporter à nouveau seraient élevés.

Sachant en outre que le brevet (issu d'une demande divisionnaire) a expiré (début 2021) et qu'un renvoi devant la division d'opposition a été demandé, un nouveau retard dans la procédure ne serait pas raisonnable, ni pour les parties ni pour le public.

Le report en changement de date est donc rejeté, et la Chambre décide que la procédure orale se déroulera par visioconférence.

Décision T1810/18
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T682/22: révision préjudicielle, les Directives toujours en désaccord avec la jurisprudence

La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté par rapport à D5.Avec son mémoire de recours, la Demanderesse avait soumis un jeu de revendications modifié basé en partie sur une combinaison des revendications 1, 4 et 5. Alors que les caractéristiques de la revendication 5 avaient été considérées comme n'étant pas enseignées par D5 dans la décision, la division d'examen n'a toutefois pas accordé la révision préjudicielle.

La Chambre rappelle que la révision préjudicielle doit être accordée lorsque le recours est fondé, c'est-à-dire lorsque les modifications apportées surmontent manifestement les objections sur lesquelles la décision est fondée. Dans ce cas, la révision préjudicielle doit être accordée même si les modifications soulèvent de nouvelles objections, car le but de la révision préjudicielle est d'écourter la procédure de recours, au bénéficie de l'efficacité et de l'économie de la procédure. (T1060/13)

Or, quelques passages des Directives sont en contadiction avec ce principe. 

Selon la partie E-XII 7.4.2, la division d'examen ne doit pas accorder la révision préjudicielle lorsque les modifications apportées sont manifestement contraires à l'article 123(2) CBE. 

Ce même passage des Directives indique en outre que la division d'examen doit tenir compte des objections soulevées dans de précédentes notifications et simplement évoquées dans la décision, alors que selon la jurisprudence établie, la révision préjudicielle doit aussi être accordée lorsque les modifications soulèvent des objections qui avaient déjà été soulevées auparavant mais qui ne font pas partie des motifs de rejet. Le fait de devoir "répéter" la procédure de première instance découle ici du fait que la division d'examen a choisi de rejeter la demande sur un motif spécifique, et non sur d'autres, et que ces motifs spécifiques ont été écartés par les modifications.

Dans le cas d'espèce, l'ajout de la caractéristique de la revendication 5 surmonte manifestement l'objection de défaut de nouveauté par rapport à D5, seul motif de rejet, et la division d'examen aurait donc dû accorder la révision préjudicielle. Il ne s'agit toutefois pas d'un vice substantiel de procédure.

Décision T682/22
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T498/21: la justification exigée par l'article 12(4) RPCR 2020 allait de soi

Les articles 12(4) à (6) RPCR 2020, qui portent sur le "premier niveau de convergence", c'est-à-dire la recevabilité des moyens invoqués pour la première fois en recours, ne s'appliquent qu'aux recours pour lesquels le mémoire de recours a été déposé à compter du 1er janvier 2020. Les décisions appliquant ces articles sont donc encore assez peu nombreuses.

Selon l'article 12(4), l'admission de moyens qui n'avaient pas été valablement soulevés et maintenus en première instance est laissée à l'appréciation de la Chambre, laquelle prend notamment en compte la complexité de la modification, sa pertinence pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée et le principe d'économie de la procédure.

Dans son mémoire ou sa réponse, la partie doit indiquer clairement chaque modification et justifier pourquoi elle la soumet seulement en recours. S'agissant de modifications apportées au texte du brevet ou de la demande, la partie doit en outre indiquer le fondement dans la demande telle que déposée et expliquer pourquoi la modification surmonte les objections soulevées.

Ce sont ces deux derniers critères qui sont examinés ici, suite à une objection de l'Opposante.

En l'espèce, la modification consistait à supprimer une caractéristique optionnelle de la revendication 3, qui était devenue incompatible avec la revendication 1, comme l'avait indiqué la division d'opposition dans sa décision.

Pour la Chambre, la raison pour laquelle la modification permet de surmonter l'objection de la division d'opposition,  ainsi que son fondement dans la demande telle qu'elle a été déposée, vont de soi. Dans ces conditions, l'absence de justification expresse ne doit pas être préjudiciable à la Titulaire.

S'agissant d'une nouvelle requête au stade du recours, l'article 12(6) RPCR 2020 s'applique également: la Titulaire aurait-elle dû déposer cette requête en première instance? En l'espèce, ce n'est que lors de la procédure orale que l'Opposante a soulevé cette objection, en même temps qu'une objection au titre de l'article 123(2) CBE. Après avoir été informée de l'opinion négative de la division d'opposition concernant l'article 123(2) en fin d'après-midi, la Titulaire n'a pas immédiatement déposé une requête modifiée. L'objection quant à l'incompatibilité des revendications 1 et 3 n'a été reprise par la division d'opposition que dans la décision écrite. On ne pouvait exiger de la Titulaire qu'elle déposât cette requête pendant la procédure orale.

Décision T498/21
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