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vendredi 12 mai 2023

T1128/19: exemple de rejet pour double protection

La demande examinée était une demande divisionnaire. La revendication 1 de la requête principale correspondait à une combinaison des revendications 1, 4 et du mode de réalisation (aa) de la revendication 5 du brevet parent tel que délivré, avec en outre un limitation supplémentaire, le premier domaine de liaison étant défini comme étant un site d'interaction avec l'antigène.


La Chambre considère que la demande et le brevet parent revendiquent le même objet (G4/19): étant donné que le déposant/titulaire est le même, la demande est donc rejetée sur la base de l'interdiction de la double protection par brevet.

Il en est de même pour la requête subsidiaire 2, dans laquelle le libellé des revendications 2 et 3 du brevet patent a été ajouté et pour la requête subsidiaire 3, qui ajoute des modes de réalisation de la revendication 7 du brevet parent. Les objets de ces requêtes étaient des modes de réalisation explicites des revendications du brevet parent. 

La requête subsidiaire 4 précise que la molécule d'anticorps est pour son utilisation dans une évaluation préclinique de l'innocuité, de l'activité et du profil pharmacocinétique des domaines de liaison chez les primates et pour son utilisation comme médicament pour les humains. 

La Chambre considère que le libellé n'est pas clair. Il peut signifier que l'anticorps est utilisé dans les méthodes in vitro d'évaluation préclinique, le primate étant le patient final, ou dans des méthodes in vivo réalisées sur des primates.


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7 comments:

Arthur a dit…

On marche un peu sur la tête.
Non seulement G4/19 refuse explicitement d'adresser la question de ce qu'est le "same subject-matter", mais en plus les revendications sont clairement différentes entre la demande parente et la divisionnaire.
L'OEB vient encore foutre son nez à un endroit qui ne le regarde pas : le fait que "le déposant n'a aucun intérêt à avoir deux brevets pareils" n'est pas un prétexte valable pour que l'OEB interdise ça. De manière générale, l'OEB ne se soucie jamais de l'intérêt des parties : au moment du dépôt ou des modifications en cours de procédure, ou que ce soit pour former une opposition, personne n'a jamais à justifier un intérêt à agir d'une certaine manière. Donc pourquoi se poser des questions sur l'intérêt du déposant dans le cadre d'une divisionnaire. Et pourquoi l'OEB ne va pas jusqu'au bout de la démarche en remboursant les taxes, par exemple dans ce cas, ou en cas de recours portant ses fruits ? Ca aussi ce serait dans l'intérêt du déposant/titulaire/opposant...

Ronald a dit…

L'interdiction de la double protection au niveau de l'examen par l'OEB est un non-sens. C'est une question qui devrait objectivement être laissée à l'examen des Offices ou tribunaux nationaux (voire de la JUB le cas échéant). L'OEB ne devrait pas préjuger de l'intérêt d'un déposant à revendiquer deux fois la même ou sensiblement la même invention. Au-delà de la question de l'identité entre les inventions, qui est toujours sujette à interprétation, l'OEB ne devrait pouvoir s'opposer, sous couvert de l'interdiction de la double protection, à ce qu'un déposant procède au dépôt d’une demande divisionnaire portant sur la « même » invention. L’OEB ne peut en particulier s’opposer à ce qu’un déposant cherche par ce biais à obtenir une protection de l’invention dans un Etat contractant qui n’aurait pas été couvert dans le cadre du brevet parent, étant relevé qu’il ne saurait être question d’une quelconque double protection en pareil cas. À supposer qu’un déposant cherche véritablement à protéger deux fois la « même » invention – indépendamment des raisons sous-jacentes – c’est aux instances nationales compétentes qu’il reviendrait de juger si un problème de double protection se pose.

Anonyme a dit…

Comme l'a fait noter un autre blog, la chambre dans T2907/19 a pris la direction contraire (r.12, notamment r. 12.2)

Anonyme a dit…

Je ne suis pas d'accord avec l'idée d'Arthur du remboursement. Il faut bien payer l'OEB pour qu'il fasse son boulot. L'OEB n'est pas responsable de l'attitude et des choix du déposant. Tout rembourser uniquement parce que la dernière version des revendications dans le dossier sont subitement identiques au brevet parent est excessif. Ce serait trop simple : si votre divisionnaire n'est pas nouvelle ou inventive ou a un problème de clarté ou de matière ajoutée il vous suffirait alors de changer les revendications en les rendant identique au brevet parent. Et hop, l'affaire est dans le sac vous récupérez vos billes.

Robin a dit…

G 4/19 ne me semble pas être un modèle. Je la rangerais dans les décisions dites « politiques » comme G 2/19, G 3/19 et G 1/21.

G 4/19 s’appuie sur des aspects procéduraux, Art 125, alors qu’en fait il s’agit d’un problème de fond puisqu’il a trait à un problème de protection offerte. C’est pour moi une faille majeure de G 4/19. Au point 42 des raisons la GCR concède elle-même que l'interdiction de la double protection par brevet n’est pas un principe généralement admis dans les États contractants. Ce n’est qu’à force de contorsions et de renvois aux « Travaux préparatoires » et à la Convention de Vienne sur l'interprétation des traités que la GCR arrive au résultat voulu.

Ce n’est effectivement pas à l’OEB de décider si un tel brevet peut être délivré. C’est au législateur national de décider si deux tels brevets peuvent coexister ou non. Ceci est déjà le cas en présence d’un brevet national et d’un brevet européen avec les mêmes revendications. Dans la plupart des cas, ce n’est pas possible.

Par contre, il convient de noter que, tant la France que l’Allemagne, autorisent la cohabitation d’un brevet national et d’un brevet européen avec effet unitaire. La GCR aurait donc mieux fait de botter en touche.

Si un déposant veut payer deux fois des taxes annuelles, c’est son problème, pas celui de l’OEB.

Si Arthur veut le remboursement en cas de double brevetabilité, la réponse ne peut qu’être non. L’OEB a fait un travail certain et il doit être payé.

Par contre, il y des cas dans lesquels le déposant est obligé d’aller en recours par ce que la DE a eu une interprétation des plus fantaisistes de la demande en cause, pour ne pas dire qu’elle n’a rien compris, et seule une CR a pu arrêter le massacre. Mais ces cas sont heureusement plutôt rares.

En faire une règle de remboursement de la taxe de recours comme en cas d’erreur substantielle de procédure me parait cependant délicat. Une erreur d’appréciation du contenu technique n’est pas une erreur de procédure, c’est le fond qui est discuté. Cf. T 1592/17 (dernier §, Raisons 7.1) ou T 2662/16 (1er §, Raisons 2).

Anonyme a dit…

@Ronald

Vous dîtes "L’OEB ne peut en particulier s’opposer à ce qu’un déposant cherche par ce biais à obtenir une protection de l’invention dans un Etat contractant qui n’aurait pas été couvert dans le cadre du brevet parent".

Etant donné que la demande divisionnaire a la même date de dépôt que la demande parente, je ne vois pas trop l'intérêt de déposer une demande divisionnaire dans ce cas.

Peut-être pensez-vous au cas d'une demande parente qui aurait été délivrée avant le 1er juin 2023 et pour laquelle le titulaire aurait déposé une demande divisionnaire en prévision de l'entrée en vigueur du brevet unitaire. Mais, même dans ce cas, il sera limité au pays désignable à l'origine.

Ronald a dit…

@anonyme

C'est un cas concret qui s'est présenté à moi. Un client n'a pas initiallement souhaité valider son brevet dans un état contractant (en l'occurrence l'Autriche), mais c'est ensuite posée la question d'une protection dans ce même état (après l'échéance du délai de validation pour produire la traduction) alors qu'un dépôt divisionnaire avait été effectué par mesure de précaution (sans dépôt des revendications). En théorie, il aurait été envisageable de (re)déposer les revendications du brevet parent telles que délivrées et chercher à obtenir la délivrance d'un nouveau brevet européen dont le seul but aurait été d'être validé en Autriche. Aucun problème de double protection dans ce cas, mais la position actuelle de l'OEB fait que la délivrance d'un tel (nouveau) brevet serait normalement refusée.

 
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