Afin de restaurer la nouveauté, la Demanderesse avait ajouté un disclaimer excluant cinq exemples d'une demande antérieure D1.
D1, qui bénéficiait d'une date de priorité (D1a) antérieure à la date de priorité (P) de la demande en cause, avait été publiée entre cette date de priorité et la date de dépôt.
La Demanderesse soutenait que D1 étant un état de la technique selon l'article 54(3) CBE, un disclaimer est admissible selon G1/03.
Mais D1 est une demande du même déposant que la demande en cause, et cela change totalement la donne.
En effet, pour l'objet des exemples en question, P ne peut en aucun cas être une première demande, et la demande en cause ne peut donc valablement revendiquer une priorité partielle. Pour l'objet de ces exemples, la demande en cause ne peut donc bénéficier que de sa date de dépôt, postérieure à la publication de D1.
D1 est donc opposable au titre de l'article 54(2) CBE pour l'objet de ces exemples, et pas au titre de l'article 54(3) CBE. N'étant pas non plus une divulgation fortuite, les critères de G1/03 ne sont pas respectés, et le disclaimer n'est pas admissible.
La Chambre en tire le résumé suivant:
Compte tenu des principes de priorités multiples et de priorité partielle : un disclaimer non-divulgué fondé sur une divulgation dans une demande antérieure du même demandeur n'est pas autorisé.
Cette approche, suivie par la décision T1222/11, a été critiquée par la décision T1872/14. La présente Chambre est toutefois en désaccord avec cette dernière décision car la question de la priorité, et donc du statut 54(2) ou 54(3) de l'art antérieur, doit être déterminée avant l'introduction du disclaimer, et non après: selon G1/03, un disclaimer est admissible s'il restaure la nouveauté par rapport à un art antérieur 54(3). La Chambre note en outre que cette décision est antérieure à la décision G1/15 et n'a pas été suivie. La question pertinente est ici de savoir si la revendication sans le disclaimer couvrait des objets bénéficiant de dates d'effet différentes. L'insertion du disclaimer a pour effet de limiter la revendication à des objets ayant une date d'effet plus ancienne, changeant le statut de l'art antérieur de 54(2) à 54(3). On retrouve aussi cette approche dans les décisions T282/12 (application du concept de priorité partielle à la notion de première demande) et T311/18.
La Demanderesse critiquait le fait qu'elle était désavantagée car pour un tiers le disclaimer aurait été admissible. La Chambre fait toutefois remarquer que la Demanderesse connaissait l'existence de D1 et qu'il lui incombait de gérer son portefeuille de brevets en ligne avec les dispositions de la CBE. En outre, un déposant et un tiers ne peuvent toujours être traités de la même manière. Par exemple, la protection conférée par G1/15 contre les priorités toxiques ne bénéficie pas aux tiers.
4 comments:
Ce sera un truc sympa dans un examen C de l'EEQ (ou son équivalent après la réforme). Chacun se rappelle C 2007, où la question de priorité avait causé beaucoup de dégâts, mais un excellent papier qu'heureusement beaucoup de tuteurs utilisent comme exercice.
The decision is very complicated and seems to rely on the assumption that the disclaimer in question is an undisclosed disclaimer. However, normally cited prior art can be added to the description without adding subject matter. If so, the disclaimed subject matter does not seem to constitute an undisclosed disclaimer, so the decision backed up by extensive irrelevant Case Law could be based on a wrong assumption. I would appreciate it if anyone has a comment on this, as I might want to discuss this case in my upcoming book under the general heading "amendments by disclaimer".
According to G1/16 (14), "The term 'undisclosed disclaimer' relates to the situation in which neither the disclaimer itself nor the subject-matter excluded by it have been disclosed in the application as filed."
That seems to be the case here since the disclaimed examples were not part of the application as filed.
A mon (humble) avis, le seul moyen de s'en sortir ici, c'est de limiter la R1 pour la rendre nouvelle vis à vis de D1/D1a. Ainsi, l'objet revendiqué n'étant pas dans D1/D1a, la priorité est rétablie. Encore faut-il avoir le support dans la demande en question...
Pour les gros déposants, ça arrive de "s'auto-antérioriser" avec des demandes "cousines" qui portent sur des sujets différents mais qui se recoupent, si bien que le rédacteur en ayant généralisé comme on aime tous le faire, rédige une R1 qui n'est pas nouvelle... (à son insu). Mais en principe, on a toujours des détails (la "vraie" invention) pour avoir de quoi limiter afin de rétablir la nouveauté...
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