Quand on parle de disclaimer, on pense souvent à la conformité à l'article 123(2) CBE de disclaimers ajoutés pendant l'examen. Ici c'est la situation inverse qui se produit: le disclaimer était présent dans la demande telle que déposée et a été ultérieurement supprimé.
Dans la demande (divisionnaire) telle que déposée, le demandeur avait ajouté dans la description un résumé de la demande WO'438, citée comme art antérieur selon l'article 54(3) CBE à l'encontre de la demande parente, ajoutant en outre que l'installation de la WO'438 n'était pas revendiquée. La revendication 1 contenait un long disclaimer excluant ce type d'installation.
Lors de l'examen, la demandeur avait ajouté des caractéristiques permettant en elles-mêmes de se distinguer de la WO'438, et avait finalement supprimé le disclaimer ainsi que la phrase de la description excluant les installations de cette demande antérieure et obtenu ainsi la délivrance du brevet.
Pour la Chambre, cette modification était contraire à l'article 123(2) CBE.
Elle fait remarquer que, contrairement à ce que prétend la Titulaire, il y a chevauchement entre l'objet revendiqué et le disclaimer, de sorte que certains bains galvaniques aujourd'hui couverts par le brevet étaient exclus par la demande telle que déposée.
Or, comme indiqué au point 4.5.5 de G2/10, "un mode de réalisation qui serait présenté dans la demande telle que déposée non pas comme faisant partie de l'invention, mais par exemple comme appartenant à l'état de la technique, ou en tant qu'exemple comparatif, ne pourrait en aucun cas être revendiqué."
La Chambre propose le résumé suivant:
La suppression d'un disclaimer explicitement divulgué dans une demande telle que déposée initialement comme "ne faisant pas partie" de l'invention n'est pas admissible si la suppression a pour conséquence que la "non-partie" est tout de même partiellement revendiquée. Le fait que la demande soit une demande divisionnaire et que le disclaimer soit motivé par des raisons de droit des brevets n'est pas pertinent.
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