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jeudi 3 avril 2008

T788/05 : priorité et disclaimer

La décision T788/05 commentée par Privat Vigand dans un des derniers numéros de la revue orange est intéressante à plusieurs titres.

- Droit de priorité

Le brevet attaqué a été déposé par X sous priorité d'une demande japonaise J2 déposée par cette même société X.
Parmi l'art antérieur cité figure une demande D1 déposée conjointement par X et une autre société Y. Cette demande bénéficie d'une priorité japonaise J1 également au nom de X et Y. Les inventeurs du brevet en cause figurent parmi les inventeurs des demandes D1 et J1.

Se pose alors la question de la validité du droit de priorité issu de J2, eu égard au fait que J1 pourrait être considéré comme étant la véritable première demande à la place de J2.
On sait en effet que le droit de priorité naît du dépôt d'une première demande déposée par le même déposant pour le même objet; une deuxième demande ne peut donc pas faire naître un droit de priorité valable (sauf exception).

La division d'opposition avait jugé que l'introduction d'un disclaimer rendait l'invention différente de celle de D1/J1, et que la priorité était par conséquent valable, J1 n'étant pas la première demande pour cette invention.

La Chambre de recours aboutit à la même conclusion, mais se base sur un tout autre motif : l'identité du déposant.
Selon la Chambre, le dépôt de J1 par X et Y fait naître un droit de priorité pour cette même entité X+Y. X seul n'aurait pu baser un droit de priorité sur J1 que si Y lui avait cédé ses droits. Le brevet en cause ayant été déposé par X seul, J1 ne peut pas constituer une première demande.

En résumé, J2 est bien la première demande déposée par l'entité X pour l'objet revendiqué.

- Disclaimers

Le droit de priorité étant considéré comme valable, D1 n'est opposable qu'au titre de l'Art 54(3) CBE.
Le disclaimer permettant de retrouver la nouveauté par rapport à D1 devrait donc être admissible selon la décision G1/03.

Ce serait oublier que la décision G1/03 pose d'autres principes, notamment :

- Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques (voir mon billet à ce sujet),
- Une revendication contenant un disclaimer doit répondre aux exigences de clarté et de concision prévues à l'article 84 CBE.
- Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.

C'est ici le troisième point qui fait défaut. Par rapport à l'art antérieur le plus proche D5, l'ajout du disclaimer est pertinent pour apprécier l'activité inventive. Le disclaimer n'est donc pas admissible.
Ainsi, un disclaimer qui paraît admissible eu égard à un art antérieur (accidentel ou selon l'Art 54(3)) peut se révéler ultérieurement inadmissible compte tenu de l'existence d'un autre art antérieur.

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2 commentaires:

JL COLOMBANI a dit…

Une décision très importante.
Vous êtes dans mes favoris pour votre rigueur d'analyse.
Quelle est la position de l'office américain sur la question?

rambam a dit…

T 1213/05 est une autre décision récente qui s'est penchée sur le problème du disclaimer et du rétablissement de la priorité : "The appellant has submitted that the sole reason for introducing the disclaimers was to validly claim the second priority, not to establish novelty and inventive step. The Board cannot follow this argumentation, since the issue of the right to priority cannot be seen in isolation from the effect it has on novelty and inventive step by virtue of A 89, according to which the date of priority shall count as the date of filing of the EP application for the purpose of A 54(2). There is no provision in the EPC, that in order to obtain a patent, a priority has to be validly claimed. Therefore, the actual reason why the appellant aims at claiming the second priority by the introduction of disclaimers has to be seen in prior art published between the second and fifth priority date, notably document D1. It is undisputed that document D1 is not an accidental disclosure and would become highly relevant for the evaluation of novelty and/or inventive step of the claimed subject-matter. Hence, the disclaimers are in fact necessary to either restore novelty over a non-accidental disclosure or to establish an inventive step. These are, however, the areas excluded from the allowability under A 123(2) by the decisions of the EBA." [10]

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