4 jours seulement avant la procédure orale de recours, la demanderesse a simultanément retiré sa requête visant à la tenue d'une procédure orale et envoyé une requête subsidiaire.
La Chambre a décidé malgré tout de maintenir la procédure orale, considérant que la demanderesse s'en tenait à ses écritures. La Chambre fait remarquer que le droit d'être entendu de l'Art 113(1) CBE n'est pas contredit dans la mesure où cet article n'offre que l'opportunité d'être entendu, une partie absente à la procédure orale ayant renoncé à cette opportunité.
En ce qui concerne la requête subsidiaire, la Chambre remarque que la demanderesse n'a pas justifié son dépôt tardif et n'a pas expliqué en quoi elle répondait aux objections de nouveauté au regard des documents D1, D3 et D4. La demanderesse s'est au contraire bornée à renvoyer aux arguments déjà présentés pour la requête principale.
Pour la Chambre, il n'entre pas dans ses attributions de considérer en quoi les modifications apportées pourraient résoudre les problèmes de nouveauté.
En fait, le dépôt d'une requête à une telle étape de la procédure équivaut à demander un retour en procédure écrite, puisque rejeter la requête pour des questions de fond pourrait aller à l'encontre du droit d'être entendu. Cela est contraire aux principes établis par les Art 13(3) et 15(6) RPCR, selon lesquels les procédures orales ne sont pas nécessairement ajournées et doivent en principe se terminer par une prise de décision.
La Chambre décide donc de ne pas admettre la requête subsidiaire, et confirme le rejet de la demande.
Décision T1278/10
mercredi 29 février 2012
T1278/10 : requête tardive en examen
lundi 27 février 2012
J18/10 : pas de retrait du retrait
Le 5 janvier 2009, la demanderesse a écrit à l'OEB "the applicant does not wish to continue prosecution of this application, which is hereby withdrawn".
Le retrait a été publié sur le REB le 9 janvier, et sur le BEB le 11 février.
Le 7 septembre, la demanderesse demande une correction selon la R.139 CBE de sa demande de retrait, correction refusée par la section de dépôt.
La Chambre confirme, sans surprise, cette décision, rappelant (J4/97, J10/87) qu'un retrait ne peut être corrigé qu'à titre exceptionnel, lorsque le public n'a pas encore été officiellement informé du retrait. La publication de l'information sur le Registre ou dans le Bulletin vaut communication officielle (J25/03, J1/11).
Toutefois, selon la décision J25/03, l'information disponible doit être telle qu'après inspection du dossier complet il n'y ait pas de raison pour les tiers de suspecter que le retrait puisse être erroné.
Sur ce point, l'argument de la demanderesse était que compte tenu du rapport de recherche et de l'opinion écrite positifs en matière de brevetabilité, les tiers auraient suspecté une erreur.
La Chambre ne suit pas cet argument : il est toujours possible qu'un demandeur décide de ne pas poursuivre l'examen d'une demande, même si l'examen est bien engagé.
Le fait que le courrier de retrait fasse référence à la notification de l'OEB invitant à déclarer le maintien de la demande n'est pas non plus pertinent. Le retrait était explicite, non ambigu et inconditionnel.
Décision J18/10
vendredi 24 février 2012
mercredi 22 février 2012
T1695/07 : extraction du sang et méthode chirurgicale
La Chambre applique les principes dégagés par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G1/07 pour décider que cette méthode est de nature chirurgicale.
A ses yeux, ce procédé n'appartient pas au type de méthodes qui serait couvert par l'interprétation étroite suggérée par la décision G1/07 du fait qu'il pourrait être mis en œuvre dans un environnement commercial, non médical. le fait que dans certains pays hémodialyse puisse être réalisée chez soi est plutôt une exception. En outre, comme indiqué dans l'avis G1/04, le fait que la méthode puisse être mise en pratique par le patient lui-même n'est pas un critère décisif.
Il ne peut être considéré comme une intervention mineure mise en œuvre sur une partie du corps non critique.
Un tel procédé requiert une expertise médicale professionnelle et appartient au cœur de métier de la profession médicale, même s'il est mis en œuvre par du personnel paramédical. La profession médicale englobe les professionnels spécifiquement formés et pas seulement les médecins.
Il implique en outre un risque substantiel pour la santé, même pratiqué avec l'expertise et le soin professionnels requis. Un risque pour la santé est considéré comme substantiel lorsqu'il va au-delà des effets secondaires associés aux traitements du type tatouage, piercing, épilation par rayonnements optiques ou micro-abrasion de la peau.
Une analyse factuelle des risques absolus ou relatifs et de leur probabilité d'occurrence basée sur des preuves objectives est difficilement réalisable et ne devrait donc pas être requise.
A noter que l'ajout d'un disclaimer "tel que le procédé n'est pas une méthode chirurgicale" n'est pas accepté, car il rend la revendication obscure et contradictoire. La Chambre ne voit pas comment le procédé revendiqué peut fonctionner sans extraction chirurgicale du sang.
En revanche, les revendications de dispositif sont jugées valables.
Décision T1695/07
lundi 20 février 2012
Entrée en vigueur des nouvelles R.71 et 71bis
Le 1er avril 2012 entreront en vigueur les nouvelles règles 71 et 71bis CBE.
Les nouveaux alinéa 3 à 7 de la règle 71 (remplaçant les alinéa 3 à 11) s'intéressent à la fin de la procédure d'examen (accord sur le texte, fourniture des traductions des revendications, paiement des taxes de délivrance et de revendication).
La règle 71bis, intitulée "conclusion de la procédure de délivrance" est consacrée à la décision de délivrance en tant que telle et à la publication de sa mention. Son alinéa 2 précise que la division d'examen peut reprendre la procédure d'examen à tout moment jusqu'à la décision de délivrance.
L'OEB a publié il y a quelques temps un communiqué détaillant la nouvelle procédure.
Parmi les modifications proposées par le demandeur figurent l'annulation des modifications proposées de son propre chef par la division d'examen ou, lorsque la notification selon la R.71(3) était basée sur une requête subsidiaire, une requête visant à la délivrance d'un brevet selon une requête qui précède dans l'ordre de préférence.
Une demande ne pourra être rejetée pour inobservation de l'Art 113(2) CBE que si le demandeur répond qu'il ne donne pas son accord, et si les trois conditions suivantes sont réunies :
i) la division d'examen n'a pas proposé de modification ou de correction de la demande dans sa notification 71(3) CBE, ii) la notification au titre de la règle 71(3) CBE n'était pas fondée sur une requête subsidiaire, et iii) le demandeur n'a présenté aucune modification ou correction lorsqu'il a manifesté son désaccord.
NDLR: pour cause de vacances, la validation des commentaires sera plus longue que d'ordinaire cette semaine. Mais que cela ne vous décourage pas de commenter les articles !
vendredi 17 février 2012
jeudi 16 février 2012
T871/08 : des questions d'arrondi
Selon la revendication, le rapport molaire entre les tetrahydroanthraquinones alkyl-substituées (TAQA) et les anthraquinones alkyl-substituées (AQA) allait de 3:1 à 9:1.
L'exemple 3 du document D9 comprenait 0,698 mol/l de TAQA et 0,233 mol/l de AQA, soit un rapport de 2,996 : 1.
Pour la Chambre, il est nécessaire, afin de pouvoir comparer l'art antérieur et la revendication, d'utiliser le même nombre de décimales, et donc d'arrondir 2,996 à 3 (voir aussi T1186/05 et T0708/05). La composition revendiquée n'est par conséquent pas nouvelle.
Les questions d'arrondi ne sont pas toujours traitées de la sorte : dans les décisions T820/04, T74/98 et T646/05, les Chambres ont au contraire refusé d'arrondir les valeurs issues de l'art antérieur.
Décision T871/08
NB: cette décision est aussi commentée ce jour chez Oliver
mardi 14 février 2012
T445/08 : correction du nom du requérant, saisine de la Grande Chambre
Alors que le brevet avait auparavant été cédé par la société Zenon Environmental Inc. à la société Zenon Technology Partnership (immatriculée dans l'état du Delaware), la cession ayant été inscrite en 2006, le recours contre la décision de révocation du brevet a été formé en 2008 au nom de la Zenon Environmental Inc., avec adresse au Canada.
Après avoir été prévenu par le greffe que le recours n'avait pas été formé au nom d'une partie à la procédure (contrairement à ce qu'exige l'Art 107 CBE), la Titulaire a demandé une correction de l'acte de recours, soit sur le fondement de la R.101(2) (correction d'irrégularité dans l'acte de recours), soit sur celui de la R.139 CBE (correction d'erreur).
A première vue, la Chambre considère que dans le cas d'espèce, les exigences de la R.99(1) a) ont été respectées (indication du nom du requérant et de son adresse), si bien qu'il n'existe pas d'irrégularité auxquelles remédier au sens de la R.101(2).
La Chambre examine toutefois en détail la jurisprudence existante, et conclut à une certain manque d'uniformité.
Dans certains cas (T128/10, T656/98, G2/04, pt 3.1), le recours avait été formé au nom de la personne présumée à tort avoir le droit de le faire, de sorte que les Chambres avaient conclu à une erreur de droit ne pouvant être corrigée.
Dans d'autres cas, un événement quelquefois non intentionnel avait entraîné une irrégularité dans l'acte de recours, le terme "irrégularité' ayant parfois été interprété de manière très large, en ayant recours à "l'intention véritable" pour les caractériser, la notion d"irrégularité pouvant inclure aussi bien les contradictions que les fausses identifications accidentelles (T340/92, T1/97, T97/98). Cette dernière décision a par exemple autorisé la correction du nom du requérant sur le fondement de la R65(2) CBE1973 (maintenant R.101(2) CBE) car l'intention véritable était de déposer au nom d'une autre personne et il ressortait du contexte avec un degré suffisant de probabilité que le recours aurait dû être déposé au nom de cette autre personne. Selon ces décisions, une irrégularité au sens de la R.101(2) existe non seulement lorsque l'acte ne comporte aucune indication de nom ou d'adresse, mais aussi lorsque les indications sont incorrectes.
La Chambre décide par conséquent de poser les questions suivantes à la Grande Chambre:
(1) une requête visant à remplacer le requérant par une autre personne est-elle recevable en tant que remède à une irrégularité possible selon la R.101(2) CBE lorsqu'un acte de recours, en conformité avec la R.99(1) a) CBE, contient le nom et l'adresse du requérant, et qu'il est allégué que l'identification est fausse due à une erreur, l'intention véritable ayant été de déposer le recours au nom de cette autre personne ?
(2) dans l’affirmative, quelle preuve doit être prise en considération afin d'établir l'intention véritable ?
(3) dans la négative, l'intention du requérant peut-elle jouer un rôle et justifier l'application de la R.139 CBE ?
(4) si la réponse aux questions (1) et (3) est "non", existe-t-il d'autres possibilités que la restitutio in integrum (si applicable) ?
Décision T445/08
lundi 13 février 2012
T1285/11 : unité d'invention a posteriori
La demande PCT telle que déposée contenait 28 revendications portant sur diverses formes cristallines d'un sel organique. L'OEB agissant en tant qu'ISA avait trouvé 8 inventions distinctes, et seule la première d'entre elles avait fait l'objet d'une recherche.
A l'entrée en phase européenne, la demanderesse s'est limitée à l'invention numéro 2.
La demande a été rejetée par la division d'examen sur le fondement des R.137(5) CBE et 164(2) CBE.
Concernant le premier motif de rejet, la Chambre rappelle que la R.137(5) interdit de modifier les revendications de sorte qu'elles portent sur des éléments non-recherchés et non unitaires avec les inventions initialement revendiquées. La règle a pour but d'interdire au demandeur de remplacer l'invention initialement revendiquée par une autre invention tirée de la description. Or, les revendications rejetées correspondaient aux revendications 2 à 4, 17 à 19 et 22 à 25 de la demande initiale.
Sur le rejet se fondant sur la R.164(2) CBE : elle n'est applicable que si les inventions non recherchées sont effectivement non unitaires avec celles ayant fait l'objet de la recherche. C'est à la division d'examen d'établir si l'unité d'invention est respectée ou pas, et elle n'est pas liée par l'opinion émise par l'OEB agissant en tant qu'ISA. Si la division d'examen conclut finalement à l'unité d'invention, une nouvelle recherche doit le cas échéant être engagée, qu'elle implique des efforts supplémentaires ou non.
Pour la Chambre, le document D1, à l'origine de l'objection de non unité a posteriori ne décrit pas à première vue un sel cristallin. La cristallinité du sel peut donc à première vue être considérée comme l’élément technique particulier (au sens de la R.44(1) CBE) liant les différentes inventions. La R.164(2) ne semble donc pas empêcher la poursuite de l'examen.
La Chambre ordonne donc le renvoi devant la division d'examen, ainsi que le remboursement de la taxe de recours au motif que la procédure d'examen a été entachée de vices graves : en réponse aux arguments de la demanderesse, la division d'examen s'est contentée de renvoyer à la R.164(2), sans motivation, contrairement aux exigences de la R.71(2) CBE; sur la question de l'unité d'invention, la division d'examen a conclu que le fait de soulever une objection au titre de la R.164(2) montrait qu'après examen elle était implicitement d'accord avec les conclusions de l'ISA, mais le résultat de cet examen n'avait jamais été communiqué à la demanderesse de façon à lui permettre de comprendre les motifs et de les combattre. Enfin, le motif tiré de la R.137(5) n'a apparemment été communiqué à la demanderesse qu'à la conclusion de la procédure orale.
Décision T1285/11
vendredi 10 février 2012
L'invention de la semaine
Et si vous offriez une montre à votre bouledogue préféré ?
Brevet US 5,023,850 : Clock for keeping time at a rate other than human time
