La demande PCT telle que déposée contenait 28 revendications portant sur diverses formes cristallines d'un sel organique. L'OEB agissant en tant qu'ISA avait trouvé 8 inventions distinctes, et seule la première d'entre elles avait fait l'objet d'une recherche.
A l'entrée en phase européenne, la demanderesse s'est limitée à l'invention numéro 2.
La demande a été rejetée par la division d'examen sur le fondement des R.137(5) CBE et 164(2) CBE.
Concernant le premier motif de rejet, la Chambre rappelle que la R.137(5) interdit de modifier les revendications de sorte qu'elles portent sur des éléments non-recherchés et non unitaires avec les inventions initialement revendiquées. La règle a pour but d'interdire au demandeur de remplacer l'invention initialement revendiquée par une autre invention tirée de la description. Or, les revendications rejetées correspondaient aux revendications 2 à 4, 17 à 19 et 22 à 25 de la demande initiale.
Sur le rejet se fondant sur la R.164(2) CBE : elle n'est applicable que si les inventions non recherchées sont effectivement non unitaires avec celles ayant fait l'objet de la recherche. C'est à la division d'examen d'établir si l'unité d'invention est respectée ou pas, et elle n'est pas liée par l'opinion émise par l'OEB agissant en tant qu'ISA. Si la division d'examen conclut finalement à l'unité d'invention, une nouvelle recherche doit le cas échéant être engagée, qu'elle implique des efforts supplémentaires ou non.
Pour la Chambre, le document D1, à l'origine de l'objection de non unité a posteriori ne décrit pas à première vue un sel cristallin. La cristallinité du sel peut donc à première vue être considérée comme l’élément technique particulier (au sens de la R.44(1) CBE) liant les différentes inventions. La R.164(2) ne semble donc pas empêcher la poursuite de l'examen.
La Chambre ordonne donc le renvoi devant la division d'examen, ainsi que le remboursement de la taxe de recours au motif que la procédure d'examen a été entachée de vices graves : en réponse aux arguments de la demanderesse, la division d'examen s'est contentée de renvoyer à la R.164(2), sans motivation, contrairement aux exigences de la R.71(2) CBE; sur la question de l'unité d'invention, la division d'examen a conclu que le fait de soulever une objection au titre de la R.164(2) montrait qu'après examen elle était implicitement d'accord avec les conclusions de l'ISA, mais le résultat de cet examen n'avait jamais été communiqué à la demanderesse de façon à lui permettre de comprendre les motifs et de les combattre. Enfin, le motif tiré de la R.137(5) n'a apparemment été communiqué à la demanderesse qu'à la conclusion de la procédure orale.
Décision T1285/11
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