T172/17: le test du caractère essentiel ne remplace pas la norme de référence

Une partie seulement de la revendication 2 d'origine avait été incorporée à la revendication 1.

Les parties, appliquant le test dit "du caractère essentiel", aussi appelé "test en 3 points", n'étaient pas d'accord quant à la conformité de la modification au regard de l'article 123(2) CBE.

La Chambre rappelle que ces tests ne remplacent pas le "gold standard" (norme de référence) : la question est de savoir si l'objet modifié découle directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, en utilisant les connaissances générales.  Il faut donc analyser les relations existant entre les caractéristiques incorporées et celles qui ne l'ont pas été.

Toutes les caractéristiques de la revendication 2 d'origine portaient sur le 2ème actionneur de la chaise roulante revendiquée. Selon la revendication 2 telle que déposée, cet actionneur 14 comprend une vis sans fin 19 déplaçant un coulisseau 16, ainsi qu'un levier 17 dont les bords sont connectés audit coulisseau 16 et au siège 4. Ces différentes caractéristiques, illustrent la cinématique du système, laquelle joue un rôle-clé pour le positionnement du siège 4, et ne figurent pourtant pas dans la revendication 1, qui mentionne simplement que la structure porteuse 20 de l'actionneur 14 est liée au levier 8 du premier actionneur (8, 11). Les caractéristiques incluses dans la revendication 1 sont donc étroitement liées, structurellement et fonctionnellement, aux caractéristiques qui n'ont pas été incluses. Selon la revendication 2 d'origine, c'est la combinaison de ces caractéristiques qui est nécessaire pour ajuster le siège comme souhaité selon l'invention.

La description et les figures confirment cette conclusion.

Le fait que la personne du métier puisse considérer que le type d'actionneur ne serait pas essentiel, car selon ses connaissances générales d'autres types d'actionneur pourraient être utilisés, n'est pas pertinent dans l'analyse selon l'article 123(2) CBE. La demande telle que déposée présente constamment les caractéristiques incorporées dans la revendication 1 en combinaison avec un type particulier d'actionneur.

Décision T172/17
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T2696/16: documents non admis malgré leur grande pertinence

L'Opposante avait basé tous ses arguments quant à la brevetabilité sur des documents E12 à E16 soumis pour la première fois en recours, sans expliquer la raison pour laquelle ces documents n'avaient pas été soumis devant la division d'opposition.

La Chambre rappelle que le but du recours est d'examiner le bien-fondé de la décision de première instance, de sorte que la décision en recours devrait en principe se baser sur  ce qui a été discuté devant cette première instance. Par exception, de nouveaux documents peuvent être admis s'il existe une raison valable et plausible pour leur dépôt tardif, par exemple s'il s'agit d'une réaction normale à un développement tardif (par exemple pendant la procédure orale) ou à une interprétation surprenante de la division d'opposition à un stade tardif de la procédure ou dans sa décision. Dans le cas d'espèce l'Opposante n'a donné aucune raison autre que la pertinence des documents.

La pertinence à première vue d'un document peut certes être un critère d'appréciation, mais une Chambre n'est pas tenue d'admettre un document du fait de sa grande pertinence, car sinon un opposant pourrait toujours simplement déposer en recours des documents hautement pertinents et espérer de ce fait leur admission dans la procédure.

Les documents E12 à E15 semblent certes très pertinents en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, mais ils auraient dû être soumis devant la division d'opposition afin de permettre à cette dernière de prendre une décision dont la Chambre aurait pu vérifier le bien-fondé.

Les documents ne sont donc pas admis dans la procédure.

Autre aspect intéressant de la décision: la Titulaire avait annoncé que le mandataire agréé la représentant, qui s'exprimerait en allemand (langue de la procédure), serait accompagné d'un employé de son service brevet, et demandait pour lui une interprétation depuis et vers l'anglais. La Chambre rejette cette requête. Elle fait remarquer que selon la règle 4(5) CBE, l'OEB assure à ses frais l'interprétation, en tant que de besoin, c'est-à-dire quand une partie utilise une langue officielle autre que celle de la procédure, mais pas quand une partie veut utiliser plusieurs langues officielles. Une partie qui utilise une langue qui n'est pas comprise par un de ses employés ne peut légitimement exiger une interprétation gratuite. Le fait qu'une interprétation ne serve que la convenance d'une partie n'est pas une raison suffisante pour que l'OEB fournisse l'interprétation.

Décision T2696/16 (en langue allemande)
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T116/18: saisine de la Grande Chambre sur la question de la plausibilité

Dans l'affaire T116/18, la Chambre 3.3.02 va saisir la Grande Chambre des questions (provisoires)  suivantes (traduction personnelle):

Lorsque la Titulaire, pour faire reconnaître l'activité inventive, s'appuie sur un effet technique qu'elle entend prouver en soumettant des données ou autres preuves générées seulement après la date de priorité ou de dépôt du brevet (données publiées ultérieurement):

1. Faut-il faire exception au principe de libre appréciation des preuves (voir par exemple G1/12, 31) en ce sens que les données publiées ultérieurement doivent (NDLR: peuvent?) être ignorées au motif que la preuve de l'effet repose exclusivement sur de telles données?

 2. Si la réponse est positive: les données publiées ultérieurement peuvent-elles être prises en compte si sur la base des informations contenues dans la demande de brevet la personne du métier à la date pertinente aurait considéré l'effet comme plausible? (plausibilité ab initio)

3. Si la réponse à la première question est positive: les données publiées ultérieurement peuvent-elles être prises en compte si sur la base des informations contenues dans la demande de brevet la personne du métier à la date pertinente n'aurait pas eu de raisons de considérer l'effet comme non-plausible? (invraisemblance ab initio)

Les questions définitives seront données dans le dispositif de la décision, laquelle n'est pas encore publiée.

Le brevet en cause concerne des compositions insecticides comprenant du thiamétoxam et un autre composé, la Titulaire entendant prouver un effet synergétique au moyens de rapports d'essais D21 et D22. Sur la question de la prise en compte de ces rapports, la Chambre note que des décisions contradictoires ont été rendues dans le passé.

D'une part, selon certaines décisions (par exemple T488/16), l'effet technique devait déjà être plausible à la date de dépôt (critère de plausibilité ab initio). T184/16 se réfère à cette décision mais estime que le critère de plausibilité est rempli faute de preuves contraires (pas d'invraisemblance a priori).

En revanche:

• T1422/12:  tous les effets procurés par l'invention peuvent être pris en compte, du moment qu'ils concernent le même domaine d'utilisation et ne changent pas le caractère de l'invention.
• T2371/13: ne pas tenir compte d'essais destinés à démontrer un effet serait incompatible avec l'approche problème-solution.
• T31/18: l'effet technique doit être mentionné dans la demande ou au moins pouvoir en être dérivé, mais pas nécessairement supporté par des preuves expérimentales.

Procès-verbal

Opinion provisoire de la Chambre
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T222/21: le caractère ample des remaniements ne justifie pas en soi une décision de non-admission selon la règle 137(3) CBE

La division d'examen n'avait pas admis dans la procédure, en application de la règle 137(3) CBE, le texte modifié déposé en réponse à la notification selon la règle 71(3) CBE, et avait donc rejeté la demande.

La décision était basée sur le fait que le texte avait été "amplement remanié" par rapport à celui que la division d'examen souhaitait délivrer, et ce sans raisons valables (simplement un changement d'avis du déposant) (voir Directives H-II 2.2). 

La Chambre estime que la division d'examen n'a pas correctement appliqué son pouvoir d'appréciation.

Pour elle, le critère de remaniement important doit se comprendre en conjonction avec les Directives H-II 2.5.1: les modifications apportée retardent-elles sensiblement les préparatifs en vue de la délivrance ou pas ?  En d'autres termes, ce qui est importe est d'évaluer le contenu des modifications et le temps que ces modifications requièrent à première vue pour leur examen. 

Si une requête est prima facie admissible, le temps nécessaire sera généralement faible, et l'admettre ne devrait pas retarder sensiblement la délivrance. Dans le cas contraire, si par exemple la requête introduit de nouvelles déficiences, alors il est justifié de ne pas l'admettre en application de la règle 137(3) CBE.

Le caractère "ample" des remaniements n'est donc pas en soi un critère pertinent pour l'application du pouvoir d'appréciation de la règle 137(3) CBE. La division d'examen aurait dû procéder à une analyse prima facie des revendications pour identifier les problèmes potentiels qui auraient pu empêcher la délivrance.

Décision T222/21
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T2371/18: pas d'obligation de surveiller le dossier en ligne

L'Opposante estimait que la division d'opposition avait commis un vice de procédure en admettant la requête subsidiaire 1 sans reporter la procédure orale. Cette requête avait été déposée 1 mois avant la procédure orale (avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE) et communiquée une semaine plus tard à l'Opposante. Cette dernière argumentait qu'elle n'avait pas disposé du temps nécessaire pour réagir, compte tenu de la complexité des modifications.

Pour la Chambre, la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir d'appréciation d'une part en admettant la requête et d'autre part en ne reportant pas la procédure orale.

La requête n'est pas tardive puisqu'elle a été déposée avant la date fixée par la règle 116(1) CBE. En outre, elle traite des objections identifiées par la division d'opposition, et l'Opposante a eu l'opportunité de commenter quant à la recevabilité de la requête.

Dans le contexte du refus du report, la division d'opposition avait évoqué la possibilité pour l'Opposante de surveiller le registre, de sorte qu'elle avait en fait disposé d'1 mois et non de 3 semaines. La Chambre n'est pas d'accord sur ce point: s'agissant de l'application de l'article 113(1) CBE, les parties et leurs mandataires n'ont pas l'obligation de surveiller la procédure en inspectant régulièrement le dossier en ligne (R4/17).

Le fait que la division d'opposition ait communiqué la requête par courrier recommandé et pas également par fax dès réception ne constitue pas un vice de procédure. La Chambre ne voit pas non plus de violation du principe d'égalité des parties dans le fait qu'en revanche la division d'opposition a immédiatement faxé à la Titulaire une courrier de l'Opposante soumis après la date limite selon la règle 116(1) CBE.

En indiquant que 3 semaines étaient suffisantes, en se référant à l'étendue des modifications et en traitant l'objection de l'Opposante quant au fait qu'une recherche additionnelle aurait été nécessaire, la division d'opposition a appliqué les bons principes et traité les principaux arguments de l'Opposante.

Décision T2371/18
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Offre d'emploi

Chargé(e) de veille brevets 


ACTIVITÉS 

Au sein du Département Propriété Industrielle composé de 33 personnes, vous intégrerez une équipe de 4 chargés de veille brevets. Vous aurez en charge de répondre aux demandes d’informations émanant des ingénieurs brevets du département, des correspondants brevets et plus largement des chercheurs R&D du groupe Saint-Gobain. Vos principales missions seront :

• Effectuer des recherches brevets pour des études de brevetabilité, de liberté d’exploitation, ou
• d’opposition : Définition des stratégies de recherche et analyse de la pertinence des documents identifiés ; mise en place des alertes brevets.
• Réaliser des analyses brevets par cartographie.
• Assurer les formations et le support aux utilisateurs des outils de veille.
• Participer à la gestion et l’évolution des outils de veille utilisés dans l’équipe, ainsi qu’à la prospection de nouveaux outils de veille.

PROFIL SOUHAITÉ 

• Vous êtes doté(e) d’une double compétence scientifique (Master ou diplôme d’ingénieur dans le
• domaine de la chimie) et en documentation/veille.
• Vous détenez au moins 5 années d’expérience similaire dans un cabinet de propriété industrielle ou en entreprise. Vous maîtrisez les outils de recherche et de veille brevets (Orbit Intelligence, Patbase, Derwent Innovation …).
• Vous êtes réactif(ve), animé(e) d’un esprit curieux et ouvert et vous portez un intérêt particulier pour la technologie et l’innovation.
• Vous avez le sens de la relation client, faites preuve de rigueur et avez un bon esprit d’analyse.
• Vous appréciez le travail en équipe et la multidisciplinarité.
• Vous avez également le sens des initiatives ainsi que des qualités relationnelles vous permettant de collaborer avec les ingénieurs brevets et les clients en interne.
• Le rayonnement international du poste requiert la pratique courante de l’anglais.
• La maîtrise du Pack Office est requise.

MODALITÉS 
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir : immédiatement
Poste basé à : Aubervilliers
Rémunération : selon profil et expérience

CONTACT 

Pour postuler : https://joinus.saint-gobain.com/fr/fra/red/p/65511/41970/charge-e-de-veille-brevets

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.

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Saint-Gobain Research Paris est l’un des huit grands centres de recherche de Saint-Gobain. Basé en région parisienne, ses grands domaines de recherche sont liés au verre, aux couches et revêtements de surface, aux matériaux de construction et à l’habitat en général. Préparer le futur en imaginant les produits et procédés de demain autour de l’habitat, l’énergie et l’environnement, tel est le quotidien de ses équipes de recherche.
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T780/18: défaut de motivation d'une décision en l'état du dossier

La division d'examen avait émis une notification selon l'article 94(3) CBE en 2012, puis convoqué à une procédure orale en 2017. Le déposant avait déposé un texte modifié ainsi que des arguments, avant de retirer sa requête en procédure orale et de demander un décision en l'état du dossier. Dans une communication téléphonique, la première examinatrice ou le premier examinateur avait indiqué que l'objet ainsi modifié n'impliquait pas d'activité inventive. La décision de rejet en l'état du dossier renvoie à 3 notifications: l'opinion accompagnant le rapport de recherche, la notification selon l'article 94(3) CBE et l'opinion accompagnant la convocation à la procédure orale.

Premièrement, la décision indique que le déposant n'a pas soumis de modifications ou de commentaires en réponse à la dernière notification, ce qui est faux. Le procès-verbal de la discussion téléphonique fait référence à un jeu de revendications modifié soumis en réponse à la convocation à la procédure orale, mais ne contient aucune raison expliquant pourquoi leur objet n'impliquerait pas d'activité inventive. Pour cette raison la décision doit être annulée car elle ne respecte pas la règle 111(2) CBE.

Deuxièmement, la décision ne peut être maintenue car aucune des notification qui y sont mentionnées ne contient de motivation en ce qui concerne l'activité inventive.

La première "notification" (l'opinion écrite) n'est pas une notification car elle n'émane pas de la division d'examen, et même s'il s'agissait d'une notification valable, elle n'est pas réellement motivée et ne mentionne même pas l'activité inventive. L'opinion provisoire ne contient qu'une analyse de nouveauté, l'activité inventive n'étant traitée que dans des "remarques additionnelles", et n'étant donc pas intégrée à la décision, d'autant plus qu'elle ne formule qu'un raisonnement hypothétique, au cas où le déposant modifierait d'une certaine manière la revendication. 

Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, le déposant n'a de fait pas été informé des raisons pour lesquelles la demande ne respecte pas les exigences de la CBE, contrairement aux exigences de la règle 111(2) CBE.

Décision T780/18
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T989/16: insuffisance et interprétation à la lumière de la description

La Titulaire était d'accord sur le fait que si la revendication 1 était interprétée de manière littérale, la personne du métier ne pouvait sans efforts indus mettre en oeuvre l'invention dans toute sa portée. Il n'était en effet pas possible de procéder au marquage revendiqué si la glycoprotéine ne contenait pas de groupe terminal GlcNAc.

Elle argumentait toutefois que la revendication devait être interprétée par un esprit animé de la volonté de comprendre et désireux d'éviter de cultiver les malentendus. La personne du métier considérant la revendication 1 aurait exclu les interprétation illogiques ou n'ayant pas de sens technique et aurait pris en compte la divulgation complète du brevet. La méthode revendiquée était alors implicitement limitée au marquage enzymatique de glycoprotéines ayant un groupe terminal GlcNAc.

La Chambre estime que selon la jurisprudence établie, une interprétation "avec un esprit animé de la volonté de comprendre" n'exige pas qu'un terme large techniquement soit interprété de manière plus étroite.

La méthode revendiquée définit une étape de marquage enzymatique d'une glycoprotéine, et n'impose aucune limitation structurelle ou fonctionnelle, de sorte qu'elle n'exclut pas les glycoprotéines n'ayant pas de groupe terminal GlcNAc pour la seule raison qu'elles ne peuvent pas être marquées.

Lorsque l'on examine la question de la suffisance de description, une revendication doit être interprétée à la lumière de l'enseignement du brevet et des connaissances générales. Toutefois, une caractéristique limitative qui ne figure que dans la description ne peut être considérée comme implicite dans les revendications. La seule manière de résoudre le problème est de l'incorporer dans la revendication.

Décision T989/16
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Offre d'emploi

Transgene est une société de biotechnologie, cotée sur le marché Euronext (Paris), qui conçoit et développe des immunothérapies innovantes, dont un vaccin thérapeutique personnalisé et des virus oncolytiques multifonctionnels.

Transgene poursuit son développement et recherche un(e)

Ingénieur(e) Propriété Intellectuelle Junior (H/F) en CDI

Poste basé à proximité de Strasbourg, au Parc d’innovation d’Illkirch

Missions :

Rattaché(e) au Responsable Propriété Intellectuelle, au sein d’une équipe spécialisée de 3 personnes, vos principales missions consistent notamment à :

• Développer le portefeuille brevets de l’entreprise :
• Collaborer activement avec les équipes scientifiques afin d’identifier de manière proactive les inventions brevetables ;
• Participer à la rédaction des demandes en langue anglaise en étroite collaboration avec les chercheurs ;
• Suivre les procédures d’examen devant les offices de brevets avec le soutien d’un cabinet de CPI.
• Participer à la protection des intérêts économiques de l’entreprise :
• Assurer une veille technologique et concurrentielle ;
• Réaliser des études de liberté d’exploitation ;
• Contribuer à l’évaluation des risques et opportunités des différents projets ;
• Participer au suivi des procédures liées aux éventuels litiges.
• Collaborer efficacement avec les différentes fonctions de l’entreprise :
• Apporter son expertise PI à l’équipe juridique (relecture clauses contractuelles PI, fournir les informations sur les statuts des titres, etc.) ;
• Accompagner l’équipe business dans le suivi des programmes pour les sujets PI ;
• Participer à la préparation des actions de reporting auprès de la Direction.

Profil :

De formation scientifique Bac +5 ou doctorat dans l’un des domaines d’activité de l’entreprise (virologie, immunologie, biotechnologies, biologie, etc), vous êtes également titulaire d’un diplôme en propriété industrielle de type CEIPI ou équivalent, et vous justifiez d’une expérience professionnelle d’un an minimum dans une fonction similaire ou en tant qu’ingénieur brevets en entreprise ou en cabinet PI.

De bonnes compétences rédactionnelles en français et en anglais sont indispensables, de même qu’une bonne aisance en anglais à l’oral.

Vous êtes fiable, rigoureux et avez le sens de l’organisation et des responsabilités.

Vous avez un bon relationnel et un bon esprit d’équipe ainsi qu’une aptitude à communiquer et à travailler au sein d’équipes multifonctionnelles.

Pour postuler, merci d'adresser vos candidatures à : https://transgene.mycv.tech/fr-offres.html

R5/19: la neuvième révision

Il est rare que la Grande Chambre annule une décision prise par une Chambre de recours. Sur plus de 180 décisions, c'est la neuvième fois qu'une telle décision est prise.

Dans le cas d'espèce, la Requérante formulait 2 objections à l'encontre de la décision T2378/13. Seule la première est recevable.

La deuxième objection se basait sur le fait qu'une décision concernant l'activité inventive avait été prise sans discuter E13, contrairement à ce qui avait été annoncé dans l'avis préliminaire.

La Grande Chambre rejette cette objection comme irrecevable. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale que suite à la demande du Président, les parties ont indiqué ne pas avoir de requêtes ou remarques supplémentaires, et le Président a ensuite clos les débats et prononcé la décision finale. Pour la Grande Chambre, la Requérante aurait dû à ce moment faire remarquer que E13 n'avait pas été discuté. A la Requérante qui argumentait qu'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle procède ainsi après le prononcé de la "décision" sur l'activité inventive, la Grande Chambre rétorque qu'elle aurait dû savoir que le résultat du délibéré concernant l'activité inventive n'était pas une décision finale, laquelle n'est prononcée qu'à l'issue de la procédure orale. Le fait que la Requérante ait été représentée par un employé non mandataire agréé ne peut excuser cette méconnaissance de la pratique processuelle. La Requérante aurait donc dû soulever une objection au titre de la règle 106 CBE avant le prononcé de la décision finale.

La première objection se basait sur le fait que la Chambre n'avait dans sa décision pas pris en considération les lignes d'argumentation formulées au titre de l'activité inventive dans le mémoire de recours, au motif qu'elles n'utilisaient pas l'approche problème-solution. Ces attaques se basaient sur D2 seul, D2+E9, E13 seul et D2+E6.

Seules les attaques formulées pendant la procédure orale en utilisant l'approche problème-solution ont été prises en compte: E6+connaissances générales, E6+D2 et D2+E9.

Contrairement à la deuxième objection, la Grande Chambre juge qu'on ne pouvait ici exiger de la Requérante qu'elle émette une objection au titre de la règle 106 CBE. Des soumission faites uniquement par écrit doivent aussi être prises en compte, car la procédure de recours est une procédure écrite. L'absence d'objection concernant le fait de ne pas les avoir discutées lors de la procédure orale ne peut être considérée comme un abandon implicite des arguments contenus dans ces soumissions écrites. L'avis préliminaire ne faisait qu'indiquer que l'approche problème-solution n'avait pas été suivie, sans laisser entendre que les attaques ne seraient, pour cette raison, pas prises en considération. De même, il ne ressort pas du procès-verbal que la Chambre ait annoncé ne pas prendre en considération les soumissions écrites. 

Pour la Grande Chambre, la Requérante n'avait pas d'obligation à répéter lors de la procédure orale les arguments développés par écrit pour qu'ils soient pris en compte. Le fait de ne pas reprendre à l'oral des soumissions écrites ne constitue pas un abandon implicite des arguments associés. En cas de doute, c'est à la Chambre de clarifier la situation. On peut considérer qu'il y a abandon implicite s'il ressort du déroulé de la procédure que la Chambre a considéré que l'examen de la question a été épuisé, ce qui n'est pas le cas ici.

L'absence de prise en compte des arguments écrits a pris par surprise la Requérante. En d'autres termes, la Requérante n'a pu prendre position sur un motif de la décision, en l'occurrence le fait que des attaques ne suivant pas l'approche problème-solution ne peuvent être prises en compte. Son droit d'être entendu a donc été violé (R3/15). 

L'affaire est donc renvoyée devant la Chambre de recours, et la procédure réouverte - complètement (selon la règle 108(3) CBE) et non partiellement comme le demandait l'Intimée. Cette décision est donc contraire à la décision T379/10, qui avait limité la portée du recours après révision aux points considérés comme défectueux par la Grande Chambre.

Décision R5/19 (en langue allemande)
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