La Chambre 3.3.09 a saisi la Grande Chambre des questions suivantes :
1. Le test défini dans la décision G2/10 quant à la recevabilité au titre de l'Art 123(2) CBE de disclaimers divulgués, c'est-à-dire la question de savoir si l'homme du métier aurait, en utilisant ses connaissances générales, considéré l'objet restant dans la revendication après exclusion du disclaimer comme divulgué dans la demande telle que déposée explicitement ou implicitement, mais de manière directe et non-ambiguë, est-il également applicable aux revendications contenant des disclaimers non-divulgués ?
2. Si oui, G1/03 est-elle écartée en ce qui concerne les exceptions portant sur les disclaimers non divulgués définis au point 2.1 de sa réponse ?
3. Si la réponse à la deuxième question est négative, c'est-à-dire si les exceptions portant sur les disclaimers non divulgués définis au point 2.1 de la réponse de G1/03 s'appliquent en plus du test de G2/10, ce test peut-il être modifié au vu desdites exceptions ?
Le point 2.1 du dispositif de G1/03 pose en effet qu'un disclaimer non divulgué - ou excluant un objet non divulgué - dans la demande telle que déposée ("disclaimer non divulgué") peut être admis dans certains cas exceptionnels, en particulier afin de rétablir la nouveauté par rapport à un document 54(3) ou par rapport un document 54(2) fortuit.
Dans la décision G2/10, la Grande Chambre a établi un test à appliquer dans le cas de "disclaimers divulgués", c'est-à-dire de disclaimers excluant un objet divulgué de manière positive dans la demande. C'est le fameux "gold standard", qui consiste à vérifier si l'objet restant se déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.
Bien que la question posée soit limitée au cas des "disclaimers divulgués", plusieurs passages de G2/10 (par exemple point 4.3) laissent penser que le test s'applique dans tous les cas, y compris aux "disclaimers non divulgués".
La présente Chambre considère qu'il ne ressort pas clairement de G2/10 si G1/03 doit être considérée comme écartée, le "gold standard" devant être le seul critère à prendre en compte, ou si les "exceptions" de G1/03 sont encore d'actualité.
La question est d'importance pratique, car avec le "gold standard", un disclaimer excluant un objet non divulgué serait contraire à l'article 123(2) CBE presque par définition. Par exemple, si l'on croque dans une pomme, ce qui reste de la pomme n'est plus la pomme d'origine. Bien que ce soit toujours une pomme, elle ne peut être considérée comme "divulguée" directement et sans ambiguïté dans la pomme d'origine.
Les décisions postérieures à G2/10 ont tantôt continué à appliquer G1/03 (T74/11), tantôt interprété G2/10 comme une instruction pour appliquer le gold standard, parfois modifié, en plus des principes de G1/03 (T748/09, T2464/10, T1176/09, T1872/14, T2018/08, T1870/08).
Décision T437/14
mercredi 26 octobre 2016
Disclaimers : la Grande Chambre à nouveau saisie
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11 comments:
Il fallait s’attendre à ce que la question de l’application successive des décisions G 1/03 et G 2/10 soit posée à la GCR.
G 1/03 s’applique aux disclaimers non divulgués. Ils servent soit à rétablir la nouveauté par rapport à un art antérieur selon l’Art 54(3), ou d’une antériorité fortuite, soit sur des objets qui tombent sous le coup d’une exception à la brevetabilité en vertu des Art 52 à 57 pour des raisons non techniques.
G 2/10 s’applique aux disclaimers relatifs à des modes de réalisation de l’invention. G 2/10 peut être résumé de la manière suivante : Si A-B est divulgué, un disclaimer pour C-D (compris dans A-B) est seulement possible si A-C et D-B peuvent être dérivés directement et sans ambigüité des documents d’origine.
Si après avoir décidé selon G 1/03 que le disclaimer non divulgué est admissible et fondé, appliquer ensuite G 2/10 revient à demander à ce que ce qui reste dans la demande ou le brevet soit dérivable directement et sans ambiguïté de la divulgation d’origine.
Si le disclaimer non divulgué porte sur C-D alors l’application de G 2/10 conduit à introduire la condition supplémentaire que A-C et D-B doivent pouvoir être dérivés directement et sans ambigüité des documents d’origine. Ce qui revient à dire que le disclaimer non divulgué devrait en fait être divulgué. Comme il ne l’est pas par essence, et qu’une fiction a été créée, le rendant brevetable, l’application successive de G 1/03 et G 2/10 signifie en fait la mort de G 1/03. C’est bien le sens de la question 2.
Dans les décisions citées, T 748/09 est arrivé à la conclusion que l’application successive de G 1/03 et G 2/10 rend le disclaimer non brevetable.
D’autres décisions sont arrivées à la même conclusion, cf. T 336/12, T 1441/13. Dans T 1839/11, la CR a refusé une requête tardive car elle ne voulait pas discuter du problème de l’interaction entre G 1/03 et G 2/10, bien qu’elle reconnaissait que dans T 2464/10 de tels disclaimers avaient été discutés et acceptés. Elle citait aussi T 1049/08. Dans toutes les décisions T 1176/09, T 1872/14 et T 2018/08 l’application successive de G 1/03 et de G 2/10 avait montré que les disclaimers étaient brevetables.
Il est à noter que dans les décisions dans lesquelles un disclaimer G 1/03+G 2/10 a été considéré brevetable, l’application de G 1/03 portait sur des objets qui tombaient sous le coup d’une exception à la brevetabilité en vertu des Art 52 à 57 pour des raisons non techniques.
Il s’agit certainement d’exceptions qui se justifient et qui pourraient entrer dans le cadre de la réponse à la question 3.
Par contre un disclaimer permettant de rétablir la nouveauté par rapport à un art antérieur selon l’Art 54(3), ou d’une antériorité fortuite, ne résiste pas à l’application successive de G 1/03 et de G 2/10. Si la décision G 1/03 doit conserver son sens premier, il s’agit là d’une exception souhaitable. Encore une réponse possible pour la question 3. Le déposant de la demande ultérieure ne saurait être pénalisé deux fois.
Les paris quant aux réponses sont ouverts.
C'est là que l'on se rend compte que l'OEB est devenue une grosse administration géré par des fonctionnaires.
Au lieu d'édicter des règles claires dès le départ et valables quel que soit le cas de figure, ils nous pondent des règles floues, à moitié bâclées et qui devront être revues par la suite car sujettes à interprétation.
Un enfant de 2 ans aurait vu que G 2/10 imposait une contrainte supplémentaire aux disclaimers divulgués alors que G 1/03 ne l'imposait pas aux disclaimers non divulgués.
Il a fallu 6 ans à ces fonctionnaires pour qu'ils s'en rendent compte...
Réponse à l'anonyme du 26 octobre 2016 à 18:05
Premièrement l'OEB a toujours été une "grosse administration gérée par des fonctionnaires". Il n'y a rien de nouveau dans ce que vous dites.
Deuxièmement il ne peut pas y avoir de règles "claires dès le départ et valables quel que soit le cas de figure". Si c'était le cas il n'y aurait pas besoin de jurisprudence. On appelle cela du droit.
Troisièmement un enfant de deux ans ne sait pas lire. A supposer que ce chérubin ait entrepris de lire G2/10 et G1/03 encore eût-il fallu qu'il en comprît les multiples subtilités.
Quatrièmement il y a une différence entre d'une part se rendre compte que deux décision G sont potentiellement en conflit (ce que tout le monde a vu il y a 6 ans, y compris les fonctionnaires) et d'autre part formaliser dans le cadre d'une procédure de recours la soumission de questions à la grande chambre de recours au motif notamment que des décisions ultérieures des chambres de recours techniques divergent; il faut du temps pour cela mais surtout il faut une procédure de recours traitant spécifiquement de la question de l'admissibilité d'une pomme croquée vis-à-vis de l'article 123(2) CBE ce qui n'arrive pas si fréquemment.
Vous avez probablement eu une mauvaise journée hier, mais ce n'est pas une raison pour poster un commentaire qui se veut rageur mais qui en réalité est assez creux. Vous pourriez tout aussi bien ouvrir la fenêtre et crier un bon coup ça fait du bien aussi.
à Anonyme du 27 octobre 2016
Merci pour toutes vos remarques pertinentes...
J'ai bien noté qu'un enfant de deux ans ne sait pas lire.
Je ne sais pas si mon commentaire est creux, mais le votre est sans intérêt.
Cela fait encore du boulot pour les fonctionnaires... Une question pertinente pour la GCR serait : "Comment un commentaire sans intérêt peut il contenir des remarques pertinentes?"
Rendez vous dans 6 ans...
Je suis déjà parti, donc vous pouvez garder vos tomates...
Si vous ne le voulez pas attendre 6 ans pour connaître la réponse à votre question, tapez "ironie" dans Wikipedia.
Il est louable que les auteurs du blog aient aient accepté la publication des commentaires ci-dessus. Il est cependant regrettable que ces commentaires ne fassent pas vraiment avancer la discussion.
Il est difficile de dire que dans G 2/10 la GCR ne s'est pas occupée des disclaimers non divulgués et ait volontairement introduit un problème. Le contraire est vrai. En tout cas il ne semble pas correct de de prétendre que la GCR a voulu tuer G 1/03 avec G 1/10.
Ce sont certaines CR et plus exactement certains présidents de chambre ou membres juristes qui ont voulu se pousser du col. Une interprétation raisonnable et raisonnée de G 1/03 et G 2/10 n'aurait jamais dû aboutir aux excès que nous avons vu et qui ont rendu les nouvelles questions nécessaires.
Certains pensent à G 1/93 pour trouver une solution. Hélas il est difficile de dire qu'un disclaimer selon G 1/03 n'introduit pas une contribution technique qui permettrait son maintien. G 1/03 a créé une fiction et il serait bien dommage de la tuer.
Les décisions G doivent être lues et appréciées dans le contexte qui prévalait à l'époque ou elles ont été prises. Vouloir en tirer des vérités absolues est aussi incorrect que de dire qu'elles n'ont qu'une valeur indicative. Par exemple G 2/98 doit être appréciée à l'aune de la décision Snackfood. Le fait que la décision renvoie au memorandum FICPI est regrettable. Il nous vaut les problèmes de divisionnaires empoisonnées dont on aurait pu se passer.
Il en est de même de la bascule entre G 1/03 et G 2/10. Ces décisions sont correctes en tant que telles. L'interprétation qui en a été faite ne l'est pas. Hélas
G 1/03 dit que les disclaimers qui ne font pas une contribution technique ne sont pas inadmissible simplement pour le fait qu'ils étaient non divulgués. Il y a certaines situations dans lesquelles un disclaimer non divulgué peut être autorisé. Cependant, un disclaimer pour une telle situation n'est pas nécessairement admissible. Faire une contribution technique est toujours interdit, selon G 1/93.
G 1/03 dit que les disclaimers qui ne font pas une contribution technique ne sont pas inadmissible simplement pour le fait qu'ils étaient non divulgués. Il y a certaines situations dans lesquelles un disclaimer non divulgué peut être autorisé. Cependant, un disclaimer pour une telle situation est pas nécessairement admissible. Faire une contribution technique est toujours interdit, selon G 1/93.
Il convient de ne pas oublier que les disclaimers selon G 1/03 qui visent à restaurer la nouveauté vis-à-vis d'un art antérieur selon l'Art 54(3), ou d'une anticipation accidentelle vis-à-vis d'un art antérieur selon l'Art 54(2), n'introduisent pas de contribution technique et sont donc acceptables.
Il s'agit en fait d'une fiction parce que e la GCR a bien dit dans G 1/03 que les diclaimers Art 54(2) et Art 54(2)accidentels ne représentent pas une contribution technique à l'invention revendiquée. Voir Points 2..3 et 2.2.3, dernier §.
La situation est moins claire en ce qui concerne les disclaimers qui visent à exclure des objets non-brevetables selon les Art 52 à 57. Là aussi, la GCR considère que ces disclaimers n'ont pas de contribution technique, cf. par ex. Point 2.4.1. Mais il est possible d'avoir un avis différent. En tout cas ce qui reste après avoir enlevé devrait être divulgué à l'origine, sinon il y a un problème d'extension d'objet.
Exemple: la description divulgue une méthode médicale. Nulle part dans la description il est mentionné directement et sans ambiguïté que la méthode peut avoir une application non-médicale. Dans ce cas, le fait de "retrancher" la méthode médicale donne à l'homme du métier une nouvelle information, donc il y a extension d'objet. Qu'il soit évident pour l'homme du métier que la méthode divulguée ait une application non-médicale importe peu. C'est le critère de nouveauté qui compte. C'est là que G 2/10 peut et doit être appliqué.
Par contre, appliquer successivement G 1/03 et G 2/10 sur des disclaimers non divulgués [54(3) et 54(2) accidentel] est une ineptie, car cela revient à tuer G 1/03.
I am not too sure about that fiction.
The way I read it, G 1/03 Reason 2.1.3 says: a disclaimer only excluding subject matter for legal reasons has no bearing on the technical information in the application. Furthermore, for the applicant, it is necessary to circumvent 54(3). Therefore, such a disclaimer should not be held inadmissible only for the reason that it was undisclosed.
Mind the word: "excluding". As long as subject matter is "excluded" (as a mere limitation of scope, without altering that what remains), there is no contradiction with A.123(2).
The latter is a mere observation regarding a specific disclaimer. It is not a declaration that any 54(3) disclaimer by definition cannot make a technical contribution. Of course, the board cannot make such a declaration. In case a certain disclaimer meant to disclaim a 54(3) publication makes a technical contribution, the disclaimer cannot find relief in G1/03. (And should therefore be objected to under A.123(2).)
In other words: a disclaimer with a 54(3) purpose should be formulated in a way that it does not make a technical contribution. This makes perfect sense; is in line with G 1/93; provides relief for the applicant in view of A.54(3); and protects the rights of third parties, that no invention-altering information is added after the date of filing. Which is also the point of G2/10.
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