T61/10 : exceptions à l'interdiction de la reformatio in peius

Seul l'opposant avait formé un recours contre la décision de maintien du brevet sous forme modifiée.
La portée de la requête principale était pourtant plus large que celle de la requête acceptée par la division d'opposition, du fait de la suppression d'une caractéristique limitative.

A première vue, cette requête ne respecte donc pas le principe d'interdiction de la reformatio in peius posé par la décision G9/92.

On sait toutefois que des exceptions existent à ce principe, exceptions en partie justifiées par le fait que la Grande Chambre n'a pas été très catégorique dans le cas où l'opposant est le seul requérant :
"Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires."

Dans certains cas, des titulaires ont été autorisés à supprimer des caractéristiques ajoutées en première instance pour des questions d'équité, plus particulièrement pour pouvoir réagir à une nouvelle situation de fait ou de droit.
Dans la décision G1/99, la Grande Chambre a décidé qu'il était permis de déroger à ce principe, en toute dernière extrémité, pour annuler une modification contraire à l'Art 123(2) CBE admise par la division d'opposition.

Dans la décision T1843/09, la Chambre a permis au titulaire de retirer une caractéristique faisant perdre la priorité et conduisant à un défaut de nouveauté au regard d'un document admis au stade du recours.

Dans l'affaire T1979/11, la Chambre a admis un élargissement nécessité par une objection au titre de l'Art 83 CBE soulevée seulement au stade du recours. La caractéristique ajoutée (tailles de particules) posait en effet des problèmes de suffisance de description.

La Chambre relève que dans toutes ces affaires, un lien de causalité existait entre la caractéristique limitative à supprimer et de nouvelles objections soulevées au stade du recours. En d'autres termes, la caractéristique ajoutée doit être à l'origine d'une situation nouvelle en recours pour pouvoir justifier sa suppression.
Ce lien de causalité est une situation nécessaire pour justifier une exception au principe de non reformatio in peius.

Ce lien n'existe pas dans la présente affaire, le problème de priorité soulevé par l'opposant existant indépendamment de la caractéristique limitative supprimée.


Décision T61/10

T2459/12 : la R.137(5) CBE peut baser un rejet

Cette décision prend le contre-pied de la décision T1981/12 en décidant que la R.137(5) CBE peut s'appliquer lorsque la demande est limitée à une revendication figurant dans le jeu tel que déposé et peut fonder un rejet.

Aucune objection d'unité d'invention n'ayant été soulevée lors de la recherche internationale, les revendication 1 à 11 avaient fait l'objet de cette recherche.

Dans le rapport complémentaire de recherche européenne, un défaut d'unité d'invention a posteriori avait en revanche été soulevé, et seule la première invention a fait l'objet du rapport complémentaire (conformément à la R.164(1) CBE actuelle).

En réponse à une notification selon l'Art 94(3) réitérant cette objection, le déposant a limité la demande à la deuxième invention (revendication 6 telle que déposée), expliquant que cela n'était pas contraire à la R.164(2) CBE puisque cette invention avait fait l'objet de la recherche internationale.
Encore une fois, le déposant essayait de tirer parti du manque de clarté dans la rédaction de cette règle.

La demande a été rejetée à la fois sur le fondement de la R.137(5) et sur celui de la R.164(2).

Comme dans la décision T1981/12 récemment commentée ici-même en septembre, la Chambre parvient après une longue analyse à la conclusion qu'une interprétation correcte de la R.164(2) CBE est de considérer que lorsqu'un rapport complémentaire est établi, l'examen ne peut se poursuivre que sur les revendications ayant fait l'objet de cette recherche complémentaire.

En revanche, et contrairement à cette décision T1981/12, la Chambre est d'avis que la R.137(5) est également applicable et constituait une base suffisante pour rejeter la demande.

Selon cette règle, "les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général."

La Chambre suit ici l'interprétation donnée par la décision T708/00, qui dans le cas d'une demande EP directe distinguait deux cas d'application de cette règle (ou plutôt de la R.86(4) CBE1973):

a) la demande n'était pas unitaire au départ et le déposant, qui n'a pas répondu à l'invitation à payer des taxes additionnelles, veut faire examiner une revendication non-recherchée,
b) la demande était unitaire au départ, mais le déposant cherche à protéger un objet figurant dans la description et non-unitaire avec les revendications d'origine.

Dans le cas d'espèce, le cas a) ne peut s'appliquer car la R.164 actuelle ne prévoit pas la possibilité de payer des taxes additionnelles.
La Chambre décide que le cas d'espèce s'apparente au cas b), même si l'objet figurait dans les revendications d'origine.
Comme indiqué au point 8 de la décision T708/00, les revendications modifiées doivent être rejetées si, dans le cas où à la fois les revendications d'origine et les revendications modifiées avaient figuré dans la demande, une taxe additionnelle aurait dû être payée, ce qui est le cas en l'espèce.
Ainsi, lorsque le déposant, quelle que soit la raison, n'a pas été invité à payer de taxe additionnelle et cherche à protéger un objet non-recherché, une objection au titre de la R.137(5) CBE peut légitimement être soulevée.

La Chambre note que la R.164(2) se borne à donner une instruction à la division d'examen, qui doit "inviter le demandeur à limiter la demande". Elle ne définit donc pas une exigence que la demande doit remplir, si bien qu'il était incorrect de motiver le rejet par l'application de l'Art 97(2) CBE en combinaison avec la R.164(2).
Elle estime en revanche, encore une fois contrairement à la décision T1981/12, que la contrariété à la R.137(5) est un motif de rejet car cette règle fixe une exigence que les revendications modifiées doivent respecter, et qu'aucune autre conséquence juridique au non respect ne figure dans la Convention.

Décision T2459/12

T1060/13 : révision préjudicielle, contradiction entre les directives et la jurisprudence

La demande avait été rejetée pour extension indue (Art 123(2) CBE). Dans un obiter dictum, la division d'examen avait en outre indiqué que la demande ne respectait pas les exigences de clarté et de suffisance de description.

La division d'examen ayant décidé de ne pas faire droit au recours par le biais de la révision préjudicielle, le recours a été transféré à la Chambre 3.5.05 .

La Chambre note que les modifications apportées résolvent manifestement le problème d'Art 123(2) CBE. Elle considère donc que la division d'examen aurait dû faire droit au recours, comme le prévoit l'Art 109(1) CBE.

Comme la Chambre 3.2.02 récemment dans la décision T726/10, la présente Chambre rappelle que les objections soulevées à titre d'obiter dictum ne peuvent être prises en compte car elles ne font pas partie des motifs de rejet (contra : T1034/11).

La Chambre décide donc un renvoi immédiat en première instance, l'erreur faite par la division d'examen, si elle ne constitue pas en soi un vice substantiel de procédure, ayant eu des conséquences négatives en termes d'efficacité procédurale.

La Chambre fait également remarquer qu'il existe à ce sujet une contradiction entre les Directives et la jurisprudence.

Les Directives E-X 7.4.2 prévoient en effet "qu' il importe, dans un souci de rationalisation de la procédure et dans l'intérêt du demandeur qui ne devra pas acquitter une deuxième taxe de recours, de prendre en considération non seulement les motifs mentionnés dans la décision, mais également toutes les objections élevées précédemment à l'encontre de la brevetabilité et sur lesquelles le demandeur a eu l'occasion de se prononcer (par ex. les objections mentionnées dans une opinion incidente de la décision, ou celles mentionnées lors de notifications antérieures, de consultations personnelles ou de procédures orales)."

Le même chapitre des Directives indique en outre que "Si les modifications apportées aux revendications indépendantes ne répondent manifestement pas aux exigences de l'article 123(2), il conviendra de ne pas accorder la révision préjudicielle et la division devra envoyer le dossier aux chambres de recours."

Au contraire, la jurisprudence prévoit que la révision préjudicielle doit être accordée si les revendications modifiées répondent aux objections soulevées dans les motifs de la décision, même si d'autres objections soulevées par ailleurs subsistent (T139/87, pt 4, T47/90, pt 6, T219/93, pt 4, T919/95, pt 2.1) ou si les nouvelles modifications soulèvent de nouvelles objections.

Décision T1060/13

T158/12 : pas de changement d'objet

La requête principale déposée en recours correspondait à la revendication 8 telle que déposée et à la

deuxième invention recherchée (non-unitaire avec celle de la revendication 1 d'origine).
Une telle revendication avait été soumise pendant la procédure d'examen puis retirée après que la division d'examen avait signalé par téléphone qu'aucune taxe d'examen n'avait été acquittée pour cette invention.

La Chambre rappelle que l'Art 12(4) RPCR lui permet de considérer comme irrecevable une requête qui aurait pu être produite au cours de la procédure de première instance.

Lors de l'entrée en phase européenne, le demandeur a choisi de baser l'examen sur la première invention; ainsi, une revendication portant sur la deuxième invention ne peut être examinée. La requête n'est donc pas recevable.

Au demandeur qui prétend qu'aucun article ou règle de la CBE n'interdit un tel changement d'objet à partir du moment où il a été recherché, la Chambre rétorque qu'au contraire les articles et règles, lus ensemble, conduisent clairement à l'interdire:

- l'Art 82 CBE exige qu'une demande ne contienne qu'un groupe d'inventions unitaires
- la R.137(2) CBE permet au déposant de modifier la demande après réception de la première notification, mais aucune autre modification ne peut être faite sans le consentement de la division d'examen (R.137(3) CBE), de sorte qu'une demande incluant différentes inventions peut être examinée sur la base du groupe choisi
- l'Art 76 CBE permet de déposer des demandes divisionnaires, de manière à protéger les autres groupes
- l'Art 94(1) CBE dit que la requête en examen n'est réputée présentée qu'après la paiement de "la" taxe d'examen, ainsi il n'est possible de payer qu'une taxe.

Rien ne permet le paiement de plusieurs taxes d'examen pour une seule demande. Ceci est cohérent avec les possibilités soit d'argumenter l'existence d'une unité d'invention soit de déposer une demande divisionnaire, qui permet de maintenir ce principe de "une invention - un examen".
Il est clair qu'un seul examen doit être effectué pour une demande.
La Chambre conclut en outre que lorsque que le déposant a choisi l'invention qui doit être examinée, ce choix ne peut plus modifié une fois que l'examen de cette invention a commencé.

Le demandeur expliquait également qu'il n'avait pu présenter cette requête car la division d'examen avait déclaré qu'elle serait "immédiatement" rejetée. La Chambre souligne au contraire que le rejet d'une requête, basé sur une décision motivée, fournit une base appropriée à un recours. La probabilité de rejet était certes élevée, mais le retrait de la requête a empêché la division d'examen de prendre une décision à son sujet. La requête aurait pu être déposée comme requête subsidiaire.

La requête principale n'est donc recevable car elle aurait dû être soumise en première instance de manière à devenir un objet de la décision.


Décision T158/12

Statistiques OMPI : dépôts de brevets dans le monde

L'OMPI a publié en décembre dernier des statistiques de dépôts de brevet au niveau mondial en 2012.

Un nouveau record est établi avec 2,35 millions de dépôts (incluant les dépôts directs et les passages en phase nationale), en augmentation de 9,2% par rapport à 2011, soit le taux de croissance le plus élevé de ces 18 dernières années.

L'Office chinois, premier office de dépôt (avec 28% des dépôts et plus de 650 000 dépôts de brevet - sans compter les 740 000 dépôts de modèles d'utilité !), représente près de 73% de l'augmentation du nombre de dépôts au niveau mondial.
Les offices US (23%) et JP (15%) sont respectivement les deuxième et troisième offices, devant le KIPO (8%) puis l'OEB(6%).

Pour la première fois, le nombre de brevets délivrés a dépassé le chiffre de 1 million.

En termes de dépôts par origine, les déposants chinois sont devenus en 2012 les premiers déposants mondiaux avec 560 000 dépôts, devançant les déposants JP (486 000), US (460 000), KR (203 000), DE (179 000), FR (67 000) et GB (50 000).

La Chine devient donc à la fois la première source et la première destination pour les dépôts de demandes de brevets dans le monde.

En termes de dépôts réalisés à l'étranger, le classement est différent car les déposants chinois déposent essentiellement dans leur pays : d'abord les déposants JP (200 000), puis US (191 000), suivis par DE (100 000) puis par KR et FR (autour de 50 000 chacun). Les déposants chinois n'ont déposé que 25 000 demandes à l'étranger, chiffre toutefois en forte augmentation.

J14/12 : paiement par débit d'un compte courant

Le jour du dépôt de la demande divisionnaire, les annuités dues pour les années 3 à 12 étaient dues. A la requête en délivrance, déposée par voie électronique, était annexée une feuille de calcul de taxes faisant apparaître les taxes pour les années 3 à 10 ainsi que les taxes de dépôt et de recherche, mais le numéro du compte n'avait pas été renseigné.

Quelques semaines après le dépôt, le 20 octobre 2010, le déposant a envoyé un courrier demandant le débit du compte courant n°XXX du montant des taxes dues pour la demande en question, mais sans préciser quelles taxes.
Seules les taxes de dépôt et de recherche ont été débitées.

La section de dépôt ayant informé bien plus tard que des surtaxes étaient dues pour les taxes annuelles 3 à 12, le déposant s'est exécuté, mais a requis une décision demandant le remboursement de ces taxes, contre laquelle le présent recours a été formé.

La Chambre ne donne que partiellement raison au déposant.

Pour les taxes des années 3 à 10, la Chambre juge que le courrier du 20 octobre, lu en combinaison avec la feuille de calcul de taxes, constituait un ordre de débit clair et inconditionnel en ce qui concerne les taxes pour les années 3 à 10. L'OEB, en débitant le montant des taxes de dépôt et de recherche, a du reste montré qu'il avait répondu à l'ordre de débit en combinaison avec la feuille de calcul.

En revanche, en ce qui concerne les taxes dues pour les années 11 et 12, la Chambre rappelle qu'en vertu du règlement relatif aux comptes courants (RCC), l'ordre doit être clair, non ambigu et inconditionnel et doit contenir l'intégralité des renseignements nécessaires pour identifier le but du paiement, y compris le montant de chaque taxe concernée (Art 6.3 RCC). Ces conditions n'étaient pas ici réunies.

Décision J14/12

Bonne Année

Le blog du droit européen des brevets vous souhaite une bonne année remplie de joie, de réussite et de belles jurisprudences !

JP2011156168

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an easy-to-reuse color changing toy as an interior decoration that can be repeatedly used, allows small children or the like to easily achieve exciting color changing effect. ; SOLUTION: The color changing toy 1 includes a plurality of transparent storing parts 21 with two or more tiers. In the toy, a liquid 6 is poured into the storing part 21 of the top container 2. When the storing part 21 is full, the liquid 6 is poured into the lower storing parts 21. Reversible thermal discoloration layers 3 are formed on inner peripheral faces or outer peripheral faces of the storing parts 21.

J17/12 : pas d'inscription de transfert pendant une suspension de procédure

La société Ferring avait engagé une action en revendication de propriété de la demande en 2011, si bien que la procédure de délivrance a été suspendue. Peu de temps après, la demanderesse initiale a cédé la demande à la société Allergan et la division juridique a décidé d'inscrire le transfert au REB, estimant que l'inscription d'un transfert ne faisait pas partie de la procédure de délivrance.

Ferring a formé un recours contre cette décision.

La Chambre reconnaît qu'aucune disposition de la CBE ne prévoit explicitement que les transferts ne peuvent être inscrits pendant une suspension de la procédure.
La R.14(1) a toutefois pour but de protéger les intérêts du tiers pendant la suspension. Que l'inscription d'un transfert fasse partie ou pas de la procédure de délivrance, la décision J20/05 démontre que les effets de la suspension ne se limitent pas à la procédure de délivrance en tant que telle : d'autres actes peuvent aussi être exclus s'ils sont conformes à l'objectif de protection du tiers. Dans cette décision, la Chambre avait interdit le dépôt d'une demande divisionnaire.

Dans le cas d'espèce, la Chambre fait remarquer que l'Art 61(1) CBE, qui détaille les mesures possibles lorsque le tiers a triomphé dans son action, fait référence au demandeur, donc au demandeur enregistré, si bien qu'une décision passée en force de chose jugée devrait être obtenue contre le demandeur enregistré. L'inscription d'Allergan comme demandeur obligerait Ferring à agir à nouveau en revendication de propriété contre elle, avec tous les frais supplémentaires que cela implique. Ainsi, si le demandeur change à plusieurs reprises pendant la suspension, le tiers sera gêné dans sa tentative d'obtenir une des mesures prévues à l'Art 61(1) CBE.

A Allergan qui plaide que le public doit être informé du transfert de manière à ce que, par exemple, un tiers intéressé sache à qui demander une licence, la Chambre rétorque que le demandeur initial lui renverrait les offres et que le dossier fait état de la demande de transfert.

La Chambre annule donc l'inscription du transfert au registre.

Décision J17/12

T2532/11 : il faut un lien entre le mémoire et la décision

Avec son mémoire de recours, la Requérant a fourni 6 nouvelles requêtes et expliqué assez longuement (sur 8 pages) en quoi l'objet de ces requêtes était nouveau et impliquait une activité inventive au regard des différents documents cités.

Malgré cela, la Chambre rejette le recours comme irrecevable pour cause de mémoire insuffisant.

La Chambre rappelle que l'objet d'un recours est de contester le bien-fondé d'une décision (G9/91, pt 18, G4/93, pt 5 et G1/99, pt 6.1) et que le mémoire doit indiquer les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée (R.99(2) CBE et Art 12(2) RPCR). Les arguments contenus dans le mémoire doivent permettre à la Chambre et aux autre parties de comprendre immédiatement pourquoi la décision de première instance serait incorrecte (T220/83, T213/85, T145/88, T1581/08).

Dans le cas d'espèce, le mémoire ne fait nullement référence à la décision attaquée, et n'explique pas pourquoi elle devrait être annulée. Aucune des raisons ayant conduit à la révocation n'est abordée.

La question se pose de savoir si le dépôt des nouvelles requêtes peut être vu implicitement comme un mémoire de recours, et donc s'il existe un lien entre la décision et les motifs du recours.
Un mémoire de recours supporté par des revendications modifiées doit définir, au moins implicitement, la mesure dans laquelle le Requérant souhaite que la décision soit annulée.
Dans certains cas, les Chambres ont été indulgentes, des recours ayant été déclarés recevables car la Chambre avait été capable de déduire du cas d'espèce les intentions présumées du Requérant (T162/97, T574/91, T729/90, T563/91). Dans certains cas même, des recours ont été jugés recevables simplement du fait d'un changement de requêtes, le mémoire expliquant pourquoi les motifs d'opposition ne s'opposaient pas au maintien du brevet selon ces requêtes (T717/01, T934/02, T105/87).

Tout ceci paraît discutable pour la présente Chambre.

Même si des exercices laborieux pouvaient expliquer au lecteur la cause du Requérant, de telles conjectures sont justement ce que le mémoire de recours doit empêcher. La Chambre ne doit pas avoir à deviner ce que sont les arguments du Requérant, encore moins à fournir des arguments à ce dernier.
Le principe de libre disposition de l'instance ne doit pas permettre à un Requérant de construire une nouvelle affaire, déconnectée de celle jugée en première instance. La CBE ne permet pas aux Requérants d'annuler la décision de leur propre chef.
Lorsque le recours n'est supporté que par des nouveaux jeux de revendications et que la décision de première instance n'est pas contestée, la Chambre est confrontée à une nouvelle affaire, ce qui pose le problème d'un renvoi en première instance. La Chambre est donc convaincue qu'un lien doit exister entre le mémoire et la décision : le Requérant doit expliquer en quoi il n'est pas d'accord avec cette décision.
Cela ne signifie pas que le Requérant ne peut pas fournir de nouvelles requêtes, mais il doit expliquer quels points de la décision il considère comme erronés.


Décision T2532/11

Joyeux Noël !

Excellent Noël à toutes et tous