T2459/12 : la R.137(5) CBE peut baser un rejet

Cette décision prend le contre-pied de la décision T1981/12 en décidant que la R.137(5) CBE peut s'appliquer lorsque la demande est limitée à une revendication figurant dans le jeu tel que déposé et peut fonder un rejet.

Aucune objection d'unité d'invention n'ayant été soulevée lors de la recherche internationale, les revendication 1 à 11 avaient fait l'objet de cette recherche.

Dans le rapport complémentaire de recherche européenne, un défaut d'unité d'invention a posteriori avait en revanche été soulevé, et seule la première invention a fait l'objet du rapport complémentaire (conformément à la R.164(1) CBE actuelle).

En réponse à une notification selon l'Art 94(3) réitérant cette objection, le déposant a limité la demande à la deuxième invention (revendication 6 telle que déposée), expliquant que cela n'était pas contraire à la R.164(2) CBE puisque cette invention avait fait l'objet de la recherche internationale.
Encore une fois, le déposant essayait de tirer parti du manque de clarté dans la rédaction de cette règle.

La demande a été rejetée à la fois sur le fondement de la R.137(5) et sur celui de la R.164(2).

Comme dans la décision T1981/12 récemment commentée ici-même en septembre, la Chambre parvient après une longue analyse à la conclusion qu'une interprétation correcte de la R.164(2) CBE est de considérer que lorsqu'un rapport complémentaire est établi, l'examen ne peut se poursuivre que sur les revendications ayant fait l'objet de cette recherche complémentaire.

En revanche, et contrairement à cette décision T1981/12, la Chambre est d'avis que la R.137(5) est également applicable et constituait une base suffisante pour rejeter la demande.

Selon cette règle, "les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général."

La Chambre suit ici l'interprétation donnée par la décision T708/00, qui dans le cas d'une demande EP directe distinguait deux cas d'application de cette règle (ou plutôt de la R.86(4) CBE1973):

a) la demande n'était pas unitaire au départ et le déposant, qui n'a pas répondu à l'invitation à payer des taxes additionnelles, veut faire examiner une revendication non-recherchée,
b) la demande était unitaire au départ, mais le déposant cherche à protéger un objet figurant dans la description et non-unitaire avec les revendications d'origine.

Dans le cas d'espèce, le cas a) ne peut s'appliquer car la R.164 actuelle ne prévoit pas la possibilité de payer des taxes additionnelles.
La Chambre décide que le cas d'espèce s'apparente au cas b), même si l'objet figurait dans les revendications d'origine.
Comme indiqué au point 8 de la décision T708/00, les revendications modifiées doivent être rejetées si, dans le cas où à la fois les revendications d'origine et les revendications modifiées avaient figuré dans la demande, une taxe additionnelle aurait dû être payée, ce qui est le cas en l'espèce.
Ainsi, lorsque le déposant, quelle que soit la raison, n'a pas été invité à payer de taxe additionnelle et cherche à protéger un objet non-recherché, une objection au titre de la R.137(5) CBE peut légitimement être soulevée.

La Chambre note que la R.164(2) se borne à donner une instruction à la division d'examen, qui doit "inviter le demandeur à limiter la demande". Elle ne définit donc pas une exigence que la demande doit remplir, si bien qu'il était incorrect de motiver le rejet par l'application de l'Art 97(2) CBE en combinaison avec la R.164(2).
Elle estime en revanche, encore une fois contrairement à la décision T1981/12, que la contrariété à la R.137(5) est un motif de rejet car cette règle fixe une exigence que les revendications modifiées doivent respecter, et qu'aucune autre conséquence juridique au non respect ne figure dans la Convention.

Décision T2459/12

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