Contrairement à ce qui avait été annoncé ici l'an dernier, la Grande Chambre ne sera (pour l'instant) pas saisie de questions concernant l'adaptation de la description.
La demande en question avait été rejetée car la demanderesse insistait pour conserver dans la description des clauses de type revendication décrites comme des "modes de réalisation spécifiques" mais qui n'étaient plus conformes à l'invention considérée comme brevetable.
La Chambre 3.3.04 juge dans cette décision de 90 pages qu'en procédure d'examen ni l'article 84 CBE, ni les règles 42, 43 et 48 CBE ne sont une base juridique pour exiger que la description soit adaptée afin de correspondre à des revendications limitées.
La pratique d'adaptation de la description a historiquement pour but d'assurer la sécurité juridique des tiers quant à la protection conférée, en lien avec le rôle de la description dans l'interprétation des revendications.
La Chambre examine donc les liens entre les articles 69 et 84 CBE et en conclut que:
- devant l'OEB l'étendue de la protection n'est pertinente que dans le cadre de l'article 123(3) CBE, donc après délivrance,
- l'examen de la clarté et du support est distinct de la détermination de l'étendue de la protection,
- le but de l'article 84 CBE est d'arriver à une définition de l'objet brevetable en termes de caractéristiques techniques le distinguant de l'art antérieur,
- l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif visent à permettre une protection au-delà d'une contrefaçon littérale basée sur une interprétation restrictive des revendications,
- l'article 69(1) CBE et son protocole interprétatif ne portent pas sur l'interprétation des revendications au sens de la détermination du sens des termes des revendications pour évaluer la brevetabilité,
- se baser sur la description pour résoudre des ambiguïtés ou contradictions dans les revendications avant d'évaluer leur conformité avec les exigences de clarté et de support priverait les revendications de leur effet consacré par l'article 84 CBE,
- le sens des revendications doit être compris avant d'évaluer la conformité aux exigences de brevetabilité,
- l'article 84 CBE n'est ni complémentaire ni subordonné à l'article 69(1) CBE. Ce dernier ne doit donc pas être appliqué pendant l'examen.
Pour la Chambre, la justification traditionnellement donnée pour exiger l'adaptation de la description méconnaît donc le lien entre les articles 69 et 84 CBE.
Certaines Chambres mettent en avant l'idée que les autorités, les tribunaux et le public devraient autant que possible arriver à une même compréhension de l'invention revendiquée que l'OEB. Cela peut peut-être considéré comme une situation idéale mais cet objectif n'a aucun fondement dans la CBE.
L'article 84 CBE porte sur les revendications: c'est aux revendications d'être supportées par la description, au sens où l'on ne peut revendiquer que ce qui est décrit, mais pas à la description d'être modifiée pour correspondre à ce qui est finalement revendiqué. L'article 84 CBE porte également une exigence de clarté, mais qui porte sur les revendications en elles-mêmes.
Pour la Chambre, la sécurité juridique des tiers est mieux servie par des revendications claires et concises qui permettent de délimiter la "zone interdite" sans avoir à recourir à la description que par une description adaptée.
La Chambre reconnaît un cas de figure problématique, dans lequel la description donne une définition d'un terme plus large que son sens habituel dans la technique (comme dans l'affaire à l'origine de la saisine G1/24), mais estime que cela peut donner lieu à une objection selon la règle 49(2) CBE ensemble l'article 2(10) de la décision du Président OEB du 25.11.2022 (JO OEB 2022, A113, "La terminologie et les signes utilisés doivent être uniformes dans toute la demande de brevet européen.").
31 comments:
La position de cette chambre est donc "après nous le déluge": on sert juste à délivrer des brevets, ce que les tribunaux feront ensuite de ces brevets on s'en lave les mains, cela ne nous concerne pas.
Position regrettable, quand dans le même temps la JUB adopte une position claire: la description doit être prise en compte pour interpréter les termes des revendications (et je ne parle pas ici des équivalents). On se retrouve avec 2 standards : l'OEB qui ne regarde pas la description et la JUB qui la regarde, et donc le risque d'avoir deux interprétations différentes des caractéristiques revendiquées. Y compris sur la validité car la JUB ne traite pas que de contrefaçon. Et laissons les équivalents en dehors du débat, c'est une autre question.
Espérons que la grande chambre ira à l'encontre de cette décision.
C'est une très bonne décision qui se concentre sur le droit et uniquement le droit. Le côté pratique devra être débattu par les offices nationaux. Certaines chambres et examinateurs avaient oublié qu'ils ne s'occupaient que de la partie jusqu'à la délivrance. Cette décision est un bon rappel. Merci à Roche de ne pas avoir lâché. Cette décision ne sera sûrement pas suivie par l'OEB de facto; il faudra encore d'autres décisions dans ce sens pour mettre un terme à cette pratique sans base juridique.
C'est une très bonne décision qui se concentre sur le droit et uniquement le droit. Le côté pratique devra être débattu par les offices nationaux. Certaines chambres et examinateurs avaient oublié qu'ils ne s'occupaient que de la partie jusqu'à la délivrance. Cette décision est un bon rappel. Merci à Roche de ne pas avoir lâché. Cette décision ne sera sûrement pas suivie par l'OEB de facto; il faudra encore d'autres décisions dans ce sens pour mettre un terme à cette pratique sans base juridique.
J’ai commenté la décision sur mon blog.
J'ai trouvé un certain nombre de problèmes dans la décision
- Directives et CR, cf. Art 20(2) RPCR
- Interférence avec la saisine G1/24
- Adaptation de la description limitée à l'examen
- Pas de saisine de la GCR
En résumé la décision ne convainc pas, ou ne convaincra que ceux qui n’en ont pas besoin.
Il est fort douteux que la majorité des CR suivent cette décision, vu la masse des décisions qui considèrent que la description doit être adaptée, que ce soit en examen ou en opposition.
Tout compris il n’y a guère plus que quelques décisions selon lesquelles la description n’a pas à être adaptée : la présente, T 1989/18 et T 1444/20, toutes trois de la plume du même membre juriste, T 2194/19 qui ne convainc pas non plus, ainsi que T 438/22 qui considère que les «claim-like clauses» n’ont pas à être supprimées.
Cette décision a le mérite de tordre le coup à l'erreur logique consistant à dire que "les revendications doivent se fonder sur la description" impliquerait nécessairement que "les modes de réalisation de la description doivent tomber dans la portée des revendications".
Un erreur regrettable qui a dû donner des sueurs froides à un paquet de mandataires au moment de la 71(3).
Bien que je ne partage pas l’opinion de la CR que la description n’aiet pas être adaptée en examen et que rien ne soit dit sur l’adaptation de la description en opposition, la décision de la CR n’est pas du style "après nous le déluge".
Il ne faut pas oublier que la création de la CBE a institué une césure entre l’obtention du titre et l’utilisation du titre vis-à-vis de contrefacteurs présumés. Il est donc légitime de distinguer entre ce qui se passe à l’OEB en examen et opposition, et devant les tribunaux nationaux et la JUB.
Il est donc manifeste que l’OEB n’a pas à se poser des questions quant à une possible contrefaçon, directe ou indirecte, par équivalents ou non. Cette prérogative est dévolue aux tribunaux nationaux et à la JUB. Si l’OEB devait prendre ce chemin, il empièterai sur le domaine réservé aux tribunaux nationaux et à la JUB.
Vous ne vous rendez peut-être pas contre, mais ce que la Cour d’Appel de la JUB veut, est tout simplement que soit adopté la pratique de la Cour Fédérale Allemande (BGH). Avant toute décision, celle-ci interprète systématiquement les revendications à la lumière de la description est des dessins. Ce n’est qu’après qu’elle décide de la contrefaçon. En cas de contrefaçon cette pratique correspond aux dispositions du Protocole d’interprétation, mais l’OEB n’a pas à y mettre son nez.
Il est à noter que dans la décision de saisine de la GCR (G 1/24) T 439/22, au point 6.2.5 des raisons, la CR propose exactement d’adopter la pratique de la Cour Fédérale Allemande, ce que la présente CR a refusé dans sa décision.
La GCR n’agira contre cette décision que si elle est saisie de la question. La présente CR a refusé de saisir la GCR. Celle-ci ne peut qu’être saisie par une CR ou le président de l’OEB.
Excellente décision, qu'en en finisse à cette sale habitude de modifier la description inutilement et sans aucune base juridique, sinon une interprétation tortueuse de l'article 84.
Eu égard á la grande majorité des décisions sur l’adaptation de la description, la présente décision ne fait pas vraiment le poids malgré son développement et la citation de nombreuses décisions des chambres de recours et de tribunaux nationaux.
En ce qui concerne les modifications apportées à la description dans la notification selon la R 71(3) il convient de les passer à la loupe. Les DE ont une fâcheuse tendance à vouloir tordre le bras du déposant en promettant une délivrance aux prix de modifications qui sont tout sauf mineures, que ce soit dans la description ou même dans les revendications. Ces dernières sont d’ailleurs clairement proscrites.
En fait, seules des modifications mineures, par exemple d’erreurs typographiques sont autorisées au moment de la notification selon la R 71(3), et l’accord du déposant doit être requis au moyen d’un entretien, téléphone ou ViCo, à l'initiative de l’examinateur en charge du dossier.
Si les déposants formulaient plus de réclamations auprès du service réclamations de la DG1, cette pratique abusive pourrait s’arrêter.
Il est donc facile pour l’OEB de considérer qu’en l’absence de réclamations tout va pour le mieux (madame la marquise…..).
La grande majorité des CR n'appliquent pas l'Art de façon «tortueuse».
L'Art 84 comporte deux parties distinctes. La clarté au sens premier du terme et le support par la description. Ce qui est en cause ici est le support des revendications par la description. .
Si une revendication indépendante est limitée par une caractéristique désignée comme étant optionnelle dans la description, et qui se retrouve souvent dans une revendication dépendante, il me semble nécessaire de supprimer la désignation optionnelle dans description.
Si des modes de réalisation sont anticipés ou ne sont plus inventifs eu égard à l’art antérieur, il me semble nécessaire de correctement indiquer dans la description que lesdits modes de réalisation ne sont plus couverts par les revendications. Il ne faut pas nécessairement les supprimer, mais ils ne peuvent logiquement plus être compris dans l’étendue de la protection offerte par une revendication indépendante modifiée.
Eu égard à l’Art 69 et au Protocole d’interprétation il est alors facile pour le titulaire de prétendre en cas de contrefaçon, que ces modes de réalisation sont toujours encore couverts par les revendications.
La tâche de l’OEB est de délivrer des brevets qui soient solides et dans lesquels il ne reste pas d’ambiguïté quant à ce qui est couvert par les revendications.
Ceci n’empêche en rien un tribunal national ou la JUB de décider indépendamment de l’OEB s’il y a contrefaçon directe, indirecte ou par équivalents. Mais au moins les choses sont claires pour le tribunal et le contrefacteur présumé.
Que certaines modifications exigées, notamment la suppression de certains modes de réalisation, tiennent plus de la pédanterie que d’une application raisonnable de la condition de support est indéniable. Ceci n’empêche cependant pas que la condition du support par la description existe et se doit d’être respectée.
La décision T56/21, que je salue, fournit une analyse juridique détaillée et convaincante. Les commentaires sur ce site ne font que répéter, en substance, que les décisions allant dans le sens opposé sont nombreuses. Je regrette qu'il n'y ait pas plus d'analyse juridique.
"Si des modes de réalisation sont anticipés ou ne sont plus inventifs eu égard à l’art antérieur, il me semble nécessaire de correctement indiquer dans la description que lesdits modes de réalisation ne sont plus couverts par les revendications."
Pas nécessaire, non. Une revendication se doit d'être claire en tant que telle. Si un mode de réalisation n'est plus couvert par une revendication limitée, mais que la revendication est claire, il n'y a aucune raison de retirer ce mode de réalisation ni même d'indiquer qu'il n'est pas couvert par les revendications.
S'il était nécessaire d'adapter la description (au delà de la reprise littérale des revendications) pour avoir un titre solide sans ambiguïté quant à ce qui est couvert par les revendications, c'est que les revendications manquent de clarté.
L'adaptation de la description dans ce cas ne ressemble à rien d'autre qu'un manque de sérieux quant à l'examen de clarté.
@Anonyme du 16 octobre 2024 à 10:00
Pour faire à nouveau de l'analyse juridique, je trouve tout de même très ennuyeux que la présente CR ait "préempté" la décision à venir de la GCR dans G1/24. La décision passe beaucoup de temps sur la fonction de l'A69 CBE (la phrase "Article 69" apparaît pas moins de 118 fois !) alors que c'est justement tout l'enjeu de G1/24, comme l'a relevé @DXThomas.
La CR aurait dû saisir la GCR, au lieu de rendre cette décision qui ne vaudra que devant elle, et encore, peut-être pas pour bien longtemps.
Sur l’adaptation de la description, des développements très récents sont à signaler.
La version 2024 de la directive F-IV 4.3 a été modifiée, elle demande que la description soit adaptée lorsque les discordances avec les revendications créent un doute, alors que la version précédente disait « pourraient créer un doute ». Amendement très positif à mon sens, qui aligne sensiblement la directive sur la règle PCT 5.29. A noter que ce changement est présenté comme « mineur » dans la liste des modifications et n’y est pas explicité.
La pratique des divisions d’examen a radicalement changé depuis avril ou mai 2024 en ce qui concerne les modifications apportées par les divisions d’examen au stade du 71(3), les modifications substantielles ont disparu. Information d’un confrère qui traite beaucoup de dossiers, confirmée par un autre. A vérifier si cela est vrai dans tous les domaines et pour toutes les divisions d’examen.
Le rapport SQAP 2023 publié par l’OEB en juin en annexe au rapport qualité fait largement état des critiques des praticiens. Ce rapport est très intéressant, car il identifie les problèmes de qualité dans la procédure, il couvre tous les domaines et beaucoup de ses conclusions ont fait l’objet d’un consensus au sein des panels SQAP qui comprennent chacun 2 examinateurs expérimentés et 2 mandataires. J’ai signalé – et salué - cette publication dans le dernier numéro de « epi information », publié fin septembre.
Sur le volet de l’application de l’Art 69 à la procédure d’examen, il y aura évidemment beaucoup de choses à dire. Une remarque : il est curieux que la décision T 56/21 (pas plus que la décision T 439/22 de saisine de G 1/24), ne cite pas le principe d’interprétation des revendications consistant à donner aux revendications l’interprétation techniquement raisonnable la plus large. Principe présenté comme « bien établi » dans la jurisprudence des chambres de recours (I.C.4.1) et comme nécessaire au stade de la recherche (directive B-III 3.2.5).
@ Anonyme du 16 octobre 2024 à 10:15
Le jour où la seconde partie de l’Art 84relative au support sera supprimée, alors je serai d’accord avec vous. Vous confondez manifestement clarté et support. Ce sont cependant deux conditions bien distinctes.
Une revendication peut être claire, mais ne pas supporter tous les modes de réalisation divulgués, surtout si ceux-ci sont anticipés ou non-inventifs.
La description ne peut pas contenir de déclarations contredisant le libellé clair de la revendication, car cela pourrait jeter des doutes sur la signification voulue de ce libellé, cf. T 2766/17, Exergue.
En l'absence d'un ensemble complet de documents, c.-à-d. en l’absence d’une description adaptée, soit
- la demande est rejetée T 484/12, T 893/01, T 109/02
- le brevet est révoqué T1024/18, T 725/00, T 986/00
si le déposant ou le propriétaire ne sont pas présents ou connectés lors d’une PO.
Le support purement formel de la description par la répétition du libellé d'une revendication dans la description ne répond pas aux exigences de l'Art 84, cf. T 758/13.
L’Art 84 étant ce qu’il est, la notion de support des revendications par la description est une condition qui se doit d’être remplie si un brevet doit être délivré ou maintenu sous forme modifiée.
Que vous le vouliez ou non, des modes de réalisation anticipés ou non-inventifs ne peuvent pas être considérés comme supportés par la description.
Que cela plaise ou non à la CR 3.3.04, la description doit être adaptée afin de remplir la condition support des revendications.
@Mandataire extérieur : le Président de l'OEB peut saisir la GCR au titre de jurisprudences contraires, dans le pire des cas. Au vu de la longueur de cette décision, on peut considérer qu'elle fournit une forte argumentation en défaveur de l'adaptation au titre de A69/A84/R43, et au vu de l'œuvre citée par DXThomas, on peut arguer que nombre de jurisprudences ont tranché dans l'autre sens.
Il serait sain que la CGR tranche, et si possible en évitant une réponse de normand.
L’article 84 dispose que les revendications doivent « se fonder sur la description ».
L’article 84 n’oblige en rien à ce que les revendications doivent se fonder sur la totalité de la description.
Pour que l’article 84 oblige à adapter la description aux revendications, il eut fallu qu’il impose que la description soit fondée sur les revendications.
Par analogie avec le secteur du bâtiment, utilisateur par excellence de fondations :
- Les fondations sont coulées pour recevoir les éléments porteurs d’un bâtiment (telles des revendications se fondant sur la description d’une demande de brevet)
- Si une évolution est apportée au projet après la création des fondations, tous les éléments porteurs de l’évolution devront reposer (se fonder) sur les fondations existantes.
Cependant rien n’oblige à ce que toutes les fondations initialement réalisées soient utilisées et surtout aucun élément de fondation ne sera supprimé au risque d’affecter celles restantes et déstabiliser le reste du bâtiment.
Vous voulez dire qu'il eut fallu qu’il imposât que la description fusse fondée sur les revendications ?
Une décision de la Division centrale – Munich de la JUB publiée le 17 octobre (Nanostring c Harvard College), portant sur une action en révocation, apporte une prise de position très importante : elle indique en effet (point 8.6) que la date pertinente pour interpréter une revendication dans l’appréciation de la validité est la date de dépôt (ou de priorité) de la demande qui a conduit au brevet en cause. Cette décision lève donc l’ambiguïté de l’article 69 quant au sens du terme « description » (de la demande ou du brevet ?) : c’est la description de la demande qui doit être utilisée pour interpréter les revendications. Ce qui prive de tout effet pour l’interprétation les adaptations de la description.
Dans le cas d’une action en contrefaçon incluant une action reconventionnelle en révocation, le principe déjà adopté par la jurisprudence de la JUB est que l’interprétation des revendications doit être identique pour l’appréciation de la contrefaçon et pour celle de la validité. On peut donc supposer, sous réserve de confirmation par la cour d’Appel de la JUB, que la même règle sera appliquée dans le cadre des actions en contrefaçon.
À l’anonyme du 17 octobre 2024 à 10:25
Votre interprétation de l’Art 84 est des plus spécieuses.
Les revendications déposées à l’origine se fondent sur la totalité de la description telle que déposée.
Les modifications apportées aux revendications et à la description doivent se fonder sur la totalité de la description telle que déposée, Art 123(2) oblige.
Contrairement à votre avis, l ’Art 84 oblige à adapter la description aux revendications, car il spécifie expressément que la description soit fondée sur les revendications.
Votre comparaison avec les fondations d’un bâtiment ne convainc pas.
Une revendication ne peut être comparée à un bâtiment, mais à un périmètre donné.
Lors du dépôt le périmètre est en général très étendu. Le but de l’examen est de limiter le périmètre. Au moment de la délivrance, ou du maintien sous forme modifiée, la description doit être mise en concordance avec le périmètre restreint. C’est ce que demande l’Art 84 quand il fait référence au support des revendications.
Lorsqu'une revendication indépendante est limitée par des caractéristiques qualifiées de facultatives ou d’optionnelles dans la description et/ou présentes dans des revendications dépendantes, la désignation facultative/optionnelle de ces caractéristiques doit être supprimée de la description. Laisser le caractère facultatif de la caractéristique n'est pas correct car cette caractéristique, lorsqu'elle est ajoutée à une revendication indépendante, n'est plus facultative ou, en d'autres termes, supportée par les revendications modifiées.
Il en va de même lorsque certain modes de réalisation divulgués à l'origine ne sont plus couverts par une revendication indépendante modifiée. Je ne dis pas que ces modes de réalisation, qui ne sont plus brevetables, doivent nécessairement être supprimés, mais ils doivent être déclarés comme n'étant plus couverts par les revendications modifiées.
Tant que l'article 84 reste en l'état et que la condition de support des revendications n'est pas modifiée, la description devra être mise en conformité avec les revendications limitées.
Dans les situations décrites, et avec les règles actuelles, la description ne peut pas être laissée sans modification.
Si arguando on accepte votre exemple de la maison et de ses fondations, la maison d’origine est très grande. Après l’examen la maison est réduite, non pas par enlèvement d’un étage, mais enlèvement d’un pan entier de la maison. Si les fondations ne sont pas rétablies, et supportent de qui reste de la maison, alors celle-ci s’écroulera. D’où la nécessité de rétablir le support.
Cher Monsieur Hagel,
Permettez-moi de prendre votre prise de position avec scepticisme.
Tout d’abord, une décision de première instance de la JUB n’a qu’un effet déclaratoire ou indicatif en l’absence de confirmation par la CoA de la JUB.
Dire que la validité d’une revendication doit être appréciée à la date de dépôt (ou de priorité) de la demande qui a conduit au brevet en cause revient, soit à ignorer qu’un examen a eu lieu, soit de tenir compte de l’examen. À quoi sert un examen si l’interprétation de la revendication commence avec la revendication telle que déposée qui est en générale bien plus large que celle après examen.
Que vous preniez cette affirmation pour argent comptant afin de déclarer qu’il n’y a pas besoin d’adapter la description est de bonne guerre mais ne saurait convaincre.
Il y a deux cas dans lesquels une adaptation est nécessaire : si une caractéristique optionnelle est introduite comme limitation dans une revendication indépendante ou si des modes de réalisation divulgués à l’origine ne sont plus couverts par les revendications suite à l’examen.
La section locale de la JUB Munich a utilisé l’historique de l’examen pour interpréter une revendication mais elle a été retoquée par la CoA cf. l’affaire Hanshow.
Il est clair que lors d’une action en contrefaçon et d’une action reconventionnelle en nullité, il serait bon que l’interprétation soit la même dans les deux cas. Il se trouve cependant que l’interprétation possible en contrefaçon est beaucoup plus large que celle lorsque l’OEB décide de la validité, cf. Art 1 du protocole d’interprétation de l’Art 69. En contrefaçon il est possible de tenir compte d’équivalents non-divulgués à l’origine, ce qui n’est pas possible en examen ou en opposition.
Le but d’avoir la même interprétation en validité par l’OEB et en contrefaçon devant la JUB sera difficile, sinon impossible à atteindre. Cela est tout simplement dû au fait que la CBE prévoit l’obtention du titre et ne prévoit pas de tenir compte de l’étendue de la protection possible en contrefaçon.
De plus la majorité des panels de la JUB actuellement actifs comportent aux moins deux juges juristes allemands et que le président de la CoA est lui aussi allemand. Il est donc manifeste que le JUB sera fort probablement incitée à adopter la pratique allemande qui est d’interpréter systématiquement les revendications à l’aune de la description (Auslegung) avant de prendre toute décision. C’est d’ailleurs ce que propose la CR dans sa saisine de la GCR. Si tel devait être le cas, la notion de « dérivable directement et sans ambiguïté » deviendrai caduque. Le voulez-vous vraiment ?
"Si une revendication indépendante est limitée par une caractéristique désignée comme étant optionnelle dans la description, et qui se retrouve souvent dans une revendication dépendante, il me semble nécessaire de supprimer la désignation optionnelle dans description."
Que cela vous semble nécessaire est une chose, et je comprends la logique derrière votre souhait de cohérence entre la description et les revendications délivrées.
Mais que cela soit exigé par la CBE est une autre chose.
"Contrairement à votre avis, l ’Art 84 oblige à adapter la description aux revendications, car il spécifie expressément que la description soit fondée sur les revendications".
L'art. 84 ne spécifie pas cela et l'avis de quiconque n'y changera rien.
Qu'une caractéristique soit considérée comme optionnelle dans la description est indifférent puisque ce sont les seules revendications qui définissent la portée de l'invention.
Dit autrement, une caractéristique présentée comme optionnelle dans la description ne rend pas cette même caractéristique optionnelle si elle est reprise dans une revendication.
Il y a pas mal d'approximations dans les commentaires ci-dessus au sujet des termes employés...
A84 : "Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description."
A69(1) : "L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. "
Les mots dans ces deux articles ne sont pas les mêmes. Et c'est pareil en anglais ou allemand.
Mon avis : si les rédacteurs de la CBE ont pris soin de ne pas prendre les mêmes mots, c'est que ces deux articles sont distincts et n'ont pas le même but. Du coup, la position de l'OEB qui consiste à invoquer A84 pour imposer une mise en conformité de la description pour limiter les dérives post-délivrance liées à A69 n'a pas de fondement dans la CBE.
Le terme «portée de l’invention» ne se trouve pas dans l’Art 84. L’Art 84 dispose que «les revendications définissent l'objet de la protection demandée».
L’Art 69(1) dispose que l’'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
Il y a donc à distinguer entre l’objet de la protection et l’étendue de la protection. Si la description maintient le caractère optionnel d’une caractéristique, elle pourra recevoir une interprétation plus large que celle donnée dans la revendication. D’où la nécessité d’adapter la description.
Il en est de même pour les modes de réalisations qui ne sont plus brevetables. Ce fait doit être consigné dans la description avant délivrance ou après maintien sous forme modifiée.
Ceci n’empêchera pas un tribunal national ou la JUB de donner à la revendication une portée plus large que son strict libellé, mais le propriétaire ne pourra pas prétendre que, vu la description, la caractéristique dans la revendication indépendante est quant au fond optionnelle ou que les modes de réalisation qui ne sont pas brevetables peuvent néanmoins servir à interpréter les revendications.
Le but de l’Art 84, support, est manifestement d’éviter l’introduction de la notion d’estoppel dans le droit européen.
Le jour où la notion de support sera supprimé de l’Art 84 et qu’une espèce de file-wrapper estoppel à la US sera introduit dans le droit européen qu’il n’y aura plus besoin d’adapter la description.
J’ai du mal à suivre votre raisonnement qui me semble contradictoire.
D’une part vous avancez que "l ’Art 84 oblige à adapter la description aux revendications, car il spécifie expressément que la description soit fondée sur les revendications", mais d’autre part vous concluez en disant que "l'art. 84 ne spécifie pas cela et l'avis de quiconque n'y changera rien. Comprenne qui pourra. Ces deux phrases manquent pour le moins de clarté car elles se contredisent manifestement.
Une interprétation raisonnable de l’Art 84, fondement, selon l’Art 31 du traité de Vienne sur l’interprétation des traités, ne signifie pas que l’objet des revendications doit se retrouver quelque part dans la description pour que cette condition soit remplie. Il s’agit d’une condition minimale.
En exigeant que les revendications soient fondées sur la description, l’Art 84 requiert une correspondance biunivoque entre la description et les revendications. La description ne doit pas permettre de laisser planer un doute quant à ce qui est revendiqué et toute incohérence entre description et revendications délivrées doit être supprimée au moment de la délivrance ou du maintien sous forme modifiée.
Je suis bien d'accord avec vous. Les termes utilisés sont bien différents et ne sauraient être pris l'un pour l'autre.
@DXThomas
Monsieur Thomas,
Permettez-moi de contester votre position au sujet de la nature de la « description » à laquelle fait référence l’Art 69 CBE (description de la demande d’origine ou du brevet délivré ?).
La réponse logique doit être cohérente avec le fait que la validité s’apprécie à la date de dépôt ou de priorité, c’est pourquoi il convient de choisir la description de la demande.
Le fait que la validité s’apprécie à la date de dépôt implique entre autres que l’homme du métier et ses connaissances générales doivent être appréciés à la date du dépôt. Si on choisissait la description du brevet délivré, il y aurait incompatibilité entre la date de référence des connaissances générales et la date du document à examiner par l’homme du métier.
Il faut aussi noter que si la description à prendre en compte pour appliquer l’Art 69 est la description du brevet et que celle-ci comporte, comme vous en souhaitez la possibilité, des modifications qui modifient l’interprétation des revendications, cela suscitera l’argument que ces modifications sont contraires à l’Art 123(2), simplement parce qu’elles auront altéré l’interprétation des revendications par le tribunal.
Une remarque encore, vous semblez considérer que la décision ne respecte pas l’Art 20(2) RPBA. Je ne comprends pas ce qui motive votre position. Cet article reconnaît que les chambres de recours ne sont pas liées par les directives. Il demande seulement que si une chambre donne une interprétation de la CBE qui ne concorde pas avec celle de la directive, elle explique ses raisons si elle considère que cela permettra de mieux comprendre la décision. En l’espèce, la chambre a fourni dans cette décision les explications les plus étoffées.
Monsieur Thomas,
Vous avez écrit : "Si une revendication indépendante est limitée par une caractéristique désignée comme étant optionnelle dans la description, et qui se retrouve souvent dans une revendication dépendante, il me semble nécessaire de supprimer la désignation optionnelle dans description."
Que cela vous semble nécessaire est une chose, et je comprends la logique derrière votre souhait de cohérence entre la description et les revendications délivrées.
Mais que cela soit exigé par la CBE est une autre chose.
Vous avez aussi écrit : "Contrairement à votre avis, l ’Art 84 oblige à adapter la description aux revendications, car il spécifie expressément que la description soit fondée sur les revendications".
L'art. 84 ne spécifie pas cela et l'avis de quiconque n'y changera rien.
Qu'une caractéristique soit considérée comme optionnelle dans la description est indifférent puisque ce sont les seules revendications qui définissent l'objet de la protection.
Dit autrement, une caractéristique présentée comme optionnelle dans la description ne rend pas cette même caractéristique optionnelle si elle est reprise dans une revendication.
Vous avez aussi écrit : "Si la description maintient le caractère optionnel d’une caractéristique, elle pourra recevoir une interprétation plus large que celle donnée dans la revendication".
Pourriez-vous s'il vous plaît nous donner un exemple d'une telle situation ?
Monsieur DXThomas,
Je ne ferai que vous citer : "L’Art 84 oblige à adapter la description aux revendications, car il spécifie expressément que la description soit fondée sur les revendications." L'art 84 dit : "Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description."
Pourquoi essayer de lire la réciprocité ou l'inverse des mots choisis dans la CBE ? La construction est claire. Pas de différence en anglais : "The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description."
Lorsque vous étiez employé de l'OEB, aviez-vous eu l'obligation de donner un avis sur l'adaptation de la description afin de refléter les revendications ? Si oui, aviez-vous eu la même analyse ? Dans la mesure où vous pouvez le partager dans ce forum, est-ce que vous avez contribué aux modifications des "guidelines" pour refléter votre vision de l'adaptation nécessaire de la description ?
Monsieur Hagel,
S’il s’agit de contredire, alors allons-y gaiement.
Je suis d’accord que la validité s’apprécie à la date de dépôt ou de priorité. Vous semblez néanmoins oublier un fait important. Dans un système d’examen, eu égard à l'art antérieur à prendre en compte, les revendications sont le plus souvent modifiées en cours de celui-ci.
Il existe en fait, dans tout système d’examen, une fiction: à la fin de celui-ci, dans le brevet délivré les revendications et la description qui va avec sont celles qui auraient dues être présentes lors du dépôt. L’appréciation de la validité se fait sur la base des revendications et de la description du brevet délivré et non sur les revendications et la description d’origine. La description d’origine sert à déterminer s’il y a eu extension d’objet au cours de l’examen. Vous semblez confondre allègrement interprétation et extension d’objet.
Je ne vois pas en quoi supprimer, dans la description, avant délivrance ou maintien sous forme modifiée, le caractère optionnel d’une caractéristique qui est introduite dans une revendication indépendante afin de la limiter et de rendre son objet brevetable, pourrait contrevenir aux dispositions de l’Art 123(2). Il en va de même lorsque des modes de réalisation qui ne sont plus brevetables sont indiqués en tant que tels dans la description. Il est difficile de concevoir en quoi l’interprétation des revendications à l’aune de la description modifiée dans le sens ci-dessus, pourrait changer l’interprétation selon l’Art 69 et au surplus consister en une extension d’objet.
Tant que l’Art 84 existe dans sa forme actuelle avec les deux notions de clarté et de support, il faudra que vous le vouliez ou non adapter la description. Le jour où la notion de support sera supprimée, et que la notion connue aux USA de file wrapper estoppel sera introduite dans le droit et la pratique européens, il faudra adapter la description aux revendications et à l’art antérieur que l’inventeur aurait dû connaître au moment du dépôt. Encore une autre fiction!
En ce qui concerne l’Art 20(2) RPCR la CR a dit d’entrée de jeu qu’elle ne voulait pas s’occuper des Directives, voir Raisons 5. Il est effectivement de jurisprudence constante que les CR ne sont pas liées par les Directives. La CR a adopté, pour des raisons qui lui sont siennes, une position contraire à celle des Directives. Elle les a dont critiquées mais sans vouloir en supporter les conséquences qui est de dire en quoi elles sont, à son avis, incorrectes. C’est en cela qu’elle n’a pas respecté l’Art 20(2) RPCR.
@ Anonyme du 23 octobre 2024 à 14:19
Je me suis occupé d’examen d’octobre 1979 à la fin de 2012 soit pendant plus de trente ans.
Si l’on suit votre raisonnement, la notion de support des revendications par la description peut être ignorée, pour autant que quelque part dans la description se retrouve, sous une forme ou sous une autre, l’objet des revendications. Ce point de vue n’est pas convaincant et ne correspond pas à la pratique de l’OEB et aux décisions des CR. Dans T 758/13, il a même été décidé qu’un support purement formel par la répétition du libellé de la revendication ne répond pas aux exigences de l'Art 84.
Je tiens à vous rassurer, le point de vue que je défends aujourd’hui ne diverge pas d’un iota du point de vue que j’ai appliqué pendant toute cette période en ce qui concerne l’adaptation de la description. J’ai appris et ensuite toujours considéré qu’il doit y avoir une relation biunivoque entre la description et les revendications, justement pour éviter des interprétations abusives lors d’une contrefaçon. Ceci n’empêche pas un tribunal ayant à décider d’une contrefaçon de donner une interprétation plus large que celle du libellé de la revendication, cf. Art 1 du Protocole.
Il est arrivé que le déposant ou le titulaire ne vienne pas à une PO et se contente d’envoyer des jeux de revendications. Si l’un des jeux de revendications se révélé brevetable, le brevet ne peut être délivré ou maintenu sous forme modifiée si l’ensemble des pièces nécessaires, c.-à-d. une description adaptée aux revendications modifiées n'est pas fournie.
Si celle-ci n’a pas été fournie avec les jeux de revendications, alors la demande doit être refusée ou le brevet révoqué. Il n’entre pas dans les attributions de la DE ou de la DO d’adapter la description. Il n’y a jamais eu de ma part ce genre de modifications dans la notification selon la R 71(3), car elles sont d’ailleurs proscrites.
Cette pratique a été confirmée par les CR.
En l'absence d'un ensemble complet de documents, soit
- la demande est rejetée, cf. T 893/01, T 109/02
- le brevet est révoqué, cf. T 725/00, T 986/00, T1024/18
Ayant quitté l’OEB fin 2012, je n’ai bien évidement pas pu contribuer aux modifications des Directives dans les dernières années. J’ai une idée pourquoi les Directives ont été modifiées ces dernières années, mais la spéculation n’est pas ma tasse de thé.
Si j’en juge par mon expérience, je dois être clair : l’adaptation de la description aux revendications ne sert strictement à rien. Elle semble surtout répondre à un objectif de création d’une sorte de « jardin à la française ».
On observe la même absence d’utilité et le même objectif dans le cas de la pratique devant l’INPI, selon laquelle on doit insérer dans la description de la demande d’origine le texte littéral des revendications, l’INPI ayant une conception hyper-formelle du support des revendications dans la description. En cas de modification des revendications, il est impératif d’aligner cette partie de la description de façon tout aussi littérale sur les revendications modifiées.
Il est inutile d’insister sur les incertitudes et les coûts qui ont découlé de la pratique de l’OEB, notamment liées aux dérives dans les modifications introduites par les divisions d’examen au stade de la R 71(3), ni sur les divergences entre les chambres de recours. L’adaptation implique en outre un prix à payer pour les titulaires et les tiers. En cas de procédure contradictoire, il faut commencer par comparer minutieusement le texte délivré et le texte de la demande d’origine, pour vérifier que les modifications dans la description n’ont pas introduit de matière nouvelle.
A noter que l’OEB organise un atelier sur la clarté les 20 & 21 novembre avec les membres du groupe de travail qualité du SACEPO et des participants aux audits SQAP. Une partie significative de l’ordre du jour concerne les objectifs que doit avoir l’exigence de clarté, et comprendra des interventions de différentes parties prenantes – membres des CRT, juges de la JUB, utilisateurs – pour expliquer ce que la clarté (ou le manque de clarté) signifie pour eux. Je vais hasarder un pronostic, je pense que cela mettra en évidence toute une série de problèmes qui n’ont rien à voir avec l’adaptation de la description et concernent avant tout la rédaction des revendications.
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