L'affaire en question est assez rocambolesque.
Robert Bosch GmbH a déposé en 2005 une demande PCT en choisissant l'UPSTO comme RO. La demande (PCT/US2005/015105) a été publiée fin 2005 et le déposant a accompli les formalités d'entrée en phase EP en 2006 (demande 05742104).
En 2008 (!), l'USPTO se rend compte qu'il n'était pas RO compétent car le déposant est allemand et transmet la demande au BI (règle 19.4 PCT), qui lui attribue un nouveau numéro de dépôt (PCT/IB2005/004218). Les taxes dues au BI n'étant pas payées, ce dernier déclare en 2009 que la demande est considérée comme retirée.
L'OEB assigne le numéro 05858797 à la demande.
La demande est cédée une première fois en 2012 et une deuxième fois en 2013.
En 2014, la section de dépôt de l'OEB informe le nouveau déposant qu'elle consolide les deux procédures, que la procédure se poursuit pour la demande 05858797 mais que l'OEB ne peut traiter la demande car elle considérée comme retirée depuis 2009.
La Chambre donne raison à la section de dépôt.
Selon l'article 24(1) ii) PCT, la demande a cessé de produire ses effets dans tous les états désignés, avec les mêmes conséquences que le retrait d'une demande nationale. La perte de droit durant la phase internationale ne peut plus être réparée en phase nationale.
La révision selon l'article 25 PCT n'est pas possible car le BI n'a pas commis d'erreur et le délai de 2 mois de la règle 51.1 PCT a expiré.
L'excuse selon l'article 24(2) PCT est également refusée car le déposant n'a pas expliqué pourquoi les taxes dues n'ont pas été payées au BI et en quoi l'OEB devrait excuser cette erreur.
La Chambre refuse enfin de faire bénéficier le déposant du principe de protection de la confiance légitime.
Décision J19/16
mercredi 13 septembre 2017
J19/16 : perte de droit durant la phase internationale
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2 comments:
Rocambolesque est certainement l'adjectif adéquat.
Les inventeurs étant américains, le déposant d'origine BOSCH GmbH, a pu se méprendre sur la possibilité d'utiliser l'USPTO comme RO.
Par contre ne pas payer les taxes dues au moment du dépôt, que ce soit à l'USPTO ou au BI après que la demande lui ait été transmise après dessaisissement de l'USPTO, n'est pas une méprise mais une négligence grave.
Le fait d'entrer dans la phase régionale (ou nationale) ne saurait rétablir l'existence d'une demande réputée retirée en phase internationale.
Qu'une demande réputée retirée ait pu être cédée à deux reprises est un exploit qu'il convient de souligner. Il montre la qualité de négociateur du cédant et la naïveté de l'acheteur.
Exciper du principe de la confiance légitime des déposants, est une tentative ultime de "sauver les meubles", mais qui n'avait en fait aucune chance d'aboutir.
Je pense qu'il est utile de noter que le demandeur n'a pas réagi à une communication selon la R 112(1) datée 11.12.2008.
Il me semble difficile après cela de convaincre sur base de la protection des attentes légitimes.
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