COVID-19 : La licence d'office comme levier économique ? par Matthieu Dhenne

 J'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Matthieu Dhenne sur le blog. Matthieu est Avocat, Docteur en droit, Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

L'article a également été publié sur www.dhenne-avocats.fr

1. La crise COVID-19 a vu une résurgence de la licence d’office, mais elle demeure toutefois globalement peu utilisée. Peut-être cette position pourrait-elle évoluer à la lumière de cette pandémie, à la suite de laquelle la licence d’office pourrait être envisagée comme un levier économique face à la chute de la croissance économique?

2. Principes de licence d'office. – La licence d'office dans l'intérêt de la santé publique est censée être l'exception à invoquer pour une urgence extrême d'une crise sanitaire comme COVID-19. Cependant, l'accord ADPIC la soumet à un grand nombre de conditions : l'autorisation est examinée au cas par cas (article 31(a)) ; la négociation préalable avec le titulaire du droit (sauf en cas d'urgence) (art. 31 (b)) ; durée et portée de la licence limitées à l'objet pour lequel elle a été autorisée (article 31 (c)) ; la licence doit être non exclusive, incessible (article 31 (d) et (e)), et destinée principalement à l'approvisionnement du marché intérieur du membre qui l'a autorisée (article 31 (f)) ; l'autorisation peut être résiliée si et lorsque les circonstances qui l'ont motivée cessent d'exister et ne se reproduiront probablement pas (article 31 g)) ; une rémunération adéquate (article 31 h)) est soumise à un contrôle judiciaire ou à un autre contrôle indépendant (article 31 i)).

     Par dérogation à l'article 31, point f), les médicaments peuvent être produits sous licence d'office par des fabricants basés dans un pays tiers et être importés dans un pays importateur plus pauvre qui n'est pas en mesure d'assurer l'accès aux médicaments à des prix abordables et de les fabriquer lui-même (article 31 bis).

3. Limites des licences d'office. – Ce système n'a été utilisé qu'en de rares occasions et presque uniquement par les pays en développement (1). Et la crise COVID 19 a conduit principalement au même constat (2). Même l'exception de l'article 31 bis, bien qu'elle ait été le résultat d'âpres négociations à l'OMC, n'a été appliquée qu'une seule fois et sa mise en œuvre a été vivement critiquée pour sa complexité (3) et sa lenteur (4). Face à COVID-19, certains ont rapidement constaté que la licence d'office était inefficace et ont conclu, selon la logique dualiste, que l'expropriation était la seule solution en cas de besoin (5). Cette réaction a semblé naturelle, car, en fait, le système semble n'avoir pratiquement jamais été utilisé en Europe - sauf en Allemagne (6) - et jamais aux États-Unis (7) où toutes les demandes ont été rejetées .

     Au-delà d'une illustration de l'adage exceptio est strictissimae interpretationis, on voit dans cette inefficacité le résultat d'un mécanisme peu clair et trop strictement délimité. Par exemple, l'intérêt public, qui est central, n'est pas défini. En outre, une seule exception a été prévue à l'article 31 bis et les pays à revenu élevé ont opté pour la non-application de cette disposition, même dans les cas d'extrême urgence(8). Or, ce sont ces mêmes pays qui n'ont plus de capacités de fabrication de principes actifs sur leur territoire, car elles ont été externalisées, principalement vers la Chine ou l'Inde. En conséquence, pour un pays à revenu élevé, une licence d'office devra également être accordée pour le même médicament dans le pays exportateur, qui doit déjà avoir été fourni. En outre, une telle dérogation tend à cloisonner les marchés, permettant une totale liberté de prix et autorise donc des prix différents selon les régions. Le risque réside finalement dans la fixation de prix qui ne sont pas liés aux coûts de fabrication ou de développement, mais à la valeur perçue d'un médicament dans le traitement de la COVID-19. Ce type de situation s'est déjà produit dans le cas de la molécule de sofosbuvir pour le traitement de l'hépatite C (9). À partir de 2016, un nombre croissant d'Américains atteints d'hépatite C se sont rendus en Inde pour acheter du sofosbuvir, en raison de son coût élevé aux États-Unis (10).

     Enfin, même si les brevets sont contournés, des autorisations réglementaires sont toujours nécessaires pour commercialiser un médicament. Cela signifie, tout d'abord, que certaines règles réglementaires peuvent empêcher l'exploitation de la licence. Dans l'Union européenne, par exemple, si la licence est accordée trop tôt, on entrera dans la période dite de protection des données (8 + 2 + 1 ans) pendant laquelle le licencié ne pourra pas obtenir d'autorisation de mise sur le marché (11) et si le produit couvert par le brevet bénéficie d'une désignation orpheline, son propriétaire bénéficiera d'une exclusivité commerciale de 10 ans (12), plus 2 ans dans le cas d'un plan d'investigation pédiatrique (13). Deuxièmement, la commercialisation nécessite des essais cliniques très longs et coûteux pour prouver qu'un médicament est aussi efficace que sûr, et toutes les données fournies aux agences sont confidentielles. Cela représente également une contrainte importante, du moins pour les médicaments les plus récents.

4. Idées fausses sur la licence d'office. – La relative inefficacité de la licence d'office contre COVID-19 a suscité peu de réactions (14). Cela résulte de l'impopularité et de la diabolisation d'une telle licence, elles-mêmes héritées du modèle utilitaire classique. L'approche dualiste de ce dernier a donné naissance à certains mythes (15), comme celui de faire de la licence d'office une expropriation. Bien qu'il ne s'agisse que d'une limitation des prérogatives du titulaire du droit. En effet, le breveté reste libre d'utiliser son invention (usus), de percevoir des redevances (fructus), mais est dépossédé d'un attribut de sa propriété, puisqu'il est contraint de conclure un contrat non souhaité (perte de l'abusus). Un autre a priori non fondé est que l'octroi de licences d'office entraverait l'innovation en privant les investissements de leur récompense. En fait, le mécanisme vise à compenser soit l'incapacité à fournir un marché, soit l'incapacité à le fournir à un prix raisonnable (16), dans les cas où le breveté n'aurait pas reçu de redevance. En outre, nous évitons les coûts de nombreuses négociations bilatérales avec des partenaires potentiels, puisque cette tâche sera laissée à l'État qui demande la licence. Une étude économique récente suggère également que les licences obligatoires ont augmenté les demandes de brevets nationaux dans le secteur chimique d'au moins 20 % (17). Enfin, elle pourrait servir de levier aux pays pour encourager les fabricants brevetés à délocaliser des usines sur leur territoire ou à baisser les prix, notamment pour donner accès aux soins de santé en temps de pandémie et pour relancer leur économie pendant et après ladite pandémie.

5. Mesures de rééquilibrage. – Cependant, les députés européens (18) et français (19) ont proposé d'adopter des licences d'office respectivement pour l'Union européenne et la France. Pour cela, il est néanmoins nécessaire de rééquilibrer le système afin qu'il devienne réellement utilisable. Il faut tout d'abord étendre le statut de pays importateur, selon l'article 31 bis de l'ADPIC, aux pays à haut revenu (20). On pourrait également préciser que la licence couvre les demandes de brevet, les certificats complémentaires de protection et tous les éléments raisonnablement nécessaires à la commercialisation de l'invention. En ce sens, l'Afrique du Sud a récemment proposé une approche plus globale de l'utilisation des flexibilités de l'ADPIC pour diverses formes de PI et diverses technologies nécessaires pour prévenir et guérir COVID-19 (21). De même, une clarification des règles semble cruciale. La notion d'intérêt public pourrait notamment être caractérisée, par exemple, en prévoyant, comme dans la section 41(2) de la loi anglaise de 1949, que les médicaments doivent être mis à la disposition du public "au prix le plus bas compatible avec les avantages que les brevetés doivent équitablement tirer des brevets".

     Enfin, des mesures doivent également être prises en ce qui concerne les règles réglementaires. Par exemple, deux mesures devraient être envisagées en Europe : introduire une exception à la protection des données relatives à l'autorisation de mise sur le marché et à l'exclusivité commerciale dans le cas d'une licence d'office ; permettre une autorisation temporaire si les thérapies, bien qu'existantes, sont mises à disposition en quantité ou en qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés.

15. Ainsi, la licence d'office semble pouvoir servir de levier économique pour les Etats, plus particulièrement en les aidant à inciter les producteurs brevetés à délocaliser les fabrications sur leurs territoires et à baisser les prix. Ainsi, les développements au lendemain de la pandémie semblent susceptibles de renforcer les rôles géopolitiques et économiques du droit des brevets dans le monde post-COVID-19. Espérons que ce nouvel espoir n'est pas vain. Mais, pour citer Spinoza, "il ne peut y avoir d'espoir sans peur, et pas de peur sans espoir".

1.  Draft reference document on the exception regarding compulsory licensing, by the Standing Committee on the Law of Patents, May 2019.

2.  Matthieu Dhenne, COVID-19, patents and access to healthcare: a French perspective.

3.  B. Anderson, Better access to medicines: why countries are getting “tripped” up and not ratifying article 31– bis, Case Western Reserve Journal of Law, Technology & the Internet, 2010, p. 173.

4.  A. Nightingale, WTO “Paragraph 6” system for affordable medicine: time for change?

5.  F. Pochart, M. Rauline & O. de La Verteville, Compulsory licenses granted by public authorities: an application in the Covid-19 crisis in France? Part 2

6.  Ph. Maume, Compulsory licensing in Germany, in Reto Hilty & Kung-Chung Liu (eds), Compulsory licensing: practical experiences and ways forward, Springer, 2015, pp. 95-120.

7.  J. R. Thomas, March-in rights under the Bayh-Dole Act (Congressional Research Service, August 22, 2016).

8.  Annex to the TRIPS Agreement, Art. 1(b), footnote 3.

9.  A. Pollack, High cost of Sovaldi hepatitis C drug prompts a call to void its patents, The New-York Times, 19 May 2015.

10.  WebMD, More Americans and Chinese Traveling to India for Hepatitis C Treatment.

11.  Regulation (EC) No. 726/2004, 31 March 2004, OJEC No. L 136, p. 1, art. 14(11).

12.  Regulation (EC) No. 141/2000, 16 December 1999, OJEC No. L 018, p. 1, art. 8(1).

13.   Regulation (EC) No. 1901/2006, 27 December 2006, OJEC No. L 378/1, p. 1, art. 37.

14.  V. néanmoins E. Berthet, M. Dhenne & L. Vial, Covid-19: how to implement the ex officio license, Les Éditions de Boufflers, 2020.

15.  Public Eye, Les licences obligatoires et les mythes qui les entourent, 

16.  V. par ex. Article 35 U.S.C. § 203 et Article L. 613-16 CPI.

17.  P. Moser & A. Voena, Compulsory licensing – Evidence from the Trading with the Enemy Act, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 15598 (2009).

18.  https://msfaccess.org/sites/default/files/2020-03/Letter_Covid_A_letter_from_European_Members_of_Parliament_to_the_Commission_25.03.2020_ENG_0.pdf.

19. Proposition de loi n° 2814 du 7 avril 2020 déposé par le groupe la France  of La France insoumise.

20. Des declarations récentes d’un membre de la Commission semblent confirmer cette piste. V. Thiru Balasubramaniam, EU Trade Commissioner Phil Hogan issues statement on European Union compulsory licensing in context of COVID-19, makes important statement about TRIPS Article 31bis.

21.  WTO, Intellectual property and the public interest: beyond access to medicines and medical technologies towards a more holistic approach to TRIPS flexibilities (Communication of South Africa), 17 July 2020, IP/C/W/666.

La « levée » des brevets : quand la démagogie prend le pas sur la réalité, par Matthieu Dhenne

Matthieu Dhenne me fait à nouveau le plaisir de publier sur le blog. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

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Bien qu’il se soit déclaré contre la « levée » des brevets le 23 avril dernier, le Président Emmanuel Macron a opéré une volte-face en se prononçant pour la suspension de la propriété intellectuelle le 6 mai, à la suite de la déclaration de l’administration étatsunienne dans le même sens le 5 mai. Ces déclarations contradictoires ont relancé de plus belle la polémique sur la levée des brevets, qui constitue pourtant une fausse bonne idée détournant le débat de la vraie question : comment rendre la procédure de la licence d’office effective ?

Destinés à récompenser l’innovation par une exclusivité temporaire de 20 ans sur l’exploitation des inventions issues de la recherche, les brevets émergent (trop ?) rarement du discours politique en France et en Europe.

Pourtant, depuis l’annonce du 5 mai de l’administration Biden, qui apporte son soutien à la proposition de suspension des droits de propriété intellectuelle liés à la Covid-19 née à l’OMC sous la houlette de l’Inde et de l’Afrique du Sud, le sujet de la levée des brevets s’est imposé dans le débat public, puisqu’ils seront en première ligne en cas de suspension de la propriété intellectuelle liée à la pandémie.

On notera par ailleurs que Madame Merkel s’est quant à elle prononcée contre cette suspension de la propriété intellectuelle, étrange quand on sait qu’une loi votée en avril 2020 par le Parlement allemand (Infektionsgesetz, résumée en anglais ici) déclare exactement l’inverse : que les brevets liés à la covid-19 pourront à tout moment être privés d’effets si nécessaire (ce qui est d’ailleurs contraire à l’article 31 bis du Traité TRIPS, mais bon…).

Rappel salutaire à expliquer (et répéter) à aux dirigeants politique : la fonction des brevets

Souvent caricaturés comme des instruments destinés à remplir les portefeuilles des actionnaires des « Big Pharma », notamment, en gardant les secrets de leurs formules, les brevets constituent en réalité des instrument d’incitation à la recherche visant notamment à l’amortissement des investissements de R&D.

Un brevet constitue en effet un titre de propriété portant sur une invention qui est délivré par une administration (i.e. l’INPI) qui accorde, pour une durée de 20 ans, une exclusivité sur l’exploitation de l’invention qu’il divulgue. Autrement dit, à l’inverse de ce que l’on entend souvent, le brevet ne garantit aucun secret, mais permet une diffusion de la recherche, dès lors qu’il est public.

Ainsi, une levée des brevets découragerait les investissements dans la recherche privée, qui sont très largement supérieurs aux investissements dans la recherche publique. Un tel découragement apparaîtrait ainsi, à tout le moins, dans des situations similaires (e. g. pandémie avec un variant exigeant un nouveau vaccin). Sans compter que dans le cas présent les brevets, pour l’instant, ne concernent pas les vaccins en tant que tels, mais des méthodes de fabrication (comme l’ARN messager) qui ont été inventées antérieurement à la pandémie et qui proviennent uniquement d’investissements privés (voir un résumé ici). Enfin, les brevets sont très souvent détenus par des PME et non des multinationales, comme c’est le cas de BioNTech ou Moderna par exemple. 

"Levée" des brevets et suspension de la propriété intellectuelle à l’OMC

Une discussion est en cours depuis l’automne 2020 à l’OMC s’agissant d’une éventuelle suspension des droits de propriété intellectuelle liés à l’actuelle pandémie. Cette suspension ne vise cependant pas que les brevets, mais toutes les propriétés intellectuelles, parmi lesquelles il faut également inclure le savoir-faire, non seulement secret, mais surtout très important pour l’exploitation des enseignements des brevets. Savoir-faire d’ailleurs indispensable pour adapter les capacités de production, notamment pour la technique de l’ARN messager. 

Il convient en outre de souligner que la suspension pour laquelle certains pays, avec l’Inde et l'Afrique du Sud en tête, militent, vise uniquement à éviter que les États soient obligés d'agir au niveau national. En d’autres termes, il s’agit d’éviter que chaque État ait, individuellement, à mettre en œuvre la procédure de la licence d’office, et risquant de faire fuir l'industrie pharmaceutique de leurs territoires, pour préférer une mesure collective de suspension de la propriété intellectuelle.

On remarquera que ce changement d’échelle sert aussi de prétexte pour passer de la licence d’office (délimitée par l’article 31 bis du Traité ADPIC et notamment subordonnée à des redevances proportionnelles à l’exploitation de l’invention) à une pure et simple suspension (s’apparentant une expropriation qui sera au mieux dédommagée via une indemnité par brevet).

En tout cas, il n’existe à l’heure qu’il est aucun précédent, dès lors il faudrait que chaque pays imagine une procédure particulière, inexistante pour l’instant, via laquelle l’État devrait identifier les brevets liés à la COVID-19 et évaluer pour chacun d’entre eux une indemnité.

Le vrai problème ignoré : l'absence d'effectivité du mécanisme de la licence d'office

En fin de compte, on a du mal à comprendre pourquoi le Président de la République  et avec lui l’ensemble de l’exécutif se bornent à s’opposer ou à être favorables à la "levée" des brevets ou la suspension de la propriété intellectuelle tout en faisant mine d’ignorer le mécanisme de la licence d’office, qui existe dans notre droit positif et pourrait faciliter la fabrication de vaccins.

D'ailleurs il serait tout à fait imaginable que les membres de l'OMC adoptent collectivement, au niveau international, une déclaration d'intention par laquelle ils s'engageraient à mettre en œuvre la procédure de la licence d'office, sans qu'il ne soit question de suspension (et donc d'expropriation).

Cette absence de vision apparaît particulièrement dommageable dans la mesure où la licence d'office offrirait des avantages non négligeables : des mécanismes existants et des redevances proportionnelles à l'exploitation de l'invention, de telle sorte qu'un équilibre serait conservé entre la récompense qui incite à la recherche et l'intérêt de la santé publique. 

Alors même que la licence d’office est présente dans notre droit positif (L. 613-16 du Code de la propriété intellectuelle) et conforme au Traité ADPIC (art. 31 bis). Il reviendrait à l’État de mettre en œuvre cette procédure et de négocier avec les fabricants des redevances (sans doute moindres qu’en temps normal) puis d’accorder des licences à tous les fabricants le souhaitant. L’État pourrait ainsi déplacer son contrôle de la distribution à la production en pouvant ouvrir la fabrication à tous ceux prêts à produire. Ce type de licence pourrait ainsi maintenir un équilibre entre récompense de la recherche et intérêt de la santé publique.

Notons toutefois qu’une proposition de loi déposée le 8 avril dernier au Sénat, en vue de l'octroi d'une telle licence, pourrait (enfin) pallier cette malheureuse carence gouvernementale.

L'arrêt Thalès du 21 mai 2019, par Matthieu Dhenne

J'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Matthieu Dhenne, Avocat, docteur en droit et président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

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L’arrêt Thalès du 21 mai 2019 : le juge français adopte-t-il (enfin) l’approche « Hitachi » relative aux inventions mises en œuvre par ordinateur ? 

1. Alors même que plusieurs décisions récentes, en particulier dans le domaine pharmaceutique (voir par ex. notre billet relatif aux mesures d’interdiction provisoire, laissent à penser que les juges français tendraient à devenir plus favorables aux brevetés, davantage « pro-brevets » dira-t-on, qu’ils ne l’étaient auparavant, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 mai 2019 prolonge cette tendance aux inventions mises en œuvre par ordinateur.

2. Le 17 décembre 2010, Thalès a déposé une demande de brevet français portant sur un procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef. Le 17 juillet 2018 l’INPI a notifié une décision de rejet fondé sur les motifs suivants : d’une part, l’objet de la demande de brevet consistait dans une présentation d’informations en tant que telle exclue du domaine de la brevetabilité selon l’article L. 611-10 (2) du Code de la propriété intellectuelle ; d’autre part, l’objet de la demande n’autorisait pas l’établissement d’un rapport de recherche, faute de caractéristiques techniques suffisantes.

3. Cette décision a été réformée en appel à la suite du recours formé par la déposante à l’encontre du Directeur général de l’INPI. À titre liminaire, la Cour rappelle qu’une présentation d’informations s’entend d’une présentation se caractérisant par sa capacité à transmettre des informations, concernant ainsi à la fois leur contenu cognitif et la manière dont elles sont présentées. En l’espèce, la revendication 1, qui était en cause, se caractérisait : d’une part, en ce que les différentes étapes sont affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps ou « timeline » (TL), les différentes étapes étant affichées au regard de l’horaire correspondant à leur accomplissement ; d’autre part, en ce que si la longueur de la « timeline » est supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, la fenêtre graphique n’affiche alors qu’une partie de la « timeline », partie imposée par l’utilisateur du dispositif de visualisation. La Cour a jugé que si la première caractéristique concernait, effectivement, une transmission d’information, il n’en allait pas de même pour la seconde caractéristique qui était bien technique, de telle sorte que ce moyen technique distinct de l’information rendait l’ensemble de la revendication valable. Parallèlement, la Cour exclut également toute impossibilité de réaliser un rapport de recherche, en rappelant que cet argument relèverait de la suffisance de la description, laquelle ne constituait pas un motif de rejet que l’INPI avait le pouvoir d’examiner.

4. Jusqu’à présent, les commentateurs ont, à juste titre, noté que cette décision apparaissait en quelque sorte anachronique, dans la mesure où la réforme de l’INPI introduit par la loi PACTE devrait confier davantage de pouvoir à l’INPI dans le cadre de l’examen des demandes (voir Philippe Schmitt et Renaud Fulconis). De telle sorte que le débat d’aujourd’hui, qui porte essentiellement sur les exclusions de la brevetabilité, devrait demain tourner court avec l’examen de l’activité inventive. Renaud Fulconis a en outre remarqué que l’argument selon lequel un rapport de recherche ne pouvait pas être établi paraissait, de fait, peu convaincant. Ce dont nous convenons aisément avec lui, dans la mesure où il ressort effectivement des textes que les examinateurs, notamment à l’OEB, ne peuvent refuser d’établir un rapport de recherches que s’il est effectivement impossible d’effectuer une recherche significative (pour l’OEB selon la règle 63 CBE prévoit cette possibilité précisément « si l'Office européen des brevets estime que la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie de l'objet revendiqué »). On évoque donc, sans doute, une impossibilité d’effectuer une recherche exigeant des précisions que le déposant pourra soumettre dans un délai de deux mois, sauf pour le cas particulier des demandes euro-PCT pour lesquelles l’article 39 du Règlement d’exécution du PCT prévoit expressément qu’une administration chargée de la recherche peut ne pas l’effectuer si la demande porte sur un élément exclu de la brevetabilité, (comme un programme d’ordinateur ou une présentation d’informations par exemple). Cette pratique du refus d’établissement du rapport de recherche en présence d’exclusions de la brevetabilité, qui s’est développée depuis une dizaine d’années par l’OEB dans le secteur de l’informatique, semble donc, à notre sens, prendre la facilité pour mauvais guide tout en portant une atteinte injustifiable à la sécurité juridique, dans la mesure où elle peut apparaître un tant soit peu arbitraire.

5. Quoi qu’il en soit, un apport de l’arrêt commenté, qui nous semble pourtant important, paraît être passé jusqu’à maintenant inaperçu : le juge français semble adopter l’approche Hitachi bien connue des mandataires européens dans le domaine de l’informatique. Rappelons simplement que cette approche issue de la décision Hitachi (T 258/03), qu’elle est dédiée à l’appréciation de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur et qu’elle prône que tout moyen technique suffit pour considérer qu’une revendication ne porte pas sur un élément exclu en tant que tel du domaine de la brevetabilité par l’article 52 CBE (repris en substance par l’article L. 611-10 CPI). En revanche, la contribution inventive, examinée au titre de l’activité inventive, doit être de nature technique. Cette méthode, qui confère une grande souplesse dans l’appréciation de la brevetabilité des inventions informatiques, n’a jamais été clairement adoptée par le juge français qui semblait lui préférer une vision structurelle plus stricte visant à rechercher si le noyau de l’invention résidait dans une exclusion (voir par ex. CA Paris, 16 décembre 2016, nos commentaires dans Propr. industr. 2017, étude 20). La doctrine française était quasi-unanimement opposée à l’approche Hitachi (voir néanmoins notre ouvrage Technique et droit des brevets, LexisNexis, Bibliothèque droit de l’entreprise, t. 89, Paris, 2016, no 594). Quoi qu’il en soit, dans l’arrêt commenté, le juge précise bien que la première caractéristique, jugée non technique, était « centrale » dans le brevet. Pourtant, il a été jugé que la seule présence d’un moyen technique permettait de considérer l’invention valable dans son ensemble. C’est ainsi la première fois que le juge français retient nettement un raisonnement s’apparentant à l’approche Hitachi, sans que le commentateur n’ait donc besoin de recourir à une interprétation a fortiori ou a contrario pour en arriver à cette conclusion (voir à ce propos les deux jugements antérieurs évoqués dans notre ouvrage précité aux nos 595 et 596).

6. Notons que tout cela apparaît d’autant plus étonnant que le rejet de l’INPI était lié à un refus d’établissement du rapport de recherche provenant de l’examinateur de l’OEB. La demande française a en effet été envoyée à l'OEB pour une recherche d’art antérieur comme c'est le cas pour toutes les demandes françaises ne revendiquant pas une priorité étrangère. Et l'examinateur de l'OEB a refusé d'effectuer la recherche au motif que les revendications « se rapportaient à un processus abstrait et générique d'affichage de données, indépendamment de toute technologie. Cet objet est exclu de la brevetabilité, comme toute méthode abstraite de représentation graphique en tant que telle, car il est équivalent à une méthode mathématique ». Autrement dit, l’examinateur de l’OEB n’a même pas pris la peine d’examiner la demande, considérant qu’il était évident que l’invention revendiquée constituait une présentation d’informations.

7. Il ne fait en fin de compte guère de doute que la cour d’appel de Paris a adopté ici une approche favorable aux titulaires de « brevets de logiciels ». Reste désormais à ce que le juge français ait l’occasion de confirmer ce choix d’emprunter la voie de l’activité inventive pour exclure une réalisation se caractérisant par une contribution inventive non technique, comme cela semblait être le cas en l’espèce. En tout cas, à l’avenir, la loi PACTE permettra à l’INPI de rejeter une telle invention en raison d’un défaut d’activité inventive.

Une interdiction provisoire peut être fondée sur une demande de brevet, par Matthieu Dhenne

Pour bien poursuivre la semaine, j'accueille à nouveau Matthieu Dhenne. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

Une interdiction provisoire peut être fondée sur une demande de brevet

Dans une décision du 3 juin 2022, opposant NOVARTIS à BIOGARAN, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a admis la recevabilité d’une demande en interdiction provisoire fondée sur une demande de brevet.

Cette décision a été rendue dans une affaire relative à la spécialité de référence GILENYA®, qui comprend comme principe actif le chlorhydrate de fingolimod et est indiquée en monothérapie pour le traitement de fond des formes très actives de sclérose en plaques (SEP) rémittente-récurrente. 

La demande de brevet européen EP 2 959 894, qui couvre ladite spécialité, a été invoquée par son titulaire (NOVARTIS AG) pour fonder une demande en interdiction provisoire, juste après que la Chambre des recours de l’OEB ait ordonné à la division d’examen de délivrer le brevet sur le fondement de l’une des revendications soumises par la déposante. Si la demande d’interdiction provisoire a été rejetée, en revanche le Juge a admis sa recevabilité sur le fondement de la demande de brevet.

Une telle position peut sembler étonnante si on s’en tient à la lettre de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle français (« CPI »). En effet, ce texte exige l’existence d’un titre, donc d’un brevet, et pas seulement d’une demande. D’autant plus étonnante que l’article L. 614-9 du même Code, qui énumère les droits nés de la demande, n’évoque pas l’article L. 615-3 du CPI.

Cependant, il n’en demeure pas moins que, d’un point de vue fondamental, le droit de brevet naît du dépôt de la demande et non de la délivrance, de telle sorte qu’en ce sens la décision rendue ne fait que rectifier un texte imparfait. Cela paraît d’autant plus justifié que l’action en interdiction provisoire tend à se rapprocher de l’action en contrefaçon, autant par ses effets que par les conditions de sa recevabilité. L’urgence plaide également en faveur de la possibilité d’invoquer une demande de brevet. L’impossibilité de formuler une demande en annulation ou une opposition jusqu’à la délivrance pourrait néanmoins susciter des difficultés. Gageons que les magistrats sauront alors séparer le grain de l’ivraie parmi les demandes d’interdiction qui leur seront soumises.

L’arrêt Conversant : les licences FRAND entre droit des brevets et secret des affaires, par Matthieu Dhenne

J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Matthieu Dhenne. Avocat et docteur en droit, Matthieu est également président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

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L’arrêt Conversant : les licences FRAND entre droit des brevets et secret des affaires (CA Paris, 16 avril 2019) 

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 avril 2019 dans l’affaire Conversant c/ LG a suscité l’espoir de voir (enfin) le juge français se prononcer sur la fixation des redevances FRAND. Cet espoir fut vain. Il n’en demeure pas moins que cette décision comporte des aspects intéressants, en particulier à propos de l’analyse de l’essentialité et du secret des affaires. 


1. Conversant (anciennement Core) détient un portefeuille de brevets dont plus d'un millier de brevets ont été déclarés essentiels aux normes 2G, 3G et 4G auprès de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI). Core a négocié durant plusieurs années avec LG en vue de parvenir à une licence sur ce portefeuille ; ces négociations ont échoué. Ainsi, en septembre 2014, Core a assigné LG devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris, afin d’obtenir des dommages-intérêts, d’une part, et de voir fixer le taux de redevance pour les appareils de télécommunication de LG, d’autre part. Cinq brevets européens étaient invoqués. Jugeant qu’aucune preuve de contrefaçon n’avait été apportée, le TGI a rejeté ces demandes en avril 2015. Des questions identiques étaient soulevées en appel, sauf que Conversant n’invoquait plus que deux des cinq brevets initiaux. La défenderesse opposait la nullité des brevets, l’absence d’offre FRAND ainsi que l’épuisement des droits en produisant une licence Nokia – Qualcomm. 

2. Bien que la Cour d’appel ne se soit finalement pas prononcée sur la fixation du taux de redevance FRAND (voir notre commentaire à paraître dans la revue Propriété Industrielle), son arrêt se révèle toutefois intéressant en raison de l’analyse de l’essentialité qu’il offre puis en ce qu’il est, à notre connaissance, le premier à appliquer la loi du 30 juillet 2018 sur la protection du secret des affaires dans un contentieux lié au droit des brevets.

3. Dans l’arrêt commenté c’est justement l’absence d’essentialité des brevets qui mit un terme (prématuré) aux développements de la Cour.

En l’occurrence, la revendication 1 du premier brevet, EP 0978210, portait sur un « procédé permettant de de sélectionner une station de base dans un système de communication mobile » comprenant les deux étapes suivantes : « identifier une mauvaise connexion radio entre une seconde station de base et un terminal multimode » et « sélectionner l’une des premières stations de base en fonction de la mesure d’au moins un signal de station de base dans le terminal multimode ». Selon les descriptions techniques pertinentes des normes UMTS (3G) et LTE (4G) si une connexion radio présentant une qualité inférieure à un seuil est identifiée, une étape de mesure comme revendiquée doit être effectuée. En revanche, le terminal peut décider de ne pas effectuer ou non ladite mesure si la qualité de la connexion radio est supérieure au seuil. La Cour en a conclu qu'un terminal qui effectue également la mesure lorsqu'il existe une bonne connexion serait conforme aux normes, mais n'enfreindrait pas le brevet, ce dernier ne serait donc pas essentiel auxdites normes.

Concernant le deuxième brevet, EP 0950330, il portait, selon sa revendication 1, sur un « terminal d'utilisateur comportant une interface sans fil et un dispositif de formatage pour formater un signal destiné à être transmis sur ladite interface sans fil conformément à un protocole de formatage de signal de bas niveau, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens pour recevoir un signal de type, ledit signal de type indiquant un protocole de signalisation de haut niveau devant être utilisé pour transmettre ledit signal, et pour formater ledit signal conformément audit protocole de signalisation de haut niveau ». Les terminaux LTE sont capables d’accéder à la fois aux protocoles de réseaux dits « IPv4 » et « IPv6 », ce qui implique de mettre en œuvre l’étape de sélection visée par cette revendication. Ainsi, selon la demanderesse, l'objet de la revendication 1 est mis en œuvre. La Cour a jugé que le brevet lui-même, bien qu'il ait été déposé après la création d'IPv4 et d'IPv6, ne faisait pas la distinction entre ces versions et faisait uniquement référence au protocole Internet (IP). En outre, la norme ne stipule pas explicitement que le terminal doit choisir entre IPv4 et IPv6 lorsque les deux sont disponibles. Il n'est donc pas possible de considérer qu'une telle étape de sélection soit exigée par la norme et donc que le brevet la revendiquant soit essentiel.

4. Une question, et pas des moindres, demeure à la fin de ces développements : quid des redevances si le brevet est effectivement contrefait et pas essentiel ? A priori, dans une telle hypothèse, il ne serait plus tenu d’un engagement FRAND. Le breveté serait alors libre de fixer les redevances de son choix. Cela étant, cette hypothèse ne pourra voir le jour que si le breveté prouve la contrefaçon indépendamment de la seule mise en œuvre du standard. Nous en reviendrions donc aux règles du droit des brevets « standard ». Cette position rejoint celle également adoptée par le TGI dans l’affaire Vringo où un brevet avait été annulé tandis que l’autre avait été jugé non essentiel (TGI Paris, 30 oct. 2015, Vringo c/ ZTE, RG no 13/06691).

5. Par ailleurs, concernant le secret des affaires, à la suite d’une ordonnance sur incident rendue en octobre 2018, la Cour d’appel de Paris avait décidé d’appliquer la loi du 30 juillet 2018 et plus particulièrement le nouvel article L. 153-1 du Code de commerce. L’accès à certaines pièces (notamment les contrats de licence) a ainsi été réservé aux avocats des parties et à certaines personnes désignées ayant signé des accords de confidentialité (en particulier des interprètes et des économistes). Deux versions des communications écrites ont en outre été déposées : une complète et une privée de toute référence à des informations confidentielles relatives aux divers contrats de licence en cause. Enfin, l'audience s'est déroulée sur trois jours. Durant une partie de la première journée l'accès à la salle d'audience a été limité aux avocats des parties et à quelques représentants desdites parties. Cette séance à huis clos a été consacrée aux pièces les plus sensibles (l'accord Nokia-Qualcomm notamment). Le deuxième jour, la détermination du taux FRAND a été discutée. Là encore, l'accès à la salle d'audience a été limité aux personnes susmentionnées, ainsi qu'à un certain nombre d'experts désignés, pendant une partie de la journée – quand des contrats de licence comparables ont été divulgués. Le troisième jour, la validité, l’essentialité et la contrefaçon des brevets ont été discutées, sans aucune restriction d’accès cette fois-ci.

6. Rares sont les entreprises qui souhaitent divulguer les taux de licences comparables eux-mêmes souvent issus de longues négociations. Notons à ce propos qu’outre-Rhin la transposition de la directive sur le secret des affaires n’a pas encore abouti et que l’Oberlandesgericht de Düsseldorf a déclaré, dans la décision Sisvel c/ Haier, en 2017, que le titulaire d’un SEP était tenu de produire des contrats de licence comparables, bien qu’ils soient couverts par un accord de confidentialité (dit « NDA ») (OLG Düsseldorf, 30 mars 2017, Sisvel c/ Haier, aff. no I-15 U 66/15). Dans une autre décision également rendue en 2017, Unwired Planet c/ Huawei, la même Cour a déclaré que le refus du demandeur de produire un NDA pouvait laisser présumer des pratiques discriminatoires tandis que le refus du prétendu contrefacteur pouvait conduire à considérer qu'il ne s'agissait pas d'un preneur de licence volontaire. Il avait alors été jugé que les termes suivants étaient raisonnablement susceptibles d’être couverts par un NDA : (i) limiter la divulgation à seulement quatre employés du défendeur (à nommer explicitement), (ii) exiger que les obligations de confidentialité survivent à la résiliation du contrat de travail, (iii) imposer une sanction contractuelle de 1 million d'euros, et (iv) prévoir des exceptions restreintes aux obligations de confidentialité, exceptions qu’il revient au défendeur de démontrer (OLG Düsseldorf, 14 déc. 2016 et 17 janv. 2017, Unwired Planet c/ Huawei, aff. no I-2 U 31/16).

7. Le juge français pourra donc s’enorgueillir d’avoir appliqué les dispositions issues de la loi de transposition de la directive sur le secret des affaires avant que le juge allemand ne puisse en faire de même dans son pays. Non seulement la confidentialité n’est pas remise en cause, mais en outre les parties sont susceptibles de débattre des comparables à huis clos avec tous les éléments nécessaires. Nous ne pouvons donc, pour notre part, que nous féliciter de cette application de la loi du 30 juillet 2018, d’autant que cette confidentialité de la procédure constitue peut-être le seul aspect positif dans la transposition réalisée par le législateur français, par ailleurs fort lacunaire (cf. notre commentaire de cette loi au Recueil Dalloz 2018, page 1817).

8. Alors bien sûr nous n’aurons pas eu exactement la décision que nous espérions, mais autant les motifs touchant à l’essentialité que l’introduction exemplaire de la procédure propre au secret des affaires nous laissent à penser que la Cour tout en modernisant ladite procédure nous rappelle quelques bases touchant à la contrefaçon de brevets. Et peut-être qu'ainsi les brevets, déjà mis en valeur dans l'affaire Vringo, prendront davantage de place dans les négociations FRAND à l'avenir, en France comme ailleurs dans le monde.

La « levée » des brevets sur les vaccins Covid-19 : du mythe à la réalité, par Matthieu Dhenne

Les lectrices et lecteurs du blog connaissent déjà Matthieu Dhenne, qui me fait régulièrement le plaisir de publier sur le blog. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

La « levée » des brevets sur les vaccins Covid-19 : du mythe à la réalité

Le 17 juin 2022, les membres de l’OMC ont adopté une dérogation permettant de suspendre des droits de brevet liés à la pandémie Covid-19. Cette mesure a immédiatement provoqué de vives réactions dans les milieux intéressés : mais en quoi consiste-t-elle réellement ?

Un assouplissement de la procédure licence d’office

        Bien qu’il y soit fait référence comme à une « levée des brevets », la dérogation adoptée diffère en réalité significativement de la proposition initiale de l’Afrique du Sud et l’Inde d’octobre 2020. En effet, cette dernière envisageait une dérogation plus complète - se rapprochant davantage d’une expropriation - aux obligations des ADPIC, en vue de la production et de l’accessibilité des traitements liés à la Covid-19. Il s’agissait de suspendre tous les droits de propriété intellectuelle liés à la pandémie. Or, la dérogation finalement adoptée se fonde quant à elle sur la contre-proposition de l’Union européenne d’octobre 2021, centrée sur l’utilisation de la flexibilité existante des ADPIC en matière de licences obligatoires. Pour rappel, ces dernières limitent l’usage des droits de propriété intellectuelle, mais garantissent des redevances à leurs titulaires, ce qui n’est pas le cas avec une expropriation.

        Ainsi, la dérogation autorise un membre de l’OMC à exploiter un brevet, qui porte sur une technique liée à un vaccin Covid-19, sans le consentement du détenteur de droit via une licence obligatoire qui sera obtenue par une procédure accélérée, selon tout mécanisme juridique national, tel qu’un décret par exemple. En somme, il s’agit de faciliter l’obtention de licences d’office pour certains brevets, ce qui exige que les pays membres disposent déjà d’un tel mécanisme dans leurs droits nationaux.

        S’agissant de la rémunération des titulaires de droits, il est fait référence à la nature humanitaire et sans but lucratif de la fourniture de vaccins, ce qui laisse une certaine souplesse pour déterminer le niveau des redevances à payer. Un renvoi est opéré vers directives de l’OMS/Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en matière de rémunération à cette fin.

Portée de la réforme

        Sont autant concernés les brevets qui portent sur produits que ceux portant sur des procédés. Cela étant, seuls les vaccins sont actuellement concernés. Les autres techniques en cause sont donc toujours exclues de cette décision, mais les membres se sont engagés au paragraphe 8 à décider dans les six prochains mois s'il convenait d'étendre son champ d'application pour inclure la production et la fourniture de produits thérapeutiques et diagnostiques.

        Une évidence est également rappelée aux États membres : l'article 39 (3) de l'Accord sur les ADPIC ne les oblige pas à instaurer un régime d'exclusivité des données par lequel l'entreprise d'origine se voit accorder le monopole de l'utilisation des données d'enregistrement pendant une certaine période.

        La mesure semble cependant réservée aux pays en voie développement. Il est en effet précisé que si ces derniers sont éligibles, les pays ayant une capacité de production « existante » sont encouragés à prendre l’« engagement contraignant de ne pas se prévaloir de la présente décision ». Or, ce sont justement ces pays qui seraient les plus à même de mettre en œuvre la dérogation. En revanche, les États renoncent à l’application de l’article 31(f) des ADPIC, en vertu duquel la production dans le cadre de la décision doit être principalement destinée au marché intérieur, bien que la réexportation de produits soit découragée.

        Quant à sa durée, le mécanisme pourra être appliqué pendant les 5 prochaines années. Durée qui sera réexaminée et pourra être revue annuellement par le Conseil général.

        Finalement, même si cette réforme ne constitue pas une révolution, nous ne pouvons néanmoins négliger l’importante source de restrictions qu’elle pourrait constituer à l’avenir pour les titulaires de droits. Même si en l’état elle se rapproche davantage d’un signe de bonne volonté politique envers les pays en voie de développement, destiné à leur faciliter l’accès à la production de vaccins « Covid-19 », la réussite de l’initiative reposera sans doute, in fine, plutôt sur la bonne volonté des titulaires de droits de transférer leur savoir-faire.

        Gageons toutefois que cette réforme peu significative incite les brevetés à davantage d’ouverture via des patent pledges et des patent pools.

Covid-19, l’accès aux soins entre brevets et licences d’office : perspective française, par Matthieu Dhenne

J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Matthieu Dhenne. 
Matthieu est Avocat, Docteur en droit, Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

L'article a également été publié sur www.dhenne-avocats.fr

Tandis que la pandémie de la maladie à coronavirus 19 (dite « Covid-19 ») oblige une importante partie de la population mondiale au confinement, les recherches relatives aux traitements ainsi qu’aux tests de dépistage s’intensifient. Parallèlement, les brevets ont rarement été autant sur le devant de la scène : comment s’assurer en effet que l’accès aux soins ne sera pas entravé par des brevets ? Doit-on opter pour une licence d’office, assouplir les conditions de celle-ci, voire exproprier les brevetés ? Une proposition de loi déposée le 7 avril 2020 à l’Assemblée Nationale pourrait permettre (enfin) d’entamer cette discussion en France.


1. Tous les traitements envisagés pour la Covid-19 sont fondés sur des substances connues. Du point de vue du droit des brevets cela signifie, d’abord, que certaines substances sont protégées par des titres. Le mot clé « SARS-CoV » et ses plus de 3000 occurrences sur Google Patents suffisent pour se convaincre du florilège de brevets visant des coronavirus de type SARS-Cov-1 et MERS-CoV. Ensuite, des demandes visent ou vont viser le traitement de la Covid-19. Il s’agira alors essentiellement de revendiquer de nouvelles indications thérapeutiques et/ou de nouvelles combinaisons visant le SARS-CoV-2, lesquelles risquent fortement, eu égard au nombre de titres en vigueur, d’être dépendantes de titres antérieurs de la catégorie SARS. En pratique, dans l’immédiat la fabrication du ou des médicaments miracles dépendra de l’autorisation de brevetés et, à l’avenir, le ou les médicaments donneront certainement lieu à la délivrance de brevets, puis de certificats complémentaires de protection ainsi que de désignations orphelines. Sans compter que les tests de diagnostic ou encore les masques sont également susceptibles d’être protégés ¹.


2. Comment dès lors garantir que l’accès aux soins ne sera pas entravé par des titres majoritairement détenus par des sociétés privées ? Le système du droit des brevets comprend à cette fin le dispositif des licences d’office dans l’intérêt de la santé publique. Une licence de brevet peut être définie comme un contrat de louage par lequel le titulaire du brevet concède à un tiers le droit d’exploiter une invention, qui constitue tout ou partie de l’objet de son titre, moyennant le versement d’une redevance ². Le breveté est donc, en principe, en tant que titulaire du droit de propriété, libre de conclure ce contrat ou non et avec le co-contractant de son choix. Il peut néanmoins, par exception, être obligé d’octroyer une telle autorisation d’utilisation, dans certains cas précisés par la loi. Cette possibilité est notamment prévue quand l’intérêt de la santé publique via le mécanisme de la licence d’office accordée par l’administration.


3. Il est important de souligner que ce mécanisme de la licence d’office s’impose aux signataires du Traité relatif aux ADPIC conclu dans le cadre de l’OMC, qui en encadre les conditions. L’article 31 de ce Traité prévoit en effet, indépendamment de tout abus, des exigences sous réserve desquelles des licences obligatoires pourront être accordées par les membres en vue de sauvegarder la santé publique. Cette disposition fixe des frontières précises à l’exception : négociation antérieure avec le titulaire du droit ; durée et étendue de la licence doivent être limitées en fonction du besoin ; la licence doit-être non exclusive et incessible (sauf avec un fonds de commerce) ; une rémunération adéquate ; rémunération qui doit être susceptible d’une révision judiciaire ou par une autorité supérieure indépendante. L’article 31(l) pose par ailleurs des conditions spécifiques pour le cas où la licence concernerait un brevet dépendant : l’invention doit supposer un progrès technique important et d'un intérêt économique considérable ; le titulaire du premier brevet aura droit à̀ une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiquée dans le second ; et l'utilisation autorisée en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est également cédé.


4. Jusqu'à présent la licence d’office dans l’intérêt de la santé publique a généralement été envisagée comme une faveur destinée aux pays en voie de développement et les moins développés pour vaincre le virus Ébola, le VIH, le SARS-Cov-1 ou encore le MERS-Cov. Ce sont ainsi l’Inde ³, le Brésil ⁴ et l’Afrique du Sud ⁵, qui ont mené les campagnes les plus significatives en faveur d’une flexibilité accrue du mécanisme. La pandémie actuelle semble changer la donne. Le 17 mars 2020, le parlement chilien adopta à l'unanimité une résolution déclarant que l'épidémie mondiale de la Covid-19 justifiait le recours à la licence obligatoire pour faciliter l'accès aux vaccins, aux médicaments, aux diagnostics, aux dispositifs, aux fournitures et aux autres technologies utiles pour la surveillance, la prévention, la détection, le diagnostic et le traitement des personnes infectées par le virus coronavirus au Chili ⁶. Le 19 mars, l'État d'Israël (qui a déjà accordé un certain nombre de licences obligatoires par le passé) a également annoncé que des licences de ce type seraient accordées pour la combinaison lopinavir-ritonavir, avant que le breveté ne renonce à exercer ses droits le 20 mars ⁷. Le 20 mars, l’Équateur adoptait une résolution similaire à celle du Chili ⁸. Le 25 mars 2020, le Parlement canadien a adopté le projet de loi C-13, loi concernant certaines mesures en réponse à Covid-19, qui introduit entre autres une licence obligatoire pendant l'urgence de santé publique Covid-19 ⁹. Le 25 mars 2020, Gilead a annoncé retirer la désignation orpheline pour le remdesivir qu’elle avait obtenue de la Food and Drug Administration américaine pour la Covid-19 le 23 mars ¹⁰. Retrait présageant, peut-être, qu’elle n’exercera pas non plus son droit de brevet sur ladite molécule. Outre-Rhin, pour éviter tout éventuel hiatus eu égard à la crise sanitaire en cours, le 27 mars 2020 le parlement a adopté une loi spéciale amendant l’Infektionsschutzgesetz (texte pour éviter les infections). Il est désormais prévu que, dans le cadre de l’épidémie liée au SARS-Cov-2, le ministre fédéral de la santé pourra invoquer la section 13 du Patentgesetz, qui n’a jamais été invoquée par le passé, et selon laquelle les brevets n’auront aucun effet si le gouvernement fédéral ordonne que l'invention soit utilisée dans l'intérêt du public ¹¹. Nous ne sommes donc plus ici en présence d’une licence d’office, mais d’une expropriation, laquelle devra être indemnisée par l’État allemand, conformément à l’article 14(3) de la Grundgesetz (Constitution allemande).


5. En France, l’article 2 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 introduit un nouvel article L. 313-15 dans le Code de la santé publique qui prévoit que « dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (…) 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ». Cette disposition pourrait peut-être conduire à l’extrémité à laquelle le législateur allemand est déjà arrivé, bien que la mesure d’expropriation adoptée outre-Rhin soit contraire à la procédure spéciale des licences d’office prévue à l’article 31 du Traité sur les ADPIC, qui devrait s’appliquer ici.
     Une proposition de loi n° 2814 du 7 avril 2020 a par ailleurs été déposée à l’Assemblée Nationale par le groupe de La France insoumise. À la suite du constat de la fragilité du système de santé français révélée par la crise sanitaire, son exposé des motifs met en cause la « gestion privée du médicament », laquelle obéirait à une logique de profit au détriment de l’intérêt général, de la recherche publique, ainsi que d’« une utilisation dévoyée des outils de la propriété intellectuelle » et du crédit d’impôt recherche. L’article 1er de la proposition suggère donc de modifier les articles L. 613‐16 et L. 613‐17 du Code de la propriété́ intellectuelle, ainsi que l’article L. 5121‐10‐1 du Code de la santé publique, afin d’assouplir les conditions d’obtention d’une licence d’office de brevet de médicament ainsi que de garantir une production plus rapide de médicaments quand l’intérêt général le justifie. L’article 2 propose la création d’un pôle public du médicament, établissement public scientifique et technique aux responsabilités étendues, qui serait notamment chargé de la gestion des licences d’exploitation, de la relocalisation de la fabrication des médicaments, du contrôle de leur prix et de la mise en place de conditions imposées au secteur privé bénéficiant d’aides à la recherche médicale.


6. Si la proposition du 7 avril 2020 paraît excessive, en particulier du fait de la méconnaissance du droit des brevets qu’elle révèle, il n’en demeure pas moins que le dispositif de la licence d’office mériterait des précisions législatives et réglementaires, afin d’être pleinement efficace. Son inutilisation en France jusque-là résulte sans doute de plusieurs motifs : aucune pandémie ne l’avait justifiée ; le mécanisme est complexe, de telle façon que finalement personne n’est réellement à même de déterminer comment le mettre concrètement en pratique ; il reste certainement quelque peu diabolisé, en raison de la limitation apportée au droit du breveté. En tout état de cause, s’agissant d’une exception, cette obligation d’octroyer une licence prévue par la loi doit être interprétée strictement. Les textes en posent les conditions : ces dernières pourraient être clarifiées.
     En droit français, une licence d’office naît à l’issue d’une procédure administrative devant être initiée par l’administration elle-même en vue de satisfaire l’intérêt de la santé publique. À l’issue de cette procédure, les candidats à la licence peuvent se manifester auprès de l’administration pour obtenir une licence (CPI, art. L. 613-16 CPI et L. 613-17). Des conditions de fond doivent être satisfaites. L’exploitation du brevet doit être telle qu’elle ne satisfait pas aux besoins de la population. Ainsi, le régime de la licence d'office est applicable en cas d'insuffisance quantitative ou qualitative ou de prix anormalement élevés, ou de pratiques anticoncurrentielles, et plus généralement en cas d'exploitation contraire à l'intérêt de la santé publique. En principe, l’insuffisance de l’exploitation est difficile à qualifier, ce n’est pas le cas, semble-t-il, s’il s’agit de lutter contre une épidémie. Cela étant, la question se pose de savoir si seuls les besoins de la santé publique doivent être pris en considération ou s'il convient aussi de tenir compte de la possibilité pour le breveté de rentabiliser les recherches qu'il a dû mener. À ce propos l'article 41, alinéa 2, de la loi anglaise de 1949 était plus explicite en précisant que les médicaments doivent être mis à la disposition du public « au prix le plus bas compatible avec les bénéfices que les brevetés doivent équitablement retirer des brevets ». Une telle solution semblerait raisonnable dans un souci de financer les recherches. Par ailleurs, le texte ne précise pas non plus ce qu’est un prix anormalement élevé ou quand il est censé être considéré comme normalement élevé. Ce critère semble d’autant plus ambigu qu’en France le prix des médicaments n’est pas fixé unilatéralement par l’entreprise commercialisant le médicament, mais par le Comité économique des produits de santé, en général à l’issue d’une négociation avec l’entreprise. L’article L. 613-16 ne vise que les brevets. Pourtant, le droit de brevet naît du dépôt de la demande et en l’occurrence de nombreuses demandes concernent le traitement de la Covid-19. Enfin, un médicament étant souvent objet de plusieurs brevets, il conviendra d’obtenir une licence d’office pour chacun des brevets de la famille en cause. Une seule licence d’office pour un brevet d’une famille se révèlerait inutile.
     Les textes posent également des conditions de procédure. L'initiative de la procédure revient au ministre chargé de la santé publique, lequel demande au ministre chargé de la propriété industrielle de soumettre, par arrêté, le brevet au régime de la licence d'office. La procédure ne pourra être déclenchée qu’à défaut d'accord amiable avec le propriétaire du brevet, sauf lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence (CPI, art. L. 613-16). L'arrêté est pris sur avis motivé d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont réglementés par les articles R. 613-10 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
     À notre connaissance, la licence d'office pour les besoins de la santé publique n'a pas fait l'objet de contentieux devant les juridictions françaises. Seul un arrêt du 25 janvier 1991 est à signaler ¹². Le Conseil d'État avait en l’espèce annulé une mise en demeure formulée par le ministre de la Santé à l'encontre de la société Roussel Uclaf de reprendre l'exploitation d'une spécialité pharmaceutique, au motif qu'aucun texte ne donnait pouvoir au ministre de présenter une telle mise en demeure, seul pouvant être appliqué le régime de la licence d'office. Cette décision constitue d’ailleurs bien la preuve, si elle était nécessaire, de l’ignorance régnant au sujet de la licence d’office.


7. La licence d’office pourrait également être facilitée en s’attaquant à certains obstacles réglementaires. À l’heure où nous écrivons ces lignes, un décret n° 2020-447 du 18 avril 2020, qui a été publié au journal officiel le 19 avril, autorise déjà l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à importer des médicaments dont l’importation a été autorisée en application de l’article R. 5121-108 du Code de la santé publique et figurant sur une liste tenue par l’ANSM sans pratiquer les contrôles habituels. Cette première mesure est à saluer. D’autres obstacles réglementaires devront néanmoins être pris en considération. La licence sera octroyée pour fabriquer et vendre un médicament couvert par un ou plusieurs brevets, sans tenir compte de la nécessité d’obtenir également une autorisation de mise sur le marché (AMM). Or, il ressort par exemple de l’article 14(11) du règlement (CE) n° 726/2004 ¹³ que si la licence d’office est accordée trop tôt on tombera dans la période de protection des données (8 + 2 +1 ans) définie par l’article 14(11). Le licencié ne pourra pas obtenir d’AMM avant la fin de cette protection (sauf à refaire tout un dossier clinique). Une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) pourrait également se révéler utile, puisqu’elle permet un accès précoce à un nouveau traitement pas encore objet d’une AMM face à une maladies grave ou rare (art. L. 5121-12 du Code de la santé publique). Une telle autorisation ne peut cependant être accordée qu’à certaines conditions précises, dont l’absence d’un traitement approprié, ce qui exigerait que ladite autorisation soit obtenue par un éventuel licencié qu’avant même que les traitements actuellement testés ne soient eux-mêmes autorisés. Il faudra en outre tenir compte de l’exclusivité de marché de 10 ans si le médicament couvert par le brevet bénéficie d’une désignation orpheline (règl. (CE) n° 141/2000)¹⁴, auxquels s’ajoutent 2 ans en cas de plan d’investigation pédiatrique (règl. (CE) n° 1901/2006, art. 37)¹⁵. Sans oublier qu’aucune disposition particulière ne vise les certificats complémentaires de protection, même si on pourrait considérer, a fortiori, que lesdits certificats devraient être soumis au régime de la licence d'office selon les règles applicables aux brevets.


8. La pandémie de la Covid-19 conduira sans doute à porter atteinte aux droits des brevetés. Reste à espérer que cette atteinte, pour légitime qu’elle puisse être, n’en demeurera pas moins mesurée et maîtrisée. Gardons à l’esprit que le système des brevets est destiné à encourager la recherche, qui résulte le plus souvent d’initiatives privées, et que toute mesure excessive pourrait porter une atteinte irréparable à l’équilibre du système dans son entier. Espérons plutôt que cette pandémie révèlera l’utilité des licences d’office et conduira à les dé-diaboliser, de telle manière qu’elles puissent constituer un instrument de juste mesure efficace au sein du droit des brevets, voire un instrument utile pour l’économie et la recherche françaises.




<sup>1. M. Dhenne, Une guerre des brevets freine-t-elle les dépistages ? ↩
2. Rapprocher J. Azéma et J.-Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, Précis Dalloz, 8e éd., 2017, n° 694, p. 472 et J. Passa, Traité de droit de la propriété industrielle. T. 2. Brevets d’invention. Protections voisines, Litec, Traités, 2013, n° 573. ↩
3. S. K. Rathod, Compulsory licences on pharmaceutical patents in India: A short article, Journal of Generics Medecines 2017, vol. 13, p. 108. ↩
4. A. Attaran & P. Champ, Patent Rights and Local Working Under the WTO Trips Agreement: An Analysis of the U.S.-Brazil Patent Dispute, Yale Journal of International Law 2002, vol. 27, p. 365. ↩
5. D. Nash, South Africa's Medicines and Related Substances Control Act of 1997, Berkeley Technology Law Journal 2000, vol. 15, p. 485. ↩
6. Resolution for the granting of non-voluntary licenses referred to in article 51º nº 2 of industrial property law nº 19.030 to facilitate access and availability of medicines and technologies for the prevention, treatment and cure of coronavirus covid-19. ↩
7. Ellen't Hoen, Covid-19 and the comeback of compulsory licensing. ↩
8. Resolution to require the National Government to establish compulsory licenses and other measures to guarantee free and affordable access to pharmaceutical products and medical technologies in the Declaration of Sanitary Emergency due to the Coronavirus pandemic (COVID-19) and other variations, as well as biosafety protocols and instruments for health personnel, postgraduates and students of the Public Health System. ↩
9. COVID-19 Emergency response Act. ↩
10. Gilead Sciences Statement on Request to Rescind Remdesivir Orphan Drug Designation. ↩
11. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen – Infektionsschutzgesetz (IfSG), 27 mars 2020 : BGBl. I S. 587, 589. ↩
12. CE, 25 janvier 1991, n°103 143, Confédération nationale des associations familiales catholiques. ↩
13. PE et Cons. CE, règl. n° 726/2004, 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JOCE, 30 avr. 2004, n° L 136, p. 1. ↩
14. PE et Cons. CE, règl. nº 141/2000, 16 déc. 1999, concernant les médicaments orphelins, JOCE, 22 janv. 2000, n° L 018, p. 1. ↩
15. PE et Cons. CE, règl. n° 1901/2006, 12 déc. 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique, modifiant le règlement (CEE) nº 1768/92, les directives 2001/20/CE et 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, JOCE, 27 déc. 2006, n° L 378/1, p. 1. ↩</sup>

Affaire PEMETREXED en France : l’interprétation de brevet qui valait 28 millions, par Matthieu Dhenne

Matthieu Dhenne me fait à nouveau le plaisir de publier sur le blog. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

L'article a également été publié sur www.dhenne-avocats.fr

Rejoignant la majorité des tribunaux européens, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que le brevet d’Eli Lilly, qui porte sur l’administration combinée de pemetrexed disodique et de vitamine B12, a été contrefait par la commercialisation du pemetrexed diacide de Fresenius. Il a par ailleurs octroyé un montant record de dommages-intérêts de 28 000 000 € : c’est une première en Europe.

1. La « saga » pemetrexed est l’une des plus suivies et des plus retentissantes qu’ait connu le contentieux européen des brevets d’invention ces dernières années. Après plusieurs décisions, notamment dernièrement aux Pays-Bas (1) et en en Allemagne (2), c’est au tour du Juge français de se prononcer dans un jugement qui fera date. Dans sa décision du 11 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris (ci-après « TJ de Paris ») a rejoint la position retenue dans la majorité des pays européens, en jugeant que le brevet EP 1 313 508 (ci-après « EP 508 »), qui porte sur l’administration combinée de pemetrexed disodique et de vitamine B 12 pour le traitement du cancer du poumon (vendu sous la marque Alimta®), était contrefait par la commercialisation du pemetrexed diacide par Fresenius Kabi. Le Tribunal a en outre octroyé 28 000 000 € de dommages et intérêts à la demanderesse, un record en Europe, où c’est à notre connaissance la première fois qu’une telle somme est accordée à l’issue d’un contentieux de brevet d’invention.

2. Le brevet EP 508 invoqué en l’espèce porte sur l’administration combinée du médicament pemetrexed disodique avec de la vitamine B 12, et éventuellement avec de l’acide folique, pour traiter deux types de cancer du poumon. Sa revendication 1 est rédigée comme suit :

« 1. Utilisation du pemetrexed disodique dans la fabrication d’un médicament pour une utilisation dans une thérapie en combinaison destinée à inhiber la croissance tumorale chez des mammifères auxquels ledit médicament doit être administré en combinaison avec la vitamine B12 ou un dérivé pharmaceutique de celle-ci, ledit dérivé pharmaceutique de la vitamine B12 étant l’hydroxocobalamine, la cyano-10-chlorocobalamine, le perchlorate d’aquocobalamine, le perchlorate d’aquo-10-chlorocobalamine, l’azidocobalamine, la chlorocobalamine ou la cobalamine. »

Le pemetrexed disodique constitue un agent anti-cancéreux toxique ayant des effets secondaires importants. Conformément au brevet, la combinaison avec la vitamine B 12 diminue cette toxicité, ladite vitamine réduisant le niveau d’acide méthylmalonique sans altérer l’efficacité du pemetrexed.

Fresenius a obtenu en 2016 une autorisation de mise sur le marché pour un générique d’Alimta®, le Pemetrexed Fresenius Kabi®, et depuis elle commercialise ce générique sur le territoire français. Le résumé des caractéristiques produit prévoit un régime de prémédication obligatoire selon lequel le médicament doit être combiné avec de la vitamine B 12, comme l’indique également le brevet EP 508. Toutefois, le médicament de Fresenius inclut un pemetrexed diacide et non un disodique (les cations sodium sont remplacés par des cations hydrogène).

3. Ainsi, le TJ de Paris a été conduit à se prononcer sur la portée du brevet, sur sa contrefaçon, sur sa validité ainsi que sur les dommages et intérêts.

Une fois n’est pas coutume le Tribunal a rejeté les arguments de nullité du brevet avancés par la défenderesse (extension de l’objet au-delà du contenu de la demande, insuffisance de la description, et défaut d’activité inventive) en dernier lieu, c’est-à-dire après avoir interprété le brevet et considéré qu’il était contrefait.

S’agissant de la portée du brevet, le Tribunal s’est fondé sur l’article 69 CBE (les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins) et son protocole d’interprétation. Il relève ainsi qu’en l’espèce la description fait référence à la classe générale des médicaments antifoliques, à laquelle appartient le pemetrexed disodique, ce qui semble résulter du fait que la demande telle que déposée revendiquait un antifolate, avant que sa portée ne soit limitée au pemetrexed disodium. Le Tribunal en conclut que la contribution technique de l’invention réside dans l’utilisation combinée d’un médicament antifolique, et en particulier de l’antifolique pemetrexed disodium avec la vitamine B12, la forme disodique du principe actif étant quant à elle sans importance. Ainsi, « l’homme du métier sait que la partie active du principe actif du pemetrexed est l’anion (qui est à la fois à l’origine des effets thérapeutiques et des effets secondaires indésirables), lequel combiné à la vitamine B12 (et éventuellement à un acide folique), et comprendra , sans s’arrêter à la formulation littérale des revendications, que l’invention réside dans l’administration combinée du principe actif, quelle que soit sa forme, avec les autres substances revendiquées au brevet ». Notons que pour arriver à cette conclusion le Tribunal se réfère également au dossier d’examen, qui constitue donc une source d’interprétation supplémentaire (outre la description et les dessins).

S’agissant de la contrefaçon du brevet, le Tribunal déduit de sa lecture de la portée du titre que le médicament commercialisé par Fresenius contrefait directement EP 508, car tous les moyens essentiels de l’invention y sont reproduits, peu important que la modification de forme, de matière ou de disposition, par l’emploi d’un sel distinct. En effet, le médicament générique de Fresenius est composé du même ingrédient actif, le pemetrexed, et son administration doit être combinée, comme le prévoit le brevet EP 508, avec de la vitamine B12 et de l’acide folique. Le remplacement de la forme disodique du pemetrexed par sa forme diacide est sans incidence, dès lors que c’est un antifolate combiné à la vitamine B 12.

4. Cette interprétation de la portée du brevet attire particulièrement l’attention.

Rappelons que selon protocole d’interprétation de la CBE, auquel son article 69 se réfère, l’interprétation des revendications doit éviter les écueils que constituent une interprétation trop littérale et une interprétation trop extensive du brevet .

Il faut bien comprendre que tandis que l’objet de l’invention se limite au contenu du brevet, la notion d’étendue de la protection laisse, au contraire, une place à l’interprétation prétorienne du brevet. On a ainsi identifié trois zones de protection : l’objet direct de l’invention (domaine strict et rejet des équivalents) ; l’objet de l’invention (domaine médian avec équivalents évidents) ; l’idée inventive (domaine étendu avec équivalents non évidents) (4). Ces trois zones résultent soit d’une interprétation directe du brevet (objet direct de l’invention et objet de l’invention) soit d’une interprétation dérivée du brevet (idée inventive) (5). Les deux interprétations antagonistes évoquées par le protocole correspondent respectivement à l’objet direct de l’invention (qui se limite strictement au contenu du brevet) et à l’idée inventive (qui étend la protection largement jusqu’à l’idée inventive). Autrement dit, une lecture strictement structurelle des revendications est opposée à une lecture strictement fonctionnelle. Sachant que dans le second cas c’est l’idée inventive – idée de laquelle découle la structure de l’invention – qui délimite le périmètre de la protection.

Ainsi, quand dans l’affaire rapportée le Tribunal estime que les deux formes de pemetrexed résultent d’une idée identique (utiliser un antifolique), il semble clairement opter pour une interprétation basée sur l’idée inventive. Cette position n’est pas nouvelle dans le secteur pharmaceutique dans la jurisprudence française. En effet, dans une affaire rosuvastatine le Tribunal avait déjà récemment décidé de se référer au contenu de la description pour exclure un sel donné du champ de la revendication et en déduire qu’il n’y avait pas de contrefaçon (6). Le brevet invoqué visait alors un composé actif rosuvastatine sous la forme d’un acide ou d’un sel non toxique pharmaceutiquement acceptable de celui-ci et le Tribunal avait jugé que la défenderesse ne commettait pas d’acte de contrefaçon parce que le sel de zinc utilisé par la défenderesse ne pouvait pas constituer un « sel non toxique pharmaceutiquement acceptable » tel que revendiqué, à la lumière de la description (qui ne visait que les sels dans lesquels le cation est un ion de métal alcalin, un ion de métal alcalino-terreux ou un ion ammonium).

Cette position n’est pas sans susciter des difficultés. Dans l’affaire pemetrexed cela a profité au breveté, mais la solution inverse peut aussi prévaloir, comme dans l’affaire rosuvastatine en 2018. En tout cas, si le raisonnement du Tribunal peut, comme en l’espèce, se révéler juste d’un point de vue technique, d’un point de vue juridique, on ne peut omettre que les règles du droit des brevets sont malmenées et que la sécurité juridique qu’elles visent à instaurer l’est donc avec elles. La portée large de la revendication permet même au Juge de se passer de la doctrine des équivalents et de retenir une contrefaçon directe. Cela dit, à y regarder de plus près, il n’en demeure pas moins que l’interprétation de la portée relève de ladite doctrine, dès lors qu’il s’agit de se fonder sur la fonction des moyens et non sur leurs structures. D’ailleurs, le juge anglais a estimé, à propos du même médicament, qu’en droit français il y avait effectivement une contrefaçon par équivalent et non une contrefaçon directe (7). Quoiqu’il en soit, l’interprétation retenue dans le jugement rapporté, comme dans l’affaire rosuvastatine, paraît d’autant plus libérale que le Juge n’est pas contraint par la qualification de l’équivalence, qui exige que deux moyens ne soient équivalents que s’ils produisent les mêmes effets, qu’ils sont employés de la même manière et qu’ils produisent une solution identique (8). Cette position a de quoi surprendre : en France, depuis la loi du 2 janvier 1968, les revendications fixent l’objet de la protection et la description n’est pas censée être un réservoir dans lequel le breveté – ou le demandeur à la nullité – peut puiser pour délimiter la protection (9). Or, il ne fait guère de doute que le raisonnement adopté en l’espèce invite à puiser dans la description, de telle sorte qu’il pourrait à l’avenir soulever de sérieuses difficultés, notamment lors des études de liberté d’exploitation.

5. Last but not least, le Tribunal a accordé 28.000.000 € de dommages-intérêts, montant qui est à notre connaissance une première en Europe. 

Selon la pratique actuelle du Tribunal de Paris, dans ce type d'affaires, les défendeurs sont tenus de présenter leurs livres au demandeur, afin que le montant définitif des dommages et intérêts puisse être calculé. En attendant cette enquête sur les dommages et intérêts, le Tribunal a ordonné aux défendeurs de verser une avance sur les dommages subis par chaque demandeur, qui s’est en l’espèce consistait dans une avance sur les redevances de 8 000 000 €.

Le distributeur français du médicament Alimta®, la société Lilly France, a en outre obtenu une avance de dommages et intérêts de 20.000.000 €, pour concurrence déloyale.

Enfin, concernant l'article 700, le jugement impose aux défendeurs de payer 350 000 € aux demandeurs.

6. Tout compte fait, le jugement rendu dans l’affaire pemetrexed, avec la technicité de l’analyse du Tribunal et la somme de dommages et intérêts accordée, confirme la tendance actuelle tendant à faire de Paris une place incontournable du contentieux des brevets – notamment dans le secteur pharmaceutique (10) – en Europe. Un message fort au moment même où commence les discussions sur le futur emplacement de la section « pharma » de la division centrale de la JUB, qui devait initialement se situer à Londres. « France is back » ?

1. A. Sandys, Supreme Court issues ruling in Fresenius and Eli Lilly pemetrexed case, 15 June 2020, 

2.  Ch. Schulze, Major win for Eli Lilly pemetrexed patent in Germany, 8 July 2020. 

3.  Voir D. Stauder, Die Entstehungsgeschichte von Artikel 69(1) EPÜ und Artikel 8(3) Straßburger Übereinkommen über den Schutzbereich des Patents, GRUR Int. 1990, p. 793. - J. Pagenberg et W. Cornish, Interpretations of Patents in Europe. Application of Article 69 EPC, Carl Heymanns Verlag, Heymanns Intellectual Property, 2006.

4.  B. Geissler, Rapport Allemagne (République fédérale), in Les brevets d’invention : rédaction et interprétation, sous la direction de J. Boucourechliev et J.-M. Mousseron, PUF, Le droit des affaires, 1973, p. 21, voire spécialement nos 36 et s.

5.  D. Merz, La revendication en droit européen des brevets, Juris Druck, 1982, no 2.1.6, p. 60.

  TGI Paris, 2 février 2018, Shionogi Seiyaku Kabushiki Kaisha, AstraZeneca & AstraZeneca UK Ltd v. Biogaran, RG No. 16/13292. 

7.  Actavis UK Limited and others v.  Eli  Lilly  and  Company  ([2017]  UKSC  48).

8.  J.-P. Stenger, La contrefaçon de brevet en droit français et en droit américain, Cujas, Hermès, 1985, no 185 et s., p. 164 et s. ; G. Vander Haegen, Les inventions mécaniques et le principe des équivalents, C. Desoer, 1918, p. 78. Vander Haegen a été le premier auteur francophone à consacrer une étude à cette théorie d’origine germanique.

9.  Voir par exemple avance TGI Paris, 9 janvier 2008, Banque Centrale c/ DSSI, RG No. 06/05848 et CA Paris, 17 Mars 2010, RG No. 2006/5848.

10. En ce sens nous pouvons également citer l’exemple de l’affaire Novartis contre Teva. Voir TGI Paris, 7 juin 2018, RG No. 16/15196.

Arrêts « Thales » et « Bull » : quand la Cour de cassation apprécie le caractère technique d’inventions mises en œuvre par ordinateur, par Matthieu Dhenne

J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Matthieu Dhenne. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.

1. Dans les arrêts « Thales » et « Bull » rendus le 11 janvier 2023, la Cour de cassation se prononce pour la troisième fois en presque 50 ans sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Ce faisant, la haute juridiction semble admettre l’approche « Hitachi » utilisée à l’Office européen des brevets en la matière.

2. Dans la première affaire, le pourvoi visait un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 mai 2019. La société Thales avait en l’espèce déposé une demande de brevet français portant sur un procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef. Une décision de rejet lui avait été notifiée par l’INPI, notamment au motif que, selon ce dernier, la demande visait une présentation d’informations en tant que telle, dont l’article L. 611-10 (2) du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») exclut la brevetabilité.

     Cette décision a été annulée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 21 mai 2019. La cour s’est concentrée sur la notion de présentation d’informations, en rappelant qu’une telle présentation avait pour but de transmettre des informations, se singularisant ainsi autant par le contenu cognitif de ces dernières que par la façon de les présenter. En l’occurrence, la revendication 1, qui était en cause, se caractérisait comme suit : d’une part, en ce que les différentes étapes étaient affichées dans une première fenêtre graphique comportant une échelle graduée en temps (ou « timeline »), les différentes étapes étant affichées au regard de l’horaire correspondant à leur accomplissement ; d’autre part, en ce que, si la longueur de la timeline était supérieure à la longueur de la première fenêtre graphique, la fenêtre graphique n’affichait plus qu’une partie de la timeline, partie imposée par l’utilisateur du dispositif de visualisation. La cour a jugé que si la première caractéristique n’impliquait effectivement qu’une transmission d’informations, non brevetable, il en allait différemment pour la seconde caractéristique, qui constituait un moyen technique, de telle sorte que ce moyen distinct de l’information per se rendait la revendication recevable dans son ensemble.

     Cet arrêt a été cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation au visa des articles L. 611-10, 2°, d) et L. 612-12, alinéa 1, 5° du CPI. Il est rappelé qu’en application du premier texte l’objet de la demande doit constituer une invention et qu’en vertu du second la demande devait être rejetée si son objet ne constituait « manifestement » pas une invention. Or, selon la haute juridiction, en se bornant à reproduire les termes de la revendication 1, sans établir l’existence d’une contribution technique apportée par la demande de brevet ni expliquer en quoi les moyens revendiqués dans cette dernière avaient le caractère de moyens techniques distincts de la simple présentation d’informations, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

3. Dans la seconde affaire, le pourvoi visait un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2019. La société Bull avait en l’espèce déposé une demande de brevet portant sur un terminal pour l’établissement de communications par diffusion à l’intérieur d’un groupe. Une décision de rejet lui avait été notifiée par l’INPI au motif qu’au regard de l’intitulé des revendications la solution proposée ne comportait pas de caractéristique technique spécifique, mais se contentait d’exposer une méthode permettant de conduire des opérations intellectuelles mises en œuvre par des moyens de calcul génériques.

     La décision a été annulée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019, dans lequel elle a considéré que la demande revendiquait une solution technique à un problème technique, autrement dit une invention. En effet, la Cour a jugé que l’invention se situait dans le domaine des dispositifs de communication et que celui revendiqué répondait plus particulièrement au problème technique résidant dans la visualisation globale d’une situation pour une unité comportant plusieurs combattants et non celui de la mémorisation en situation de stress, qui constituait un problème de nature cognitive. Ainsi, ce dispositif impliquait plusieurs moyens techniques, lesquels justifiaient que l’invention revendiquée soit considérée comme technique dans son ensemble (microprocesseur, moyens de stockage tels qu’un disque dur ou une carte mémoire, une interface de communication et un écran).

    Le pourvoi visant cet arrêt a été rejeté par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui s’est abstenue de motiver, étant donné qu’elle juge le moyen de cassation manifestement irrecevable. Ledit moyen reprenait essentiellement celui fondé sur les articles L. 611-10, 2°, d) et L. 612-12, alinéa 1, 5° du CPI invoqué dans l’affaire « Thales ».

4. Les deux décisions d’appel retenaient des positions s’apparentant à l’approche « Hitachi » et les arrêts commentés ne semblent pas démentir ladite approche. Si la décision Thales a été cassée, cette cassation est cependant liée à une absence de caractérisation de la technicité. Une telle absence pouvant se justifier dès lors que, tout en retenant l’approche « Hitachi », la Cour d’appel avait néanmoins écarté la brevetabilité de la première caractéristique de la revendication 1, qui concernait l’affichage de la timeline, pour se concentrer sur sa seconde caractéristique (relative à la longueur de la timeline), sans qualifier le caractère technique de cette dernière. Autrement dit, l’on peut imaginer que l’arrêt aurait été autre si la Cour d’appel avait apprécié cette revendication dans son ensemble, en précisant que le dispositif d’affichage sur lequel elle portait constituait un moyen technique. S’agissant de l’affaire « Bull », la Cour d’appel a, à l’inverse, effectivement qualifié la technicité, en précisant que les moyens techniques (microprocesseur, moyens de stockage, une interface de communication et un écran) justifiaient la technicité de l’invention. Dans les deux cas, la Cour de cassation ne critique pas la méthode d’appréciation du caractère technique, mais son application. Il apparaît, en d’autres termes, que la haute juridiction reconnaisse la pertinence de l’approche « Hitachi », mais seulement implicitement.

5. Le fondement des arrêts est néanmoins source de confusion : il s’agit de la notion d’invention telle que déduite de L. 611-10, 2° du CPI (qui reprend en substance l’article 52, 2° de la CBE). Or, si l’appréciation de la contribution technique, telle que comprise dans l’affaire « Vicom », s’analyse au visa de ce texte, l’approche « Hitachi » résulte de l’examen de l’activité inventive (l’article 56 de la CBE, repris en substance par l’article L. 611-14 du CPI). Ainsi, la référence à la notion de contribution technique implique de rechercher quel est l’apport de l’invention à l’état de la technique. Ce faisant, nous devrons forcément rechercher ce qui est inventif dans ce qui est revendiqué. Or, l’article L. 611-10, 2° du CPI, dont est déduit la notion d’invention, se contente de délimiter le domaine de la technique avec une série d’exclusions. À ce stade de l’éligibilité à la protection, il ne devrait pas être question de s’intéresser à l’activité inventive, laquelle sera examinée ultérieurement lors de l’examen de cette dernière au visa de l’article L. 611-14 du CPI. C’est en partie ce qui explique qu’au niveau de l’Office européen cette contribution participe depuis longtemps de l’examen de l’activité inventive (art. 56 de la CBE).

     La Cour de cassation aurait-elle commis une erreur en se fondant sur la contribution technique au visa de l’article L. 611-10, 2° du CPI et non au visa de l’article L. 611-14 du CPI ? Rien n’est moins sûr. Si le fondement (l’article L. 611-10, 2° du CPI) est inadéquat, il faut garder à l’esprit qu’il constitue l’origine du pourvoi auquel la haute juridiction est liée. Sans oublier que nous devons nous souvenir de la nature des pourvois en cause : ils ont tous deux été formés par le Directeur général de l’INPI. Or, les textes en cause ne sont plus en vigueur depuis la loi PACTE. Le terme « manifestement » a disparu de l’article L. 612-2 et l’INPI est compétent pour examiner l’activité inventive. Dès lors, si on fait fi du fondement inapproprié, il ne semble pas particulièrement osé d’imaginer que les solutions retenues par la Cour de cassation soient transposables à l’examen de l’activité inventive par l’INPI. Cette compréhension présenterait alors l’avantage d’être plus proche de celle de l’OEB, de telle sorte qu’il serait possible d’utiliser devant l’INPI des méthodes déjà éprouvées devant l’OEB.

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