Lors de l'examen de la demande, la demanderesse avait ajouté un paragraphe [0008] résumant l'état de la technique et indiquant que le document US5603759 (appelé ultérieurement D13 dans l'opposition) décrivait l'utilisation de perlite et de microsphères creuses d'alumine, les deux étant des granulats légers poreux. La revendication 1 du brevet revendique des granulats légers non-poreux et/ou n'absorbant pas l'eau.
La division d'opposition avait jugé que cet ajout était contraire à l'article 100c) CBE car en réalité le document D13 ne décrit pas de microsphères creuses d'alumine.
En recours, la Titulaire a déposé un nouveau paragraphe [0008] dans lequel la mention des microsphères creuses a été supprimée.
Une Opposante estimait que cette modification était à la fois contraire à l'article 123(2) et à l'article 123(3) CBE.
Pour la Chambre, l'article 123(2) CBE est respecté car le résumé de D13 est maintenant correct. Elle rappelle que selon la jurisprudence, des références à un état de la technique, pour autant qu'elles soient utiles à la compréhension de l'invention (règle 42(1)b) CBE), ne sont pas contraires à l'article 123(2) CBE (T6/81, T11/82, T2321/08). Les différences annoncées par rapport à l'état de la technique ne doivent toutefois pas être incorrectes ou trompeuses, ce qui pourrait changer l'objet du brevet (T11/82). La suppression de telles inexactitudes n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE; elle est au contraire nécessaire et appropriée pour assurer la conformité à cette disposition.
Concernant l'article 123(3), l'Opposante argumentait que la portée de la revendication, qui doit s'interpréter à la lumière de la description, était élargie par la modification. Du fait de la suppression de leur mention, les microsphères creuses d'alumine, qui étaient exclues, devenaient à nouveau couvertes par la revendication.
La Chambre ne partage cette opinion. En effet, il ne ressortait pas du paragraphe [0008] du brevet tel que délivré que les microsphères soi-disant divulguées par D13 étaient exclues de la revendication 1, qui couvrait des granulats non-poreux et/ou n'absorbant pas l'eau. Le paragraphe [0022] décrit en outre des microsphères creuses comme granulats possibles. Les microsphères creuses d'alumine à la fois poreuses et absorbant l'eau n'étaient pas couvertes par la revendication du brevet délivré, et ne le sont toujours pas après modification.
Décision T2450/17 (en langue allemande)
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mardi 14 avril 2020
T2450/17: information erronée sur l'état de la technique dans la description
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3 comments:
Il est un autre cas dans lequel l’information sur l’art antérieur peut se révéler erronée.
Dans ce cas, il est question d’art antérieur « interne », cf. Directives F-II, 4.3, 7ème §.
Les Directives font le constat suivant: Si le demandeur déclare qu'un objet, qui était présenté tout d'abord comme appartenant à l'état de la technique, ne constitue qu'un "état de la technique interne", cet état de la technique ne pourra servir pour l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive, mais l'objet en question pourra néanmoins être maintenu dans la description, sous réserve qu'il soit précisé clairement qu'il s'agit d'un "état de la technique interne".
À l’origine de ce passage des Directives était la décision T 22/83. Celle-ci n’est plus mentionnée dans les directives actuelles. Pour la chambre de recours qui a pris la décision, il s'ensuit qu'une déclaration d'antériorité erronée dans une demande de brevet ne peut être retenue contre le demandeur et sa demande. Quelques décisions de la même veine ont suivi.
Dans T 1227/10, la division d’opposition avait rejeté l’opposition qui avait considéré pendant l’examen que la suppression d'une figure qualifiée d'art antérieur interne et de la partie correspondante de la description dans la demande initiale ne contrevenait pas aux dispositions de l’Art 123(2), donc le motif selon l’Art 100c) ne s’opposait pas au brevet.
Le déposant avait plaidé à l’époque qu’il s’agissait d’une erreur mais sans mentionner la R 139 (à ce moment R 88). La chambre de recours a été de l’avis opposé et a considéré que ces deux suppressions enfreignaient bel et bien les dispositions de l’Art 123(2). La requête auxiliaire n’ayant pas été admise car tardive, le brevet a été révoqué.
Il est manifeste que la suppression de la figure et de la partie correspondante de la description en opposition, serait contraire à l’Art 123(3).
Je vais certainement susciter une levée de boucliers, mais toujours considéré que si un déposant affirme que certaines caractéristiques font partie de l’art antérieur il a en fait implicitement établi un disclaimer.
Si des caractéristiques sont déclarées connues ou conventionnelles, il s’agit d’une déclaration qui engage le déposant vis-à-vis des tiers.
Il est dès lors manifeste qu’un brevet ne peut pas être délivré sur ces caractéristiques en tant que telles, mais qu’il doit être possible de tenir compte de ces caractéristiques dans l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive.
D’affirmer froidement par après qu’il s’agit d’un art antérieur "interne" dont il ne doit pas être tenu compte a quelque chose d’illogique, surtout si l’on regarde les décisions en matière d’Art 123(2) des chambres de recours et de la grande chambre. La justification des chambres de recours pour leur sévérité quant à l’application de l’Art 123(2) est justement la sécurité des tiers.
Où reste la sécurité des tiers dans un tel cas ?
La discussion est ouverte.
Je suis cent pour cent d'accord avec Robin que le déposant ne doit pas pouvoir se dédire au détriment des tiers. Cela doit être valable aussi bien en cours d'examen à l'OEB, qu'après la délivrance, que ce soit devant l'OEB (opposition, limitation) ou devant n'importe quelle tribunal national ou supranational.
J'ai proposé de modifier le passage en cause dans les Directives lors de la consultation publique sur ces dernières.
Deux autres points me semblent aussi nécessiter une révision :
1) Au Point D-VI, 5, il est toujours encore question que la DO puisse demander à la DE de procéder à une recherche additionnelle. Avec BEST il n'y a plus séparation entre recherche et examen. S'il est toujours possible pour une DO de soulever des motifs d'opposition ex officio, cela devrait rester exceptionnel, Ce n'est pas à la DO de faire le travail de l'opposant. Elle se doit d'être neutre. Notamment en matière d'art antérieur.
2) Point E-IV, 1.2 Audition de témoins dans le cas d’un usage antérieur public. Il arrive souvent que les DO s’en tiennent aux affidavits ou déclarations sur l’honneur pour décider qu’un usage antérieur est public et fait donc partie de l’art antérieur à prendre en compte. Une telle manière de travailler finit souvent en vice substantiel de procédure. Pour éviter des vices substantiels de procédure les DO devraient entendre les témoins si un usage public antérieur peut se révéler pertinent, notamment si le propriétaire conteste l’usage antérieur. Voir par ex. T 273/16, T 2235/15 ou T 1551/14. D’un autre côté il devrait être clarifié dans les directives qu’un témoin ne peut que confirmer des informations qu’il a de première main, et qui ont été mentionnées dans le mémoire d’opposition, cf. T 241/99 ou T 2010/08.
Je reste dubitatif quant à l’effet de cette consultation publique, car l’OEB est bien connu pour faire ce qu’il veut en affirmant simplement : vous avez été consultés et donc vous êtes d’accord.
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