Un lecteur me signale cette décision, dans laquelle le demandeur faisait valoir plusieurs vices de procédure.
La première notification d'examen datait de 2010. En janvier 2014, le déposant a demandé quand la notification suivante pourrait être envoyée. En mai 2016, la division d'examen a rejeté la demande (divisionnaire) pour infraction à l'article 76(1) CBE.
La Chambre examine les différents griefs.
Pour elle, le fait de rejeter la demande après seulement une notification n'est pas en soi constitutif d'un vice de procédure. Le rejet d'une demande est justifié si les objections subsistent, en particulier si les revendications n'ont pas substantiellement été modifiées. Les mandataires devraient avoir conscience que pour éviter un tel désagrément une requête en procédure orale devrait être soumise avec la réponse à la première notification d'examen.
Le délai de 5 ans entre la réponse du déposant et le rejet est certes regrettable, mais ne constitue pas non plus un vice de procédure.
La Chambre juge en revanche que la décision est basée sur des motifs mentionnés pour la première fois dans la décision, et sur lesquels le déposant n'a donc pas pu être entendu.
Dans sa décision, la division d'examen écrit que le déposant ne saurait être surpris que compte tenu de sa réponse, et en plus des arguments déjà au dossier, la division d'examen se réfère aux Directives H V-2 3.1 (en fait H-V 3.1).
Ce passage des Directives concerne le test d'essentialité développé par la décision T331/87. Aucune référence à ce test ne se trouve toutefois dans l'opinion européenne sur laquelle la première notification d'examen se basait. Le déposant ne pouvait donc s'attendre à ce que la demande soit rejetée sur la base de tels arguments.
Sur le fond, la Chambre rappelle que selon elle le test d'essentialité ne devrait plus être utilisé (T1852/13). En appliquant le test de G2/10, la Chambre arrive à la conclusion que la demande respecte l'article 76(1) CBE.
Décision T2351/16
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mercredi 12 septembre 2018
T2351/16 : motifs contenus pour la première fois dans la décision
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11 comments:
Bien que le mandataire ne semble pas avoir une bonne connaissance de la procédure, qu'il n'ait pas fait ce qu'il aurait pu faire et qu'il a mal interprété la CBE, il a été battu par la DE.
Il n'est pas glorieux qu'une DE se fasse dire par une CR qu'elle a cité la mauvaise section des Directives et n'a donné les raisons du rejet que dans la décision, commettant ainsi une violation substantielle de procédure (point 2.3).
Le point 2.4 du rapport de recherche m'a également paru contradictoire, mais il ne s'agit pas d'un VSP.
En ce qui concerne la décision sur le fond, le non-respect de l'article 76(1), elle a été annulée.
La CR considère également que la référence à l'"étendue de la protection" et à l'article 69 CBE est malheureuse et trompeuse car elle peut suggérer que l'étendue de la protection de la demande divisionnaire doit être comprise dans l'étendue de la protection de la demande antérieure, ce qui est incorrect (point 3.1). Le raisonnement qui a conduit à l'objection au titre de l'article 76, paragraphe 1, était erroné.
Comme noté, la CR a fortement insisté sur le fait que le critère d'essentialité ne devrait plus être utilisé (point 3.2.3). Le nom "test d'essentialité" a été banni des Directives, mais le test en trois points y figure toujours. Pour combien de temps?
Le délai de 5 ans et demi pour finir le dossier ne constitue pas en soi un VSP, mais il est clair que tout à coup, en 2016, la DE a voulu liquider le dossier le plus rapidement possible. On se demande bien pourquoi?
Mais la qualité s'est améliorée de 2010 à 2018..........
Je tiens à répondre au commentaire qui précède et qui laisse entendre que "le mandataire ne semble pas avoir une bonne connaissance de la procédure"... Bien que mon nom n'apparaisse pas sur les écritures, j'étais en charge de ce dossier en ma précédente qualité de I.P. Manager pour le compte de la Déposante.
Cela fait plus de 20 ans que j'officie dans ce domaine. Mandataire agréé depuis 2002, c'est la première fois que j'ai été confronté à une décision aussi précipitée d'une Division d'examen. Mais peut-être que le terme "précipité" n'est pas approprié dans le cas d'espèce après un long silence de plus de 5 ans de la part de la Division d'examen...
Je n'ai pas pour habitude de formuler une requête pour la tenue d'une procédure orale au stade de la réponse au premier rapport d'examen. C'est tout de même désolant de constater qu'une décision de rejet puisse être notifiée au titre de deuxième communication de la Division d'examen, alors que la Déposante a présenté des observations détaillées - et au demeurant totalement fondées et justifiées - en réponse aux objections soulevées par la Division d'examen. A posteriori, il aurait effectivement été judicieux de présenter une telle requête, mais je doute en tout état de cause que la Division d'examen aurait donné raison à la Déposante sur la question de l'Article 76(1) CBE.
Il était dans le cas d'espèce nécessaire de passer devant la Chambre de recours et je suis heureux du résultat provenant de cette Chambre que j'ai beaucoup pratiquée.
L'ensemble des arguments soulevés au titre de l'existence d'un vice substantiel de procédure n'ont pas été retenus, certes, mais il était à mon sens important de relever l'ensemble des éléments qui nous apparaissaient poser problème, et le vice substantiel de procédure a finalement été reconnu.
Je suis très heureux de ce résultat. J'attends maintenant avec impatience des nouvelles de la Division d'examen sur la question de la brevetabilité...
J’ai assisté hier au soir à une présentation au Max Plank Institut à Munich à une conférence sur les équivalents au Royaume-Uni par Sir Colin Birss, Juge à la Haute Cour. Mr K. Bacher, juge au BGH a, en contrepoint, présenté la position allemande.
Mr Birss a illustré son propos en partant d’une revendication portant sur un plat de spaghettis à la sauce tomate. Cette revendication porte-elle aussi sur des pennes à la sauce tomate voir même sur des pâtes à la sauce tomate? Le tout était très sérieux mais présenté de façon amusante. La question de savoir quel est l’élément essentiel, le type de pâtes ou la sauce tomate a aussi été posée.
La question est donc de savoir si le contenu de la demande doit être limité au départ: revendication sur les spaghettis, en espérant que les pennes fassent partie de l'étendue de la protection, ou revendication générale sur les pâtes? Que les pennes puissent être connus de l'art antérieur ne facilite pas la tâche.
Dans le cas célèbre pemetrexed (Actavis vs. Ely Lilly)une rédaction limitée au sodium néanmoins été considérée de façon plus générale, incluant le potassium, voire tous les sels de pemetrexed. L'incertitude est donc grande si la décision pemetrexed devait effectivement servir de guide à l'appréciation des équivalents.
Les déposants peuvent-ils se contenter de revendications restreintes, mais dont la portée peut être élargie par après lors d'une interprétation des revendications devant un tribunal national?
La thèse défendue par Mr Birss est que dans la mesure où l’Art 84 fait référence à l’objet de la protection et donc à son étendue, l’OEB, et notamment les Chambres de Recours, devraient tenir compte de l’Art 69 et de son protocole interprétatif lorsqu’ils apprécient la validité.
La présente décision pose exactement ce problème, mais lié à l’Art 76:
Pour la division d’examen, ce que l'homme du métier peut dériver directement et sans ambiguïté de la demande mère telle que déposée comprend également l'étendue de la protection maintenant revendiquée dans la présente demande divisionnaire. Pour elle, l’Art. 69 précise que cette étendue de la protection est définie dans les revendications." (Point 8.3, deuxième alinéa de la décision de rejet).
De son côté, la Chambre de Recours considère pour sa part que la référence à l’étendue de la protection et à l'article 69 CBE est malheureuse et trompeuse car elle peut suggérer que l'étendue de la protection de la demande divisionnaire doit être comprise dans l'étendue de la protection de la demande antérieure, ce qui est incorrect (Point 3.1). Le raisonnement qui a conduit à l'objection au titre de l'article 76, paragraphe 1, est donc erroné.
Un autre point qui a été abordé, mais auquel il n’a pas été vraiment répondu est que pour l’application de l’Art 54(3) les équivalents sont proscris.
Pour un ancien Président, juriste de Chambre de Recours technique de nationalité allemande, présent lui aussi hier soir, ceci reviendrait à introduire une espèce de cible mouvante dans tout le processus, ce qui ne manquerait pas de produire des difficultés.
Qu’en pensez-vous : faut-il tenir compte de l’étendue de la protection au cours de la procédure de délivrance comme le voudrait Mr Birss ou ne tenir compte de ce point que lors d’un litige devant quant à la validité du brevet est en cause devant un tribunal national?
Un point qui a aussi été considéré, mais aucune conclusion tirée : faut-il réserver la notion d’équivalents que pour des possibilités de mise en œuvre fortuites, qui ne pouvaient pas être connues ou envisagées par l’homme du métier à la date de dépôt. Qu’en pensez-vous?
Je rappelle que lors de la conférence de révision de la CBE en 2000, les états membres n'ont pas pu se mettre d'accord sur la notion d'équivalents et ont donc rejeté l'Article 3 proposé à cette fin par l'OEB.
Je n'ose pas imaginer la situation si la JUBE devait un jour décider dans le sens souhaité par Mr Birss. Que devraient alors faire les divisions d'examen et d'opposition, voire les chambres de recours dans ce cas?
Beaucoup de points à discuter, mais qui à mon avis en valent la peine.
"J'attends maintenant avec impatience des nouvelles de la Division d'examen sur la question de la brevetabilité..."
Rdv dans 5 ans...
Si il y eu précipitation, c’est bien du côté de la DE. Le dossier a traîné 5 ans et demi et après il fallait faire des points. Production oblige.
Mon commentaire selon lequel « le mandataire ne semble pas avoir une bonne connaissance de la procédure » ne visait pas seulement le fait qu’une procédure orale n’ait pas été demandée. Je signale qu’il y a eu des déposants qui introduisaient une requête en PO lors du dépôt d’une demande sur une lettre séparée de la requête ! Alors autant y aller lors en réponse de la première notification.
Mon commentaire visait un autre point. Une seule notification avant rejet suffit: voir T 1969/07 ou T 135/10. Dans T 1824/15, le fait qu’une DE ait attendu 13 ans pour soulever une objection d’AI n’a pas été considéré comme un VSP.
Une notification, formelle ou pas, reste une notification. L’absence de réponse à une notification fixant un délai entraîne une perte de droits et partant le réputé retrait d’une demande.
Un erreur d’appréciation, ici d’objection n’est pas non plus un VSP. Voir par ex. T 2430/09. Une mauvaise application d’une règle de droit ne l’est pas non plus. Voir par ex. J 11/12 ou T 1717/13.
Mr Birss a illustré son propos en partant d’une revendication portant sur un plat de spaghettis à la sauce tomate. Cette revendication porte-elle aussi sur des pennes à la sauce tomate voir même sur des pâtes à la sauce tomate? Le tout était très sérieux mais présenté de façon amusante. La question de savoir quel est l’élément essentiel, le type de pâtes ou la sauce tomate a aussi été posée.
La question est donc de savoir si le contenu de la demande doit être limité au départ: revendication sur les spaghettis, en espérant que les pennes fassent partie de l'étendue de la protection, ou revendication générale sur les pâtes? Que les pennes puissent être connus de l'art antérieur ne facilite pas la tâche.
Un cas plus proche de la réalité, car réel: EP0809960B1.
L'examen de la demande a débuté sur un plat de cuisson anti-dérapant. Cet objet ayant été considéré comme dénué de nouveauté, l'instruction a dévié pour aboutir à la délivrance d'une recette de... lasagne?!?!? (Il existe d'autres recettes de pâtes analogues).
1. Procédé de cuisson de pâtes dans un récipient unique (1) de matériau anti-adhésif comportant un couvercle (5), le procédé étant caractérisé en ce qu’il comprend les étapes consistant à déposer au moins une première couche (4) de tomates ou de sauce tomate sur le fond dudit récipient (1), déposer uniformément les pâtes à cuire directement sur ladite première couche (4), recouvrir le récipient (1) avec ledit couvercle (5), amener ladite première couche (4) à ébullition et maintenir les tomates à ébullition jusqu’à ce que les pâtes soient complètement cuites.
2. Procédé de cuisson selon la revendication 1, dans lequel plusieurs couches alternées de pâtes et de tomates sont disposées en recouvrement dans ledit récipient unique.
sur un plat de cuisson anti-dérapant
On aura naturellement compris que je voulais écrire "anti-adhésif", cf. R. 139 CBE.
Je ne sais pas si le premier commentateur vise la qualification de mandataire européen mais je l'invite à consulter le code de conduite professionelle des membres de l'EPI. Peut-être une prochaine fois s'abstiendra-t-il de publier anonymement certains jugements hâtifs.
J'ai bien pris connaissance des commentaires de Mr Noll. J’ai aussi pris connaissance du dernier commentaire anonyme rappelant le code de déontologie.
Je maintiens mon opinion.
Quant aux prétendus vices substantiels de procédure:
- qu'une décision de rejet puisse être prise après une notification est de jurisprudence constante. Il n'y a pas dans ce cas de vice substantiel de procédure!
- que la longueur d'une procédure (et son accélération soudaine) ne soit pas non plus un vice substantiel de procédure est aussi de jurisprudence constante.
- une notification fixant un délai reste une notification, même si elle apparaît formelle. Il peut en résulter une perte de droits.
Connaissant la façon dont les DE travaillent ne pas demander de procédure orale mais se plaindre que la DE a décidé après une seule notification est pour le moins surprenant.
Ce n'est pas moi qui ai suggéré qu'une requête en procédure orale aurait dû au plus tard être déposée en réponse à une notification, c'est la chambre de recours.
En ce qui concerne le rappel au code de déontologie:
- il est légitime de se poser la question si le mandataire a consacré le soin et l'attention convenables au travail qui lui est confié par son client, et a fait preuve de la compétence nécessaire dans ce travail.
- il va sans dire qu’une bonne confraternité parmi les membres est nécessaire, mais une critique raisonnée doit être possible.
Si le commentaire est lu avec l’intention de le comprendre et non avec l’intention d’en méprendre le contenu, c’est avant tout la division d’examen qui a été sévèrement critiquée.
Si la critique d’une division d’examen ou d’opposition est possible, alors celle d’un mandataire doit aussi l’être.
Alors anonyme pour anonyme, je n’en pense pas moins…….
À Roufousse T. Fairfly
Le dossier cité n'est pas sans rappeler un certain salon de coiffure mobile ayant une fenêtre.... Merci pour l'information!
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