Il y a deux semaines, en commentaire à l'article "sur la toile", un(e) anonyme s'interrogeait sur la question de l'opposabilité des demandes parentes aux demandes divisionnaires et inversement.
Ce sujet, qui à ma connaissance, n'a pas encore été tranché par la jurisprudence, a été longuement discuté et commenté en février sur le blog "Tufty the cat".
Imaginons le cas suivant :
Soit une demande de priorité P décrivant une gamme 0-100, notamment 0-50.
Soit une demande EP1 revendiquant la priorité de P et revendiquant 0-100, notamment 0-90, de préférence 0-50.
A partir de cette demande EP1, le demandeur dépose une demande divisionnaire EP2, ayant la même description que EP1 mais revendiquant un autre objet.
Au cours de l'examen de EP1 (ou au cours d'une procédure d'opposition), un art antérieur est mis à jour, qui oblige le demandeur à revendiquer la gamme 0-90.
Cette gamme ne figurant pas dans la demande P, la revendication 1 de la demande EP1 ne peut bénéficier que de la date de dépôt de EP1.
Le contenu de EP2 qui bénéficie de la priorité appartient-il à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE (ensemble l'Art 89) opposable à sa propre demande parente ?
EP2 est bien une demande européenne ayant une date antérieure à celle dont bénéficie sa demande parente.
Une telle théorie est expliquée de manière très détaillée par Malcolm Lawrence ici, et dans le dernier numéro d'epi-information.
En appliquant cette théorie, la partie du contenu de EP2 qui bénéficie de la priorité (par exemple le domaine 0-50) antériorise totalement l'objet de la revendication de la demande parente EP1.
On peut remarquer que dans un tel cas, si le demandeur n'avait pas déposé de divisionnaire, ou si le contenu de cette demande divisionnaire avait été expurgé au dépôt des parties gênantes de la description, la demande EP1 aurait été valable. Dans un tel cas, la validité d'une demande est affectée par des événements postérieurs à son dépôt. Deux demandes divisionnaires peuvent également s'opposer l'une à l'autre. Potentiellement, il suffit qu'une des demandes de la famille perde sa priorité pour une raison de fond.
Une telle approche a été vivement critiquée par le Prof. Vollrath dans une opinion soumise dans le cadre d'une opposition où un tel problème avait été soulevé. L'argument principal de l'opinion est divisé en deux parties : premièrement, le contenu d'une demande bénéficiant de la priorité ne peut pas être opposé au contenu qui n'en bénéficie pas. Deuxièmement, le dépôt d'une divisionnaire n'est qu'une séparation formelle d'une même demande afin de protéger plusieurs inventions : sur le fond la demande parente et la demande divisionnaire restent la même demande. Dans l'affaire en question (T705/04), la Chambre n'a finalement pas eu à décider ce point.
On peut noter que cette théorie est contredite par la Grande chambre de recours au point 3.1 de la décision G1/05 :
Selon l'article 76(1) CBE, la division de l'objet de la demande initiale n'a pas été conçue par le législateur, comme c'est par exemple le cas en droit allemand des brevets, comme une déclaration procédurale divisant la procédure, jusqu'alors unique, relative à la demande en deux procédures parvenues chacune au stade de la procédure que la demande unique avait atteint (Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 7e édition, § 34, note 264). Selon la CBE, la division s'effectue par le dépôt d'une nouvelle demande. [...] Il résulte de ces deux dispositions, lues ensemble, que les demandes divisionnaires doivent être traitées de la même façon que des demandes ordinaires et sont soumises aux mêmes exigences [...]
La question s'est posée récemment dans une autre affaire, et le rapporteur de la Chambre, dans son avis provisoire avant procédure orale, semblait pencher en faveur de l'opposabilité d'une demande parente à une de ses demandes divisionnaires :
"it would appear that the subject-matter of D1 which was already contained in the priority application and for which subject-matter the priority date could thus be accepted as the effective filing date, belongs to the state of the art pursuant to Art 54(3)(4) EPC. [...] It is not apparent how novelty over the disclosure of D1 could be argued having regard to the request on file considering that the patent in suit was granted based on an application which is a divisional application of D1 [...]."Malheureusement, la Chambre n'a pas eu à trancher cette question, le brevet ayant été révoqué pour une autre raison.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
37 comments:
Pour moi, c'est bien G1/05 qui s'applique. La division est une obligation qui s'impose au demandeur qui a essayer, sciemment ou par erreur, de revendiquer deux objets différents dans la même demande.
On considère alors que le demandeur aurait dû déposer deux demandes distinctes. Comme il ne l'a pas fait, on rétablit la situation avec la procédure de division.
Puisque cette division est censée rétablir la situation pour la ramener au cas où les deux objets distincts ont été revendiqués dans deux demandes distinctes, il n'y a effectivement pas de raison de les traiter différemment.
Poursuivons : dans l'exemple donné dans l'article, si le demandeur avait déposé EP1 et EP2 séparémment, en revendiquant la priorité P, personne n'aurait contesté l'application de A.54(3) (ensemble A.89)...
La tolérance demandée par le Prof. Vollrath trouverait donc une justification dans le cas d'une division, mais pas dans le cas de deux demandes "soeurs" distinctes dès le dépôt ?
Dans le cas que vous exposez, à savoir une demande EP1 revendiquant une priorité P, dans laquelle certaines revendications bénéficient du droit de priorité et d'autres pas, peut-on imaginer que les revendications qui bénéficient du droit de priorité peuvent être citées à l'encontre de celles qui n'en bénéficient pas ?
et si non, pour quelles raisons ?
y a pas une inversion sur le titre de l'article ?
La division s'est peu à peu affranchie de son objet initial, qui était effectivement de remédier à un défaut d'unité, pour devenir un outil tactique destiné à renforcer les obstacles pour les tiers autour d'une seule invention. Que l'usage de la division à des fins non prévues par la CBE, par exemple comme d'une "continuation" à l'américaine, puisse aussi cacher des pièges ne paraît pas si anormal.
Rapidement, 54(3) EPC ne s'applique que pour la nouveauté. La gamme 0-90, présente dans EP1 et EP2, mais pas dans EP, fait que EP1 et EP2 ont au mieux la même date de priorité sur cette gamme, à savoir la date de dépôt de EP1.
La gamme 0-90 de EP1 est nouvelle si comparée à la gamme 0-50 connue de EP2. Donc EP2 ne peut être utilisé comme art antérieur 54(3) EPC.
Me suis-je trompé quelque part ?
@Regis
Oui, l'erreur vient du fait que EP2 revendique un autre objet qui est dans la demande prioritaire P. La date de EP2 est donc celle de P et le contenu de EP2 est opposable à EP1 (qui ne bénéficie pour la rev 1 que de sa date de dépôt)
@ Regis
Le particulier antériorise le général, donc 0-90 est antériorisé par 0-50.
Mmmm, je ne suis pas d'accord sur la priorité de EP2. À la date P, EP2 ne pouvait anticiper la gamme 0-90. La priorité de EP2 n'est pas valide sur cette partie de la description, comme pour EP1.
Pour la nouveauté, c'est simple 0-50 est inclus, certes, mais n'est pas égal à 0-90. Comme la partie 51-90 n'est pas dans EP2, c'est nouveau.
Le raisonnement spécifique/général ne s'applique pas sur les gammes, mais sur des classes d'objets : une raquette de tennis anticipe une raquette...
Pour une gamme, il peut-être en effet nouveau et inventif de l'étendre : une huile moteur 15-40 n'anticipe pas une huile moteur 10-60, par exemple.
Nouveau et inventif d'étendre une gamme ?
C'est bien la première fois que j’entends cette théorie !
Une plage est antériorisée par n'importe quelle sous-plage, ou par n'importe quelle valeur incluse dans cette plage. Car il suffit de trouver un seul mode de réalisation inclus dans la portée d'une revendication pour la rendre non-nouvelle.
je crois que vous faites une confusion avec l'Art 123(2) : une plage 0-90 ne se déduit pas directement et sans ambiguité de la plage 0-50. Mais c'est autre chose.
Peut-on utiliser un disclaimer, à savoir la gamme 0-90 sans la gamme 0-50 ?
Je crois comprendre mon erreur.
0-90 ne passe pas parce que 0-50 est connu de EP et EP2. Reste 51-90, mais vu que 0-50 est donné comme préférentiel dans EP1, on ne peut l'exclure sans surprendre: 123(2)EPC.
A-t-on besoin de EP2, est-ce que EP n'est pas suffisant ?
Nouveau et inventif d'étendre une gamme, oui...
Autre exemple que la gamme de température de fluidité de l'huile moteur.
Déodorant efficace 1 à 48h, art antérieur, déodorant efficace 1 à 24h.
mais il faut encore connaître les composants qui permettent cet effet...
Bon, je préfère prendre une douche plus souvent...
Merci à tous les intervenants de ce blog, sympa et instructif !
Bravo pour votre idée d'utiliser un disclaimer !
C'est tout à fait envisageable.
attention, G2/10 pourrait en décider autrement...
une question en passant ... Régis, avez-vous réussi l'examen de mandataire européen ?...
Je suis très admiratif du raisonnement et comprends très bien l’application « mécanique » de 54(3) et 89. Je me demande simplement si nous n’avons pas oublié le but de 54(3), éviter que deux demandeurs obtiennent deux brevets pour un même objet, ni plus ni moins.
Il me semble que le manque d’unité d’invention peut être « a priori » ou « a posteriori » auquel cas la méconnaissance de l’art antérieur pourrait être extrêmement couteuse.
Je m’étonne que l’industrie pharmaceutique qui utilise le dépôt de demande divisionnaire plus souvent que les autres déposants ne se soit jamais vue opposer leur propre demande divisionnaire durant les oppositions ou les litiges nationaux. C’est un message que l’industrie du générique devrait utiliser pour confirmer ou affirmer cette théorie. Jusqu’à ce jour, étonnement, personne n’a tenté.
Je m’étonne que personne ne soit choqué du fait qu’une demande pour laquelle aucune divisionnaire n’a été déposée mais qui aurait le droit partiellement à la priorité (non publiée), serait nouvelle et inventive, mais dès lors qu’une divisionnaire serait déposée ça ne serait plus le cas. N’oublions pas que les divisionnaires ne sont pas toujours choisies.
En conclusion, il ne faut pas déposer de demande divisionnaire s’il existe une différence entre la priorité et la demande internationale. Est-ce vraiment une bonne stratégie ?
Est-ce que cette vue théorique est vraiment objective et juste ?
@Anonyme
Non, je suis examinateur !
A anonyme de 15h51: il manque sans doute des questions de déontologie et de politesse à l'EQE.
"En conclusion, il ne faut pas déposer de demande divisionnaire s’il existe une différence entre la priorité et la demande internationale."
C'est un peu radical. Comme suggéré par Laurent, expurger les divisionnaires devrait suffire, dans le cas où ce problème a été identifié.
Ma conclusion personnelle: attention à la priorité (comme toujours) et à la tentation de "réorienter" la demande après réception du rapport de recherche.
@Regis
Dans ce cas, vous êtes excusé.
le raisonnement d'une demande divisionnaire opposable à sa parente par le jeu des articles 54(3) et 89 est tout à fait crédible.
Le fait qu'il y ait une obligation (formalité)de déposer deux demandes pour manque d'unité n'empêche que le raisonnement juridique (A54(3)+A89) est tout à fait logique et qu'une demande divisionnaire peut devenir opposable à sa parente.
En effet, qu'il y ait obligation est une chose, que le demandeur ait construit sa demande divisionnaire par un contenu opposable à la parente en est une autre : dans certains cas en effet, la demande divisionaire pourrait ne pas contenir d'éléments opposables à la demande parente, expurgée qu'elle est de ces éléments.
pour répondre à un des commentateurs:
En conclusion, il ne faut pas déposer de demande divisionnaire s’il existe une différence entre la priorité et la demande internationale. Est-ce vraiment une bonne stratégie ?
==> bien sûr que si ! Mais il faut veiller à ne mettre dans la divisionnaire que des éléments non opposables à la parente (donc expurger les exemples, etc). Ou bien autre solution juridique : avant publication de la divisionnaire, si cela est possible au vu de l'état de la technique, renoncer à son droit de priorité pour la divisionnaire. De cette façon, la demande divisionnaire ne peut plus être opposable à la parente (car la date effective pour tous ses objets sera la date de dépôt de la demande parente A76(1)).
Est-ce que cette vue théorique est vraiment objective et juste ?
==> elle l'est probablement. Mais doit être pleinement validée par des chambres de recours.
le raisonnement d'une demande divisionnaire opposable à sa parente par le jeu des articles 54(3) et 89 est tout à fait crédible.
Le fait qu'il y ait une obligation (formalité)de déposer deux demandes pour manque d'unité n'empêche que le raisonnement juridique (A54(3)+A89) est tout à fait logique et qu'une demande divisionnaire peut devenir opposable à sa parente.
En effet, qu'il y ait obligation est une chose, que le demandeur ait construit sa demande divisionnaire par un contenu opposable à la parente en est une autre : dans certains cas en effet, la demande divisionaire pourrait ne pas contenir d'éléments opposables à la demande parente, expurgée qu'elle est de ces éléments.
pour répondre à un des commentateurs:
En conclusion, il ne faut pas déposer de demande divisionnaire s’il existe une différence entre la priorité et la demande internationale. Est-ce vraiment une bonne stratégie ?
==> bien sûr que si ! Mais il faut veiller à ne mettre dans la divisionnaire que des éléments non opposables à la parente (donc expurger les exemples, etc). Ou bien autre solution juridique : avant publication de la divisionnaire, si cela est possible au vu de l'état de la technique, renoncer à son droit de priorité pour la divisionnaire. De cette façon, la demande divisionnaire ne peut plus être opposable à la parente (car la date effective pour tous ses objets sera la date de dépôt de la demande parente A76(1)).
Est-ce que cette vue théorique est vraiment objective et juste ?
==> elle l'est probablement. Mais doit être pleinement validée par des chambres de recours.
le raisonnement d'une demande divisionnaire opposable à sa parente par le jeu des articles 54(3) et 89 est tout à fait crédible.
Le fait qu'il y ait une obligation (formalité)de déposer deux demandes pour manque d'unité n'empêche que le raisonnement juridique (A54(3)+A89) est tout à fait logique et qu'une demande divisionnaire peut devenir opposable à sa parente.
En effet, qu'il y ait obligation est une chose, que le demandeur ait construit sa demande divisionnaire par un contenu opposable à la parente en est une autre : dans certains cas en effet, la demande divisionaire pourrait ne pas contenir d'éléments opposables à la demande parente, expurgée qu'elle est de ces éléments.
pour répondre à un des commentateurs:
En conclusion, il ne faut pas déposer de demande divisionnaire s’il existe une différence entre la priorité et la demande internationale. Est-ce vraiment une bonne stratégie ?
==> bien sûr que si ! Mais il faut veiller à ne mettre dans la divisionnaire que des éléments non opposables à la parente (donc expurger les exemples, etc). Ou bien autre solution juridique : avant publication de la divisionnaire, si cela est possible au vu de l'état de la technique, renoncer à son droit de priorité pour la divisionnaire. De cette façon, la demande divisionnaire ne peut plus être opposable à la parente (car la date effective pour tous ses objets sera la date de dépôt de la demande parente A76(1)).
Est-ce que cette vue théorique est vraiment objective et juste ?
==> elle l'est probablement. Mais doit être pleinement validée par des chambres de recours.
Petit rappel : Art 88(3) dit "...le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande[...] qui sont contenu dans la demande [...] dont la priorité est revendiquée."
donc la plage 0-90 de EP2 ne bénéfice pas de la priorité et il y a égalité avec EP1.
à l'anonyme précédent : certes, la plage 0-90 de EP2 ne bénéficie pas de la priorité, mais le problème c'est la plage 0-50, qui elle bénéficie de la priorité, et qui antériorise la plage 0-90.
@ Anonyme du 28 septembre à 18h57:
"Ou bien autre solution juridique : avant publication de la divisionnaire, si cela est possible au vu de l'état de la technique, renoncer à son droit de priorité pour la divisionnaire. De cette façon, la demande divisionnaire ne peut plus être opposable à la parente (car la date effective pour tous ses objets sera la date de dépôt de la demande parente A76(1))."
Mais dans ce cas, si l'objet revendiqué dans la demande divisionnaire est décrit dans le document de priorité, la demande parente n'est-elle pas opposable à la demande divisionnaire?
L'idée est de sacrifier la demande divisionnaire pour sauver la demande parente, quitte à re-déposer une nouvelle demande divisionnaire?
@ Anonyme du 29 septembre à 15h21:
cela dépend du cas d'espèce donc de la façon dont la demande parente et la demande divisionnaire sont rédigées et déposées et ce qu'elles revendiquent.
exemple
demande FR : décrit et revendique cuivre. il y a un exemple de cuivre dans la demande .
demande EP sous priorité de FR : décrit et revendique cuivre, ainsi que l'objet métal et aussi comme nouvel objet, un procédé particulier de fabrication d'un objet en cuivre
DIV : reprend la description de EP (classique), mais ne revendique que procédé cuivre
SI JE CONSERVE PRIORITE
une fois publiée, DIV antériorise métal car DIV décrit un exemple de cuivre qui est un métal particulier.
EP n'est pas opposable à DIV pour objet procédé cuivre (même date effective = date de priorité)
SI JE RENONCE A PRIORITE AVANT PUBLICATION DE DIV
DIV n'est plus opposable à EP car elle n'est pas déposée avant EP, donc la revendication sur métal est nouvelle vis-à-vis de DIV
EP devient certes opposable à DIV car elle bénéficie pour objet cuivre d'une date effective antérieure mais pas pour objet "procédé cuivre"
Ma revendication sur procédé cuivre reste valable
@ Anonyme du 29 septembre à 15h21:
cela dépend du cas d'espèce donc de la façon dont la demande parente et la demande divisionnaire sont rédigées et déposées et ce qu'elles revendiquent.
exemple
demande FR : décrit et revendique cuivre. il y a un exemple de cuivre dans la demande .
demande EP sous priorité de FR : décrit et revendique cuivre, ainsi que l'objet métal et aussi comme nouvel objet, un procédé particulier de fabrication d'un objet en cuivre
DIV : reprend la description de EP (classique), mais ne revendique que procédé cuivre
SI JE CONSERVE PRIORITE
une fois publiée, DIV antériorise métal car DIV décrit un exemple de cuivre qui est un métal particulier.
EP n'est pas opposable à DIV pour objet procédé cuivre (même date effective = date de priorité)
SI JE RENONCE A PRIORITE AVANT PUBLICATION DE DIV
DIV n'est plus opposable à EP car elle n'est pas déposée avant EP, donc la revendication sur métal est nouvelle vis-à-vis de DIV
EP devient certes opposable à DIV car elle bénéficie pour objet cuivre d'une date effective antérieure mais pas pour objet "procédé cuivre"
Ma revendication sur procédé cuivre reste valable
Too many uncertainties still! Would not want to be the one who added a disclaimer to avoid 54(3) from its own divisional application, especially not having any guarantee on how many criteria there would be to fulfill for a selection invention (2 or 3?) and have an opposition concluding that the divisional application can not be considered as 54(3), therefore my disclaimer is contrary to 123(2). I would be then in 123(2)(3) trap. If the EP patent is granted we don’t know how the national courts will decide on the disclaimer. Does anyone know any cases in which this self collision exists apart from the earlier publication of the priority application?
je vais tenter le coup en opposition.
La demande de priorité P décrit une composition C qui présente un effet E, mais ne décrit pas les raisons (moyens techniques) pour lesquels cet effet est obtenu.
La demande EP parente décrit C, l'effet E en raison des moyens M et revendique une composition C présentant des moyens M.
Il existe une demande divisionnaire ED.
Les revendications de EP ne peuvent bénéficier de P.
La demande ED serait donc opposable à EP, car elle bénéficie de la priorité P, et décrit C qui contient de façon inhérente les moyens M et s'oppose donc à la revendication.
Qu'en pensez-vous ?
l'analyse faite par @Anonyme du 29 septembre à 15h21 est intéressante car, selon moi, elle met en lumière le problème fondamental des demandes de brevet dans lesquelles certains éléments (décrits et/ou revendiqués) bénéficient du droit de priorité et d'autres éléments ne bénéficient pas du droit de priorité. Lorsque la demande parente va être publiée, tous les éléments bénéficiant de la date de priorité vont entrer dans l'art antérieur selon l'article 54(3)CBE à l'encontre des éléments ne bénéficiant pas de la date de priorité. De ce fait, si vous revendiquez un des éléments qui ne bénéficient pas de la date de priorité (dans la demande parente ou dans une demande divisionnaire), la publication de la demande parente lui sera opposable au titre de l'article 54(3)CBE. Le fait d'abandonner la priorité pour la demande divisionnaire ne permet pas selon moi d'éviter un éventuelle pb de nouveauté. Dans le cas présenté, il faudrait donc abandonner la priorité à la fois pour la demande parente et pour la demande divisionnaire.
oui mais voir quand même l'exemple d'anonyme du
29 septembre 2011 21:51
qui met en lumière qu'il n'est pas nécessaire et obligatoire d'abandonner la priorité pour la parente.
De plus, les effets de la publication pour la parente ont déjà eu lieu et le fait d'abandonner la priorité après publication ne changera rien (théorie de la fossilisation ; voir directives à ce propos)
Tout ce que vous dites est vrai, mais ceci n'est pas en contradiction avec ce que je dis...à savoir abandonner la priorité de la demande parente avant sa publication dans le cas soumis intialement.
c'est exact
en fait ce n'était pas précisé dans votre message que vous entendiez renoncer à la priorité AVANT la publication de la demande parente
cela signifie en pratique un dépôt de la demande divisionnaire avant la publication de la demande parente donc avant 18 mois
souvent le dépôt d'une divisionnaire a lieu après
je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument déposer une demande divisionnaire avant la publication de la demande parente.
à anonyme du 3 octobre 11:37
bonjour,
je reprends le fil de votre statégie :
vous dites qu'une option possible pour ne pas avoir de problème entre PAR (parente) et DIV consiste à renoncer au droit de priorité pour les deux demandes. Ainsi, PAR ne peut pas être opposable à DIV et vice-versa.
Ceci n'est vrai qu'à condition que vous renoncier à la priorité avant la publication de la demande concernée. Car, après publication, quel que soit le sort ultérieur de ladite demande, son effet en tant que demande intercalaire opposable au titre de Art.54(3) CBE prend tous ses effets. Le renoncement au droit de priorité après publication de la demande ne changera rien au fait que la demande sera opposable au titre de l'Art.54(3) CBE.
voir directives C-IV-7.1.1[Versteinerungstheorie]
donc, dans votre stratégie, vous devez renoncer à la priorité pour PAR avant sa publication, donc avant un délai d'au moins 18 mois de la priorité (Art.93 CBE).
en conclusion, votre stratégie n'est pas efficace que dans certaines conditions.
M. A HAY responded to M Lawrence and M Wilikinson's Poisonous EPC divisionals, in epi 3/11. It would be nice to see what others may think of his approach.
Bonjour,
La plage "0-50" de EP2 est opposable à la plage 0-90 au titre de la nouveauté A54(3), le test de nouveauté est positif ce qui fait qu'il n'y a pas d'obstacle à la brevetabilité (A54 et A56).
La plage "0-90" de EP2 n'est pas opposable à celle de EP1 car la date effective de cette plage est la date de dépôt de EP1 dans les deux cas (A86).
Il me semble que les systèmes de prio et de divisionnaires sont faits de telle sorte que soit les dates effectives sont les mêmes, soit il y'a une antériorité 54(3) nécessairement non pertinente.
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