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lundi 12 septembre 2011

Sur la Toile


A lire cette semaine:

  • un article du Point sur le vote par le Sénat américain de la réforme des brevets
  • D'après le site Numerama, Google a cédé 9 brevets à HTC pour l'aider à combattre Apple. Le site de la BBC révèle qu'HTC n'a pas tardé à utiliser ces brevets auprès de l'ITC
  • le dernier numéro d'epi information (paru avant les vacances), avec des articles fort intéressants sur :
    • l'opposabilité des demandes divisionnaires entre elles ou à leurs demandes parentes (et réciproquement) 
    • la décision G1/09 et ses implications
    • l'Art 55 et les clauses à prévoir dans les accords de confidentialité
  • selon le blog de Claire Guélaud, journaliste au Monde, "une surtaxation des brevets est écartée"
  • dans le Guardian, les anti "brevet-logiciel" s'inquiètent de ce qu'un brevet unitaire pourrait signifier "brevet logiciel sans limite"
  • le site de l'OEB informe, en première page (!), du report de la procédure orale de première instance prévue dans le cadre de l'opposition contre le brevet EP2103236. Il s'agit d'un brevet sur les capsules "Nespresso" impliquant 4 opposants. Apparemment, la division d'opposition a souhaité, le 8 septembre au soir, reprendre la procédure orale le 9 au matin, alors que la convocation ne prévoyait qu'une journée de procédure. A noter que le délai entre la fin de la période d'opposition et la première procédure orale n'a été que de 7 mois, probablement un record. 

PS : vous trouverez un nouveau sondage en haut à droite, qui m'aidera à mieux répondre à vos attentes. Vous pouvez cocher plusieurs réponses.

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6 commentaires:

Anonyme a dit…

Je suis content du retour de la rubrique "Sur la toile".

Robert

Anonyme a dit…

J’aurais voulu connaitre votre opinion sur l'opposabilité des demandes divisionnaires entre elles ou à leurs demandes parentes (et réciproquement). Cette théorie il me semble avait été élaborée pour la première fois par Tobias Bremi dans EPI information 5/2009 suivant la décision T1443/05.

Lukasz Wlodarczyk a dit…

Avant-hier (vendredi 16 septembre 2011) Barack Obama a signé le Leahy-Smith America Invents Act ("AIA") récemment voté par le Sénat des États-Unis. C'est cette date qui détermine les dates d'entrée en vigueur des très nombreuses dispositions de l'AIA, échelonnées sur une période de quatre ans (planning résumé sur http://www.uspto.gov/aia_implementation/aia-effective-dates.pdf).

je me suis demandé si le passage au premier inventeur déposant aux États-Unis présentait des risques similaires à ceux qu'identifie l'article "Poisonous EPC Divisionals" de M. Lawrence et M. Wilkinson publié dans l'EPI Information n°2/2001 (page 54, http://www.patentepi.com/downloads/Information/2011_02_epi_info.pdf).

Selon l'article 121 régissant les "divisionals" aux États-Unis:
"[…] A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application […]".
L'article 121 a été modifié par l'AIA, mais l'extrait ci-dessus reste inchangé.
L'article 120, qui concerne les "continuations" ne présente pas de clause similaire.
La loi ne prévoit donc pas qu'une "divisional" ou une "continuation" ne puisse, par principe, être opposée à une demande parente (ou réciproquement), et ne régit que des situations particulières dans lesquelles l'office a émis un "restriction requirement".

Rien ne s'opposait donc, a priori, et excepté dans les situations ci-dessus, à ce qu'une "divisional" ou une "continuation" expose son titulaire au risque envisagé dans l'article de l'EPI.

Pour ceux qui n'ont pas lu l'article de l'EPI, voici un exemple (que j'ai essayé de rendre aussi synthétique que possible) de situation particulièrement gênante (et qui n'est pas, loin s'en faut, purement théorique).

Si:
1) une demande européenne EP donne lieu à une demande divisionnaire EPD,
2) un exemple particulier couvert par une revendication de la demande EP (respectivement EPD) est divulgué dans une demande P dont EP et EPD revendiquent la priorité, l'exemple n'ayant pas été retiré lors du dépôt de la demande EPD (respectivement EP), et
3) cette revendication ne bénéficie pas de la date de priorité (elle peut notamment généraliser cet exemple particulier, sans que cette généralisation n'ait été envisagée dans la première demande P),
alors:
cette revendication de la demande EP (respectivement EPD) est dénuée de nouveauté selon l'article 54(3) par rapport à la demande EPD (respectivement EP), si cette dernière est publiée.

Lukasz Wlodarczyk a dit…

(suite)


Concrètement, les cas suivants (et bien d'autres) peuvent être envisagés.

A) La demande P est une demande "provisional" US n'offrant pas de support pour une revendication convenablement rédigée (cas malheureusement fréquent, compte tenu de l'appréciation stricte, quasi littérale, du droit de priorité par l'OEB), un mode de réalisation (souvent le préféré) de la revendication à risque étant en revanche divulgué (cas très fréquent également, la "provisional" pouvant par exemple contenir une contribution à un standard ou une spécification technique issue des inventeurs). Plus généralement, un risque existe lorsque la première demande P (quelle qu'en soit l'origine), mal rédigée, ne supporte pas suffisamment une revendication de la demande EP / EPD, mais en divulgue un exemple particulier.

B) Des variantes de l'invention ont été conçues durant l'année de priorité, et le déposant rédige une nouvelle revendication élargie couvrant ces différentes variantes au moment de l'extension (lors du dépôt de la demande EP).

Dans ces deux cas A) et B), le simple fait de diviser (même valablement, sans ajout de matière) la demande EP est susceptible de générer une sorte de double effet Kisscool.
D'une part, la demande mère EP publiée est opposable selon l'article 54(3) à toute revendication généralisée (par rapport à P) de la demande divisionnaire EPD, revendication généralisée dont un exemple particulier est divulgué dans les demandes P et EP.
D'autre part, la divisionnaire EPD publiée est opposable selon l'article 54(3) à toute revendication généralisée (par rapport à P) de sa propre demande mère EP, revendication généralisée dont un exemple particulier est divulgué dans les demandes P et EPD, et il est indifférent que la revendication généralisée ait ou non été présente dans la demande EP dès sa date de dépôt (soit avant le dépôt de la divisionnaire EPD).

En présence des cas A) et B), le demandeur qui souhaite diviser EP se trouve confronté à un dilemme. Doit-il déposer aveuglément une divisionnaire EPD dont la contenu divulgue l'intégralité de la demande P (et donc créer ainsi un art antérieur potentiel à l'encontre de la demande mère EP), ou retirer, au moment du dépôt de la divisionnaire EPD, certains éléments issus de la première demande P (et donc se priver de la possibilité de s'appuyer sur ces éléments par la suite)? De surcroît, au moment de déposer la divisionnaire EPD, il est trop tard (à moins que la demande mère n'ait pas encore été publiée et que le demandeur soit disposé à l'abandonner) pour éviter que la demande mère constitue, le cas échéant, un art antérieur à l'encontre de la demande divisionnaire.

Dans le cas B), il serait éventuellement possible, selon les cas, de sauver l'objet de la revendication généralisée par un artifice de forme consistant à remplacer cette revendication par deux nouvelles revendications:
* une revendication générale dont l'exemple particulier a été retiré par disclaimer (et qui n'est donc pas anticipée par le contenu de la demande de priorité), et
* une revendication spécifique couvrant l'exemple particulier uniquement (et bénéficiant donc de la priorité).

Les dangers ci-dessus illustrent peut-être le fait que la divisionnaire européenne n'a pas vocation à être utilisée comme l'équivalent d'une "continuation" US, mais plutôt, comme son nom l'indique, comme l'équivalent d'une "divisional" US. Cette hypothèse est confortée par les évolutions récentes de la CBE (notamment l'introduction du délai de 24 mois à compter d'une notification de défaut d'unité d'invention). Cependant, même l'utilisation de divisionnaires en réponse à des défauts d'unité présente certains des risques évoqués précédemment.

Lukasz Wlodarczyk a dit…

(suite)

Tout ceci illustre peut-être également le caractère un peu rustre de l'article 54(3) CBE, qui ne remplit pas avec précision l'objectif qui lui aurait été historiquement fixé (interdire la double brevetabilité d'une même invention), et exclut, compte tenu de la simplicité de sa rédaction, un peu plus que ce que l'équité pourrait exiger.

Aux États-Unis, l'article 102(e) en vigueur, que l'on peut considérer comme homologue de l'article 54(3) CBE, présente un niveau de risque infiniment moindre vis-à-vis d'une transposition des scenarii envisageables sur la base de l'article de l'EPI à des demandes de brevet US, pour des raisons qui tiennent à une combinaison de facteurs.
En particulier, la priorité unioniste d'une demande US n'est pas prise en compte pour déterminer si cette demande US est opposable à une autre au titre de l'article 102(e). Une telle prise en compte ne fait pas partie des exigences de la convention de Paris. Cependant, pour des raisons qui peuvent paraître protectionnistes, la priorité d'une "provisional" US est quant à elle prise en compte au titre de l'article 102(e), et le risque n'est donc pas complètement éliminé dans ce cas de figure.
De plus, une demande n'est opposable à une autre au titre de l'article 102(e) que dans la mesure où les inventeurs sont différents. Il ne subsiste donc un risque que si l'objet de la revendication de la demande ultérieure considérée a fait intervenir une entité inventive distincte de celle qui a conçu l'exemple particulier divulgué dans la "provisional" US (par exemple une personne en plus ou en moins, peu important qu'il existe des inventeurs en commun).
Enfin, l'appréciation moins stricte qu'à l'OEB du droit de priorité par l'USPTO est également de nature à atténuer les risques encourus, qui paraissent marginaux.

Lukasz Wlodarczyk a dit…

(suite et fin)

La nouvelle loi comprend un article 102 modifié. Le nouvel article 102(a)(2), qui peut être considéré comme le futur homologue de l'article 54(3) CBE, prend désormais en compte (selon l'article 102(d)(2)) la priorité unioniste des demandes ou brevets cités à l'encontre de la demande US ou du brevet US considéré.
Dans la mesure où la nouvelle loi est présentée comme consacrant le droit au premier inventeur déposant (et non plus au premier inventeur), on aurait pu craindre la présence d'un risque similaire à celui identifié dans l'article de l'EPI.
Cependant, pour qu'une demande soit opposable au titre du nouvel article 102(a)(2), elle doit nommer un inventeur différent. De surcroît, le nouvel article 102(b)(2) exclut de l'art antérieur selon l'article 102(a)(2), notamment, les demandes dont le contenu pertinent provient directement ou indirectement de l'inventeur ou d'un co-inventeur, ou encore les demandes telles que le contenu pertinent de ces demandes et la revendication considérée appartenaient, à la "date effective de dépôt" (définie par le nouvel article 100(i)(1)), à une même personne ou faisaient l'objet d'une obligation de cession à une même personne.
Le risque semble donc également marginal sous l'empire de la nouvelle loi.

L'article 54(3) CBE peut sembler (comme souvent) plus simple que son nouvel homologue étasunien 102(a)(2), ce qui présente sans doute l'avantage de le rendre plus accessible, d'accélérer le traitement des litiges et d'en réduire le coût, mais au prix de quelques dommages collatéraux.
L'article 102(a)(2) nouveau se distingue sans doute par son appréciation plus fine et peut-être plus juste des différents cas de figure envisagés ci-dessus, et semble exclure, en pratique, l'essentiel des risques envisagés par l'article de l'EPI (transposés au droit US).

En revanche il n'est pas certain, compte tenu de sa complexité, que le nouvel article 102 soit exempt de toute anomalie.

De surcroît, la nouvelle loi US risque d'inciter les demandeurs d'origine US à déposer encore plus fréquemment des demandes "provisional", ce qui, dans l'hypothèse où ces demandeurs décideraient d'étendre leur demande en Europe, va multiplier les risques identifiés dans l'article de l'EPI.

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