T867/05 : modification de l'objet et extension de la portée

Pendant la procédure d'opposition, la Titulaire a changé l'objet du brevet, passant d'une "membrane" à un "rein artificiel" (contenant la membrane).

La Chambre rejette les revendications modifiées pour plusieurs raisons :

- défaut de clarté

S'il est clair pour l'homme du métier qu'un rein artificiel est un objet capable de simuler une fonction rénale, le problème est de savoir quel objet est clairement englobé par cette définition.
Ni la demande ni le brevet ne définissent ce qu'il faut entendre par "rein artificiel", si bien que l'on ne sait pas clairement quelles caractéristiques essentielles sont importées dans la revendication 1 par l'introduction du terme "rein artificiel". Notamment, la question n'est pas tranchée de savoir si la membrane en tant que telle peut être définie comme un rein artificiel. Les exigences imposées à la membrane pour qu'elles puisse être utilisée dans un rein artificiel ne sont pas non plus clairement définies.
En résumé, la définition "rein artificiel" n'énonce pas clairement toutes les caractéristiques des entités englobées, sans parler de celles de la membrane, si bien que les caractéristiques supplémentaires au delà de celles mentionnées spécifiquement dans la revendication 1 ne peuvent être identifiées d'une manière directe et non ambiguë (pt 3.9).

- extension de la portée

Aux dires de la Titulaire, un rein artificiel contient non seulement la membrane mais aussi d'autres composants.
Par conséquent, l'introduction du terme "rein artificiel" ne fait pas que limiter la portée, en définissant plus précisément la membrane. Elle importe aussi dans la revendication d'autres composants.
Le passage de "membrane" à "rein artificiel contenant la membrane" conduit à passer d'une entité physique à une entité physique plus complexe, qui n'était pas englobée par les termes de la revendication délivrée. Cela étend la protection conférée, en contrariété avec l'Art 123(3) CBE.


Sur l'aspect de l'extension de la portée, cette décision est commentée (et critiquée) sur le blog K-s Law.

On peut en effet argumenter que, le rein comprenant la membrane, il n'est pas possible qu'un tiers puisse devenir contrefacteur de la revendication portant sur le rein alors qu'il n'était pas contrefacteur de la revendication portant sur la membrane. La revendication de rein pourrait être considérée comme apportant des caractéristiques supplémentaires à la revendication de membrane, ce qui restreint automatiquement sa portée.
A l'inverse, on peut remarquer que la revendication portant sur le rein couvre un objet différent, qui comprend certes la membrane, mais n'est pas une membrane en tant que telle. Le changement d'objet suffirait à étendre la portée conférée.

Décision T867/05

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