La Titulaire demandait le remboursement de la taxe de recours pour violation du droit d'être entendu.
Elle soutenait que, contrairement à ce qui était écrit dans le procès-verbal de la procédure orale de première instance, elle n'avait pas demandé à la division d'opposition d'adapter elle-même la description, mais avait simplement requis de pouvoir le faire en procédure écrite.
La division d'opposition a procédé à l'adaptation de la description et pris sa décision sur le texte ainsi modifié, sans demander l'avis de la Titulaire.
La Chambre note que, même si la Titulaire conteste les dires du procès-verbal, elle n'a pas requis de correction. La Chambre est donc tenue d'accepter comme véridique ce qui y est inscrit, à savoir que la Titulaire a confié à la division d'opposition le soin de procéder à l'adaptation de la description.
Il apparaît toutefois que la division d'opposition a pris une décision sur un texte, incluant une description modifiée, sans le soumettre au préalable à la Titulaire, de sorte qu'elle a enfreint l'article 113(2) CBE, lequel prévoit que l'OEB ne peut prendre de décision que sur un texte proposé ou accepté par la Titulaire. Ainsi, même à supposer que la Titulaire ait demandé à la division d'opposition d'adapter elle-même la description, la division d'opposition était tenue de demander l'approbation de la Titulaire avant d'émettre sa décision.
Il y a donc eu vice de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours.
Décision T1227/14 (en langue allemande)
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lundi 8 janvier 2018
T1227/14 : violation de l"article 113(2) CBE
vendredi 5 janvier 2018
mardi 2 janvier 2018
T389/13 : charge de la preuve en matière d'article 123(2)
La revendication 1 résultait de la combinaison des revendications 1, 4, 16 et 19 de la demande telle que déposée (chacune de ces revendications ne se référant qu'à la revendication 1) et d'un passage de la description.
La Chambre rappelle qu'en opposition la charge de la preuve en matière d'article 123(2) CBE repose sur la Titulaire.
Or, dans le cas d'espèce, la Titulaire n'a pas convaincu la Chambre que les différentes caractéristiques se déduisaient de la demande en combinaison.
La Titulaire n'a en particulier indiqué aucun passage explicite définissant la combinaison revendiquée.
La Chambre n'admet pas que la pratique habituelle serait de considérer comme conforme à l'article 123(2) CBE l'incorporation de plusieurs revendications dépendantes dans la revendication 1. La question de savoir si la combinaison de revendications dépendantes respecte l'article 123(2) CBE ne peut être décidée de manière schématique, et cela indépendamment de la question de savoir si les revendications dépendantes sont mono- ou multi-dépendantes.
Le test à appliquer repose sur ce qui découlerait directement et sans ambiguïté pour l'homme du métier de la demande telle que déposée, ce qui implique d'analyser les différentes caractéristiques des revendications dépendantes visées et leurs relations, telles que divulguées dans la demande, soit explicitement, par exemple par un lien direct, comme une référence à d'autres revendications, soit implicitement, en analysant leur fonction et leurs interactions.
Dans le cas d'espèce, le seul lien entre les caractéristiques réside dans le fait qu'elles constituent des modes de réalisation préférés de la composition de la revendication 1, ce qui ne signifie pas qu'elles se rapportent au même mode de réalisation. Que l'objet de la revendication 1, qui représente une restriction de la revendication 1 d'origine ou une généralisation intermédiaire de modes de réalisation plus spécifiques, découle de la demande, ne peut être décidé qu'au cas par cas, en prenant en compte les circonstances techniques particulières du cas. Or la Titulaire n'a pas fourni d'analyse technique, de sorte que la Chambre ne peut conclure en sa faveur.
La Chambre rappelle enfin que l'idée sous-jacente à l'article 123(2) CBE est qu'un déposant ne peut améliorer sa situation en définissant un objet qui ne découle pas de la demande telle que déposée, car cela lui donnerait un avantage injustifié et serait dommageable à la sécurité juridique des tiers se fiant à la demande d'origine. Permettre à un déposant de déposer une revendication large et spéculative puis de la limiter comme bon lui semble en combinant différents paramètres serait injuste vis-à-vis de tiers qui auraient été les premiers à attribuer un sens à ces combinaisons spécifiques de paramètres. Une invention pour laquelle une protection est recherchée doit avoir été faite et correctement divulguée à la date de dépôt .
Décision T389/13
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Je vous souhaite une excellente année 2018!
vendredi 29 décembre 2017
T1682/15 : l'article 12(4) RPCR appliqué aux arguments
Dans son mémoire de recours, la Titulaire avait pour la première fois prétendu que le document 28 n'appartenait pas à l'état de la technique, étant une divulgation non-opposable au titre de l'article 55(1)a) CBE. Ce document était un article scientifique émanant d'un consultant externe de la Titulaire, qui avait signé un grand nombre d'accords de confidentialité.
Ce document ayant toutefois été publié plus de 6 mois avant la date de dépôt, la Titulaire demandait la saisine de la Grande Chambre, argumentant en détail que cette dernière s'était trompée en décidant (G3/98) que la date pertinente pour l'application de cet article était la date de dépôt et non la date de priorité.
La Chambre note que ces arguments n'avaient pas été soulevés devant la division d'opposition, alors même que ce document 28 avait été fourni par l'Opposant 5 dans son mémoire d'opposition, avait toujours été considéré comme hautement pertinent, et que toutes les preuves quant à l'abus évident étaient déjà entre les mains de la Titulaire.
La Titulaire expliquait que cet argument n'avait pas été déposé en première instance car la division d'opposition ne pouvait pas saisir la Grande Chambre et aurait simplement rejeté l'argument du fait que la publication était intervenue plus de 6 mois avant le dépôt, sans prendre position sur la question de l'abus évident.
La Chambre juge que ceci n'est que pure spéculation. Dans tous les cas, si la question avait été soulevée, les Opposantes auraient été informées que le document 28 aurait pu ne pas être pris en considération et auraient pu se concentrer sur un autre document. Accepter cette nouvelle ligne d'argumentation reviendrait à discuter des aspects totalement nouveaux pour la première fois en recours.
La Chambre n'admet donc pas ce nouvel argument dans la procédure, jugeant qu'il aurait pu être soulevé devant la division d'opposition et qu'il implique une discussion complexe sur un sujet qui aurait pu être discuté en première instance et aurait pu conduire les Opposantes à modifier leurs moyens. L'existence d'un abus évident n'est en outre pas claire à première vue.
Décision T1682/15
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mercredi 27 décembre 2017
CD 07/2012 : conflit d'intérêt
Dans le dernier "epi information" figure une décision intéressante prise par la Commission de discipline de l'epi.
Un mandataire avait rédigé et défendu pour un client A une demande de brevet. Le brevet avait ensuite été cédé à une société B.
Dans le cadre d'un litige opposant A à B, plus particulièrement d'une saisie diligentée par B, le mandataire a pour le compte de A émis une opinion relative à la portée du brevet pour contester l'existence d'une contrefaçon.
Le plaignant, co-inventeur et directeur R&D de B, a saisi la Commission de discipline de l'epi, invoquant un manquement aux règles de conduite professionnelle pour avoir contre les intérêts de son ancien client. Pour le mandataire, B n'a jamais été son client.
La Commission de discipline prononce un blâme à l'égard du mandataire, pour manquement à l'égard des règles suivantes:
- article 3(2) du Règlement en matière de discipline:
Tout mandataire agréé doit se récuser lorsque l'acceptation d'un mandat ou sa continuation le conduirait à connaître d'un cas d'espèce au sujet duquel il a conseillé ou représenté une personne ayant des intérêts opposés à ceux de son mandant, à moins que le conflit d'intérêts n'ait cessé.- article 4.f) du Code conduite professionnelle:
En complément aux articles 2 et 3 du Règlement en matière de discipline, un membre ne doit engager aucune action contre une affaire particulière qui est en cours de traitement ou qui a été traitée par un tel membre ou par une autre personne de son bureau, à moins que le client concerné par cette affaire ne soit d'accord sur cette action ou à moins que ce membre n'ait pas connaissance de l'affaire en question, et ne soit plus en mesure d'en prendre connaissance. Le membre n'est pas autorisé à utiliser au cours de l'action des informations obtenues pendant la période où l'affaire avait été antérieurement traitée, à moins que ces informations ne soient publiques.Pour la Commission, il est clair que ces règles interdisent à un mandataire de donner un avis sur la portée (ou la validité) d'un brevet qu'il a rédigé à toute autre personne que le titulaire.
Un brevet est une "affaire" et donner un avis de non-contrefaçon est "agir contre" au sens de l'article 4.f) précité.
Un mandataire qui rédige une demande est impliqué dans des discussions confidentielles et protégées, au sein d'un cercle de confiance. Les règles citées impliquent qu'un mandataire qui a travaillé dans un tel cercle ne peut plus jamais agir contre le brevet, le bénéfice de cette protection se transmettant avec le brevet. Cela est vrai même si la partie qui demande l'opinion est celle qui a à l'origine obtenu et cédé le brevet. Si le cessionnaire d'un brevet pouvait s'attendre à ce que le mandataire l'ayant rédigé puisse ultérieurement en public ou devant un tribunal critiquer ledit brevet et en discuter la portée ou la validité, la valeur du brevet s'en trouverait diminuée et la confiance du public dans la profession s'en trouverait ébranlée.
Décision CD 07/2012
lundi 25 décembre 2017
jeudi 21 décembre 2017
T428/13 : preuve d'une divulgation orale
L'Opposante affirmait que le contenu d'une présentation publique faite en octobre 2001 à Wiesbaden dans le cadre d'une conférence scientifique antériorisait l'invention.
Les preuves fournies étaient les suivantes:
- D8: une déclaration du présentateur, avec en annexe les deux diapos Powerpoint pertinentes et les notes de préparation
- D9: l'article correspondant, paru en 2002 (après la date de priorité du brevet en cause)
- D10: les proceedings de la conférence, faisant apparaître le titre de la présentation
La Chambre, suivant la jurisprudence établie, estime qu'une seule déclaration émanant du présentateur n'est pas suffisante (T1212/97).
D9 et D10 démontrent que la présentation était accessible au public, mais ne prouvent pas ce qui a réellement été présenté.
On notera également dans cette décision une discussion relative à la recevabilité d'un document D12 fourni après la convocation à la procédure orale. L'Opposante s'appuyait sur le fait que D12 était cité dans le rapport de recherche internationale et était donc connu de longue date par la Titulaire. Cet argument se retourne toutefois contre l'Opposante: pour la Chambre on pouvait s'attendre à ce que l'Opposante l'ait étudié lors de la préparation de l'opposition, et d'ailleurs la traduction D12a avait visiblement été établie pour l'Opposante dès 2005. Ces documents auraient donc pu être fournis bien plus tôt. Le fait que le mandataire ait changé n'est pas pertinent: c'est l'Opposante qui a le statut de partie et c'est elle qui est responsable du dépôt des pièces pertinentes.
Décision T428/13
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lundi 18 décembre 2017
G1/16 : G1/03 n'est pas morte
Dans la décision T437/14, la Chambre 3.3.09 avait saisi la Grande Chambre afin de savoir si la décision G2/10 était également applicable au cas des disclaimers non divulgués, et dans l'affirmative s'il fallait écarter la décision G1/03 (en ce qu'elle a défini des exceptions au point 2.1), ou si les conditions de G1/03 devaient s'appliquer en plus de celle de G2/10.
On rappelle que par "disclaimer non divulgué" on entend un disclaimer tel que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer n'a été divulgué dans la demande telle que déposée.
Pour la Grande Chambre, il existe une différence fondamentale entre disclaimers divulgués et non divulgués, qui nécessite pour chacun un test différent:
- pour les disclaimers non divulgués: le disclaimer satisfait-il les critères de G1/03?
- pour les disclaimers divulgués: test "gold standard" de G2/10
S'agissant des disclaimers non divulgués, la Grande Chambre en profite au point 46 des motifs pour apporter une clarification sur la manière dont les critères de G1/03 doivent être appliqués, en prenant bien soin de préciser que cette clarification ne s'écarte pas de G1/03.
Selon G1/03, un disclaimer non divulgué peut être considéré comme acceptable selon l'article 123(2) s'il respecte l'un des trois critères du point 2.1 du dispositif de G1/03.
Toutefois, toujours selon G1/03, un disclaimer non divulgué ne doit pas être lié à l'enseignement de l'invention; un disclaimer qui n'exclut un objet que pour des raisons juridiques n'a pas d'incidence sur l'enseignement technique de la demande. La Grande Chambre souligne ici que la question sous-jacente est celle de savoir si le disclaimer change qualitativement l'enseignement technique d'origine, au sens où la position du déposant est améliorée en ce qui concerne les autres exigences de brevetabilité. Si c'est le cas, alors l'enseignement technique d'origine a été modifié de manière inacceptable. La Grande Chambre fait remarquer que l'interdiction d'un changement qualitatif s'applique de manière absolue, c'est-à-dire vis-à-vis de l'ensemble de l'art antérieur et non seulement de celui qui a fondé le disclaimer.
La Grande Chambre répond donc de la manière suivante aux questions posées:
Pour déterminer si une revendication modifiée par l'introduction d'un disclaimer non divulgué respecte l'article 123(2) CBE, le disclaimer doit respecter l'un des critères du point 2.1 du dispositif de la décision G1/03.
L'introduction d'un tel disclaimer ne doit pas procurer de contribution technique à l'objet divulgué dans la demande telle que déposée. En particulier, elle ne doit pas être ni devenir pertinente pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de description. Le disclaimer ne doit pas retirer plus que nécessaire soit pour restaurer la nouveauté soit pour retrancher des objets exclus de la brevetabilité pour des raisons non-techniques.
Décision G1/16
Lire l'avis de la Grande Chambre avant la procédure orale
Lire un compte-rendu de la procédure orale (site de l'epi, partie réservée aux membres de l'epi)
Offre d'emploi
Ingénieur Brevets H/F
ACTIVITÉS
Rattaché(e) au Directeur Propriété Industrielle du centre, vos principales missions sont :
- L’analyse de brevetabilité et la rédaction de demandes de brevet,
- Les procédures d'examen internationales et d’opposition,
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- Le support aux litiges.
PROFIL SOUHAITÉ
Vous êtes diplômé(e) du CEIPI et mandataire européen ou en cours de qualification.
Vous détenez au moins 3 années d’expérience en procédures brevets internationales dans le domaine technique des matériaux (optique, mécanique ou physico-chimie des matériaux). Une expérience dans le domaine du logiciel serait appréciée.
Vous avez le sens du client, faites preuve de curiosité scientifique et d’esprit de synthèse.
Des qualités en expression écrite et orale sont nécessaires, ainsi que la pratique courante de l’anglais. L’allemand est un plus.
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Poste à pourvoir : immédiatement
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vendredi 15 décembre 2017
T1589/13 : divulgation sur Internet, niveau de preuve
Les documents E1, E2 et E4 étaient des brochures publicitaires disponibles sur Internet.
La Titulaire, se basant sur les décisions T1134/06 et T1875/06, affirmait que l'accessibilité au public devait être démontrée au-delà de tout doute raisonnable.
La Chambre note à cet égard que la jurisprudence ne suit pas de manière générale ces deux décisions, et considère au contraire que le niveau de preuve est généralement celui de la balance des probabilités (T2227/11). Le niveau de preuve peut exceptionnellement être plus élevé lorsqu'une seule des parties a accès à l'information, par exemple s'agissant d'un usage antérieur. Dans ce cas la difficulté pour une autre partie de prouver la négative a incité la jurisprudence à exiger un niveau de preuve plus élevé.
Dans le cas d'espèce, les documents E1, E2 et E4 émanent d'un tiers, si bien que les 2 parties ont égal accès à l'information pertinente s'agissant de l'authenticité de leur date de publication. La Chambre ne voit donc pas de raisons pour ne pas appliquer la balance des probabilités.
La charge de la preuve revient à celui qui affirme. Elle reposait donc sur l'Opposante, et cette dernière s'étant acquittée de la preuve, il revient alors à la Titulaire d'apporter la preuve contraire.
A cet égard, la Chambre observe que les documents sont des brochures publicitaires faisant apparaître des dates situées entre 1,5 et 5,5 ans avant la date de priorité, si bien que l'on peut présumer que les brochures ont été rendues accessibles aux personnes intéressées bien avant la date de priorité.
Décision T1589/13
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