La demande prioritaire américaine P avait été (valablement) cédée par l'inventeur à la société taïwanaise ASUSTeK, puis au présent Titulaire (Innovative Sonic Limited).
La question cruciale était de savoir si le droit de priorité émanant de P avait été cédé au Titulaire.
La Chambre rappelle un certain nombre de principes en matière de cession du droit de priorité:
- le droit de priorité doit être cédé avant le dépôt de la demande européenne (article 87(1) CBE)
- le droit de priorité peut être cédé indépendamment de la demande prioritaire.
Sur les questions de forme, rien n'est prévu par la CBE, si bien que l'OEB applique généralement la loi nationale. La jurisprudence n'est toutefois pas établie quant à la loi nationale applicable (loi du pays où la première demande a été déposée, loi du pays où la demande ultérieure est déposée, loi du contrat, loi du domicile d'une partie).
La Chambre ne tranche pas cette question et juge que, quelle que soit la loi applicable, la priorité n'est pas valable car les éléments de preuve fournis par le Titulaire sont insuffisants.
La Chambre rejette ainsi les différents arguments du Titulaire:
- contrat conclu postérieurement au dépôt du brevet mais à effet rétroactif selon la loi US: la Chambre considère qu'un contrat rétroactif est contraire à l'article 87(1) CBE et qu'autoriser une cession rétroactive du droit de priorité permettrait aux parties de changer pour le passé la date effective à laquelle un droit substantiel naît et serait donc contraire aux intérêts du public.
- transfert implicite en vertu d'une politique générale selon la loi allemande
La Chambre juge ici que les éléments de preuve fournis sont insuffisants.
Tous les éléments étant entre les mains du Titulaire, elle applique un niveau de preuve élevé (au-delà de tout doute raisonnable (contra: T205/14, T517/14)).
- transfert implicite en vertu d'une politique générale selon la loi taïwanaise: la Chambre n'admet pas cet argument car tardivement soumis.
Un grand Merci aux lecteurs qui m'ont signalé cette décision.
Décision T1201/14
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lundi 11 septembre 2017
T1201/14 : transfert du droit de priorité
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3 comments:
En matière de transfert de propriété, les CR appliquent la loi nationale, mais on ne sait pas laquelle, et se réservent la possibilité d'écarter une loi qui ne leur convient pas...
Et même quand l'OEB admet la validité d'un transfert de priorité, cela ne lie pas les juridictions nationales qui peuvent appliquer leurs propres critères.
Bref, l'incertitude la plus totale règne. Dans ces conditions, je pense qu'il faut éviter à tout prix les transferts de priorité et privilégier les transferts après dépôt, même si les formalités d'enregistrement sont parfois onéreuses.
La remarque du mandataire visant à privilégier le transfert après dépôt est fort pertinente.
Dans le présent cas, la pilule est d'autant plus amère que le document détruisant la nouveauté est un document émanant apparemment de l'une des parties impliquées dans le transfert de priorité, ou à tout le moins discuté lors de discussions visant l'établissement d'une norme de transmission pour téléphones mobiles.
Dans le cas similaire, T 577/11, où le transfert de priorité a eu lieu après le dépôt, un document "tiers" était pertinent.
Eu égard aux difficultés engendrées par ce genre de problème, il pourrait être utile pour le législateur de codifier dans le règlement d'exécution la façon de le droit de priorité doit être valablement transféré.
Vu le petit nombre de cas, on peut douter de la volonté du législateur en la matière. S'agissant d'une question de fond et non de forme, ni l'Art 125, ni la GCR ne peuvent aider en la matière.
Un cas similaire vient de se produire aux Pays-Bas:
Celltrion Inc, v. F. Hoffmann-La Roche AG, Biogen Inc. and Genentech Inc., District Court of the Hague, 27 September 2017, Case No. ECLI:NL:RBDHA:2017:11301
la priorité n'a pas été transférée à temps et n'est donc pas valable, et un document publié dans l'intervalle détruit la nouveauté. Le brevet à la base EP 1 951 304 est bien mal en point dans d'autres juridictions et devant une division d'opposition.
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