Le point crucial dans l'affaire en cause était de savoir si la Titulaire prouvait se prévaloir d'un effet technique associé à la combinaison revendiquée d'empagliflozine et de linagliptine, deux antidiabétiques. Selon la Titulaire, le document post-publié D56 montrait une augmentation des teneurs GLP-1 par rapport à d'autres combinaisons (empagliflozine + sitagliptine ou vildagliptine).
Selon G2/21, un effet technique peut être invoqué pour justifier l'activité inventive si la personne du métier, ayant en tête les connaissances générales et se fondant sur la demande telle que déposée, déduirait cet effet comme "(i) étant englobé dans l'enseignement technique et (ii) faisant partie de la même invention initialement divulguée".
Dans la décision T116/18, la Chambre a considéré que les deux conditions étaient cumulatives et séparées et que leur but était d'éviter de breveter des inventions spéculatives, qui n'ont pas été réellement faites à la date de dépôt. La présente Chambre est en accord avec ces conclusions. Elle critique toutefois le fait que dans l'affaire T116/18 la Chambre ait finalement utilisé le critère de non-plausibilité ab initio alors que la Grande Chambre ne s'est référée à aucun des standards de plausibilité précédemment utilisés dans la jurisprudence.
La présente Chambre choisit l'approche suivante: si l'existence de l'effet technique ou sa généralisation est spéculative, par exemple parce que les données pertinentes n'ont pas encore été générées ou n'ont pas été divulguées dans la demande, la titulaire ne peut se prévaloir de l'effet en cause.
La Chambre estime qu'en l'espèce une personne du métier ne serait pas attendue, sur la base de la demande de brevet, à une augmentation des taux de GLP-1 actifs grâce à une combinaison d'empagliflozine et de linagliptine, par rapport à une combinaison d'empagliflozine avec la sitagliptine ou la vildagliptine.
Cet effet n'est non seulement pas rendu crédible par la demande telle que déposée, mais contredit même son enseignement technique. Dans la demande, l'augmentation de GLP-1 est en effet obtenue pour toutes les combinaisons de composés initialement revendiquées (dont les combinaisons maintenant comparatives), et il ne ressort pas que la combinaison maintenant revendiquée présenterait de meilleurs résultats. L'effet technique ne peut donc être pris en compte pour l'examen de l'activité inventive.
