T746/22: une simple modification arbitraire

Le système de lentille revendiqué se distinguait de celui de D4 en ce qu'il respectait un certain critère mathématique quant aux longueurs focales (caractéristique F2).

Pour la Chambre, cette caractéristique ne procure en soi aucun effet technique pertinent quant aux caractéristiques optiques du système de lentilles. Pour qu'une contribution technique puisse être reconnue, il faudrait définir dans la revendication d'autres paramètres optiques supplémentaires. La caractéristique F2 ne fait que définir un paramètre mathématique arbitraire, de sorte qu'aucun problème technique objectif ne peut être défini.

En accord avec la décision T176/97, si la caractéristique distinctive n'a pas d'effet techniquement pertinent sur l'objet revendiqué et ne résout pas de problème technique objectif de manière crédible, aucune activité inventive ne peut être reconnue. En d'autres termes, le système de lentilles n'est rien de plus qu'une modification arbitraire du système de D4.

La Titulaire faisait valoir que partant du système de D4, la personne du métier disposerait d'un système "parfait" et n'aurait aucune incitation à le modifier. Ce n'est qu'avec la connaissance de l'invention que la personne du métier aurait modifié les longueurs focales de la manière revendiquée. Enfin, une telle modification aurait impliqué une diminution du rayon de courbure de la lentille L3, et donc du chemin optique totale, allant à l'encontre de l'enseignement de D4.

La Chambre n'est pas convaincue car la personne du métier n'avait pas besoin d'une quelconque motivation pour modifier le système de D4 dans une direction ou une autre: lorsque la différence est  une modification arbitraire, la question de savoir si une motivation existe ne se pose pas. Une modification arbitraire sans effet technique est en soi dénuée d'activité inventive.

Décision T746/22

Offre d'emploi

 

Glazing Technologies BU Industrial Property manager

Why do we need you ?

Within the Flat Glass R&D Central Team, the IP department is looking for an Industrial Property (IP) Business (BU) Manager to support the Sekurit activities in defining, implementing and enforcing a dedicated IP strategy, permanently aligned with the Business’ strategy and allowing to collect revenues for the Sekurit R&D Pool CCA.

As IP BU Manager, you're missions will be to :

• Manage the Business’ patents portfolios (several hundreds of patent families and related cases) in line with the Business’ strategy, supervise the regular re-assessments of their value and continuously look for the valuation of your portfolio.
• Manage and follow the cost evolution of the patent portfolio, optimize and control the costs.
• Make the Business aware of its patents portfolio and help them to monitor the competitors and/or customers’ IP practices
• Establish the Freedom to Operate studies assessing the IP risks prior to commercialize a new product or process, an extension to a new country or other cases.
• Coordinate defense or circumvent action to by-pass third party IP rights.
• Coordinate enforcement action in case of alleged infringements with the relevant patent and legal attorneys and the Licensing manager.
• Participate to the negotiations of the licensing-out agreement conditions and manage the needed confidentiality, competition law and anti-trust compliance,
• Implement the licensing-out agreements related to his/her portfolio (internal and external) and help the Business for the eventual licensing-in agreements.
• Negotiate and implement (IP part) the technical co-development agreements together with the demanding party and the Business’ technical and legal representatives.
• Supervise the patent watches handled by the R&D engineers in charge of the R&D studies related to the patent portfolio.
• Provide IP awareness sessions to the Business’ functions and employees, the R&D centers, …
• Participate in the improvement of the Glazing Technologies IP team’s processes (“transversal subjects”).

Is this job for you ?

For this position, we are looking for someone with

• Education:
• Scientific or technical educational background – typically engineer – no specific technical domain
• IP background preferably
• Knowledge/technical competences:
• Minimum 5 years of experience within the industry, preferably in R&D, eventually as a patent attorney in a R&D center IP team.
• Perfectly fluent in English (speaking, reading, writing); German is a plus.
• Shall enjoy reading patents and participating to the writing of documents (contracts).
• At ease with digital tools.
• Soft skills and abilities:
• Open-minded with a strong team spirit – shall become a true accomplice with the other BU IP managers of the same Business, work in close collaboration with the Sekurit R&D director, the Glazing Technologies IP director, patent director, licensing and finance managers, the legal, purchase departments and the patent attorneys located in the R&D centers IP teams.
• Enjoy multiple contacts, building relationships and networking, internally and externally.
• Highly developed soft skills: able to work in a multicultural environment, internal and external, with different functions; able to listen and study his/her environment before acting, able to be agile and to propose tailor made solution.
• Negotiation skills: emotional intelligence, persuasion, patience, perseverance, focus on the objective of reaching a win-win agreement, able to decide of a strategy and to continuously challenge it.
• Autonomous, highly reliable and curious.
• Good communication skills.

 

A little more about us

Saint-Gobain, the world leader in habitat, designs, produces and distributes building materials by providing innovative solutions to the growing markets of emerging countries, energy efficiency and environment solutions. Saint-Gobain is a welcoming house, safe and open to the world, which you enter for a journey.

The main mission of the Technology and Industrial Performance Department is to ensure an interactive support to all the countries and businesses of the Group: industrial roadmaps (standards, benchmarks, performance, energy, CO2, savings, …), R&D programs for the construction businesses strategic investments and strategic purchasing, capacity allocation among countries and operational excellence programs (World Class Manufacturing, World Class Supply Chain, 4.0, digital applications for the manufacturing, …).

To make sure nothing is forgotten

Dimension of the position is multifunctional: intimacy with the Business functions (managers of R&D, marketing, sales, legal…), top management (BU CEO) and the local managers (country CEO, marketing, sales…), International and multi-cultural.

Saint-Gobain encourage la diversité des équipes et favorise notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Pour postuler : https://joinus.saint-gobain.com/fr/fra/red/p/65973/248697/glazing-technologies-bu-industrial-property-manager

T1867/22: caractéristique de type "produit-par-procédé"

Les Opposantes critiquaient la clarté de la revendication 10 car il s'agissait d'une revendication de type produit-par-procédé. Selon elles, une telle formulation ne pouvait être utilisée dans le cas d'espèce car une pièce obtenue à partir d'une tôle ayant subi une étape de laminage à froid aurait pu être définie par des propriétés comme la microstructure, la texture ou encore l'anisotropie des propriétés, les propriétés de telles pièces, comme la rugosité et l'épaisseur de la couche, pouvant aussi être directement spécifiées.

La Chambre rappelle l'exigence de clarté pour les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention implique que la personne du métier doive être en mesure de déterminer quelles caractéristiques techniques identifiables et non ambiguës sont conférées par le procédé au produit qu'il définit, comme par exemple des caractéristiques structurelles ou relatives à des paramètres.

Dans le cas présent, la Chambre est d'avis que de telles caractéristiques sont clairement identifiables par la personne du métier, qui est parfaitement capable de comprendre les effets des étapes du procédé mentionné dans la revendication sur le produit obtenu. À cet effet, la Chambre note que la nature du revêtement métallique à base de zinc et les limites du paramètre d'ondulation sur la surface extérieure dudit revêtement métallique sont clairement spécifiées dans la revendication en question, et que les intimées n'ont jamais expliqué pour quelles raisons des caractéristiques techniques, en l'occurrence celles-ci, conférées par le procédé au produit qu'il définit ne seraient pas identifiables. 

La Chambre souligne également que la décision T150/82, sur laquelle les Opposantes s'appuyaient, n'était pas applicable au cas d'espèce car dans cette affaire la revendication ne définissait le produit que par son procédé d'obtention.

En outre, dans cette décision antérieure, la Chambre avait estimé que la définition d'un produit au moyen de son procédé d'obtention n'était possible que dans les cas où le produit ne peut pas être défini de manière satisfaisante par référence à sa composition, sa structure ou à tout autre paramètre pouvant être testé. Il faut donc déterminer au cas par cas si les caractéristiques de produit disponibles permettent de formuler une revendication adéquate sans avoir recours au procédé. Même si dans le cas d'espèce la Titulaire a identifié certaines caractéristiques de texture ou de microstructure, cela ne prouve pas que le produit pourrait être défini de manière satisfaisante avec ces caractéristiques seules.

Les objections de défaut de clarté sont donc rejetées.

Décision T1867/22

T951/22: "carry-over requests"

L'Opposante demandait à ce que les requêtes subsidiaires déposées avec le mémoire de recours ne soient pas admises car elles étaient selon elle non suffisamment motivées et pas acceptables à première vue. Elle mettait en outre en avant la complexité de la procédure, du fait du nombre élevé de requêtes (35), ainsi que le manque de convergence.

La Chambre fait remarquer que les requêtes subsidiaires 2 à 29 ont été déposées en temps utile en réponse à l'avis provisoire de la division d'opposition, comme indiqué dans le mémoire de recours. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition que ces requêtes faisaient partie des requêtes initiales et finales, et ont donc été maintenues. Elles ne font toutefois pas partie de la décision (au sens de l'article 12(2) RPCR) puisque cette dernière à fait droit à une requête de rang supérieur. Il s'agit donc de "carry-over requests".

Dans son mémoire de recours, la Titulaire a maintenu les arguments en faveur de ces requêtes en faisant référence à un courrier déposé le 20.1.2021 (annexé au mémoire), dans lequel elle avait détaillé sur 10 pages les raisons pour lesquelles ces requêtes étaient déposées.

Par conséquent, la Titulaire a démontré que les requêtes ont "été valablement soulevées et maintenues dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée" comme exigé par l'article 12(4) RPCR. Elle ne peuvent donc être considérées comme des modifications, de sorte que la Chambre ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour ne pas les admettre dans la procédure.

Décision T951/22

T1826/21: absence de caractéristiques essentielles

L'Opposante prétendait que selon la jurisprudence une revendication indépendante devait contenir toutes les caractéristiques essentielles pour que l'invention puisse être mise en œuvre. Selon elle, l'absence de caractéristiques essentielles dans la revendication 1 conférait une protection plus large que celle justifiée par la divulgation du brevet, conduisant en conséquence à une violation des exigences de l'article 83 CBE.

La Chambre ne partage pas cet avis. Il n'est généralement pas suffisant d'établir un manque de clarté pour conclure à une insuffisance de description. Il faut plutôt démontrer que le brevet dans son ensemble (donc pas uniquement les revendications) ne permet pas à la personne du métier, laquelle peut utiliser la description et les connaissances générales, de mettre en œuvre l'invention.

La Chambre ne partage pas non plus l'avis selon lequel l'absence de certaines caractéristiques essentielles étendrait la protection de manière à aller à l'encontre du "principe général selon lequel la protection obtenue par brevet doit être proportionnée à l'enseignement divulgué". Les caractéristiques qui ne sont pas explicitement définies dans la revendication 1 mais qui, comme le comprend la personne du métier, doivent inévitablement être présentes, sont des caractéristiques implicites de la revendication 1 qui limitent son objet. En outre, les caractéristiques qui sont divulguées comme essentielles ou expliquées plus en détail dans la description seront prises en compte lors de la détermination de l'étendue de la protection au titre de l'article 69(1) CBE et du Protocole sur l'interprétation de l'article 69 CBE. 

Décision T1826/21

T458/22: objection tardive quant à la recevabilité d'un recours

Après réception de l'avis provisoire de la Chambre, l'Intimée avait fait valoir pour la première fois que le recours était irrecevable pour défaut de motivation du mémoire de recours. Selon elle, la recevabilité d'un recours devait être examinée à tout moment pendant la procédure de recours. 

La Chambre est consciente qu'il existe une jurisprudence selon laquelle la recevabilité d'une opposition ou d'un recours peut et doit être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris lors de la procédure orale devant la Chambre (T289/91). 

La présente Chambre considère toutefois qu'elle possède un pouvoir d'appréciation pour ne pas prendre en compte l'objection à la recevabilité du recours. 

Une objection à la recevabilité d'un recours est un moyen invoqué au sens de l'article 114(1) CBE, et la question de savoir si un mémoire est suffisamment motivé est une question de fait. La Chambre peut donc statuer ex officio (sans requête d'une partie) sur ces questions, et ce à tout moment de la procédure.

On ne peut toutefois en déduire que les faits invoqués tardivement par une partie concernant la question de la recevabilité doivent toujours être pris en considération, ce qui irait à l'encontre du RPCR. Les articles 12 et 13 RPCR n'excluent pas les questions relatives à la recevabilité d'un recours, et en cela la Chambre est en désaccord avec la décision T1006/21, selon laquelle les requêtes procédurales ne seraient pas des modifications au sens de ces articles. 

Le fait que la recevabilité soit une condition préalable à un examen au fond ne permet pas d'en déduire que cette condition puisse être remise en cause par une partie, notamment après le début de l'examen au fond, ce d'autant plus qu'en règle générale tous les faits nécessaires à l'évaluation sont déjà disponibles au début de la procédure de recours. Les objections relatives à la recevabilité peuvent et doivent donc généralement être soulevées au début de la procédure.

Dans le cas d'espèce, la Chambre ne voit pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient l'admission de l'objection soulevée tardivement (article 13(2) RPCR). L'objection n'est en outre pas pertinente prima facie (article 13(1) RPCR).

La Chambre propose le résumé suivant:

Une chambre de recours n'est pas tenue de prendre en considération les faits présentés tardivement par une partie à la procédure concernant la recevabilité d'un recours ou d'une opposition à tout stade de la procédure

Décision T458/22

JUB - Cour d'Appel - représentation par un salarié ou par un dirigeant

La Cour d'Appel de la JUB a récemment rendu deux ordonnances relatives à des questions de représentation.

Dans une première affaire, la Cour confirme la décision de la Division centrale du 16.9.2024, dans une affaire où l'une des partie était représentée par son président, également mandataire agréé devant l'OEB et représentant devant la JUB (ainsi qu'inventeur du brevet invoqué). 

La Cour décide que le représentant légal d'une personne morale ou toute autre personne physique disposant de pouvoirs administratifs et financiers étendus au sein de la personne morale (exercice d'une fonction de direction ou d'administration de haut niveau, détention d'un nombre important d'actions de la personne morale), ne peut pas agir en tant que représentant de cette personne morale.

L'un des objectifs de la représentation des parties par un avocat est en effet d'assurer que les personnes morales soient défendues par un représentant suffisamment éloigné de la personne morale qu'il représente. 

En revanche, l'exercice indépendant des fonctions de représentant n'est pas remis en cause par le simple fait que l'avocat ou le mandataire en brevets européens, qualifié de représentant en vertu de l'art. 48(1) ou (2) UPCA, soit employé par la partie qu'il représente. Une partie peut donc être représentée par un de ses employés, inscrit comme représentant devant la JUB. Le représentant employé par une partie doit toutefois agir envers la Cour comme un conseiller indépendant en servant les intérêts de son client de manière impartiale, sans tenir compte de ses sentiments ou intérêts personnels.

Ordonnance ORD_68946/2024 du 11.2.2025

Dans une deuxième affaire, un mandataire agréé devant l'OEB et administrateur de la société Swat Medical avait demandé à avoir accès à tous les documents soumis dans le cadre d'une action en révocation opposant Meril et Edwards Lifesciences, accès qui lui avait été accordé par la Division centrale. 

La Cour d'Appel juge que les avocats et mandataires agréés doivent être représentés s'ils sont eux-mêmes parties à une procédure devant la JUB. En outre, la représentation est un point de recevabilité impliquant des considérations d'ordre public que la Cour peut examiner à tout moment, y compris d'office.

Ordonnance ORD_7284/2025 du 12.2.2025

T558/22: le dépôt tardif de requêtes ne justifie pas en soi une répartition des frais

L'Opposante réclamait une répartition des frais en sa faveur du fait que la Titulaire avait déposé 13 nouvelles requêtes 10 jours avant la procédure orale devant la division d'opposition, et sans indiquer de manière claire et complète la base des modifications, et compte tenu du nombre important de requêtes subsidiaires non étayées dans la réponse au mémoire de recours et sans explication complète des modifications. Tout ceci avait nécessité un effort de préparation particulier.

La Chambre rappelle qu'en principe, chaque partie supporte les frais qu'elle a exposés (article 104(1) CBE). Le non-respect du délai fixé par la règle 116(1) CBE n'est pas rare, et il ne peut pas être exclu que la Titulaire ait eu une raison d'agir de cette manière. En revanche, la partie qui ne respecte pas les délais procéduraux court le risque que ses soumissions tardives soient considérées comme non-recevables par la division d'opposition. Néanmoins, il faut plus qu'un simple non-respect d'un délai pour prouver qu'une partie a agi de mauvaise foi ou de façon si négligente que cela justifierait une répartition des frais.

De même, le fait de ne pas avoir étayé les requêtes subsidiaires 2 à 48 est susceptible de pénaliser la recevabilité des requêtes subsidiaires, et dans le cas d'espèce n'a pas eu un grand impact dans la préparation du cas car elles ont été déposées dès que possible dans la procédure de recours. En tout état de cause, une comparaison entre l'objet des requêtes et les objections soulevées devait être faite par l'Opposante, qui ne se serait pas résignée à accepter simplement les arguments de la Titulaire concernant l'admissibilité ou le bien-fondé des requêtes.

Décision T558/22

T2412/22: le nombre de différences n'est pas un signe d'activité inventive

L’invention concernait un méthode et un dispositif pour fournir un modèle d'apprentissage profond personnalisé et calibré pour les utilisateurs et utilisatrices d’un véhicule autonome. 

L'objet de la requête principale se distinguait de D1 en ce que l'adaptation du modèle se faisait sur un serveur centralisé, et non sur le véhicule lui-même, en ce qu'on utilisait une bibliothèque de modèles pour différents véhicules, avec une sélection basée sur un score de relation déterminé à partir des données vidéo, et en l'utilisation d'un schéma de labellisation des données.

La Chambre considère que ces différences sont des alternatives évidentes. Il en est de même pour les différences supplémentaires ajoutées dans les requêtes subsidiaires. 

La Demanderesse argumentait qu'un grand nombre de modifications étaient nécessaires pour aboutir à l'invention en partant de D1, et qu'il n'y avait aucune raison pour que la personne du métier effectue toutes ces modifications. 

La Chambre fait remarquer que le nombre de différences par rapport à un certain état de la technique n’est ni décisif ni un indicateur fiable de la présence d’une activité inventive.

Premièrement, le nombre de différences lui-même peut être, et souvent est, trompeur. Une modification peut impliquer ou rendre évidentes plusieurs autres différences. C'est ici le cas, car le fait d'effectuer les calculs sur un serveur ou encore l'utilisation d'une bibliothèque implique une multitude d'autres "différences" associées.

Deuxièmement, le fait que plusieurs modifications se combinent pour fournir une contribution inventive globale ne dépend pas de leur nombre. Par exemple, elles peuvent être des solutions évidentes à des “problèmes partiels” indépendants.

Décision T2412/22

T1847/22: le changement d'ordre des requêtes les a rendues "procéduralement inactives"

La présente décision rappelle que changer l'ordre des requêtes peut avoir des conséquences procédurales.

La division d'opposition avait maintenu le brevet selon la requête subsidiaire 4, anciennement requête subsidiaire 13. Suite au changement d'opinion de la division d'opposition concernant la nouveauté par rapport à D1, la Titulaire avait en effet réordonné ses requêtes, certaines n'étant pas à même de répondre à l'objection.

En recours, la Titulaire demandait à ce que les requêtes subsidiaires 5 à 11, qui étaient numérotées 6 à 12 en première instance (puis 7 à 13 après le changement d'ordre intervenu en procédure orale) soient examinées avant la requête subsidiaire maintenue en première instance.

La Chambre rappelle que l'objet premier du recours est de vérifier le bien-fondé de la décision de première instance et fait remarquer que du fait du changement d'ordre en première instance, la Titulaire a empêché la division d'opposition de prendre une décision quant à ces requêtes. Le changement d'ordre en recours constitue une modification, de sorte que les requêtes subsidiaires ne sont pas admises dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR.

La Titulaire argumentait que sont changement d'ordre n'était pas une manœuvre procédurale arbitraire mais une réponse au changement d'avis de la division d'opposition pendant la procédure orale. La Chambre rétorque qu'un avis n'est que préliminaire, de sorte qu'un changement d'avis ne peut constituer une surprise. En outre, s'il est vrai que changer l'ordre des requêtes peut souvent réduire la durée des procédures devant la division d'opposition, les titulaires doivent garder à l'esprit que l'ordre des requêtes est déterminée par les titulaires eux-mêmes et doivent refléter l'ordre de préférence dans lequel les requêtes doivent être considérées. La réorganisation des requêtes n'est pas qu'une simple modification sans conséquence procédurale.

Le fait d'avoir empêché la division d'opposition de prendre une décision sur ces requêtes les rend "procéduralement inactives" de la même manière que si elles avaient retirées.

Décision T1847/22

Offre d'emploi

Nous recherchons un(e) gestionnaire de portefeuilles brevets

Becker & Associés, pionnier dans le domaine des Sciences de la Vie et de la Chimie, accompagne ses  clients - laboratoires académiques, start-ups et des grands groupes- dans la construction de leurs portefeuilles brevets.

Poste: au sein de notre équipe administrative expérimentée, vous aurez pour mission la gestion des formalités administratives relatives aux procédures de dépôt, examen et délivrance des brevets en France et à l’étranger. En binôme avec un Conseil en Propriété Industrielle, vous serez en contact direct avec nos clients pour les accompagner du dépôt de leur demande de brevet jusqu’à la délivrance.

Profil: Vous maîtrisez l’expression écrite en français et en anglais et les outils bureautiques de type Office (Excel, Word). De formation type Bac+2 ou Bac+3, vous avez idéalement une première expérience de 2 à 5 ans sur un poste similaire. Vous appréciez le travail en équipe. Nous attacherons une grande importance à votre dynamisme, votre volonté d'apprendre et de progresser dans un métier exigeant rigueur et autonomie.

Nos valeurs : Vous serez entouré(e) de professionnels disponibles et soucieux de vous faire gagner en compétences, dans le respect de votre équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Poste basé à Paris, télétravail partiel possible selon expérience.

Rémunération selon profil

Poste à pourvoir dès que possible, dans le cadre d’un CDI.

Les candidatures sont à adresser à : recrutement@becker.fr

T1841/23: la procédure de recours n'est pas conçue pour servir de support à des considérations tactiques dans des procédures parallèles de contrefaçon

La JUB ayant informé l'OEB de l'engagement d'une action en contrefaçon du brevet opposé début septembre 2024, la Chambre avait rapidement notifié aux parties l'accélération de la procédure et convoqué une procédure orale pour le 11 décembre 2024. Un mois plus tard, la Chambre avait envoyé son opinion provisoire, selon laquelle le brevet ne respecterait pas les exigences de l'article 123(2) CBE. Environ 3 semaines avant la procédure orale, le défendeur à l'action en contrefaçon a déposé une intervention et cité un nouveau document.

La Titulaire a demandé un report de la procédure orale, arguant notamment du peu de temps imparti pour répondre aux nouveaux arguments soulevés par l'intervenant. La Chambre fait remarquer que selon l'article 15(2) c) RPCR, le dépôt d'objections, arguments et preuves nouveaux ne justifie normalement pas un changement de date de la procédure orale. En outre, pour ce qui concerne les points de débat les plus pertinents (article 123(2) CBE), l'intervenant n'a pas soulevé de nouvelles objections mais s'est basé sur les arguments antérieurement au dossier. Du reste, s'il apparaît à l'issue de la procédure orale que le droit d'être entendu d'une partie n'a pas pu être respecté, la procédure peut être poursuivie par écrit. La requête en report de la procédure orale est donc rejetée.

Suite au rejet des différentes requêtes pour extension de l'objet, la Titulaire a formulé une objection au titre de la règle 106 CBE, argumentant qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai d'au moins 2 mois pour répondre à l'intervention, et que le peu de temps disponible rendait difficile l'élaboration de requêtes subsidiaires qui à la fois satisfassent aux exigences de la CBE et procurent la meilleure protection possible, compte tenu de l'action en contrefaçon en cours.

La Chambre rétorque que la question qui a conduit à la révocation du brevet est en discussion depuis le début de la procédure d'opposition, et que la Titulaire a eu amplement la possibilité d'être entendue à ce sujet.

Si une intervention recevable doit être traitée comme une opposition, son dépôt peu de temps avant la procédure orale devant une Chambre n'excuse généralement pas le titulaire (ou les autres parties), et en particulier ne leur donne pas un bon pour un délai supplémentaire. Ses implications concrètes pour la procédure de recours sur opposition doivent plutôt être déterminées au cas par cas, conformément aux dispositions de la CBE et du RPCR.

En outre, la procédure de recours sur opposition n'est pas non plus conçue pour servir de support à des considérations tactiques dans des procédures parallèles de contrefaçon. Il s'agit plutôt d'une contestation existentielle du titre, sur la base de laquelle l'exécution est poursuivie dans la procédure de contrefaçon, et des paramètres tels que la sécurité juridique et l'économie de procédure sont également en jeu. Les difficultés rencontrées par le titulaire pour rédiger des requêtes auxiliaires qui offrent également la meilleure étendue de protection, compte tenu de la procédure de contrefaçon en cours, ne constituent pas une raison pour retarder la procédure de recours.

Décision T1841/23

T295/22: le mode d'administration est une caractéristique distinctive, contre les DIrectives

La revendication 1 portait sur un composé (apremilast) stéréoisomériquement pur pour son utilisation comme médicament, le médicament étant administré par voie orale.

  

Selon les Directives G-VI 6.1.2 (exemple 2),  le mode d'administration peut être un facteur déterminant dans un traitement médical et doit être considéré comme une caractéristique restrictive, mais ce uniquement par rapport à une indication médicale supplémentaire (spécifique). Dans l'exemple 2, à défaut d'indication thérapeutique spécifique, la caractéristique "administré localement" reste purement illustrative et ne constitue pas une caractéristique technique restrictive susceptible de conférer le caractère de nouveauté. 

Toutefois, l'exigence sous-jacente à la spécificité de l'utilisation au sens de l'article 54(5) CBE doit, selon la conclusion explicite de G 2/08 (5.10.3), être interprétée simplement par opposition à la large protection générique conférée par la première application médicale revendiquée d'une substance ou d'une composition, et n'est en principe pas confinée à une indication médicale particulière.

La Chambre considère en conséquence que le mode d'administration est un élément qui caractérise l'objet revendiqué. 

Le mode d'administration ne confère toutefois pas d'activité inventive en partant de l'exemple 12 de D1, qui décrit l'apremilast stéréoisomériquement pur et son utilité, en tant qu'inhibiteur de la PDE4 dans le traitement de maladies inflammatoires. Le problème technique objectif est de proposer un mode d'administration permettant un traitement sûr et bien toléré des maladies liées à la PDE4 et l'état de la technique montre que le développement d'inhibiteurs de PDE4 administrés oralement était prometteur, ce qui constituait une espérance raisonnable de succès. La présence de certains effets avantageux additionnels éventuellement inattendus ne pouvait conférer d'activité inventive dans la mesure où il aurait déjà été évident d'administrer le composé par voie orale (T1356/21).

Décision T295/22

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un(e) Ingénieur(e) Brevet Electronique (H/F)

CASALONGA, première société pluri-professionnelle d’exercice d’avocats et de conseils en propriété industrielle en France, intervient dans tous les domaines de la propriété intellectuelle, tant en conseil qu’en contentieux.

Précurseur, dynamique et innovant, CASALONGA est aujourd’hui un groupe européen de plus de 120 collaborateurs (avocats, CPI brevets et marques, mandataires, juristes, ingénieurs, gestionnaires de portefeuilles, assistants et autres fonctions support), disposant de bureaux à Paris, Munich, Alicante, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Beaune, Pau, Nantes et d’un réseau international de correspondants.

Poste à pourvoir :

Pour accompagner son développement, et notamment son département Electronique en forte croissance, CASALONGA recherche un(e) ingénieur(e) ayant, de préférence, une première expérience réussie en cabinet de conseils en propriété industrielle ou dans un service PI de l'industrie.

Sous la responsabilité de l’associé en charge du département et en liaison directe avec nos clients, vos principales missions consisteront à :

• Rédiger des demandes de brevets en français ou en anglais dans divers domaines de la mécanique et de l’électronique
• Suivre les procédures de délivrance en France et à l’étranger
• Accompagner nos clients dans l’élaboration de leur politique PI
• Etablir des consultations juridiques de brevetabilité et de liberté d’exploitation
• Gérer des dossiers de litiges, en liaison avec les avocats du cabinet

Profil du candidat :

• Autonome, motivé et rigoureux, de formation ingénieur ou universitaire, en électronique, vous bénéficiez idéalement d’un ou deux ans d’expérience
• Idéalement, vous êtes titulaire du CEIPI
• Vos langues de travail sont le français et l’anglais, l’allemand serait un plus

Conditions de travail :

• Type de contrat : CDI à temps complet
• Date de prise de poste : au plus tôt
• Rémunération : en fonction de l'expérience et des qualifications du candidat (sur 13,5 mois)
• Lieu de travail : Paris 6e, Toulouse, Nantes ou Grenoble – possibilité de télétravail
• Le petit plus : soucieux du bien-être au travail, CASALONGA offre des conditions de travail attrayantes et motivantes : télétravail, formation, encadrement, accompagnement lors des examens, évolution de carrière.

CASALONGA offre à tous les candidats les mêmes opportunités d’accès à l’emploi sans distinction de genre, d’ethnicité, de religion, d’orientation sexuelle, de statut social, de handicap et d’âge.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à rh@casalonga.com

T1865/22: détérioration évidente

La composition de décapage revendiquée se distinguait de celle de l'exemple 2 de D7 en ce que la teneur en co-solvant était de 2 à 20%, contre 25% pour l'exemple 2. 

En l'absence d'effet technique associé, le problème technique objectif était de fournir une composition de décapage alternative. La Chambre n'admet pas dans la procédure les avantages allégués pour la première fois lors de la procédure orale.

Le fait de réduire arbitrairement la concentration d'un composant en faveur d'un autre n'est qu'une mesure de routine qui ne pouvait impliquer d'activité inventive.

La Titulaire argumentait que la personne du métier n'aurait pas réduit la teneur en monoéthylène glycol, car selon D7 des teneurs élevées en agent de couplage étaient nécessaire pour obtenir une tolérance à l'eau appropriée. C'est pour cette raison que la division d'opposition avait conclu à la présence d'une activité inventive.

La Chambre n'est pas convaincue par cet argument. Si réduire la concentration en monoéthylène glycol réduit la tolérance à l'eau, alors la même détérioration s'applique aussi à l'objet revendiqué, de sorte que le problème technique objectif serait de réduire la tolérance à l'eau des compositions de décapage de D7. La solution aurait alors été évidente car rien n'aurait empêché la personne du métier de réduire la concentration si une plus faible tolérance à l'eau avait été requise.

Plus généralement, le simple fait que l'objet revendiqué exclue une caractéristique technique divulguée dans l'art antérieur le plus proche comme étant essentielle ou avantageuse pour un effet technique ne peut pas en soi établir l'existence d'une activité inventive. Au contraire, dans des situations où l'exclusion de la caractéristique technique en question est la seule caractéristique qui distingue l'objet revendiqué de l'art antérieur le plus proche, il doit être démontré que l'objet revendiqué atteint cet effet technique dans une mesure comparable à celle de l'art antérieur le plus proche, même en l'absence de cette caractéristique. Sans cette preuve, l'objet revendiqué ne fait qu'entraîner une détérioration évidente de l'effet technique décrit dans l'art antérieur le plus proche.

Décision T1865/22

T1588/22: la division d'examen a agi à l'encontre du principe de protection de la confiance légitime.

La demanderesse (une personne physique non représentée) avait répondu à la notification selon la règle 71(3) CBE en proposant un jeu de revendications modifié. 

Dans la notification suivante, la division d'examen avait soulevé une objection au titre de l'article 123(2) CBE, et indiqué que la demanderesse pouvait soit modifier les revendications pour revenir au texte proposé dans la notification selon la règle 71(3) CBE, soit déposer de nouvelles revendications, étant rappelé qu'une procédure orale aurait alors lieu, pour plus d'efficacité et une meilleure communication. La demanderesse avait en réponse à nouveau modifié ses revendications, et la demande avait ensuite été rejetée par décision écrite.

La Chambre considère que la division d'examen avait créé une attente légitime à ce qu'une procédure orale soit organisée avant toute rejet de la demande. La division d'examen a donc agi à l'encontre du principe de protection de la confiance légitime. 

La décision faisait remarquer que la demanderesse n'avait pas requis de procédure orale, de sorte que son droit d'être entendu avait été respecté. La Chambre n'est pas d'accord, car même si aucune requête en procédure orale n'avait été formulée, la division d'examen avait créé une attente légitime à ce qu'une telle procédure orale ait lieu.

La décision est donc annulée et la taxe de recours est remboursée.

Décision T1588/22

T1249/22: connaissances générales, les Directives doivent être nuancées

Comme indiqué hier, la décision T1249/22 est également intéressante en ce qu'elle nuance la position prise par les Directives concernant la preuve des connaissances générales.

La Chambre critique le fait d'avoir considéré l'ouvrage D5 comme représentatif des connaissances générales. D5 est un livre regroupant 43 articles individuels de différents auteurs. D5 est en réalité plus proche d'un recueil de présentation faites lors d'une conférence que d'un manuel de référence. Le simple fait que les articles soient regroupés dans un seul livre ne fait pas de ce dernier une seule et unique pièce d'art antérieur.

Le fait qu'un document soit considéré comme une preuve qu'un enseignement donné faisait partie des connaissances générales doit se faire au cas par cas selon le principe de libre appréciation de la preuve. Le fait qu'un document soit un livre ou un manuel peut être pertinent, mais n'est pas décisif.

Tout ce qui est écrit dans un livre, ou même dans un manuel, ne fait pas nécessairement partie des connaissances générales à la date de sa publication. Par exemple, un manuel peut comprendre une partie dans laquelle les auteurs présentent un logiciel particulier développé dans leur groupe de recherche. Les détails sur ce logiciel ne faisaient pas nécessairement partie des connaissances générales auparavant ou n'en font pas nécessairement partie du fait de la publication du manuel.

A l'opposé, une déclaration faite dans l'introduction d'un article scientifique, selon laquelle une mesure était courante pour obtenir un effet particulier, peut établir des connaissances générales (voir aussi, dans le même sens, la décision de la division centrale de la JUB du 27/11/2024 s'agissant de déclarations faites dans l'introduction d'une demande de brevet).

La Chambre nuance donc les Directives G-VII 3.1, selon lesquelles les informations figurant dans un manuel le sont car elles faisaient déjà partie des connaissances générales.

Décision T1249/22

T1249/22: approche alternative pour les inventions de type mixte

L'invention concernait le développement - y compris l'entraînement - d'un modèle analytique (par exemple, un modèle d'apprentissage automatique) et le déploiement du modèle analytique entraîné sur un « moteur de calcul » afin de traiter les données entrantes en direct, le but étant de permettre aux experts du domaine, ainsi qu'aux scientifiques et ingénieurs en données, d'effectuer ces tâches rapidement et facilement.

La Demanderesse reprochait à la division d'examen de n'être pas partie d'un document de l'état de la technique particulier, mais la Chambre valide l'approche de la division d'examen.

Dans le cas des inventions qui se rapportent à une mise en œuvre technique d'une méthode non-technique (qui ne contribue pas au caractère technique de l'invention), la Chambre considère comme valide une approche consistant à: 

1.  identifier d'une part la méthode non-technique et d'autre part les caractéristiques de sa mise en œuvre technique, 
2. définir comme problème technique le fait de proposer une mise en œuvre de cette méthode fournie à la personne du métier (technique) en tant que spécification des besoins non-techniques, 
3. évaluer si la personne du métier aurait résolu ce problème technique en proposant la mise en œuvre technique revendiquée.

Dans cette approche, le choix de l'infrastructure informatique sur laquelle la méthode doit être mise en œuvre est considéré comme faisant partie de la solution technique et l'évaluation de l'activité inventive implique d'évaluer s'il aurait été évident de choisir cette infrastructure. 

Cette approche diffère de l'approche partant de l'infrastructure comme "état de la technique le plus proche", dans laquelle le problème technique objectif consiste à proposer une mise en œuvre de la méthode sur cette infrastructure. 

Lorsque l'infrastructure informatique se résume à un système couramment employé pour le même type de méthodes non-techniques (par exemple une architecture client-serveur ou un simple ordinateur), les deux approches aboutiront au même résultat, mais ce ne sera pas forcément le cas lorsque le choix d'une infrastructure spécifique n'aurait pas été évidente pour la méthode non-technique en question (T1325/17).

La Chambre considère en revanche que la décision n'est pas suffisamment motivée car il ne ressort pas clairement quelles caractéristiques ont été considérées comme non-techniques et pourquoi. Le fait de souligner les caractéristiques techniques dans le libellé de la revendication n'est pas suffisant.

La décision comprend également des éléments intéressant sur la notion de connaissances générales, qui seront résumés demain.

Décision T1249/22

T832/22: le standard « au-delà du doute raisonnable » n'exige pas une certitude absolue

La question essentielle dans le présent recours était de savoir si le document D9, un manuel technique de l'Opposante, faisait partie de l'état de la technique. 

La division d'opposition avait considéré que cela n'avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable car les différents éléments de preuve présentés par l'Opposante étaient contradictoires.

La Chambre rappelle le principe de libre évaluation de la preuve, et souligne que ce qui est décisif est le fait d'emporter la conviction des juges (G2/21, 31). Il est donc difficile de quantifier la différence entre le standard "balance de la probabilité" et le standard "au-delà de tout doute raisonnable". Pour la présente Chambre, s'agissant de ce deuxième niveau de preuve, il semble plus opportun de se concentrer sur le terme "raisonnable". Le standard « au-delà du doute raisonnable » n'exige pas une certitude absolue et il suffit que les (la majorité des) membres de l'organe décisionnaire n'aient aucun doute raisonnable quant à la survenance d'un fait allégué. En d'autres termes, même s'il subsiste un doute, le niveau de preuve « au-delà de tout doute raisonnable » peut être respecté tant que le doute subsistant n'est pas raisonnable, ce qui peut être compris comme globalement insubstantiel au vu de l'ensemble des preuves disponibles.

En l'espèce, la Chambre ne décide pas quel niveau doit être appliqué car même en appliquant le niveau de preuve le plus élevé elle est convaincue que le document D9 était accessible au public. 

En effet, le document D39, brièvement mentionné dans la décision attaquée et qui est un rapport forensique établi par une société spécialisée (Bit4Law), établit que le manuel D9, daté du 30.10.2014, a été chargé sur un serveur web public le 19.11.2014. La crédibilité de D39 et la méthodologie utilisée n'ont pas été critiquées par la Titulaire. Les autres preuves fournies ne contredisent pas la conclusion quant à la date de publication de D9. Les personnes ayant déclaré que le document avait été mis sur Internet le 30.10.2014 n'étaient pas celles responsables de la mise en ligne, et le fait que les événements aient eu lieu 10 ans auparavant explique certaines inexactitudes. 

 Décision T832/22

T1345/23: les deux interprétations étaient techniquement sensées

Un lecteur, que je remercie, me signale cette décision intéressante.

Dans le cathéter revendiqué, une douille proximale 206 était montée sur l'extrémité distale de la tige de cathéter, et la partie proximale de chacun des bras 188, 190, 192 et 194 s'étendait à travers la douille proximale.

L'Opposante argumentait que à travers devait s'interpréter en ce que la partie proximale des bras s'étendait sur toute la longueur de la douille proximale (interprétation a)), ce qui était contraire à l'article 76(1) CBE.

La Titulaire argumentait au contraire qu'il fallait comprendre que la partie proximale des bras s'étendait le long d'une partie au moins de la douille proximale (interprétation b)), ce qui était supporté par la demande parente telle que déposée.

La Chambre reconnait que les deux interprétations sont à la fois linguistiquement et techniquement sensées. Mais elle n'est pas d'accord avec la décision T1791/16, selon laquelle il convient de considérer toutes les interprétation techniquement sensées et il suffit que l'une d'elles s'étende au-delà du contenu de la demande initiale pour enfreindre l'article 123(2) CBE. Pour la présente Chambre il convient au contraire de déterminer comme la personne du métier interpréterait la caractéristique incriminée, dans le contexte technique de la revendication 1.

Si la revendication 1 porte sur un cathéter, son contenu concerne plutôt la pointe du cathéter et les éléments qui s'y trouvent. La personne du métier comprend que pour assurer un couplage entre la pointe et l'extrémité distale de la tige du cathéter, il suffit que la partie proximale des bras s'étende partiellement à l'intérieur de la douille, et qu'il n'est nul besoin qu'elle traverse toute la douille.

La Chambre note en outre qu'une revendication doit être interprétée de manière uniforme et cohérente, que ce soit pour évaluer l'extension de l'objet et la nouveauté. Or, l'interprétation b) est plus large que l'interprétation a), de sorte que dans la présente affaire, l'approche suggérée par la décision T1791/16 reviendrait à retenir une interprétation restreinte d'une caractéristique ambigüe, ce qui est contraire à la jurisprudence établie.

Décision T1345/23

T2241/22: combinaison de deux bornes supérieures

Selon la revendication 1 du brevet, le rapport entre la rigidité du support flexible et celle du cadre était supérieur à 11% et inférieur à 20%. Selon la demande parente telle que déposée, ce rapport était de préférence inférieur à 20%, et même inférieur à 11%.

La division d'opposition avait révoqué le brevet, considérant que la gamme ]11-20%[ ne découlait pas de manière directe et non ambigüe de la demande parente.

La Chambre ne partage pas cet avis. De par la divulgation <20% et <11%, la personne du métier reconnaît l'existence de la gamme supplémentaire 11-20% comme une divulgation implicite. Cette gamme découle donc directement et sans ambiguïté de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée, en faisant appel aux connaissances générales courantes, sans qu'il soit nécessaire d'avoir des connaissances plus approfondies qu'une simple arithmétique.

En outre, cette gamme n'est pas en contradiction avec l'enseignement de la demande parente et une personne du métier envisagerait sérieusement aussi bien un rapport inférieur à 11% qu'un rapport supérieur à 11%, qui est la seule autre option dans la gamme générale < 20% (voir aussi T2/81).

La présente affaire se distingue de la décision T1477/21, dans laquelle la demande comprenait une plage générale, neuf sous-plages ainsi que plusieurs plages ouvertes, qui ont été considérées comme des modes de réalisation distincts ne permettant pas à la personne du métier d'établir un lien entre elles ou même un ordre de préférence.

Le présent cas est similaire à l'affaire T113/19, dans laquelle la demande enseignait que les surfaces spécifiques supérieures à 10m²/g étaient satisfaisantes et les surfaces spécifiques supérieures à 15m²/g étaient encore plus satisfaisantes, de sorte que la personne du métier n'aurait pas écarté les compositions ayant une surface spécifique comprise entre 10 et 15m²/g.

Enfin, le fait que la demande ne contienne aucun exemple dans la gamme revendiquée n'est pas pertinent.

Décision T2241/22

NB: dans la décision T1477/21, la Chambre n'avait pas accepté que la gamme 5-30µm découle de manière directe et non ambiguë du paragraphe suivant:

the polymer film has a thickness of from about 5 µm to about 3 mm, for example, from about 5 µm to about 2 mm, or from about 5 µm to about 1 mm, or from about 10 µm to about 500 µm, or from about 10 µm to about 250 µm, or form about 10 µm to about 150 µm, or from about 10 µm to about 100 µm, or from about 20 µm to about 100 µm, or from about 30 µm to about 100 µm, or from about 30 µm to about 80 µm. In certain embodiments, the polymer film has a thickness of at least about 20 µm, or at least about 30 µm, or at least about 50 µm, or at least about 100 µm, or at least about 150 µm, or at least about 200 µm, or at least about 250 µm.

T314/20: interprétation de G2/21

Le point crucial dans l'affaire en cause était de savoir si la Titulaire prouvait se prévaloir d'un effet technique associé à la combinaison revendiquée d'empagliflozine et de linagliptine, deux antidiabétiques. Selon la Titulaire, le document post-publié D56 montrait une augmentation des teneurs GLP-1 par rapport à d'autres combinaisons (empagliflozine + sitagliptine ou vildagliptine).

Selon G2/21, un effet technique peut être invoqué pour justifier l'activité inventive si la personne du métier, ayant en tête les connaissances générales et se fondant sur la demande telle que déposée, déduirait cet effet comme "(i) étant englobé dans l'enseignement technique et (ii) faisant partie de la même invention initialement divulguée". 

Dans la décision T116/18, la Chambre a considéré que les deux conditions étaient cumulatives et séparées et que leur but était d'éviter de breveter des inventions spéculatives, qui n'ont pas été réellement faites à la date de dépôt. La présente Chambre est en accord avec ces conclusions. Elle critique toutefois le fait que dans l'affaire T116/18 la Chambre ait finalement utilisé le critère de non-plausibilité ab initio alors que la Grande Chambre ne s'est référée à aucun des standards de plausibilité précédemment utilisés dans la jurisprudence. 

La présente Chambre choisit l'approche suivante: si l'existence de l'effet technique ou sa généralisation est spéculative, par exemple parce que les données pertinentes n'ont pas encore été générées ou n'ont pas été divulguées dans la demande, la titulaire ne peut se prévaloir de l'effet en cause.

La Chambre estime qu'en l'espèce une personne du métier ne serait pas attendue, sur la base de la demande de brevet, à une augmentation des taux de GLP-1 actifs grâce à une combinaison d'empagliflozine et de linagliptine, par rapport à une combinaison d'empagliflozine avec la sitagliptine ou la vildagliptine. 

Cet effet n'est non seulement pas rendu crédible par la demande telle que déposée, mais contredit même son enseignement technique. Dans la demande, l'augmentation de GLP-1 est en effet obtenue pour toutes les combinaisons de composés initialement revendiquées (dont les combinaisons maintenant comparatives), et il ne ressort pas que la combinaison maintenant revendiquée présenterait de meilleurs résultats. L'effet technique ne peut donc être pris en compte pour l'examen de l'activité inventive.

Décision T314/20