T1063/06 : Revendication définie par un résultat à atteindre et suffisance de description

Voici une décision en langue allemande qui doit être publiée prochainement au Journal Officiel.
La décision m'a été signalée et traduite par Armand Grinstajn, que je remercie. Voici sa traduction; le texte est un peu long mais la motivation de la Chambre mérite d'être lue en détail.

La revendication avait pour objet l'utilisation de composés ayant la capacité de stimuler la guanylate cyclase soluble, indépendamment du groupe hémo de l’enzyme, pour la fabrication de médicaments pour le traitement de maladies cardio-vasculaires telles que l’angine de poitrine, l’ischémie et l’insuffisance cardiaque.

La division d'examen a rejeté la demande pour insuffisance de description.

La Chambre confirme cette décision, pour les motifs suivants:

Sur la portée

Les composés ne sont pas caractérisés par la divulgation de leur structure chimique, leur composition ou d’autres paramètres vérifiables, comme cela est habituellement requis (T 248/85 [3]), mais uniquement par leur capacité spécifique à stimuler la guanylate cyclase soluble.

L’homme du métier ne peut déterminer cette capacité qu'à l'aide du procédé de détermination décrit dans la demande de brevet, sous la forme d’un nouvel outil de recherche. Cette manière de définir les composés chimiques à utiliser par le biais d’un objectif à atteindre vise non seulement les composés trouvés selon l’invention, à savoir les composés ayant la formule générale (I), mais encore tout composé dont la structure n’était pas encore déterminée au jour de priorité et qui est trouvé en application de la méthode de détermination divulguée dans la description. Cette manière de formuler une revendication constitue donc ce qu’on appelle une « revendication préemptive », c’est-à-dire une revendication englobant des inventions futures se basant sur l’invention divulguée pour l’instant.

Le requérant s’est référé à la décision T68/85 et a fait valoir que sa formulation de la revendication correspond à une définition des composés via l’objectif à atteindre, ce qui serait admissible.

Cependant, la définition d’une caractéristique technique dans une revendication n’est pas au libre choix du déposant. Au contraire, l’invention à protéger doit être définie de la manière objectivement la plus précise (T 68/85 [8.4.2]). Par conséquent, la caractérisation de composés chimiques par une définition non structurelle, uniquement via l’objectif à atteindre, ici par le fait de posséder une capacité spécifique, n’est admissible que dans des cas exceptionnels, où il n’est pas possible de définir l’invention plus précisément par d’autres moyens, sans opérer une limitation inacceptable de la contribution à l’état de la technique (T 68/85 [8.4.1-2])

Comme le déposant ne peut prétendre à une protection que pour sa véritable contribution à l’état de la technique, c’est-à-dire pour l’invention qu’il a réellement faite, il est obligatoire de limiter l’objet de la revendication à l’invention qui est réellement divulguée dans la demande en question. Cette invention ne comprend pas l’utilisation des composés chimiques qui n’étaient pas encore structurellement déterminés à la date de priorité et qui ne sont trouvés qu’ultérieurement, en application du nouvel outil de recherche qui est donné dans la description. Ceci se fonde sur le principe que, dans le cadre de la CBE, les inventions pour lesquelles un brevet doit être délivré doivent apporter une contribution à l’état de la technique, c’est-à-dire elles doivent mettre à la disposition du public une solution technique à un problème technique ayant son origine dans l’état de la technique.

Le but de la protection par brevet selon la CBE n’est pas de réserver au déposant un champ de recherches inexploré, mais de protéger les résultats d’une activité de recherche couronnée de succès en récompense du fait que des résultats concrets et techniques sont rendus accessibles au public.

Le requérant a objecté qu’au moment de l’invention, on ne connaissait que des composés qui stimulaient la guanylate cyclase soluble, soit en libérant du NO, soit par une interaction directe avec le groupe hémo de l’enzyme. L’invention aurait, pour la première fois, trouvé des composés qui sont capables d’activer la guanylate cyclase soluble indépendamment du groupe hémo de l’enzyme, par le moyen d’un nouveau mécanisme d’action. De par la méthode de détermination décrite dans la demande de brevet en question, sous la forme d’un nouvel outil de recherche, il était possible de trouver des composés montrant ce mécanisme d’action indépendamment du groupe hémo. Comme cette contribution à l’état de la technique est très importante, il serait équitable d’admettre une définition très large de la revendication, englobant également des composés qui n’étaient pas encore trouvés et divulgués, afin de rendre justice à cette contribution à l’état de la technique et d’exclure des actions de contournement par des tiers.

Cependant, les revendications ne visent ni la méthode de détermination pour trouver les composés chimiques, ni un autre outil de recherche en tant que tel, permettant de déterminer la capacité (au sens de la revendication) des composés, mais uniquement l’utilisation de produits chimiques. C’est pour cette raison que l’objection de la requérante passe à côté du véritable objet des revendications. En ce qui concerne les « actions de contournement » par des tiers, il s’agit plutôt d’inventions futures, qui ne sont pas encore divulguées dans la demande en question et qui, par conséquent, ne font pas partie de la véritable contribution de l’inventeur à l’état de la technique. Or l’inventeur ne peut prétendre qu’à une protection visant sa véritable contribution. Pour cette raison, cet argument de la requérante ne peut pas être retenu.

Par rapport aux Directives dans lesquelles la requérante cherche à fonder son droit à une définition via l’objectif à atteindre, il n’est pas possible de les invoquer. Il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l’exposé de la requérante concernant le contenu des Directives est correct ou non, car ces Directives sont publiées par le Président de l’OEB et ne lient pas les Chambres de recours (T 162/82 [9]). Tout au contraire, en application de l'Art. 23(3) CBE, dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la CBE.

Par conséquent, la Chambre arrive à la conclusion que dans le cas présent, il est acceptable pour la requérante de remplacer la caractérisation des composés à utiliser via l’objectif à atteindre par une invention qui est effectivement divulguée dans la demande, c’est-à-dire de se replier sur la véritable contribution à l’état de la technique.

Concernant l’insuffisance de description

Au moment du dépôt, les seuls composés connus pour stimuler la guanylate cyclase étaient des composés qui stimulent l’enzyme soit par une interaction directe avec le groupe hémo, soit par une interaction hémodépendante.

Ainsi, tous les composés pensables ne montraient pas la capacité de stimuler la guanylatcylcase soluble indépendamment du groupe hémo de l’enzyme, requise selon la revendication. Au contraire, l’homme du métier doit choisir les composés appropriés parmi une quantité indéterminée et innombrable d’alternatives.

Lors de ce choix, il ne peut pas se servir de ses connaissances générales pour choisir, parmi l’ensemble des alternatives possibles, ces composés chimiques appropriés qui sont englobés par la définition via l’objectif à atteindre, en plus des composés ayant la formule générale (I), cités comme exemples dans la demande de brevet. En effet, la demande de brevet divulgue justement que l’invention est basée sur un « nouveau mécanisme d’action ». Par conséquent, lors du choix des composés chimiques ayant la capacité requise, l’homme du métier n’a besoin que des indications contenues dans la demande de brevet.

Comme il n’y a aucune règle de choix dans la demande de brevet, même pas sous forme d’une relation entre structure et action lui permettant d’identifier d’avance des classes de composés a priori appropriées, l’homme du métier ne peut compter que sur le principe du tâtonnement (« trial and error »), en examinant expérimentalement des composés choisis arbitrairement par le moyen de la méthode de détermination indiquée dans la demande en question, afin d’identifier, parmi la quantité innombrable de composés alternatifs possibles, les composés qui stimulent la guanylate cyclase soluble indépendamment du groupe hémo.

La demande de brevet ne lui donne pas non plus de mode d’emploi pour lui permettre de réussir nécessairement et directement par l’évaluation d’erreurs initiales. Même le fait de disposer d’une structure concrète d’une classe de composés ayant la formule générale (I) n’aide pas l’homme du métier dans cette entreprise. Par conséquent, pour trouver toutes les alternatives appropriées, il devrait examiner tous les composés imaginables par rapport à la capacité que mentionne la revendication. Ceci constitue une invitation à effectuer un programme de recherches et, par conséquent, une difficulté excessive (voir T 435/91, [2.2.1], dernier paragraphe et T 1151/04 [3.1.2]).

La requête principale est donc rejetée pour insuffisance de description (A 83).

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