Merci à la lectrice qui m'a signalé cette affaire.
Dans l'affaire T56/21, la Chambre 3.3.04 envisage de poser la question suivante à la Grande Chambre de recours:
Existe-t-il un manque de clarté ou de support au sens de l'article 84 CBE si une partie de la divulgation de l'invention dans la description et/ou les dessins d'une demande de brevet (par exemple un mode de réalisation de l'invention, un exemple ou une clause de type revendication) n'est pas comprise dans l'objet pour lequel la protection est recherchée ("incohérence de portée entre la description et/ou les dessins et les revendications") et une demande peut-elle en conséquence être rejetée sur la base de l'article 84 CBE si la demanderesse ne supprime pas l'incohérence de portée entre la description et/ou les dessins et les revendications en modifiant la description ("adaptation de la description")?
La question serait donc limitée aux procédures ex parte.
La Chambre note que la jurisprudence récente est divisée sur le sujet, comme les lectrices et lecteurs de ce blog ont pu le remarquer. Des Chambres ont rendu des décisions divergentes sur la question de savoir si l'article 84 CBE exige une adaptation de la description en cas d'incohérences avec les revendications. On notera que la Chambre 3.3.04 est celle qui a récemment relancé le débat avec sa décision T1989/18.
Pour la Chambre, l'article 84 CBE pose des exigences quant aux revendications, pas à la description. Les travaux préparatoires n'offrent que peu d'information quant aux intentions des législateurs. La jurisprudence a longtemps considéré que l'adaptation de la description était nécessaire, en particulier pour faciliter l'interprétation par les tribunaux selon l'art 69 CBE. Dès le départ, les Directives ont exigé que les incohérences soient supprimées. Ceci est toutefois difficile à concilier avec la jurisprudence selon laquelle les revendications doivent être claires en elles-mêmes et avec la jurisprudence sur l'article 69 CBE, lequel ne s'applique à l'OEB que pour l'examen de l'article 123(3) CBE.
En l'espèce la demande avait été rejetée car la demanderesse insistait pour conserver dans la description des clauses de type revendication décrites comme des "modes de réalisation spécifiques" mais qui n'étaient plus conformes à l'invention considérée comme brevetable. Selon les Directives F-IV 4.4, ce type de clause doit être supprimé.
20 comments:
L'exigence d'adaptation continue de heurter mon sens logique.
L'A84 dispose que les revendications doivent se fonder sur la description. En aucun cas cette formulation n'est équivalente d'un point de vue logique à "les revendications doivent englober toute la description", ou "se fonder sur l'intégralité de la description".
Si les revendications sont claires, une description comprenant des modes de réalisation non explicitement couverts, voire explicitement non couverts, ne devrait pas mener à un quelconque problème de clarté de la portée des revendications. Partant de là, il n'y aurait aucune nécessité à adapter la description (exception du support formel des revendications).
En outre, un mode de réalisation peut ne pas être couvert, tout en incluant des modes de réalisation de certaines caractéristiques des revendications qui seraient parfaitement compatibles avec l'invention telle que revendiquée. Autrement dit, ce mode non couvert comprend néanmoins un enseignement technique utile pour interpréter les revendications.
Il serait bon que la GCR tranche sur ce sujet, et si possible sans une réponse de normand ouverte aux "interprétations dynamiques".
Poussons la logique jusqu'au bout : une fois la description de la demande mise en totale correspondance avec les revendications, supprimons purement et simplement ces revendications devenues inutiles.
Revenons in fine à des brevets sans revendication, comme au bon vieux temps. Et la boucle sera bouclée.
C'est amusant, pendant plus de 40 ans tout le monde a adapté sa description sans que ça pose problème, et là d'un coup on a l'impression que c'est un crime contre l'humanité.
La description servant à interpréter les revendications, il y a un intérêt évident pour la sécurité juridique des tiers à supprimer (ou au moins indiquer comme "hors invention") ce qui n'est plus conforme à l'invention. Que les mandataires râlent car ça leur fait du boulot en plus et leur donne moins de chances d'embobiner un juge, je comprends, mais les mandataires ne sont pas les seuls parties prenantes dans cette histoire.
Indiquer comme "hors invention" et supprimer, ce n'est pas la même chose.
Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi l'OEB était le seul Office de brevets au monde a demander cette adaptation stricte. Il ne me semble pas qu'il y ait une telle insécurité juridique dans tous les pays qui ne le font pas. Et pendant 40 ans ( bon, plus de 35 en vrai), j'ai "adapté" la description mais pas éliminé tout ce qui n'était pas revendiqué.
Et justement, puisque la description sert à interpréter les revendications, quel intérêt à ce que la description soit la copie conforme des revendications? Dans ce cas il n'y a plus de possibilité d'interprétation.
J'adhère totalement au 1 er commentaire, selon lequel un " mode non couvert comprend néanmoins un enseignement technique utile pour interpréter les revendications".
En droit des brevets, la Clé de la Convention sur le brevet européen (CBE) est l'article 84, qui concerne principalement la clarté et le support de la demande de brevet. Selon cet article, une demande de brevet européen doit être formulée de manière claire et concise, de sorte qu'un expert dans le domaine technique puisse comprendre l'invention qui fait l'objet de la demande. En d'autres termes, les revendications doivent être claires et soutenues par la description et les dessins de la demande.
Si une partie de la divulgation de l'invention dans la description et/ou les dessins de la demande de brevet n'est pas comprise dans les revendications, cela peut constituer une incohérence de portée entre la description et/ou les dessins et les revendications. Cette incohérence peut poser un problème de clarté et de support, car les revendications sont censées définir précisément l'étendue de la protection recherchée.
Si l'exigence de clarté et de support n'est pas respectée, l'Office européen des brevets (OEB) peut rejeter la demande de brevet en vertu de l'article 84 CBE. Cependant, il est important de noter que l'OEB offre généralement aux demandeurs la possibilité d'amender leur demande de brevet pour répondre à ces exigences avant de procéder à un rejet. En effet, la demanderesse peut modifier la description pour clarifier la portée de l'invention et s'assurer que les revendications sont soutenues par la description et les dessins.
Il est donc essentiel, lors de la rédaction d'une demande de brevet, de veiller à ce que la description et les dessins soient en cohérence avec les revendications et de s'assurer que toutes les caractéristiques essentielles de l'invention soient correctement incluses dans les revendications. Cela permettra de réduire le risque d'incohérence de portée et d'assurer que la demande de brevet satisfasse aux exigences de clarté et de support en vertu de l'article 84 CBE.
Etre en cohérence ne signifie pas décrire uniquement ce qui est revendiqué.
Par exemple, la description décrit une nappe verte dans un mode de réalisation, puis une nappe rouge dans un autre mode de réalisation. Revendiquer une nappe verte est en cohérence avec la description, et la revendication est parfaitement claire et se fonde sur la description.
De plus, l'art. 84 CBE traite des revendications et non de la demande de brevet dans son ensemble : "[...] Elles (les revendications) doivent être claires et concises". Même l'art. 83 ne présente pas d'exigence de concision : "L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète [...]".
L'exigence de concision pour la description n'apparaît qu'en règle 42(2) CBE, et encore, en tant que possible exception pour présenter la description différemment de ce qui est prévu en règle 42(1) CBE : "La description doit être présentée de la manière et suivant l'ordre indiqués au paragraphe 1, à moins qu'en raison de la nature de l'invention, une présentation différente ne soit plus concise ou ne permette une meilleure compréhension."
Dans ce cas pourquoi continuer à prétendre dans la description que l'invention porte aussi sur des nappes rouges ? Quel problème à écrire que les nappes rouges sont hors invention ?
Ne renversez pas la charge. La question n'est "pas quel problème à écrire que les nappes rouges sont hors invention?" mais bien "quel problème à laisser les nappes rouges dans la description?". Comment pouvez-vous avancer que la description prétend que l'invention porte aussi sur les nappes rouges alors que les revendications sont limitées aux nappes vertes ?
Bravo !
L'interlocuteur *en réponse à ChatGpt" a raison sur certains points, et je vais clarifier les éléments concernant l'article 84 CBE et l'exigence de cohérence dans la description et les revendications.
Cohérence entre la description et les revendications :
Effectivement, être en cohérence ne signifie pas nécessairement que la description doit se limiter à décrire uniquement ce qui est revendiqué. La description doit fournir une divulgation suffisamment claire et complète de l'invention, et elle peut inclure plusieurs modes de réalisation ou exemples pour illustrer l'invention de manière plus large. Cela permet de montrer différentes applications de l'invention sans restreindre la portée des revendications. L'exemple donné de la nappe verte dans un mode de réalisation et la nappe rouge dans un autre mode de réalisation est valide si la revendication couvre toutes les nappes, quelle que soit leur couleur. Cependant, il est essentiel que les revendications soient formulées de manière claire et précise, de manière à définir précisément ce qui est revendiqué.
Article 84 CBE et la concision :
L'article 84 CBE traite effectivement des revendications et exige qu'elles soient claires et concises. Il ne traite pas directement de la description, mais l'exigence de clarté s'étend également à la description et aux dessins en vertu de l'article 83 CBE. L'article 83 CBE stipule que l'invention doit être exposée de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse la mettre en œuvre. Cela signifie que la description doit être claire et compréhensible, tout en fournissant tous les détails nécessaires pour permettre la mise en œuvre de l'invention. Cependant, il est vrai que l'exigence de concision pour la description n'est pas explicitement mentionnée dans l'article 83 CBE.
Règle 42(2) CBE et la concision de la description :
Il a également raison concernant la règle 42(2) CBE, qui concerne spécifiquement la présentation de la description. Cette règle indique que la description doit être présentée de la manière et suivant l'ordre indiqués au paragraphe 1, sauf si une présentation différente est plus concise ou permet une meilleure compréhension. Cela signifie que, même si la règle 42(1) CBE énonce un ordre standard pour la présentation de la description, une présentation différente peut être autorisée si elle est plus concise ou plus compréhensible. Toutefois, cela ne signifie pas que la description peut être trop longue et détaillée, car elle doit toujours être claire et concise dans son ensemble.
En résumé, la description doit être suffisamment claire et complète pour permettre à un homme du métier de mettre en œuvre l'invention, et elle peut inclure des modes de réalisation ou des exemples supplémentaires sans restreindre la portée des revendications. Les revendications, quant à elles, doivent être formulées de manière claire et concise pour définir précisément ce qui est revendiqué. La concision de la description est exigée en vertu de la règle 42(2) CBE, mais la clarté de l'ensemble de la demande est couverte par l'article 83 CBE.
C'est vraiment ChatGpt ?
Oui c'est bien moi.
Il est intéressant de noter que la notification de la CR a été rédigée par le même membre juridique qui a déjà œuvré la de la fameuse décision T 1989/18 avec d’ailleurs le même déposant.
Il était donc possible de s’attendre à une répétition de ce qui s’est passé dans T 1989/18. La seule différence est que maintenant le même membre juriste suggère un renvoi devant la GCR. On peut imaginer que le membre juriste souhaite un renvoi devant la GCR, mais n’ose pas le demander directement. Si le déposant donne une réponse positive à la question indirectement posée, il y aura un renvoi devant la GCR.
Un renvoi devant la GCR n’est peut-être pas la meilleure solution. D’une part, la GCR, peut, comme elle l’a souvent fait, réécrire les questions ou les interpréter de façon à ce qu’un certain résultat souhaité soit obtenu. Dans les années récentes, la GCR s’est laissée aller à prendre des décisions de nature plutôt politique, cf. G 2/19, G 3/19, G 1/21 ou qui ne servent pas à grand-chose vu le caractère abscons de la réponse. Cf. G 2/21.
Je me méfierai donc plutôt d’une saisine de la GCR dans sa composition des récentes années. Sachant ce que veut le haut management de l’OEB, cf. G 3/19 ou G 1/21, et vu la modification des directives F-IV, 4.3, le résultat ne fait pas vraiment de doute.
En ce qui concerne l’adaptation de la description, il faut raison garder.
Si dans le jeu de revendications telles que déposées ou dans la description des caractéristiques sont présentées comme optionnelles, et qu’elles finissent dans la revendication indépendante, que ce soit en examen ou en opposition, il me semble évident de ne pas pouvoir continuer à prétendre dans la description que ces caractéristiques sont toujours encore optionnelles.
Si certains modes de réalisation pouvaient lors du dépôt être représentatifs de l’invention telle que revendiquée, mais qu’ils ne le sont plus après examen, il me semble évident de ne pas pouvoir continuer à prétendre dans la description que ces modes de réalisation sont toujours encore représentatifs de l’invention.
Vouloir maintenir dans la description des clauses qui ressemblent à des revendications, mais qui en réalité n’en sont pas, au prétexte qu’elles peuvent contenir des informations qui pourraient être utiles plus tard pendant la vie du brevet délivré, montre une chose : la description n’a pas été rédigée correctement, car ces informations devraient se trouver dans le corps de la description. Il n’a jamais été interdit de transférer dans la description des informations contenues dans les revendications d’origine mais absentes de la description d’origine.
Supprimer des pans entiers de la description peut se montrer délicat, et que certains mandataires soient réticents à le faire est compréhensible, mais alors il faut accepter que certains modes de réalisations soient déclarés non-représentatifs de l’invention telle que revendiquée.
Si la description ne doit plus être modifiée il convient alors de rendre systématique et obligatoire la consultation du dossier d’examen ou d’opposition en cas de litige devant une juridiction ´nationale ou supranationale. Ce n’est qu’à cette condition que les incohérences entre revendications et description pourront être détectées.
En réponse à « La question n'est "pas quel problème à écrire que les nappes rouges sont hors invention?" mais bien "quel problème à laisser les nappes rouges dans la description?" ». Le problème est que parfois (à dessein ? - peut-être pour embobiner le juge comme il a été avancé plus haut) les revendications ont trait à des nappes vertes ou de couleur similaire. Si le mot similaire, qui n’est pas clair, n’est pas mieux défini dans les revendications, il va falloir lire ces dernières à la lumière de la description… dans laquelle on retrouve des nappes rouges. A moins d’être daltonien, rouge et vert, c’est pas vraiment pareil.
Attendons de voir ce qui adviendra de la suggestion de saisine de la GCR et comment elle sera reformulée par la GCR, si le déposant accepte la suggestion conformément à la logique de sa démarche.
La pratique de l'OEB d’imposer des adaptations de la description après modification des revendications a d’ores et déjà démontré son potentiel de toxicité systémique : risques de révocation au titre de l'Art 123(2), usages abusifs de la notification 71(3), divergences des chambres de recours sur l'interprétation de l'Art 84 (même la justification des adaptations a varié chez les chambres qui y sont favorables, d’une exigence plus qu’extensive de « support dans la description » à une référence à la 1ère phrase de l’Art 84 dans T 3097/19), charge de la preuve d’un défaut de clarté (cf T 2194/19 décidant que la charge de la preuve incombe à la division d’examen), divergences sur l'application de l'Art 69 à l'examen des demandes, incertitude sur la définition de la « description » visée à l'Art 69 (description du brevet délivré ou de la demande initiale ?).
Si on juge l'arbre à ses fruits, il y a de toute évidence un sérieux problème et l’OEB doit y remédier. La sagesse serait de s'inspirer du principe des Directives PCT ISPE (section 5.29), qui n'exige d'adapter la description que lorsque cela est nécessaire, c'est-à-dire lorsque les termes de la revendication ne sont pas clairs en raison d’une contradiction avec la description, et déclare à l’inverse qu'il n'est pas nécessaire de supprimer les incohérences entre les revendications et la description qui n’ont pas pour effet un défaut de clarté des termes des revendications.
Les objectifs 2023 de l’OEB incluent des travaux en vue de la convergence avec les offices de brevets nationaux des Etats membres (« Convergence of practice programme »). Il serait très souhaitable d’élargir le programme de travail pour y inclure la question des adaptations de la description, avec pour objectif d’aboutir à une pratique harmonisée au niveau européen.
A propos des risques que des modifications de la description soient considérées comme matière nouvelle par un tribunal national, avec pour effet la révocation du brevet, une décision très récente de la Haute Cour britannique est d’un intérêt tout particulier :
(Ensygnia c. Shell [2023] EWHC 1495).
Cette décision offre en effet une discussion détaillée de l’effet des modifications consistant à déclarer que certains modes de réalisation sont en dehors de la portée des revendications. Selon cette décision ([167]-[188]), ces modifications constituent de la matière nouvelle.
Cette décision porte sur un brevet britannique national, mais le raisonnement du tribunal aurait pu s’appliquer de la même manière à la partie britannique d’un brevet européen. D’ailleurs, la décision présente au [114] l’Art 69 CBE comme un principe central dans l’interprétation des revendications.
Cela suggère un argument pour contester une exigence d’une division d’examen que le déposant adapte la description à des revendications modifiées, ou pour contester des modifications apportées par la division d’examen au stade de la notification 71(3) : expliquer que les adaptations exigées risquent d’être contraires à l’Art 123(2) ou d’être considérées comme matière nouvelle par un tribunal national, avec pour effet la révocation, en citant à l’appui de cet argument la décision Ensygnia.
Cela reviendrait à dire : compte tenu des enseignements de la décision Ensygnia, il incombe à l’OEB d'apporter la preuve que les adaptations demandées ne risquent pas d’être considérées comme matière nouvelle.
A Toute cette excitation est plutôt amusante
Sur la dernière phrase : c'est aux juridictions nationales ou supranationale de regarder le dossier d'examen. Ce n'est pas à l'OEB de se substituer à eux.
D'accord avec vous sur le fait que la saisine de la GCR risque de ne pas mener à une interprétation littérale de l'A84.
A Anonyme du 24 juillet 16:58
Ce n'est que récemment que l'OEB a commencé à demander des amendements au delà de ce qui était fait précédemment. J'ai récemment eu un cas dans lequel la DE a supprimé des modes de réalisation couverts par les revendications (plage plus étroite) sous prétexte d'adaptation.
Le principe de clarté des revendications signifie que celles-ci doivent être claires en tant que telles. La description ne devrait pas être prise en compte pour juger de la clarté.
De mon point de vue, le principe de support des revendications signifie que la portée des revendications doit être en ligne avec l'enseignement technique de la demande.
Here is my view on this question.
It is the patent attorneys job, duty and responsibility to defend our client’s interests by writing clear claims with a corresponding description, and to align the description as necessary with the claims.
It’s not the job and has never been the job of EPO officials to write or amend claims and descriptions. All they can do is to take decisions to grant or to refuse, based on the claims and descriptions we provide.
If you as a European patent attorney go ahead with unclear or clear claims and a non-adapted description, you do it under your own responsibility at the risk and peril for your client. If EPO officials don’t kill your patent for this reason, you can rely on colleagues who represent your opponents to do the job for them.
If you choose to wait for 50 years or so to find out how the EBA at long last may give some questionable advice on how you should do your job, I’m afraid you may have let down the European Patent System.
We, as a profession are mainly responsible for the success of the EPO because of the quality input we provided for the EPO to take their decisions. But on the downside, waiting for Boards of Appeal to tell you how you should have done your job is probably one of the major causes how and why we were guilty of creating a hotchpotch of Case Law despite the EPO’s aim for coherency.
Le problème est du au changement continue de l'OEB des guidelines sur cette question. Pourquoi ne pas laisser les juges nationaux et/UPC décider ce qui est ambiguë ou pas. Je vous invite à lire la décision récente. https://ipkitten.blogspot.com/2023/08/adding-matter-by-amending-description.html
ˆ@Patskills
Le déposant a évidemment ses responsabilités dans les problèmes rencontrés au cours de la procédure d’examen, en raison de la rédaction de la demande initiale et/ou de la façon dont il conduit la procédure, mais cela a toujours été le cas, alors que la situation actuelle est très récente comme le souligne un commentaire de @Anonyme sur ce fil.
La pratique actuelle de l’OEB est officiellement motivée par l’objectif de réduire les incertitudes dans l’interprétation des revendications devant les tribunaux nationaux (cf communiqué de l’OEB du 7.7.2022 « EPO practice confirmed on adaptation of description « ), ce qui manifeste la volonté de l’OEB d’affirmer sa prééminence dans le domaine du droit des brevets en Europe, mais sort clairement des domaines de compétence de l’OEB. On a avancé que le déclencheur a été la décision Pemetrexed de la Cour Suprême britannique. Il faut noter que cette décision n’a pas été isolée, les tribunaux nationaux européens ont unanimement statué dans le même sens que leur collègue britannique dans les affaires portant sur le même brevet Pemetrexed.
Il existe à mon sens une absence criante de cohérence dans cette pratique. L’obligation d’adaptations de la description sur des points substantiels qu’elle entraîne fait courir un risque de violation de l’article 123(2), alors que la jurisprudence de l’OEB est extrêmement stricte en la matière. En somme, si d’un côté l’OEB affiche le souci de réduire l’incertitude juridique dans les procédures devant les tribunaux nationaux (qui statistiquement concernent une faible fraction des brevets délivrés), sa pratique actuelle crée systématiquement pour le déposant un risque significatif de révocation en opposition ou dans les procédures judiciaires. La décision récente Ensygnia c Shell (2023 EWHC 1495) citée à juste titre par @Anonyme (commentaire du 9 août) et commentée sur le site IPKat illustre très concrètement ce risque : la déclaration d’exclusion d’une variante par rapport au champ de l’invention est de la matière nouvelle car elle est susceptible d’altérer l’interprétation des revendications.
Certes, le principe est que le déposant est seul juridiquement responsable du contenu du brevet délivré, mais je trouve quelque peu désinvolte de la part de l’OEB de s’abriter derrière cet argument pour se laver les mains des conséquences potentielles devant les tribunaux nationaux. L’OEB est tout de même le mieux placé pour apprécier le risque, y compris en tirant les enseignements des cas de jurisprudence pertinents devant les tribunaux nationaux comme la décision Ensygnia. Dans le cas fréquent où les modifications sont apportées par la division d’examen au stade de la notification 73(1), le déposant a le droit de les contester, mais il est le plus souvent en position défavorable pour le faire, étant donné les délais et coûts supplémentaires que cela entraîne.
C’est pourquoi je suggère que le déposant réponde en demandant à la division d’apporter la preuve que les modifications ne risquent pas de constituer une violation de l’article 123(2), au besoin en citant la décision Ensygnia.
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