Cette décision un peu ancienne avait échappé à ma vigilance au moment de sa parution (elle n'avait toutefois pas échappé aux yeux de lynx d'un confrère blogueur). Elle a été commentée il y a peu par Privat Vigand dans la revue Propriété Industrielle.
Avant la délivrance, la demande avait d'abord été rejetée, décision renversée par la Chambre de recours 3.2.2 dans la décision T1190/01.
Une opposition a ensuite été formée sur les motifs des Art 100 a) et b) CBE.
La division d'opposition a introduit de son propre chef une objection au titre de l'Art 100 c) CBE, et révoqué le brevet sur ce motif.
La Chambre 3.2.3 s'interroge : la division d'opposition a-t-elle correctement exercé son pouvoir discrétionnaire ?
Selon les décisions G9/91 et G10/91, une division d'opposition peut, à titre exceptionnel, examiner d'autres motifs d'opposition que ceux soulevés par les opposants, s'ils semblent de prime abord s'opposer au maintien du brevet européen.
La Chambre remarque que la Chambre 3.2.2 avait jugé que les revendications étaient conformes à l'Art 123(2) CBE. Si cette décision ne lie pas la présente Chambre, son existence rend l'objection au titre de l'Art 100 c) peu pertinente à première vue.
L'introduction de ce nouveau motif constitue par conséquent un vice de procédure, justifiant en outre le remboursement de la taxe de recours.
La titulaire a également requis que l'affaire soit renvoyée devant une division d'opposition de composition différente, arguant de ce que le premier examinateur semblait manifester une attitude négative incontestable vis à vis de la brevetabilité de l'invention. La Chambre fait remarquer que le fait qu'un examinateur n'ait pas le même avis qu'une partie n'est pas un motif suffisant pour requérir un changement de composition. En outre, l'affectation des dossiers dépend des directeurs des départements de première instance.
Toutefois, dans la présente affaire, la Chambre a des doutes sur l'impartialité de la division d'opposition, qui suffisent en soi à déclarer la décision nulle. Elle recommande donc un changement dans la composition de la division d'opposition.
La Chambre se demande de manière plus générale si l’organisation actuelle, dans laquelle le même examinateur établit le rapport de recherche et remplit la fonction de premier examinateur à la fois dans la division d'examen et d'opposition peut être considérée comme juridiquement juste. L'opposition est une procédure indépendante, et conserver le même premier examinateur peut conduire à une continuité d'opinion qui brouille cette indépendance.
Décision T2291/08
mercredi 25 janvier 2012
T2291/08 : est-il juste que le premier examinateur de la division d'opposition soit aussi celui de la division d'examen ?
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9 comments:
Il faut changer cette pratique.
Clairement, quand on est opposant, on a souvent en face de soi le titulaire ET le premier examinateur de la DO, qui défend sa décision de délivrance.
Pour peu que le président ne connaisse pas trop le dossier et se fie à l'opinion du premier examinateur, tout est couru d'avance.
Résultat : il faut attendre le recours pour que le brevet soit révoqué.
Clairement, quand on est opposant, on a souvent en face de soi le titulaire ET le premier examinateur de la DO, qui défend sa décision de délivrance.
Effectivement,il est généralement très difficile de faire passer devant une Division d'Opposition une objection selon l'article 100 b) CBE.
Enfin ! On y vient !
Il est évident que le 1er Examinateur ne devrait pas être celui qui a délivré. Outre le fait qu'il a souvent du mal à se dédire... il n'a pas non plus envie de voir le dossier lui revenir 3 ans après, en cas d'avis contraire du Board, donc ça ne l'encourage pas à décider sur autre chose qu'un défaut d'activité inventive.... C'est à se demander pourquoi il existe d'autres motifs d'opposition dans la CBE...
Il faut effectivement que cette pratique cesse. Les dés sont pipés dès le départ....
Oui, et pas que 100 b), aussi le 100 c) (si le premier examinateur a trouvé que c'était conforme à 123(2) pourquoi viendrait-il ensuite se déjuger ?).
Egalement le 100 a), surtout si les documents étaient déjà cités pendant l'examen.
il est le cas que le premier membre de la division d'opposition est souvent le premier examinateur de la division d'examen, mais aussi que deux tiers des oppositions terminent par revocation ou limitation du brevet. C'est à dire que le brevet n'a pas été maintenu comme délivré (ce que le premier membre voudrait pour "défendre" sa décision de délivrance).
Il est important de se rendre compte que chaque membre de la division a un voix (égale) et que la procédure est indépendante de la procédure d'examination, c.à.d. que on ne préjuge pas. L'article 19 CBE prévoit explicitement que les membres de la division se compose d'un, mais pas plus d'un membre de la division d'examen. Il n'est donc pas simplement un question de changer un "pratique", mais de dévier d'une composition prévue dans la CBE.
En tant qu'examinateur, je suis consterné de voir votre appréciation négative sur notre professionnalisme.
1) la décision est prise par une division d'opposition, et non pas par un seul de ses membres. La constitution de la division empêche que le 1er membre de la division d'examen en soit le président, et cette division ne peut avoir qu'un seul membre déjà présent dans la division d'examen.
2) les membres de division d'opposition sont des examinateurs expérimentés, et qui sont capables de comprendre des arguments et faits nouveaux qui remettent en question une décision précédente. Plus particulièrement, il est improbable que le président ne connaisse pas le dossier (s'il a le moindre espoir de rejoindre un jour la chambre de recours).
3) quoi que vous en pensiez, la division est neutre et écoute les avis deux parties impartialement. Lors de l'invitation à une procédure orale, nous prenons bien garde de ne donner que des avis préliminaires, qui seront discutés durant la procédure, afin de permettre aux parties de mieux se préparer. Si vous n'êtes pas aussi convaincant que la partie adverse...
4) avez-vous la même approche lorsque vous devez défendre le brevet de votre client ?
5) accepteriez-vous une augmentation des taxes et délais d'opposition afin de donner le temps nécessaire à un nouvel examinateur de ré-étudier le dossier depuis le début ?
L'appréciation négative repose sur du vécu.
Bien sûr on ne peut pas généraliser à tous les examinateurs, mais j'ai déjà vu des présidents de DO qui manifestement n'avaient pas lu le brevet (vu les questions très basiques posées) et des premiers examinateurs plaidant pour (voire à la place de) la titulaire.
L'Art 19 dit qu'au moins deux membres de la DO ne doivent pas avoir participé à l'examen. Donc le changement de pratique ne nécessiterait pas de modifier la CBE.
A ‘Régis’ et ses collègues : Que les examinateurs consciencieux qui lisent ce blog ne le prennent pas mal (a priori, ils ne sont pas visés puisqu’ils lisent ce blog et sont donc ‘’ouverts’’) mais beaucoup de mandataires européens qui ont un peu d’expérience en opposition ont été confrontés à cette situation d’un premier examinateur obtus et fermé. Il y a manifestement des examinateurs très influents sur les DO qui refusent systématiquement de remettre en cause la validité des brevets qu’ils ont délivrés, même sur la base de nouveaux documents ; on peut constater que ces examinateurs ont un taux très élevé (anormalement élevé) de maintien du brevet tel que délivré en opposition.
La Chambre de Recours a bien conscience du problème, c’est donc qu’il existe ; sinon elle ne l’exprimerait pas aussi ouvertement. Ce n’est pas parce que l’on ne se sent pas personnellement concerné par un problème qu’il faut nier son existence pour les autres.
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